商標(biāo)商標(biāo)科技
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來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:謝有林
原標(biāo)題:以“阿道夫”商標(biāo)侵權(quán)案看“行民交叉”案件的司法適用
“行民交叉”是我國知識產(chǎn)權(quán)訴訟案件中典型的熱點法律問題,根據(jù)《中國知識產(chǎn)權(quán)司法保護綱要(2016-2020)》的要求是“公正高效、避免循環(huán)訴訟,加快糾紛的實質(zhì)性解決”,但司法實踐中,地方法院在審理商標(biāo)侵權(quán)案件是,對于商標(biāo)的近似認定,傾向于先行中止審理,等待北京市高級人民法院就行政程序作出終審判決,造成權(quán)利人陷入循環(huán)訴訟,嬴了官司,卻輸了市場。本案例在現(xiàn)有判例中為我國商標(biāo)侵權(quán)與行政確權(quán)“行民交叉”案件中明確民事程序優(yōu)先的司法判例。
摘要:“行民交叉”是我國知識產(chǎn)權(quán)訴訟案件中典型的熱點法律問題。司法實踐中,地方法院對于商標(biāo)近似的民事侵權(quán)認定與行政審查認定存在沖突時,一般先行中止審理,等待行政程序作出終審裁決,造成權(quán)利人陷入循環(huán)訴訟,嬴了官司,卻輸了市場。
本案中,國家知識產(chǎn)權(quán)局作出生效的駁回復(fù)審決定認定被訴侵權(quán)產(chǎn)品使用的申請商標(biāo)在與原告注冊商標(biāo)不構(gòu)成近似,已經(jīng)符合中止審理的條件,但廣州知識產(chǎn)權(quán)法院直接采納了原告關(guān)于“商標(biāo)民事侵權(quán)應(yīng)當(dāng)優(yōu)先且獨立于商標(biāo)行政審查”的代理意見以及最高院關(guān)于“公正高效、避免循環(huán)訴訟,民事程序優(yōu)先”的司法政策,快速作出終審判決。
因此,本案在現(xiàn)有判例中為我國商標(biāo)“行民交叉”案件民事程序優(yōu)先的典型案件,對知識產(chǎn)權(quán)的審判實踐具有的指導(dǎo)意義。
一、案情簡介
(一)訴訟主體
原告:廣州阿道夫個人護理用品有限公司
被告1:廣州x絲化妝品有限公司(生產(chǎn)商/銷售商)
被告2:廣州x盼生物科技有限公司(出品方)
(二)雙方主張權(quán)利
原告在先注冊商標(biāo):第8457568號“阿道夫”商標(biāo),注冊日:2011年07月21日;第8366530號“”商標(biāo),注冊日:2011年06月21日;第19025625號“”商標(biāo),2017年03月07日。以上三個商標(biāo)核定使用商品包括“化妝品、洗發(fā)液…”等商品。
被告1在后申請商標(biāo):第27209312號“”商標(biāo),國家知識產(chǎn)局作出駁回復(fù)審決定的初審日為:2019年03月6日,核定使用的商品為“洗發(fā)液,護發(fā)素,洗面奶,清潔制劑,化妝品,香精油,染發(fā)劑,燙發(fā)劑,牙膏,美容面膜”。
(三)原告主張的侵權(quán)事實和法律
第一、兩被告未經(jīng)授權(quán),大量且持續(xù)生產(chǎn)和銷售標(biāo)注“添姿色.阿道夫、”商標(biāo)字(圖)樣的護發(fā)乳產(chǎn)品(以下稱“侵權(quán)產(chǎn)品”),無論從漢字的字形、讀音、排列還是圖形的構(gòu)成要素均與原告第8457568號、第8366530號和第19025625號注冊商標(biāo)構(gòu)成高度近似,兩者同存于市,極易造成消費者的混淆和誤認,依法構(gòu)成《商標(biāo)法》第五十七條第(二)、(三)項規(guī)定商標(biāo)侵權(quán)行為。
原告權(quán)利商標(biāo) 侵權(quán)產(chǎn)品商標(biāo)
① 侵權(quán)產(chǎn)品商標(biāo)與原告權(quán)利商標(biāo)均由男人剪影與貼牌組合而成,構(gòu)圖要素完全相同:即剪影為穿著風(fēng)衣的男人,風(fēng)衣的下擺及到膝蓋。貼牌為一長方形的框,框與剪影為30°的順時傾斜;
② 侵權(quán)產(chǎn)品商標(biāo)完全抄襲原告二個注冊商標(biāo)的特別設(shè)計特征,這種獨創(chuàng)設(shè)計特征的雷同絕非巧合,而是惡意地仿冒;
③ 涉侵權(quán)商標(biāo)僅更換貼牌里非顯著部分的英文字母,并加了一頂帽子。對于一般消費者而言,兩者的構(gòu)圖要素和整體視覺效果高度近似,兩者構(gòu)成近似商標(biāo)。
第二、根據(jù)原告證據(jù)保全的公證書、保管函、時間戳以及全國各地的行政執(zhí)法文書、照片顯示:被告1、2從一審立案前(2018年5月3、11、28日)、開庭前(2018年9月12日)、開庭后(2018年9月18日)一直持續(xù)地在全國線上和線下大量銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品,存在嚴(yán)重的持續(xù)性和主觀惡意性,應(yīng)當(dāng)適用《商標(biāo)法》第六十三條的懲罰性賠償。
第三、被告1與原告同屬于廣州白云區(qū)的日化企業(yè),卻讓其員工周某注冊與包含原告“阿道夫”權(quán)利商標(biāo)的第20532844 號“添姿色.阿道夫”商標(biāo)(目前處于商標(biāo)無效宣告行政訴訟階段),被告1的法定代表人又繼續(xù)申請與原告產(chǎn)品外觀高度近似的第201630604059.1號外觀專利(已被國家知識產(chǎn)權(quán)局宣告全部無效),企圖利用搶注商標(biāo)和外觀設(shè)計專利規(guī)避地方行政機關(guān)和法院的商標(biāo)侵權(quán)審查。
據(jù)此,原告依據(jù)《商標(biāo)法》第五十七條第(二)、(三)項、第六十條、六十三條、《民事訴訟法》及司法解釋的若干規(guī)定請求三被告停止侵權(quán),并承擔(dān)300萬元的經(jīng)濟損失。
(四)被告上訴主張:
白云法院一審作出侵權(quán)判決后,被告在上訴中主張:
第一、國家知識產(chǎn)權(quán)局(原商標(biāo)評審委員會)已作出生效的商評字[2019]第0000006259號《駁回復(fù)審決定書》認定:第27209312號“”商標(biāo)已經(jīng)與第26757915號“ADOLPH及圖”第8366530號圖形商標(biāo)和第19025625號ADOLPH及圖商標(biāo)在“整體外觀、構(gòu)成要素上存在差異,整體尚可區(qū)分,未構(gòu)成相同或類似商品上的近似商標(biāo)?!?/strong>據(jù)此,被告認為其在侵權(quán)產(chǎn)品使用“”商標(biāo)圖樣與原告注冊商標(biāo)不構(gòu)成近似,沒有侵犯原告的注冊商標(biāo)專用權(quán)。
第二、“”商標(biāo)于2011年1月3日首次發(fā)表,于2017年12月11日由周某進行版權(quán)登記,根據(jù)外觀設(shè)計專利證書,含有“”商標(biāo)的外觀設(shè)計專利已在2016年、2018年分別由被告1的法定代表人鄭軍申請,屬于被告1原創(chuàng)設(shè)計,不構(gòu)成侵權(quán)。
【裁判文書】
一、廣州市白云區(qū)人民法院(2018)粵0111民初9909號民事判決書;
二、廣州知識產(chǎn)權(quán)法院(2019)粵73民終3187號民事判決書。
二、案例評析
在專利訴訟中,最高人民法院已經(jīng)在關(guān)于審理專利侵權(quán)糾紛的相關(guān)司法解釋中規(guī)定了專利侵權(quán)訴訟與專利無效宣告的程序沖突處理事宜:例如,原告專利被國家知識產(chǎn)局宣告無效,法院即可駁回民事部分訴訟請求,原告專利一旦被行政程序中啟動無效宣告,除未能提供專利權(quán)評價報告、該技術(shù)已經(jīng)公知以及無效證據(jù)理由不充分外,法院應(yīng)當(dāng)中止審理。但由于商標(biāo)侵權(quán)訴訟與專利訴訟存在法律適用和權(quán)利客體上區(qū)別,無法直接參照專利法司法解釋進行審判。對此筆者認為:
(一)法院應(yīng)當(dāng)秉承最高院關(guān)于行民交叉案件“公正、高效”的司法政策精神,快速對民事部分的侵權(quán)爭議進行裁判。
第一、最高人民法院早在2016年《中國知識產(chǎn)權(quán)司法保護綱要(2016-2020)》的司法政策就已經(jīng)給出明確的處理意見,即“(一)公正高效審理各類知識產(chǎn)權(quán)案件,積極改進民行交叉案件的審判機制,避免循環(huán)訴訟,加快糾紛的實質(zhì)性解決”,宋曉明法官認為當(dāng)前民事、行政“二元制”的訴訟框架不利于糾紛實質(zhì)性解決,導(dǎo)致商標(biāo)、專利侵權(quán)案件審理周期過長,當(dāng)事人的合法利益難以獲得救濟。同時,陶凱元院長在《知識產(chǎn)權(quán)審判指導(dǎo)》中明確指出:“進一步處理好知識產(chǎn)權(quán)民事程序和行政程序的關(guān)系,…合理強化特定情形下民事程序優(yōu)先和決定地位,促進民行交織知識產(chǎn)權(quán)案件的實質(zhì)性解決,保障民事案件處理的公正和效率,并對后續(xù)行政糾紛的正確解決形成引導(dǎo)?!?/p>
第二、根據(jù)阿道夫公司舉證的事實以及周某對商標(biāo)注冊的創(chuàng)意無法做出任何合理解釋均足以證明:被告1具有極其明顯的商標(biāo)搶注惡意,并且將未獲準(zhǔn)注冊的“”商標(biāo)標(biāo)識長期、大量且廣泛地使用在涉案侵權(quán)產(chǎn)品上。截止二審程序中,被告1、2仍然大肆招商和銷售侵權(quán)產(chǎn)品,已經(jīng)給阿道夫公司的“阿道夫、”品牌造成嚴(yán)重經(jīng)濟損失,被告1惡意地利用商標(biāo)行政審查周期過長、程序往復(fù)(期間可能經(jīng)過駁回復(fù)審、不予注冊申請、不予注冊復(fù)審、無效宣告申請以及相對應(yīng)的行政訴訟一、二審的行政確權(quán)程序)、形成循環(huán)訴訟的制度漏洞,企圖以第27209312號“”商標(biāo)駁回復(fù)審決定的個案認定來拖延民事侵權(quán)訴訟的進程,為其侵權(quán)產(chǎn)品的繼續(xù)銷售爭取時間。
綜上,地方法院應(yīng)秉承最高院的上述司法政策精神,對于本案侵權(quán)惡意極其明顯且標(biāo)識高度近似的案件,應(yīng)當(dāng)強化民事程序優(yōu)先和決定地位,快速、公正地作出判決,不僅大幅縮短案件審理周期,提高知識產(chǎn)司法救濟的時效性和便民性,而且對后續(xù)行政糾紛的正確解決形成引導(dǎo)。這也是嚴(yán)格知識產(chǎn)權(quán)保護,嚴(yán)厲打擊侵權(quán)假冒的應(yīng)有之義。
(二)商標(biāo)駁回復(fù)審行政案件與商標(biāo)侵權(quán)民事案件適用的法律和審查標(biāo)準(zhǔn)不同,國家知識產(chǎn)權(quán)局的行政認定不應(yīng)當(dāng)作為商標(biāo)侵權(quán)爭議應(yīng)當(dāng)中止審理的考慮因素。
第一、國家知識產(chǎn)權(quán)局在商標(biāo)確權(quán)中的商標(biāo)近似審查一般限于注冊商標(biāo)間的物理要素比對,根據(jù)北京市高級人民法院發(fā)布的《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》第15.3條也進一步印證:商標(biāo)申請駁回復(fù)審行政案件中,訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)是否近似,主要根據(jù)訴爭商標(biāo)標(biāo)志與引證商標(biāo)標(biāo)志近似程度等因素進行認定。訴爭商標(biāo)的知名度可以不予考慮。
相反,根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十條可知,商標(biāo)侵權(quán)的近似審查除了商標(biāo)物理要素的整體比對和要部比對外,還應(yīng)當(dāng)考慮請求保護商標(biāo)的顯著性和知名度。因此,國家知識產(chǎn)局就第27209312號“”商標(biāo)作出與原告權(quán)利商標(biāo)不構(gòu)成近似的行政認定與商標(biāo)侵權(quán)案件的近似認定標(biāo)準(zhǔn)不同,不應(yīng)當(dāng)作為商標(biāo)侵權(quán)案件應(yīng)當(dāng)中止審理的考慮因素。
最終,廣州知識產(chǎn)權(quán)法院采納了一、二審代理律師的法律意見,在被告提交的駁回復(fù)審決定認定結(jié)論與一審法院作出的侵權(quán)認定存在明顯沖突的情況,秉承最高人民法院關(guān)于“行民交叉”的司法政策精神,強化民事程序優(yōu)先和決定地位,快速、公正地作出判決。
三、結(jié)語
“行民交叉”是我國知識產(chǎn)權(quán)訴訟案件中典型的熱點法律問題,根據(jù)《中國知識產(chǎn)權(quán)司法保護綱要(2016-2020)》的要求是“公正高效、避免循環(huán)訴訟,加快糾紛的實質(zhì)性解決”,但司法實踐中,地方法院在審理商標(biāo)侵權(quán)案件是,對于商標(biāo)的近似認定,傾向于先行中止審理,等待北京市高級人民法院就行政程序作出終審判決,造成權(quán)利人陷入循環(huán)訴訟,嬴了官司,卻輸了市場。
本案中,在被訴侵權(quán)產(chǎn)品使用的第27209312號“”商標(biāo)在駁回復(fù)審中認定與原告第8366530號“”和第19025625號“”注冊商標(biāo)不構(gòu)成近似,且被符合中止審理的情形下,原告代理律師提出被告存在重復(fù)性惡意侵權(quán)、商標(biāo)侵權(quán)與商標(biāo)注冊審查的適用法律區(qū)別、最高人民法院的司法政策以及在先司法判例等事實和法律意見,最終廣州市知識產(chǎn)權(quán)法院在充分理解司法綱要的基礎(chǔ)上采納了原告的代理意見,直接作出構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的終審判決,從2019年5月22日上訴受理到2019年9月17日作出終審判決,僅用了3個多月的時間,這對于案件積壓極其嚴(yán)重的廣州知識產(chǎn)權(quán)法院而言,是名副其實的快速、公正判決。該案例在現(xiàn)有判例中為我國商標(biāo)侵權(quán)與行政確權(quán)“行民交叉”案件中明確民事程序優(yōu)先的司法判例,充分詮釋了最高人民法院關(guān)于“公正高效、避免循環(huán)訴訟,民事程序優(yōu)先”的司法政策,對知識產(chǎn)權(quán)的審判實踐具有典型的指導(dǎo)意義。
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作者:謝有林
編輯:IPRdaily王穎 校對:IPRdaily縱橫君
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