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原標(biāo)題:典型案例丨與在原單位所參與的技術(shù)研發(fā)工作有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造歸屬認(rèn)定
近年來,知識產(chǎn)權(quán)逐步成為企業(yè)的核心競爭力,越來越多的企業(yè)開始重視員工攜帶技術(shù)或商業(yè)秘密離職的問題。如何準(zhǔn)確劃分離職員工的本職工作范圍并認(rèn)定訴爭發(fā)明與“原單位承擔(dān)的本職工作有關(guān)”,是判斷員工離職后一年內(nèi)作出的發(fā)明創(chuàng)造是否屬于職務(wù)發(fā)明的重點和難點。
編者按:
近年來,知識產(chǎn)權(quán)逐步成為企業(yè)的核心競爭力,越來越多的企業(yè)開始重視員工攜帶技術(shù)或商業(yè)秘密離職的問題。如何準(zhǔn)確劃分離職員工的本職工作范圍并認(rèn)定訴爭發(fā)明與“原單位承擔(dān)的本職工作有關(guān)”,是判斷員工離職后一年內(nèi)作出的發(fā)明創(chuàng)造是否屬于職務(wù)發(fā)明的重點和難點。本案中,訴爭各方對于發(fā)明人的本職工作范圍爭議較大,在對工作崗位職責(zé)、工作任務(wù)安排、工作事項內(nèi)容等因素進行綜合判斷、全面分析的基礎(chǔ)上,法院認(rèn)定發(fā)明人在原單位參與了與涉案專利有關(guān)的技術(shù)支持、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、技術(shù)方案的修改等工作,在工作過程中對地鐵行業(yè)機柜標(biāo)準(zhǔn)、型材的特定需求、現(xiàn)有產(chǎn)品存在的缺陷等內(nèi)容有了較為深入的接觸和了解,且這些內(nèi)容系涉案發(fā)明專利的基礎(chǔ)技術(shù)信息,故據(jù)此認(rèn)定涉案發(fā)明與其本職工作有關(guān),屬于職務(wù)發(fā)明。該認(rèn)定對于保護企業(yè)創(chuàng)新、規(guī)范離職員工行為明確了界限。
與在原單位所參與的技術(shù)研發(fā)工作有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造歸屬認(rèn)定
—威圖電子機械技術(shù)(上海)有限公司訴辛柏機械技術(shù)(太倉)有限公司、鄭某某、杜某某專利申請權(quán)權(quán)屬糾紛案
【裁判要旨】
離職員工在原單位參與過與涉案專利有關(guān)的技術(shù)支持、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、技術(shù)方案的修改等工作,其以在原單位工作過程中接觸和了解的特殊技術(shù)信息、技術(shù)缺陷、技術(shù)改進需求等內(nèi)容為基礎(chǔ)申請的發(fā)明創(chuàng)造,應(yīng)認(rèn)定為《中華人民共和國專利法實施細則》第十二條第一款第(三)項所規(guī)定的“與其在原單位承擔(dān)的本職工作有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造”,該發(fā)明屬于職務(wù)發(fā)明,其專利申請權(quán)應(yīng)歸原單位所有。
【案件信息】
一審:蘇州中院(2016)蘇05民初407號民事判決書
二審:江蘇高院(2017)蘇民終2066號民事判決書
【案情摘要】
威圖公司設(shè)立于2001年12月20日,注冊資本3563.6萬美元,經(jīng)營范圍為生產(chǎn)、加工電子專用設(shè)備、數(shù)據(jù)通信和接入網(wǎng)通信等網(wǎng)絡(luò)控制設(shè)備、智能化冷卻系統(tǒng)及工業(yè)機柜系統(tǒng)以及銷售公司自產(chǎn)產(chǎn)品等。
2014年1月24日,辛柏公司取得蘇州市太倉工商行政管理局核發(fā)的名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書,同年3月6日正式設(shè)立,經(jīng)營范圍包括研發(fā)、制造、銷售配電設(shè)備、冷卻設(shè)備、電子元器件、工業(yè)機柜及配件、IT機柜及配件、機箱等。發(fā)起人股東包括萬控集團有限公司、太倉市新島包裝材料有限公司、楊某某、趙某及本案被告鄭某某。2014年5月26日,辛柏公司向國家專利局申請一項名稱為“機柜框架用型材”的發(fā)明專利,該專利申請發(fā)明人為杜某某、鄭某某,申請?zhí)枮?01410224711.7。該發(fā)明創(chuàng)造涉及一種機柜框架用型材,其說明書第一頁背景技術(shù)中闡述了機柜是用來存放計算機和某些控制設(shè)備的物件,第二頁發(fā)明內(nèi)容部分則闡述了該發(fā)明采用以上結(jié)構(gòu),相比現(xiàn)有技術(shù)具有如下優(yōu)點:型材的朝向機柜外部的第一外板和第二外板及朝向內(nèi)部的部分內(nèi)板的兩端部開設(shè)安裝孔,可通過螺接、鉚接等方式將型材連接以組裝成機柜框架,相比傳統(tǒng)的焊接方式,組裝簡單方便,在運輸、安裝、生產(chǎn)、倉儲等方面都極大地提升了效率,實現(xiàn)了資源的合理利用及配置,而且節(jié)省了資源,減少了對環(huán)境的污染;外板上開設(shè)多個安裝孔即可方便將型材組裝也方便安裝固定門板、側(cè)板等機柜外部相關(guān)配件,內(nèi)板上按一定序列開設(shè)序列孔,機柜內(nèi)部可自由靈活地擴展安裝設(shè)備。
涉案發(fā)明專利申請的發(fā)明人之一杜某某畢業(yè)于陜西理工大學(xué)工業(yè)設(shè)計專業(yè),于2011年7月18日入職威圖公司。威圖公司在杜某某的員工信息登記表中登記的職位為產(chǎn)品開發(fā)工程師,在雙方訂立的勞動合同中,載明杜某某的工作部門為PM部門的ProductEngineer(產(chǎn)品工程師)。2014年3月31日,杜某某向威圖公司提出離職申請,后進入辛柏公司就職,2015年9月1日,杜某某經(jīng)工商核準(zhǔn)登記為辛柏公司股東之一。
涉案發(fā)明專利申請的另一發(fā)明人鄭某某曾留學(xué)德國,從事化學(xué)專業(yè)研究,獲工學(xué)博士學(xué)位證書。2004年9月30日入職威圖公司,任執(zhí)行董事,具體負(fù)責(zé)每月向股東匯報威圖公司的經(jīng)濟狀況,編制下一年度的年度計劃。2013年10月29日,鄭某某向威圖公司提出離職,后作為發(fā)起人股東之一投資設(shè)立了辛柏公司。
一審訴訟中,威圖公司提交了存儲于公司服務(wù)器內(nèi)的公司員工部分往來電子郵件。其中,在2011年12月13日由威圖公司的趙某向鄭某某轉(zhuǎn)發(fā)了由袁某某發(fā)送的主題為“地鐵行業(yè)與杜某某”的一份郵件,提到了當(dāng)時杜某某已實際進入針對地鐵行業(yè)機柜產(chǎn)品的研究中,其內(nèi)容包括:“為了地鐵行業(yè)業(yè)務(wù)的持續(xù)拓展,spec in team需要PM杜某某留下。原因:(1)spec in絕不是簡單銷售業(yè)務(wù)前端操作,而是一個業(yè)務(wù)組合,需要銷售+技術(shù)+商務(wù)+售后服務(wù)這個平臺支持,請公司認(rèn)真考慮和對待;(2)威圖機柜與地鐵行業(yè)工藝要求不符,如果要在這個行業(yè)持續(xù)深挖拓展,目前根據(jù)各地地鐵行業(yè)業(yè)主和集成商的要求和建議,威圖需要在2012年開發(fā)出針對地鐵行業(yè)的專業(yè)產(chǎn)品。經(jīng)過與杜某某合作與……等行業(yè)內(nèi)客戶交流,我覺得杜某某在產(chǎn)品技術(shù)方面是一個十分難得的人才。在10月份起,杜某某已經(jīng)開始介入針對地鐵行業(yè)機柜的研究中,這個工作需要連續(xù)不中斷的著手進行。地鐵行業(yè)業(yè)務(wù)競爭越來越激烈,專業(yè)要求越來越高,所以懇請部門和公司認(rèn)真考慮上述意見!”。此后,在2012年3月29日袁某某發(fā)送給趙某的一份郵件中提到:“3月28日,在……與針對機電系統(tǒng)機柜規(guī)劃統(tǒng)一性問題與寧波地鐵機電部專工進行了項目溝通,后期技術(shù)指標(biāo)以及圖紙等事項,將由PM部門杜某某負(fù)責(zé)技術(shù)部分的處理……”。次日,趙某向“l(fā)ihongni”轉(zhuǎn)發(fā)、向鄭某某抄送了由袁某某發(fā)送的主題為“建議獎勵的人員”的郵件,其中推薦對杜某某進行部門獎勵,并提到了杜某某參與了有關(guān)項目的機電系統(tǒng)機柜技術(shù)確定、6號線綜合監(jiān)控機柜技術(shù)處理等工作。此外,在2011年8月8日至2014年2月19日期間杜某某發(fā)送的多封電子郵件中,其都在郵件中針對客戶機柜產(chǎn)品的需求提出了具體的改進方案,或提交了針對客戶機柜產(chǎn)品繪制的結(jié)構(gòu)圖及具體參數(shù)。
【法院認(rèn)為】
蘇州中院一審認(rèn)為:
威圖公司主張第201410224711.7號、名稱為“機柜框架用型材”的發(fā)明專利申請系本案第三人杜某某從威圖公司離職后一年內(nèi)作出的、與其在威圖公司承擔(dān)的本職工作有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造,屬于職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。因此,認(rèn)定訴爭專利申請是否屬于職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造,應(yīng)首先查明杜某某在威圖公司的主要工作內(nèi)容。現(xiàn)有證據(jù)表明,杜某某就學(xué)期間的專業(yè)為工業(yè)設(shè)計,畢業(yè)后曾在國基電子(上海)有限公司從事通訊網(wǎng)絡(luò)機柜的設(shè)計開發(fā),應(yīng)具有一定自主機柜開發(fā)設(shè)計的能力。在杜某某進入威圖公司后,威圖公司在其勞動合同中確定的職位為產(chǎn)品工程師,在員工信息登記表中則將其職位登記為產(chǎn)品開發(fā)工程師。辛柏公司及杜某某本人辯稱杜某某在威圖公司僅從事產(chǎn)品銷售,不承擔(dān)產(chǎn)品研發(fā)的工作職責(zé),一審法院認(rèn)為,盡管訴訟中威圖公司未能充分舉證證明產(chǎn)品工程師或產(chǎn)品開發(fā)工程師的具體工作內(nèi)容,但僅根據(jù)威圖公司在招聘網(wǎng)站對產(chǎn)品工程師職位的描述,也有“提供技術(shù)支持并為客戶提供解決方案”等要求,特別是其訴訟中提交的大量電子郵件可充分表明,杜某某在進入威圖公司后的2011年下半年起,已實際從事針對地鐵行業(yè)不同客戶的機柜產(chǎn)品開發(fā)與設(shè)計改進,且電子郵件附件中部分機柜設(shè)計圖紙也與涉案專利說明書中的機柜框架結(jié)構(gòu)、連接方式具有高度關(guān)聯(lián)性。因此,杜某某在威圖公司的本職工作內(nèi)容當(dāng)中包括了機柜產(chǎn)品的設(shè)計及方案的改進。辛柏公司、鄭某某辯稱涉案發(fā)明專利申請系其自主研發(fā)的發(fā)明創(chuàng)造,但始終未能提供任何證據(jù)予以證實,該主張無事實依據(jù)不能成立。綜上,應(yīng)認(rèn)定杜某某所完成的涉案發(fā)明專利屬于威圖公司的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造,其申請權(quán)應(yīng)歸威圖公司所有。
就涉案專利申請發(fā)明人的認(rèn)定。根據(jù)《中華人民共和國專利法實施細則》第十三條的規(guī)定,專利法所稱發(fā)明人,是指對發(fā)明創(chuàng)造的實質(zhì)性特點作出創(chuàng)造性貢獻的人。在完成發(fā)明創(chuàng)造過程中,只負(fù)責(zé)組織工作的人、為物質(zhì)技術(shù)條件的利用提供方便的人或者從事其他輔助工作的人,不是發(fā)明人。雖然鄭某某在涉案專利申請文件上被記載為發(fā)明人,但是,根據(jù)查明事實,無論從鄭某某的專業(yè)背景還是工作經(jīng)歷上看,其均不具備研發(fā)涉案發(fā)明創(chuàng)造的能力;鄭某某亦未能舉證證明其在作出涉案發(fā)明創(chuàng)造過程中有任何創(chuàng)造性的貢獻,故此,應(yīng)認(rèn)定鄭某某并非涉案發(fā)明專利的實際發(fā)明人。至于辛柏公司、鄭某某辯稱的確認(rèn)涉案發(fā)明專利申請的發(fā)明人為杜某某的訴訟請求與本案專利申請權(quán)權(quán)屬糾紛屬于不同的法律關(guān)系,故應(yīng)予駁回的意見,一審法院認(rèn)為,專利申請權(quán)權(quán)屬糾紛的審理,需在確定發(fā)明創(chuàng)造的實際發(fā)明人的基礎(chǔ)上,作出該發(fā)明創(chuàng)造是否構(gòu)成職務(wù)發(fā)明的認(rèn)定,兩者不可分割,辛柏公司、鄭某某該辯解意見沒有法律依據(jù),不予支持。
就威圖公司請求辛柏公司、鄭某某賠償經(jīng)濟損失及合理費用的主張。因本案專利申請權(quán)權(quán)屬糾紛屬確權(quán)之訴,故威圖公司在本案訴訟中同時要求給付費用的主張沒有法律依據(jù),不予支持。
江蘇高院二審認(rèn)為:
一、一審判決確認(rèn)鄭某某并非涉案專利發(fā)明人并無不當(dāng)
首先,本案系威圖公司起訴要求確認(rèn)涉案發(fā)明創(chuàng)造屬于職務(wù)發(fā)明的案件,但是由于我國專利申請過程中對登記的發(fā)明人并不做實質(zhì)性審查,因此可能存在登記的發(fā)明人并非實際發(fā)明人的情形。在此情況下,人民法院在判斷涉案發(fā)明創(chuàng)造是否屬于職務(wù)發(fā)明時,應(yīng)當(dāng)結(jié)合實際發(fā)明人身份,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)判斷是否屬于職務(wù)發(fā)明。故此,一審法院將確認(rèn)鄭某某是否系發(fā)明人及涉案發(fā)明創(chuàng)造是否屬于威圖公司職務(wù)發(fā)明的訴訟請求在一案中審理,不違反法律規(guī)定,并無不當(dāng)。
其次,如前所述,專利申請時登記的發(fā)明人并非一定是實際發(fā)明人。而本案中鄭某某的學(xué)歷背景是化學(xué)工程專業(yè),在威圖公司從事的是行政管理工作,與涉案專利涉及的機柜框架及型材設(shè)計等技術(shù)領(lǐng)域并無明顯關(guān)聯(lián)。威圖公司主張鄭某某并非涉案發(fā)明專利的實際發(fā)明人,屬于消極事實,故在鄭某某堅持認(rèn)為其是實際發(fā)明人的情形下,一審法院分配舉證責(zé)任,要求鄭某某舉證證明其對涉案發(fā)明創(chuàng)造作出創(chuàng)造性貢獻,亦無不當(dāng)。一審中,鄭某某表示在涉案發(fā)明創(chuàng)造中做了組織、構(gòu)思、細節(jié)設(shè)計的創(chuàng)造性工作,但并未提交任何證據(jù)證明具體做了哪些工作。二審?fù)徶?,鄭某某表示“整個機柜作出這樣的構(gòu)思,整個設(shè)計需求是我提出來的,有過開會,也有開會記錄,但不一定記錄的很詳細”“構(gòu)思好之后,就跟技術(shù)團隊商量要作這個事情,是通過開會跟技術(shù)團隊安排的,有開會但是不知道是否有記錄”。在法庭向其釋明需要具體舉證后,鄭某某又表示“暫時手上沒有這樣的證據(jù)證明我參與涉案專利技術(shù)的創(chuàng)新活動”。綜上,鄭某某在一、二審中均未提交任何證據(jù)證明其在涉案發(fā)明專利的技術(shù)方案形成過程中做了哪些具體的創(chuàng)造性工作,因此一審法院確認(rèn)鄭某某并非涉案發(fā)明專利的實際發(fā)明人,具有事實和法律依據(jù)。
二、涉案發(fā)明專利申請權(quán)應(yīng)歸屬威圖公司所有
《中華人民共和國專利法》第六條規(guī)定,執(zhí)行本單位的任務(wù)或者主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造為職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權(quán)利屬于該單位;申請被批準(zhǔn)后,該單位為專利權(quán)人。《中華人民共和國專利法實施細則》第十二條規(guī)定,專利法第六條所稱執(zhí)行本單位的任務(wù)所完成的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造,是指:(一)在本職工作中作出的發(fā)明創(chuàng)造;(二)履行本單位交付的本職工作之外的任務(wù)所作出的發(fā)明創(chuàng)造;(三)退休、調(diào)離原單位后或者勞動、人事關(guān)系終止后1年內(nèi)作出的,與其在原單位承擔(dān)的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造。專利法第六條所稱本單位,包括臨時工作單位;專利法第六條所稱本單位的物質(zhì)技術(shù)條件,是指本單位的資金、設(shè)備、零部件、原材料或者不對外公開的技術(shù)資料等。
本案中,各方當(dāng)事人對于杜某某系涉案發(fā)明專利的發(fā)明人均不持異議,且均認(rèn)可涉案專利是杜某某離開威圖公司之后1年內(nèi)所申請。同時,如前所述,鄭某某并非涉案專利的實際發(fā)明人,故確定涉案發(fā)明專利申請權(quán)是否歸威圖公司所有的關(guān)鍵,是確定涉案發(fā)明創(chuàng)造是否與杜某某在威圖公司承擔(dān)的本職工作或者分配的任務(wù)有關(guān)。對此本院認(rèn)為,根據(jù)一、二審中威圖公司提交的相關(guān)證據(jù),可以證明涉案發(fā)明創(chuàng)造與杜某某在威圖公司的本職工作相關(guān)。
首先,威圖公司提交的多份電子郵件內(nèi)容顯示,杜某某在威圖公司的工作包括技術(shù)方面的內(nèi)容,并非僅是簡單的售前售后服務(wù)。如2011年12月13日袁某某的電子郵件中提到“杜某某在產(chǎn)品技術(shù)方面是一個十分難得的人才?!?012年3月29日袁某某發(fā)送給趙某的一份郵件中提到“針對機電系統(tǒng)機柜規(guī)劃統(tǒng)一性問題與寧波地鐵機電部專工進行了項目溝通,后期技術(shù)指標(biāo)以及圖紙等事項,將由PM部門杜某某負(fù)責(zé)技術(shù)部分的處理”。在2012年1月10日傅某某發(fā)送給趙某的郵件中提到“以下附件是我和杜某某今天與南瑞的龐工、馬工溝通討論的關(guān)于威圖機柜標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)事宜,具體的內(nèi)容我和杜會一起落實,給南瑞制定地鐵的機柜標(biāo)準(zhǔn)?!?/p>
其次,從威圖公司提交的多份電子郵件可以看出,杜某某是以威圖公司名義進行的相關(guān)活動。杜某某在與旭立峰公司聯(lián)系過程中,均使用的是單位工作郵箱,而旭立峰公司在給杜某某的成本分析及報價單中,顯示的報價對象也是威圖公司,并非杜某某個人。在杜某某將相關(guān)信息發(fā)郵件給其上級趙某后,趙某轉(zhuǎn)發(fā)給公司質(zhì)量部經(jīng)理蘇某某,說明該項工作涉及威圖公司多個部門參與,這與杜某某自稱其僅是找趙某個人幫忙的主張明顯不符。在2012年7月23日,杜某某發(fā)送給旭立峰公司石總標(biāo)題為“型材框架new version 請報價”的郵件中,其表示“預(yù)計不出差錯,我老板會月末來您公司做下相關(guān)洽談與確認(rèn)”,進一步表明相關(guān)工作威圖公司領(lǐng)導(dǎo)也知曉。
再次,涉案發(fā)明專利技術(shù)方案與杜某某在威圖公司所做工作存在關(guān)聯(lián)性。從本案一、二審諸多證據(jù)中可知,杜某某雖然是在銷售部門工作,但其并非普通的銷售人員,而是參與了技術(shù)支持、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定、技術(shù)方案的修改等工作。杜某某亦認(rèn)可其在威圖公司任職是產(chǎn)品售前的技術(shù)支持工作,與客戶的溝通中會涉及產(chǎn)品技術(shù)問題。正因為杜某某工作性質(zhì)的特殊性,使其對地鐵行業(yè)機柜標(biāo)準(zhǔn)、型材的特定需求、現(xiàn)有產(chǎn)品存在的缺陷不足等內(nèi)容有了較為深入的接觸和了解。發(fā)明創(chuàng)造往往都是克服現(xiàn)有技術(shù)中存在的缺陷所作的創(chuàng)新,杜某某在威圖公司從事的本職工作,使其掌握了大量該類產(chǎn)品在實際使用中存在的問題及需要改進的內(nèi)容。在此基礎(chǔ)上,杜某某提出并申請涉案發(fā)明專利,該發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)方案與其在威圖公司的工作內(nèi)容必然存在密切關(guān)聯(lián)。
威圖公司二審中提交的其母公司德國利塔爾兩合公司2014年2月20日申請,名稱為“輪廓件(TS8)”的外觀設(shè)計專利具有與涉案專利相類似的“序列孔”特征,且該外觀設(shè)計專利的申請日在涉案專利申請日之前。由此可知,杜某某在威圖公司工作期間,威圖公司母公司也在對涉案專利相關(guān)的技術(shù)進行設(shè)計、研發(fā),并取得一定成果。杜某某作為威圖公司中參與技術(shù)工作的人員,存在了解相關(guān)技術(shù)內(nèi)容的可能性。此外,2013年1月30日,杜某某發(fā)送給旭立峰公司標(biāo)題為“方案及報價”的郵件中,附件中的產(chǎn)品截面圖與涉案專利說明書中的附圖1相類似,已經(jīng)可以看出包含有“第一外板、第一限位板、第一密封板、第一內(nèi)板、第二內(nèi)板、第三內(nèi)板”等與涉案專利權(quán)利要求1中的部分技術(shù)特征相同的技術(shù)特征,可以進一步證明杜某某在威圖公司所做的機柜框架、型材等設(shè)計與涉案發(fā)明專利技術(shù)方案存在關(guān)聯(lián)性。
最后,三上訴人提交的辛柏公司與廣州冷彎機電設(shè)備有限公司簽訂的《TS12立柱冷彎成型沖孔流水線技術(shù)合同》《TS18立柱冷彎成型沖孔流水線技術(shù)合同》等證據(jù),并不能證明完成涉案發(fā)明專利的物質(zhì)技術(shù)條件由辛柏公司提供。辛柏公司與廣州冷彎機電設(shè)備有限公司簽訂技術(shù)合同的日期是2014年5月23日,僅在涉案專利申請日之前3天。從常理分析,一個發(fā)明創(chuàng)造從構(gòu)思到技術(shù)方案的完善再到專利申請文件的撰寫、提交,一般不可能在3天內(nèi)完成。因此在辛柏公司簽訂相關(guān)技術(shù)合同時,涉案發(fā)明專利的技術(shù)方案應(yīng)該已經(jīng)完成,故三上訴人認(rèn)為涉案專利系辛柏公司提供物質(zhì)技術(shù)條件完成的主張不能成立,本院不予支持。
據(jù)此,涉案發(fā)明專利是杜某某在與威圖公司終止勞動合同1年內(nèi)作出的,與其在威圖公司承擔(dān)的本職工作有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造,其專利申請權(quán)應(yīng)歸屬威圖公司所有。
一審判決:一、確認(rèn)第201410224711.7號發(fā)明專利的發(fā)明人為杜某某;二、確認(rèn)第201410224711.7號發(fā)明專利的申請權(quán)為威圖電子機械技術(shù)(上海)有限公司所有;三、駁回威圖電子機械技術(shù)(上海)有限公司的其他訴訟請求。
二審判決:駁回上訴,維持原判。
一審合議庭:莊敬重、任小明、浦智華;
二審合議庭:魏明、袁滔、史乃興,法官助理:顧正義
附民事判決書全文
江蘇省高級人民法院
民事判決書
(2017)蘇民終2066號
上訴人(原審被告):辛柏機械技術(shù)(太倉)有限公司,住所地江蘇省太倉市科技產(chǎn)業(yè)園勝涇路188號。
法定代表人:王振剛,該公司董事長。
上訴人(原審被告):鄭清好,男。
上訴人(原審第三人):杜中凱,男。
被上訴人(原審原告):威圖電子機械技術(shù)(上海)有限公司,住所地上海市松江工業(yè)區(qū)民益路1658號。
法定代表人:FRIEDHELM LOH,該公司董事長。
上訴人辛柏機械技術(shù)(太倉)有限公司(以下簡稱辛柏公司)、鄭清好、杜中凱因與被上訴人威圖電子機械技術(shù)(上海)有限公司(以下簡稱威圖公司)專利申請權(quán)權(quán)屬糾紛一案,不服江蘇省蘇州市中級人民法院(2016)蘇05民初407號民事判決,向本院提起上訴。本院于2017年12月5日立案后,依法組成合議庭,公開開庭進行了審理。上訴人鄭清好、杜中凱及三上訴人的共同委托訴訟代理人徐關(guān)壽,被上訴人威圖公司的委托訴訟代理人顧正權(quán)到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
辛柏公司上訴請求:撤銷一審判決,依法駁回威圖公司的全部訴訟請求或發(fā)回重審,一、二審訴訟費用由威圖公司承擔(dān)。事實和理由:1.一審法院將發(fā)明人資格糾紛和專利申請權(quán)權(quán)屬糾紛一并立案審理并作出判決,違背了民事訴訟的管轄原則,違反了法定程序。2.一審判決對案件證據(jù)以“在卷佐證”的名義,隱藏了雙方當(dāng)事人的證據(jù)內(nèi)容和證據(jù)的證明目的,制造證據(jù)暗箱,導(dǎo)致一審判決認(rèn)定的基本事實不清。3.一審法院要求辛柏公司和鄭清好提供涉案專利系自主研發(fā)的證據(jù),不僅舉證責(zé)任分配有失公正,也違反了“誰主張、誰舉證”的基本原則。4.一審法院對相關(guān)證據(jù)的認(rèn)定均屬主觀臆測。(1)對杜中凱在原單位本職工作內(nèi)容的認(rèn)定不僅沒有證據(jù)事實,而且認(rèn)定方法粗淺。(2)鄭清好系留德工學(xué)博士,一審法院認(rèn)定鄭清好不具有發(fā)明人資格,也是低級錯誤。(3)袁培軍的郵件僅說明杜中凱在產(chǎn)品技術(shù)方面是一個人才,一審法院卻得出杜中凱從事產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計的結(jié)論,明顯有誤。(4)一審判決引用的2012年3月18日郵件中涉及的技術(shù)問題屬于規(guī)劃統(tǒng)一性中的技術(shù)指標(biāo),并非具體機柜產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)工作。杜中凱在部分郵件中繪制的機柜結(jié)構(gòu)圖,證人趙某,4已經(jīng)證明是為河南新鄉(xiāng)天豐機械廠(以下簡稱新鄉(xiāng)機械廠)服務(wù),與威圖公司無關(guān)。一審判決將上述內(nèi)容認(rèn)定為杜中凱的本職工作是錯誤的。(5)一審法院對證人趙某,4的證言不予認(rèn)定,也違反民事訴訟法的證據(jù)規(guī)則。
鄭清好上訴請求:撤銷一審判決,依法駁回威圖公司的全部訴訟請求或發(fā)回重審,二審訴訟費由威圖公司承擔(dān)。事實和理由:1.一審判決否定鄭清好發(fā)明人資格,無理無據(jù),鄭清好系留德工學(xué)博士,從事專業(yè)研究十余年,完全具備發(fā)明創(chuàng)造的能力。2.一審判決認(rèn)定鄭清好未提交證據(jù)證明其自主研發(fā)涉案專利,系舉證責(zé)任分配錯誤。3.一審法院關(guān)于鄭清好只是負(fù)責(zé)組織工作的認(rèn)定無事實依據(jù)。4.專利申請權(quán)權(quán)屬糾紛和發(fā)明人資格糾紛屬不同法律關(guān)系,不應(yīng)合并審理。
杜中凱上訴請求:撤銷一審判決,依法駁回威圖公司的全部訴訟請求,二審案件受理費由威圖公司承擔(dān)。事實和理由:1.一審判決將涉案專利的發(fā)明人確定為杜中凱一人,否定了鄭清好的發(fā)明貢獻,有違事實。2.涉案專利是杜中凱在辛柏公司任職時構(gòu)思并完成的,與威圖公司的本職工作無關(guān)。杜中凱在威圖公司工作時,配置的電腦只能看圖紙,并不能繪制或修改圖紙,因此并無開發(fā)設(shè)計的工作職責(zé)。3.杜中凱在工作電腦電子郵件中儲存的型材圖和框架圖是為新鄉(xiāng)機械廠提供的技術(shù)服務(wù),是干的私活。
威圖公司答辯稱,1.威圖公司主張涉案專利申請權(quán)的法律依據(jù)是“勞動關(guān)系終止后1年內(nèi)作出的,與其在原單位承擔(dān)的本職工作有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造屬于職務(wù)發(fā)明”,一審法院正是對上述事實進行了客觀的認(rèn)定,作出涉案專利申請權(quán)歸屬威圖公司的判決。2.涉案專利系杜中凱與威圖公司勞動關(guān)系終止后一年內(nèi)作出的發(fā)明創(chuàng)造。3.涉案專利與杜中凱在原單位承擔(dān)的本職工作相關(guān)。4.鄭清好不具備相應(yīng)的技術(shù)能力,不具有發(fā)明人資格。5.一審判決舉證責(zé)任分配正確,威圖公司已經(jīng)完成自身的舉證責(zé)任,相反,三上訴人缺乏有效證據(jù)證明其主張。6.威圖公司提供的證據(jù)可以證明涉案專利與威圖公司的產(chǎn)品圖紙高度相似。
威圖公司一審訴訟請求:1.確認(rèn)201410224711.7發(fā)明專利的發(fā)明人為杜中凱;2.確認(rèn)201410224711.7發(fā)明專利申請權(quán)歸屬于威圖公司;3.判令辛柏公司、鄭清好賠償經(jīng)濟損失及因本案產(chǎn)生的合理費用3萬元。
一審法院認(rèn)定事實:
威圖公司設(shè)立于2001年12月20日,注冊資本3563.6萬美元,經(jīng)營范圍為生產(chǎn)、加工電子專用設(shè)備、數(shù)據(jù)通信和接入網(wǎng)通信等網(wǎng)絡(luò)控制設(shè)備、智能化冷卻系統(tǒng)及工業(yè)機柜系統(tǒng)以及銷售公司自產(chǎn)產(chǎn)品等。2014年9月4日,威圖公司被認(rèn)定為上海市高新技術(shù)企業(yè)。
2014年1月24日,辛柏公司取得蘇州市太倉工商行政管理局核發(fā)的名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書,同年3月6日正式設(shè)立,注冊資本4500萬元,經(jīng)營范圍包括研發(fā)、制造、銷售配電設(shè)備、冷卻設(shè)備、電子元器件、工業(yè)機柜及配件、IT機柜及配件、機箱、工業(yè)空調(diào)及配件、計算機及輔助設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)控制設(shè)備、智能化冷卻系統(tǒng)、工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置等。發(fā)起人股東包括萬控集團有限公司、太倉市新島包裝材料有限公司、楊偉輝、趙某,4及本案被告鄭清好。2014年5月26日,辛柏公司向國家專利局申請一項名稱為“機柜框架用型材”的發(fā)明專利,該專利申請發(fā)明人為杜中凱、鄭清好,申請?zhí)枮?01410224711.7。該發(fā)明創(chuàng)造涉及一種機柜框架用型材,其說明書第一頁背景技術(shù)中闡述了機柜是用來存放計算機和某些控制設(shè)備的物件,第二頁發(fā)明內(nèi)容部分則闡述了該發(fā)明采用以上結(jié)構(gòu),相比現(xiàn)有技術(shù)具有如下優(yōu)點:型材的朝向機柜外部的第一外板和第二外板及朝向內(nèi)部的部分內(nèi)板的兩端部開設(shè)安裝孔,可通過螺接、鉚接等方式將型材連接以組裝成機柜框架,相比傳統(tǒng)的焊接方式,組裝簡單方便,在運輸、安裝、生產(chǎn)、倉儲等方面都極大地提升了效率,實現(xiàn)了資源的合理利用及配置,而且節(jié)省了資源,減少了對環(huán)境的污染;外板上開設(shè)多個安裝孔即可方便將型材組裝也方便安裝固定門板、側(cè)板等機柜外部相關(guān)配件,內(nèi)板上按一定序列開設(shè)序列孔,機柜內(nèi)部可自由靈活地擴展安裝設(shè)備。
涉案發(fā)明專利申請的發(fā)明人之一杜中凱畢業(yè)于陜西理工大學(xué)工業(yè)設(shè)計專業(yè),于2011年7月18日入職威圖公司。威圖公司在杜中凱的員工信息登記表中登記的職位為產(chǎn)品開發(fā)工程師,在雙方訂立的勞動合同中,載明杜中凱的工作部門為PM部門的ProductEngineer(產(chǎn)品工程師)。根據(jù)威圖公司在招聘網(wǎng)站對該產(chǎn)品工程師職位的描述,其主要內(nèi)容為:1.產(chǎn)品生命周期管理;2.市場分析和競爭對手研究;3.產(chǎn)品系列和客戶關(guān)系維護實現(xiàn)年銷售目標(biāo);4.領(lǐng)導(dǎo)項目團隊,包括新產(chǎn)品介紹、本地化,降低成本和為主要客戶提供特殊產(chǎn)品;5.為客戶提供空調(diào)產(chǎn)品系列技術(shù)支持和解決方案。2014年3月31日,杜中凱向威圖公司提出離職申請,后進入辛柏公司就職,2015年9月1日,杜中凱經(jīng)工商核準(zhǔn)登記為辛柏公司股東之一。一審訴訟中辛柏公司申請國基電子(上海)有限公司員工李均作為證人出庭作證,李均陳述稱:杜中凱于2008年7月至2008年10月期間在富士康深圳龍華實習(xí),2008年10月至2011年7月在國基電子(上海)有限公司轉(zhuǎn)正進行產(chǎn)品開發(fā)工程師工作。轉(zhuǎn)正后具體負(fù)責(zé)工作事宜為:2008年10月至2009年底,主要負(fù)責(zé)外購件結(jié)構(gòu)及包材設(shè)計開發(fā)認(rèn)證工作。2010年初至2011年7月,根據(jù)之前工作的狀況評定其良好的設(shè)計基礎(chǔ)及思維能力,轉(zhuǎn)做通訊網(wǎng)絡(luò)機柜的設(shè)計開發(fā)工作。
涉案發(fā)明專利申請的另一發(fā)明人鄭清好曾留學(xué)德國,從事化學(xué)專業(yè)研究,獲工學(xué)博士學(xué)位證書。2004年9月30日入職威圖公司,任執(zhí)行董事,具體負(fù)責(zé)每月向股東匯報威圖公司的經(jīng)濟狀況,編制下一年度的年度計劃。2013年10月29日,鄭清好向威圖公司提出離職,后作為發(fā)起人股東之一投資設(shè)立了辛柏公司。
一審訴訟中,威圖公司提交了存儲于公司服務(wù)器內(nèi)的公司員工部分往來電子郵件。其中,在2011年12月13日由威圖公司的趙某,4(leizhao)向鄭清好(qinghao zheng)轉(zhuǎn)發(fā)了由袁培軍(yuan peijun)發(fā)送的主題為“地鐵行業(yè)與杜中凱”的一份郵件,提到了當(dāng)時杜中凱已實際進入針對地鐵行業(yè)機柜產(chǎn)品的研究中,其內(nèi)容包括:“為了地鐵行業(yè)業(yè)務(wù)的持續(xù)拓展,spec in team需要PM杜中凱留下。原因:(1)spec in絕不是簡單銷售業(yè)務(wù)前端操作,而是一個業(yè)務(wù)組合,需要銷售+商務(wù)+售后服務(wù)這個平臺支持,請公司認(rèn)真考慮和對待;(2)威圖機柜與地鐵行業(yè)工藝要求不符,如果要在這個行業(yè)持續(xù)深挖拓展,目前根據(jù)各地地鐵行業(yè)業(yè)主和集成商的要求和建議,威圖需要在2012年開發(fā)出針對地鐵行業(yè)的專業(yè)產(chǎn)品。經(jīng)過與杜中凱合作與……等行業(yè)內(nèi)客戶交流,我覺得杜中凱在產(chǎn)品技術(shù)方面是一個十分難得的人才。在10月份起,杜中凱已經(jīng)開始介入針對地鐵行業(yè)機柜的研究中,這個工作需要連續(xù)不中斷的著手進行。地鐵行業(yè)業(yè)務(wù)競爭越來越激烈,專業(yè)要求越來越高,所以懇請部門和公司認(rèn)真考慮上述意見!”。此后,在2012年3月29日袁培軍發(fā)送給趙煜(yu zhao)的一份郵件中提到:“3月28日,在……與針對機電系統(tǒng)機柜規(guī)劃統(tǒng)一性問題與寧波地鐵機電部專工進行了項目溝通,后期技術(shù)指標(biāo)以及圖紙等事項,將由PM部門杜中凱負(fù)責(zé)技術(shù)部分的處理……”。次日,趙某,4向“l(fā)ihongni”轉(zhuǎn)發(fā)、向鄭清好抄送了由袁培軍發(fā)送的主題為“建議獎勵的人員”的郵件,其中推薦對杜中凱進行部門獎勵,并提到了杜中凱參與了有關(guān)項目的機電系統(tǒng)機柜技術(shù)確定、6號線綜合監(jiān)控機柜技術(shù)處理等工作。此外,在2011年8月8日至2014年2月19日期間杜中凱發(fā)送的多封電子郵件中,其都在郵件中針對客戶機柜產(chǎn)品的需求提出了具體的改進方案,或提交了針對客戶機柜產(chǎn)品繪制的結(jié)構(gòu)圖及具體參數(shù)。
一審法院認(rèn)為:
威圖公司主張第201410224711.7號、名稱為“機柜框架用型材”的發(fā)明專利申請系本案第三人杜中凱從威圖公司離職后一年內(nèi)作出的、與其在威圖公司承擔(dān)的本職工作有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造,屬于職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。因此,認(rèn)定訴爭專利申請是否屬于職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造,應(yīng)首先查明杜中凱在威圖公司的主要工作內(nèi)容?,F(xiàn)有證據(jù)表明,杜中凱就學(xué)期間的專業(yè)為工業(yè)設(shè)計,畢業(yè)后曾在國基電子(上海)有限公司從事通訊網(wǎng)絡(luò)機柜的設(shè)計開發(fā),應(yīng)具有一定自主機柜開發(fā)設(shè)計的能力。在杜中凱進入威圖公司后,威圖公司在其勞動合同中確定的職位為產(chǎn)品工程師,在員工信息登記表中則將其職位登記為產(chǎn)品開發(fā)工程師。辛柏公司及杜中凱本人辯稱杜中凱在威圖公司僅從事產(chǎn)品銷售,不承擔(dān)產(chǎn)品研發(fā)的工作職責(zé),一審法院認(rèn)為,盡管訴訟中威圖公司未能充分舉證證明產(chǎn)品工程師或產(chǎn)品開發(fā)工程師的具體工作內(nèi)容,但僅根據(jù)威圖公司在招聘網(wǎng)站對產(chǎn)品工程師職位的描述,也有“提供技術(shù)支持并為客戶提供解決方案”等要求,特別是其訴訟中提交的大量電子郵件可充分表明,杜中凱在進入威圖公司后的2011年下半年起,已實際從事針對地鐵行業(yè)不同客戶的機柜產(chǎn)品開發(fā)與設(shè)計改進,且電子郵件附件中部分機柜設(shè)計圖紙也與涉案專利說明書中的機柜框架結(jié)構(gòu)、連接方式具有高度關(guān)聯(lián)性。因此,杜中凱在威圖公司的本職工作內(nèi)容當(dāng)中包括了機柜產(chǎn)品的設(shè)計及方案的改進。辛柏公司、鄭清好辯稱涉案發(fā)明專利申請系其自主研發(fā)的發(fā)明創(chuàng)造,但始終未能提供任何證據(jù)予以證實,該主張無事實依據(jù)不能成立。綜上,應(yīng)認(rèn)定杜中凱所完成的涉案發(fā)明專利屬于威圖公司的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造,其申請權(quán)應(yīng)歸威圖公司所有。
就涉案專利申請發(fā)明人的認(rèn)定。根據(jù)《中華人民共和國專利法實施細則》第十三條的規(guī)定,專利法所稱發(fā)明人,是指對發(fā)明創(chuàng)造的實質(zhì)性特點作出創(chuàng)造性貢獻的人。在完成發(fā)明創(chuàng)造過程中,只負(fù)責(zé)組織工作的人、為物質(zhì)技術(shù)條件的利用提供方便的人或者從事其他輔助工作的人,不是發(fā)明人。雖然鄭清好在涉案專利申請文件上被記載為發(fā)明人,但是,根據(jù)查明事實,無論從鄭清好的專業(yè)背景還是工作經(jīng)歷上看,其均不具備研發(fā)涉案發(fā)明創(chuàng)造的能力;鄭清好亦未能舉證證明其在作出涉案發(fā)明創(chuàng)造過程中有任何創(chuàng)造性的貢獻,故此,應(yīng)認(rèn)定鄭清好并非涉案發(fā)明專利的實際發(fā)明人。至于辛柏公司、鄭清好辯稱的確認(rèn)涉案發(fā)明專利申請的發(fā)明人為杜中凱的訴訟請求與本案專利申請權(quán)權(quán)屬糾紛屬于不同的法律關(guān)系,故應(yīng)予駁回的意見,一審法院認(rèn)為,專利申請權(quán)權(quán)屬糾紛的審理,需在確定發(fā)明創(chuàng)造的實際發(fā)明人的基礎(chǔ)上,作出該發(fā)明創(chuàng)造是否構(gòu)成職務(wù)發(fā)明的認(rèn)定,兩者不可分割,辛柏公司、鄭清好該辯解意見沒有法律依據(jù),不予支持。
就威圖公司請求辛柏公司、鄭清好賠償經(jīng)濟損失及合理費用的主張。因本案專利申請權(quán)權(quán)屬糾紛屬確權(quán)之訴,故威圖公司在本案訴訟中同時要求給付費用的主張沒有法律依據(jù),不予支持。綜上,依照《中華人民共和國專利法》第六條第一款,《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款,《中華人民共和國專利法實施細則》第十二條第一款第(三)項之規(guī)定,一審法院判決:一、確認(rèn)第201410224711.7號發(fā)明專利的發(fā)明人為杜中凱;二、確認(rèn)第201410224711.7號發(fā)明專利的申請權(quán)為威圖電子機械技術(shù)(上海)有限公司所有;三、駁回威圖電子機械技術(shù)(上海)有限公司的其他訴訟請求。一審案件受理費550元,財產(chǎn)保全費550元,合計1100元,由辛柏機械技術(shù)(太倉)有限公司負(fù)擔(dān)。
二審中,威圖公司提交如下新證據(jù):
第一組:第97198674.6號發(fā)明專利說明書,證明杜中凱在上訴狀中所稱鄭清好對涉案專利提出的發(fā)明點均屬于現(xiàn)有技術(shù)。
第二組:深圳市旭立峰科技有限公司(以下簡稱旭立峰公司)2014年年度報告,證明杜中凱發(fā)送郵件的對象是旭立峰公司,其在上訴狀中稱其系為新鄉(xiāng)機械廠私下提供技術(shù)服務(wù)與事實不符。
第三組:采購框架協(xié)議及采購合同、銷售訂單、標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)要求、銷售發(fā)票等資料多份,證明威圖公司與案外人國電南瑞科技股份有限公司簽訂有機柜產(chǎn)品的采購合同,其中涉及的項目分別包括蘇州、寧波、北京、西安、東莞相關(guān)的軌道交通項目,內(nèi)容與威圖公司一審提交的公證書所附郵件內(nèi)容相一致。
第四組:旭立峰公司提交的項目成本、加工工藝及報價單一份、杜中凱發(fā)送給趙某,4、旭立峰公司等電子郵件五份,證明杜中凱與旭立峰公司聯(lián)系做的是威圖公司安排的工作,而不是杜中凱所稱的私活。
第五組:威圖公司員工徐中鋒、趙云鵬的員工信息登記表及其繪制的相關(guān)圖紙文件、威圖公司職務(wù)發(fā)明獎勵指南及培訓(xùn)記錄,證明與杜中凱職務(wù)相同的PM員工可以設(shè)計圖紙,PM職務(wù)也有權(quán)獲得職務(wù)發(fā)明獎勵。
第六組:威圖公司企業(yè)信息查詢打印件一份及德國利塔爾兩合公司(RITTAL GMBH&CO.KG)作為專利權(quán)人的名稱為“用于開關(guān)柜的框架”“配電柜的框架”“用于連接機架的至少兩個互相垂直地布置的框架異形件的角連接器”的發(fā)明專利、名稱為“輪廓件(TS8)”的外觀設(shè)計專利的權(quán)利要求書及說明書,證明德國利塔爾兩合公司是威圖公司的唯一控股股東,且該公司已經(jīng)申請了多項與涉案專利技術(shù)相關(guān)的專利。
第七組:標(biāo)題為“TS8的演化:概念的階段性成果”的PPT打印件一份,證明威圖公司母公司在2013年6月已對涉案專利相關(guān)的技術(shù)和產(chǎn)品進行研發(fā)和技術(shù)總結(jié),并落實到具體產(chǎn)品設(shè)計上。
三上訴人對上述證據(jù)質(zhì)證認(rèn)為:1.第一、三組證據(jù)的真實性認(rèn)可,但與本案沒有關(guān)聯(lián)性。2.第二組證據(jù),杜中凱認(rèn)可其真實性,并稱在上訴狀中提及給新鄉(xiāng)機械廠做的私活,可能是筆誤,真實意思是給案外人做過私活。3.第四組證據(jù),杜中凱對其發(fā)送出去的郵件真實性認(rèn)可,但是認(rèn)為不能達到威圖公司的證明目的。杜中凱和趙某,4聯(lián)系僅是私人尋求趙某,4的幫忙,不清楚為什么趙某,4將郵件轉(zhuǎn)發(fā)給蘇冬嬡。4.第五組證據(jù)的真實性認(rèn)可,但是與本案無關(guān)聯(lián)性。不同部門的PM職務(wù)職責(zé)可能不一樣,職務(wù)發(fā)明獎勵指南是杜中凱離職以后的修改版。5.第六組證據(jù)的真實性認(rèn)可,不認(rèn)可關(guān)聯(lián)性,相關(guān)專利權(quán)人是德國公司,與威圖公司是兩個概念,同時也證明了威圖公司沒有研發(fā)能力,研發(fā)都是德國公司在做。6.第七組證據(jù)的真實性、合法性、關(guān)聯(lián)性均不認(rèn)可。
三上訴人二審第二次庭審后補充提交如下證據(jù):辛柏公司與廣州冷彎機電設(shè)備有限公司簽訂的《保密協(xié)議》一份、一審證據(jù)15即辛柏公司與廣州冷彎機電設(shè)備有限公司簽訂的《TS12立柱冷彎成型沖孔流水線技術(shù)合同》中的附圖、與TS12合同內(nèi)容完全相同的《TS18立柱冷彎成型沖孔流水線技術(shù)合同》及附圖、TS12、TS18圖紙優(yōu)化設(shè)計說明,證明涉案專利系由辛柏公司提供物質(zhì)基礎(chǔ)條件,且進行了多次修改設(shè)計。
威圖公司對上述證據(jù)質(zhì)證認(rèn)為,辛柏公司提交的證據(jù)已超過舉證期限且不屬于新證據(jù);其提交的TS12、TS18圖紙優(yōu)化設(shè)計說明,是當(dāng)事人陳述,不屬于證據(jù),拒絕發(fā)表質(zhì)證意見;相關(guān)技術(shù)合同是涉案專利申請日前3天簽訂,技術(shù)合同涉及的設(shè)備不可能作為涉案專利技術(shù)方案形成的物質(zhì)基礎(chǔ)。
本院對威圖公司提交證據(jù)的認(rèn)證意見:1.第一組證據(jù),因涉案專利的發(fā)明點是否是現(xiàn)有技術(shù),與認(rèn)定鄭清好是否對涉案發(fā)明創(chuàng)造作出實質(zhì)性貢獻并無關(guān)聯(lián),故該組證據(jù)本院不予確認(rèn)。2.第二組證據(jù),因杜中凱認(rèn)可其給旭立峰公司發(fā)送過電子郵件,故對該組證據(jù)的真實性、合法性、關(guān)聯(lián)性予以確認(rèn)。3.第三組證據(jù)的真實性確認(rèn),該組證據(jù)與威圖公司一審提交的公證郵件部分內(nèi)容相印證,可以證明威圖公司簽訂有相關(guān)軌道交通項目,但是證據(jù)中并未涉及與本案發(fā)明創(chuàng)造相關(guān)的具體產(chǎn)品技術(shù)特征,故該組證據(jù)與本案缺乏關(guān)聯(lián)性,本院不予確認(rèn)。4.第五組證據(jù)的真實性予以確認(rèn),但其他員工的具體任職情況與杜中凱并不相同,故對其關(guān)聯(lián)性及證明力均不予確認(rèn)。5.第七組證據(jù)系威圖公司單方制作提供,且三上訴人對其真實性不予認(rèn)可,故本院對其真實性不予確認(rèn)。6.第四、六組證據(jù)的真實性確認(rèn),證明力將在裁判理由部分詳細闡述。
本院對辛柏公司、鄭清好、杜中凱提交證據(jù)的認(rèn)證意見:1.保密協(xié)議及技術(shù)合同的真實性予以確認(rèn),證明力將在裁判理由部分詳細闡述。2.TS12、TS18圖紙優(yōu)化設(shè)計說明,系辛柏公司、鄭清好、杜中凱的單方陳述,在無其他證據(jù)相印證的情況下,不能達到相應(yīng)的證明目的。
二審?fù)徶?,三上訴人對一審法院查明的如下事實提出異議:
1.一審判決認(rèn)定杜中凱的員工信息登記表中登記的職位為產(chǎn)品開發(fā)工程師錯誤,產(chǎn)品開發(fā)工程師是杜中凱進入威圖公司之前在另一公司的職位,在威圖公司的職位是產(chǎn)品工程師。
2.一審判決認(rèn)定鄭清好2004年9月30日入職威圖公司,任執(zhí)行董事錯誤。鄭清好自述其是2005年1月入職威圖公司,擔(dān)任執(zhí)行總經(jīng)理,而不是執(zhí)行董事。
3.一審判決認(rèn)定在2011年8月8日至2014年2月19日期間,杜中凱發(fā)送的多封電子郵件中,其都在郵件中針對客戶機柜產(chǎn)品的需求提出了具體的改進方案,或提交了針對客戶機柜產(chǎn)品繪制的結(jié)構(gòu)圖及具體參數(shù)錯誤。杜中凱郵件中的框架結(jié)構(gòu)圖是杜中凱自己私下制作,不屬于威圖公司。
4.杜中凱2011年入職威圖公司后有6個月試用期,一審判決遺漏該部分事實。
威圖公司對一審法院查明事實提出的異議為:一審判決在引用袁培軍發(fā)送的主題為“地鐵行業(yè)與杜中凱”郵件內(nèi)容時遺漏“技術(shù)”兩字。
對上述各方提出異議的事實,本院認(rèn)定如下:1.根據(jù)威圖公司提交的杜中凱員工信息登記表第二頁,在職位一欄中填寫的內(nèi)容是“產(chǎn)品開發(fā)工程師”,一審法院認(rèn)定正確。2.根據(jù)威圖公司提交的其與鄭清好簽訂的雇傭合同翻譯件,合同簽訂日期為2004年9月30日,其中表述的職位是執(zhí)行董事,一審法院認(rèn)定正確。3.杜中凱相關(guān)郵件中確實有機柜產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)圖,至于是否系杜中凱根據(jù)本職工作要求繪制,本院將在判決理由部分詳細闡述。4.杜中凱是否有6個月試用期并不影響本案相關(guān)事實的認(rèn)定。5.一審法院在引述袁培軍郵件時,確實遺漏了“技術(shù)”兩字,應(yīng)為“需要銷售+技術(shù)+商務(wù)+售后服務(wù)這個平臺支持”。
一審法院查明的其他事實,各方當(dāng)事人均無異議,本院予以確認(rèn)。
本院二審另查明:
1.2012年1月10日傅寅琦發(fā)送給趙某,4的郵件中提到“以下附件是我和杜中凱今天與南瑞的龐工、馬工溝通討論的關(guān)于威圖機柜標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)事宜,具體的內(nèi)容我和杜會一起落實,給南瑞制定地鐵的機柜標(biāo)準(zhǔn)?!?/p>
2.2012年6月14日杜中凱發(fā)送給趙某,4的標(biāo)題為“FW:柜體驗證項目>>>>框架樣品預(yù)計投入”的郵件中,有如下內(nèi)容:“這是他們評估出來的預(yù)計價格,包含了對應(yīng)的模具費用等。樣品試制有點超出我的預(yù)估了……您可以先看下,待您進公司了我們在(再)討論下吧”。
3.2012年7月23日,杜中凱發(fā)送給旭立峰公司石總標(biāo)題為“型材框架newversion 請報價”的郵件中,有如下內(nèi)容:“附件為新的18折型材3D圖紙、框架邊部開孔有設(shè)邊,三通有設(shè)變。后面還有一封郵件為12折型材圖紙……預(yù)計不出差錯,我老板會月末來您公司做下相關(guān)洽談與確認(rèn)”。
4.2012年10月29日,趙某,4發(fā)送給蘇冬嬡的標(biāo)題為“Fw:關(guān)于新框架結(jié)構(gòu)問題”的郵件中,有如下內(nèi)容:“由于小杜擔(dān)心在上海找供應(yīng)商有打樣出來的框架不符合設(shè)計要求和圖紙泄漏的風(fēng)險,造成時間和金錢上的浪費。因此他建議還是用深圳那家來打樣……以后若采購型材線,就你去談吧和把關(guān)吧”。二審?fù)徶?,杜中凱陳述蘇冬嬡是當(dāng)時威圖公司的質(zhì)量部經(jīng)理,但不負(fù)責(zé)采購和銷售。
5.旭立峰公司通過郵件發(fā)送給杜中凱的成本分析中,標(biāo)題為“Rittal柜體驗證項目成本分析”,發(fā)送的報價單中,客戶一欄內(nèi)容是“威圖”,聯(lián)系人是“杜工”。威圖公司郵箱后綴是@rittal.cn。
6.2013年1月30日,杜中凱發(fā)送給旭立峰公司標(biāo)題為“方案及報價”的郵件中,附件是兩款產(chǎn)品(即型材)的截面圖,與涉案專利說明書中的附圖1相類似。2012年10月28日,杜中凱發(fā)送給旭立峰公司標(biāo)題為“新版框架報價?。?!”的郵件中,附件為機柜框架設(shè)計圖,與涉案專利說明書附圖5相類似。
7.德國利塔爾兩合公司2013年1月31日申請,名稱為“用于開關(guān)柜的框架”的發(fā)明專利,說明書中記載如下內(nèi)容:“本發(fā)明要解決的技術(shù)問題是提供一種前言所述類型的框架,它可以‘扁平地’運輸和方便地構(gòu)建,以及必要時還可以重新分解”。德國利塔爾兩合公司2014年2月20日申請,名稱為“輪廓件(TS8)”的外觀設(shè)計專利中,從設(shè)計立體圖可以看出,該外觀設(shè)計中有與涉案專利相類似的序列孔。
本案二審爭議焦點:1.一審法院將威圖公司的第一、二項訴訟請求在一案中審理是否適當(dāng);2.一審判決認(rèn)定鄭清好并非涉案專利的發(fā)明人是否正確;3.涉案發(fā)明專利申請權(quán)是否應(yīng)歸屬威圖公司所有。
本院認(rèn)為:
一、一審判決確認(rèn)鄭清好并非涉案專利發(fā)明人并無不當(dāng)
首先,本案系威圖公司起訴要求確認(rèn)涉案發(fā)明創(chuàng)造屬于職務(wù)發(fā)明的案件,但是由于我國專利申請過程中對登記的發(fā)明人并不做實質(zhì)性審查,因此可能存在登記的發(fā)明人并非實際發(fā)明人的情形。在此情況下,人民法院在判斷涉案發(fā)明創(chuàng)造是否屬于職務(wù)發(fā)明時,應(yīng)當(dāng)結(jié)合實際發(fā)明人身份,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)判斷是否屬于職務(wù)發(fā)明。故此,一審法院將確認(rèn)鄭清好是否系發(fā)明人及涉案發(fā)明創(chuàng)造是否屬于威圖公司職務(wù)發(fā)明的訴訟請求在一案中審理,不違反法律規(guī)定,并無不當(dāng)。
其次,如前所述,專利申請時登記的發(fā)明人并非一定是實際發(fā)明人。而本案中鄭清好的學(xué)歷背景是化學(xué)工程專業(yè),在威圖公司從事的是行政管理工作,與涉案專利涉及的機柜框架及型材設(shè)計等技術(shù)領(lǐng)域并無明顯關(guān)聯(lián)。威圖公司主張鄭清好并非涉案發(fā)明專利的實際發(fā)明人,屬于消極事實,故在鄭清好堅持認(rèn)為其是實際發(fā)明人的情形下,一審法院分配舉證責(zé)任,要求鄭清好舉證證明其對涉案發(fā)明創(chuàng)造作出創(chuàng)造性貢獻,亦無不當(dāng)。一審中,鄭清好表示在涉案發(fā)明創(chuàng)造中做了組織、構(gòu)思、細節(jié)設(shè)計的創(chuàng)造性工作,但并未提交任何證據(jù)證明具體做了哪些工作。二審?fù)徶?,鄭清好表示“整個機柜作出這樣的構(gòu)思,整個設(shè)計需求是我提出來的,有過開會,也有開會記錄,但不一定記錄的很詳細”“構(gòu)思好之后,就跟技術(shù)團隊商量要作這個事情,是通過開會跟技術(shù)團隊安排的,有開會但是不知道是否有記錄”。在法庭向其釋明需要具體舉證后,鄭清好又表示“暫時手上沒有這樣的證據(jù)證明我參與涉案專利技術(shù)的創(chuàng)新活動”。綜上,鄭清好在一、二審中均未提交任何證據(jù)證明其在涉案發(fā)明專利的技術(shù)方案形成過程中做了哪些具體的創(chuàng)造性工作,因此一審法院確認(rèn)鄭清好并非涉案發(fā)明專利的實際發(fā)明人,具有事實和法律依據(jù)。
二、涉案發(fā)明專利申請權(quán)應(yīng)歸屬威圖公司所有
《中華人民共和國專利法》第六條規(guī)定,執(zhí)行本單位的任務(wù)或者主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造為職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權(quán)利屬于該單位;申請被批準(zhǔn)后,該單位為專利權(quán)人。《中華人民共和國專利法實施細則》第十二條規(guī)定,專利法第六條所稱執(zhí)行本單位的任務(wù)所完成的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造,是指:(一)在本職工作中作出的發(fā)明創(chuàng)造;(二)履行本單位交付的本職工作之外的任務(wù)所作出的發(fā)明創(chuàng)造;(三)退休、調(diào)離原單位后或者勞動、人事關(guān)系終止后1年內(nèi)作出的,與其在原單位承擔(dān)的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造。專利法第六條所稱本單位,包括臨時工作單位;專利法第六條所稱本單位的物質(zhì)技術(shù)條件,是指本單位的資金、設(shè)備、零部件、原材料或者不對外公開的技術(shù)資料等。
本案中,各方當(dāng)事人對于杜中凱系涉案發(fā)明專利的發(fā)明人均不持異議,且均認(rèn)可涉案專利是杜中凱離開威圖公司之后1年內(nèi)所申請。同時,如前所述,鄭清好并非涉案專利的實際發(fā)明人,故確定涉案發(fā)明專利申請權(quán)是否歸威圖公司所有的關(guān)鍵,是確定涉案發(fā)明創(chuàng)造是否與杜中凱在威圖公司承擔(dān)的本職工作或者分配的任務(wù)有關(guān)。對此本院認(rèn)為,根據(jù)一、二審中威圖公司提交的相關(guān)證據(jù),可以證明涉案發(fā)明創(chuàng)造與杜中凱在威圖公司的本職工作相關(guān)。
首先,威圖公司提交的多份電子郵件內(nèi)容顯示,杜中凱在威圖公司的工作包括技術(shù)方面的內(nèi)容,并非僅是簡單的售前售后服務(wù)。如2011年12月13日袁培軍的電子郵件中提到“杜中凱在產(chǎn)品技術(shù)方面是一個十分難得的人才。”2012年3月29日袁培軍發(fā)送給趙煜(yu zhao)的一份郵件中提到“針對機電系統(tǒng)機柜規(guī)劃統(tǒng)一性問題與寧波地鐵機電部專工進行了項目溝通,后期技術(shù)指標(biāo)以及圖紙等事項,將由PM部門杜中凱負(fù)責(zé)技術(shù)部分的處理”。在2012年1月10日傅寅琦發(fā)送給趙某,4的郵件中提到“以下附件是我和杜中凱今天與南瑞的龐工、馬工溝通討論的關(guān)于威圖機柜標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)事宜,具體的內(nèi)容我和杜會一起落實,給南瑞制定地鐵的機柜標(biāo)準(zhǔn)?!?/p>
其次,從威圖公司提交的多份電子郵件可以看出,杜中凱是以威圖公司名義進行的相關(guān)活動。杜中凱在與旭立峰公司聯(lián)系過程中,均使用的是單位工作郵箱,而旭立峰公司在給杜中凱的成本分析及報價單中,顯示的報價對象也是威圖公司,并非杜中凱個人。在杜中凱將相關(guān)信息發(fā)郵件給其上級趙某,4后,趙某,4轉(zhuǎn)發(fā)給公司質(zhì)量部經(jīng)理蘇冬嬡,說明該項工作涉及威圖公司多個部門參與,這與杜中凱自稱其僅是找趙某,4個人幫忙的主張明顯不符。在2012年7月23日,杜中凱發(fā)送給旭立峰公司石總標(biāo)題為“型材框架newversion 請報價”的郵件中,其表示“預(yù)計不出差錯,我老板會月末來您公司做下相關(guān)洽談與確認(rèn)”,進一步表明相關(guān)工作威圖公司領(lǐng)導(dǎo)也知曉。
再次,涉案發(fā)明專利技術(shù)方案與杜中凱在威圖公司所做工作存在關(guān)聯(lián)性。從本案一、二審諸多證據(jù)中可知,杜中凱雖然是在銷售部門工作,但其并非普通的銷售人員,而是參與了技術(shù)支持、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定、技術(shù)方案的修改等工作。杜中凱亦認(rèn)可其在威圖公司任職是產(chǎn)品售前的技術(shù)支持工作,與客戶的溝通中會涉及產(chǎn)品技術(shù)問題。正因為杜中凱工作性質(zhì)的特殊性,使其對地鐵行業(yè)機柜標(biāo)準(zhǔn)、型材的特定需求、現(xiàn)有產(chǎn)品存在的缺陷不足等內(nèi)容有了較為深入的接觸和了解。發(fā)明創(chuàng)造往往都是克服現(xiàn)有技術(shù)中存在的缺陷所作的創(chuàng)新,杜中凱在威圖公司從事的本職工作,使其掌握了大量該類產(chǎn)品在實際使用中存在的問題及需要改進的內(nèi)容。在此基礎(chǔ)上,杜中凱提出并申請涉案發(fā)明專利,該發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)方案與其在威圖公司的工作內(nèi)容必然存在密切關(guān)聯(lián)。
威圖公司二審中提交的其母公司德國利塔爾兩合公司2014年2月20日申請,名稱為“輪廓件(TS8)”的外觀設(shè)計專利具有與涉案專利相類似的“序列孔”特征,且該外觀設(shè)計專利的申請日在涉案專利申請日之前。由此可知,杜中凱在威圖公司工作期間,威圖公司母公司也在對涉案專利相關(guān)的技術(shù)進行設(shè)計、研發(fā),并取得一定成果。杜中凱作為威圖公司中參與技術(shù)工作的人員,存在了解相關(guān)技術(shù)內(nèi)容的可能性。此外,2013年1月30日,杜中凱發(fā)送給旭立峰公司標(biāo)題為“方案及報價”的郵件中,附件中的產(chǎn)品截面圖與涉案專利說明書中的附圖1相類似,已經(jīng)可以看出包含有“第一外板、第一限位板、第一密封板、第一內(nèi)板、第二內(nèi)板、第三內(nèi)板”等與涉案專利權(quán)利要求1中的部分技術(shù)特征相同的技術(shù)特征,可以進一步證明杜中凱在威圖公司所做的機柜框架、型材等設(shè)計與涉案發(fā)明專利技術(shù)方案存在關(guān)聯(lián)性。
最后,三上訴人提交的辛柏公司與廣州冷彎機電設(shè)備有限公司簽訂的《TS12立柱冷彎成型沖孔流水線技術(shù)合同》《TS18立柱冷彎成型沖孔流水線技術(shù)合同》等證據(jù),并不能證明完成涉案發(fā)明專利的物質(zhì)技術(shù)條件由辛柏公司提供。辛柏公司與廣州冷彎機電設(shè)備有限公司簽訂技術(shù)合同的日期是2014年5月23日,僅在涉案專利申請日之前3天。從常理分析,一個發(fā)明創(chuàng)造從構(gòu)思到技術(shù)方案的完善再到專利申請文件的撰寫、提交,一般不可能在3天內(nèi)完成。因此在辛柏公司簽訂相關(guān)技術(shù)合同時,涉案發(fā)明專利的技術(shù)方案應(yīng)該已經(jīng)完成,故三上訴人認(rèn)為涉案專利系辛柏公司提供物質(zhì)技術(shù)條件完成的主張不能成立,本院不予支持。
據(jù)此,涉案發(fā)明專利是杜中凱在與威圖公司終止勞動合同1年內(nèi)作出的,與其在威圖公司承擔(dān)的本職工作有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造,其專利申請權(quán)應(yīng)歸屬威圖公司所有。
綜上所述,辛柏公司、鄭清好、杜中凱的上訴請求不能成立,應(yīng)予駁回;一審判決認(rèn)定事實清楚、適用法律正確,應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第(一)項規(guī)定,判決如下:
駁回上訴,維持原判。
二審案件受理費550元,由辛柏機械技術(shù)(太倉)有限公司、鄭清好、杜中凱共同負(fù)擔(dān)。
本判決為終審判決。
審判長 魏 明
審判員 袁 滔
審判員 史乃興
法官助理 顧正義
二〇一八年十二月十三日
書記員 易 丹
來源:江蘇知產(chǎn)視野
作者:顧正義
編輯:IPRdaily王穎 校對:IPRdaily縱橫君
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