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原標題:關(guān)于就《產(chǎn)學研合作協(xié)議知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)條款制定指引(征求意見稿)》及其使用指南公開征求意見的通知
IPRdaily消息:近日,國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布關(guān)于就《產(chǎn)學研合作協(xié)議知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)條款制定指引(征求意見稿)》及其使用指南公開征求意見的通知。通知指出,基于產(chǎn)學研合作中知識產(chǎn)權(quán)處置的不同情況,進一步規(guī)范和指導協(xié)議相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)條款的制定,國家知識產(chǎn)權(quán)局起草了《產(chǎn)學研合作協(xié)議知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)條款制定指引(征求意見稿)》及其使用指南(以下簡稱“征求意見稿”)?,F(xiàn)就該征求意見稿向社會公開征求意見,有關(guān)單位和各界人士可于2020年12月31日前,圍繞征求意見稿的修改完善提出具體意見。
《產(chǎn)學研合作協(xié)議知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)條款制定指引》及其使用指南解讀
日前,國家知識產(chǎn)權(quán)局運用促進司就《產(chǎn)學研合作協(xié)議知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)條款制定指引》(以下簡稱《指引》)及其使用指南公開征求意見,現(xiàn)就《指引》及其使用指南解讀如下。
問:《指引》及其使用指南制定的背景是什么?
答:當前,我國高校院所專利轉(zhuǎn)化運用水平相對較低,據(jù)《2019年中國專利調(diào)查報告》統(tǒng)計,高校院所有效專利實施率、產(chǎn)業(yè)化率均明顯低于全國平均水平。產(chǎn)學研合作是目前高校院所專利轉(zhuǎn)化運用的重要模式,但普遍存在合同約定不明的隱患,產(chǎn)學研合作中知識產(chǎn)權(quán)糾紛案例屢見不鮮。法院裁判文書公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,近十年涉及高校的知識產(chǎn)權(quán)民事訴訟中,有二百余件屬于知識產(chǎn)權(quán)合同糾紛[1],糾紛產(chǎn)生的主要原因在于背景資料提供、成果驗收、保密、專利轉(zhuǎn)讓、職務發(fā)明獎勵等重要條款約定不明。例如,北京某大學曾因雙方提供技術(shù)資料約定不明,導致最終承擔返還項目經(jīng)費并賠償違約金的責任[2]。北京某大學曾因商業(yè)秘密約定不明與合作企業(yè)發(fā)生糾紛[3]。天津某大學、湖北某大學等高校均曾因職務發(fā)明獎勵、報酬約定不明陷入糾紛[4]。在前期調(diào)研座談中,部分高校院所知識產(chǎn)權(quán)管理人員反映,進入訴訟程序的糾紛僅為冰山一角,大多數(shù)糾紛通過雙方協(xié)商解決或者直接導致合作項目終止,由此可見,產(chǎn)學研合作協(xié)議對知識產(chǎn)權(quán)事宜約定不清,是導致高校院所知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化難的重要原因之一。
產(chǎn)生上述現(xiàn)象有多種原因:一是高校院所和企業(yè)普遍知識產(chǎn)權(quán)風險規(guī)避意識較為淡薄,對合同重視程度不夠,除少數(shù)產(chǎn)學研合作經(jīng)驗豐富的高校院所和大型企業(yè)及一些涉外項目,我國大部分高校院所和企業(yè)在產(chǎn)學研合作中訂立的技術(shù)開發(fā)、知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化等合同格式較為簡單,條款不夠嚴謹,對潛在知識產(chǎn)權(quán)風險預估不足;二是產(chǎn)學研雙方在合作談判時更重視維系關(guān)系而輕視權(quán)利義務,對產(chǎn)學研合作的交易屬性認識不夠,簽訂協(xié)議前沒有通過談判明確知識產(chǎn)權(quán)歸屬等核心內(nèi)容;三是多數(shù)高校院所缺乏知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化的專業(yè)隊伍,知識產(chǎn)權(quán)運營經(jīng)驗欠缺、能力不足,缺乏合同起草能力,部分高校院所自制的產(chǎn)學研合作協(xié)議范本存在內(nèi)容簡單、實操性不強等問題。
因此,有必要針對當前存在的問題,基于知識產(chǎn)權(quán)不同處置情況,制定全面細致、實用性較強的產(chǎn)學研合作協(xié)議知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)條款制定指引,并配套制定使用指南。一方面,可以引導產(chǎn)學研合作雙方從項目啟動之初明晰知識產(chǎn)權(quán)歸屬和處置方式,從而提高合作效率,降低法律風險,避免合同糾紛;另一方面,有利于提高高校院所與企業(yè)合作的法律意識、交易意識和談判意識,規(guī)范引導知識產(chǎn)權(quán)交易過程。
問:《指引》的主要內(nèi)容是什么?
答:《指引》根據(jù)產(chǎn)學研合作的通常情形,共分為三種:技術(shù)成果的知識產(chǎn)權(quán)歸高校方、技術(shù)成果的知識產(chǎn)權(quán)歸企業(yè)方、技術(shù)成果的知識產(chǎn)權(quán)雙方共有或各自擁有,分別采用不同的知識產(chǎn)權(quán)處置模塊,并進一步細分為7個指引。
除該知識產(chǎn)權(quán)歸屬和使用等核心模塊外,三種情形下協(xié)議的其他內(nèi)容模塊基本相同,包括合作內(nèi)容、項目管理、經(jīng)費管理、技術(shù)指導、保密責任、爭議解決等十幾個模塊,并重點對其中可能存在的知識產(chǎn)權(quán)風險進行了約定?!吨敢纷鳛樵瓌t性的指導,產(chǎn)學研各方在簽訂協(xié)議時可結(jié)合實際情況靈活使用,除直接使用協(xié)議部分條款外,還可以將知識產(chǎn)權(quán)、保密等模塊嵌入高校院所和企業(yè)原有協(xié)議范本使用。
需要說明的是,針對實踐中大多數(shù)國內(nèi)產(chǎn)學研合作約定知識產(chǎn)權(quán)歸企業(yè)獨有或雙方共有,較少歸高校院所持有的現(xiàn)象,因此,在第一種知識產(chǎn)權(quán)歸高校方的情形下,借鑒英美等發(fā)達國家經(jīng)驗,提供合作企業(yè)有權(quán)在一定期限內(nèi)磋商轉(zhuǎn)讓或許可的模式。這種模式有利于加快專利技術(shù)商業(yè)化進程,使高校獲得更高的知識產(chǎn)權(quán)價值收益,提升其轉(zhuǎn)化。
此外,在我國鼓勵職務科技成果轉(zhuǎn)化的背景下,針對涉及職務發(fā)明的認定、獎勵、收益等糾紛頻發(fā)現(xiàn)狀,以及我國產(chǎn)學研合作中常有學生參與的特色,設置職務發(fā)明獎勵、職務科技成果轉(zhuǎn)化獎勵、學生管理、數(shù)據(jù)管理、保密等特色條款,以提高學生管理和權(quán)益保障意識,做好知識產(chǎn)權(quán)交易保密措施,提升科研人員知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)化積極性。
問:《指引》使用指南的主要內(nèi)容是什么?
答:使用指南主要針對實踐中產(chǎn)學研合作雙方不了解知識產(chǎn)權(quán)處置談判流程、談判環(huán)節(jié)缺失、談判效率低下等問題,分步說明合作談判各個環(huán)節(jié),并逐個環(huán)節(jié)提示需重點考慮的因素,引導產(chǎn)學研合作雙方著重考慮技術(shù)開發(fā)中的知識產(chǎn)權(quán)處置問題,通過談判明確技術(shù)成果的知識產(chǎn)權(quán)所有權(quán)、使用權(quán)歸屬,便于雙方根據(jù)談判結(jié)果選擇合適的指引。
此外,還逐條指導協(xié)議條款的約定,重點提示各模塊條款下存在的法律風險點,提升指引實用性,便于法律意識和專業(yè)能力弱的高校院所及中小企業(yè)理解使用。
問:國家知識產(chǎn)權(quán)局就《指引》及其使用指南征求意見后下一步的計劃是什么?
答:一是充分吸納公開征求意見過程中有關(guān)單位和各界人士對《指引》及其使用指南提出的修改意見。二是完善《指引》及其使用指南有關(guān)內(nèi)容后,正式公開發(fā)布,并依托國家知識產(chǎn)權(quán)運營公共服務平臺開發(fā)更為便利化的線上協(xié)議填寫和生成系統(tǒng)。三是利用多種渠道面向有關(guān)高校院所、中小企業(yè)宣傳推廣《指引》,組織專題培訓或開發(fā)專門課程,切實降低產(chǎn)學研合作過程中的知識產(chǎn)權(quán)風險。四是《指引》使用過程中,同步收集使用各方的反饋意見,根據(jù)實際需求開發(fā)簡化版、涉外版、中小企業(yè)版等不同版本。
[1]數(shù)據(jù)來源:北大法寶;檢索范圍:2010年1月1日至2019年12月31日涉高校的知識產(chǎn)權(quán)民事案件;最終檢索日期:2020年5月6日.
[2]參見:北京市第二中級人民法院(2010)二中民終字第06148號民事判決書.
[3]參見:北京知識產(chǎn)權(quán)法院(2015)京知民初字第629號民事判決書.
[4]參見:天津市第一中級人民法院(2019)津01民初84號民事判決書;湖北省高級人民法院(2014)鄂民三終字第00109號.
關(guān)于就《產(chǎn)學研合作協(xié)議知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)條款制定指引(征求意見稿)》及其使用指南公開征求意見的通知
為深入貫徹《中共中央 國務院關(guān)于新時代加快完善社會主義市場經(jīng)濟體制的意見》《中共中央 國務院關(guān)于構(gòu)建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》有關(guān)決策部署,基于產(chǎn)學研合作中知識產(chǎn)權(quán)處置的不同情況,進一步規(guī)范和指導協(xié)議相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)條款的制定,國家知識產(chǎn)權(quán)局起草了《產(chǎn)學研合作協(xié)議知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)條款制定指引(征求意見稿)》及其使用指南(以下簡稱“征求意見稿”)?,F(xiàn)就該征求意見稿向社會公開征求意見,有關(guān)單位和各界人士可于2020年12月31日前,選擇以下方式的一種,圍繞征求意見稿的修改完善提出具體意見:
1.電子郵件:ipyunying@126.com
2.傳真:010—62086561
3.信函:北京市海淀區(qū)西土城路6號國家知識產(chǎn)權(quán)局知識產(chǎn)權(quán)運用促進司運營體系建設處 郵編100088
提出意見時請注明“協(xié)議制定指引意見”。
附件:1.《產(chǎn)學研合作協(xié)議知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)條款制定指引(征求意見稿)》.doc
2.《產(chǎn)學研合作協(xié)議知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)條款制定指引使用指南(征求意見稿)》.doc
國家知識產(chǎn)權(quán)局知識產(chǎn)權(quán)運用促進司
2020年12月14日
(點擊文末閱讀原文下載附件)
附件1:《產(chǎn)學研合作協(xié)議知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)條款制定指引(征求意見稿)》
附件2:《產(chǎn)學研合作協(xié)議知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)條款制定指引使用指南(征求意見稿)》
一、總體說明
(一)適用范圍
本指引適用于企業(yè)與高?;蚩蒲性核g,為促進技術(shù)成果知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化簽訂協(xié)議的不同情形。各指引適用情形如下表所示:
表1:指引適用情形
(二)制定原則
本指引在符合我國法律及國際條約、國際慣例規(guī)定的前提下,遵循誠實信用、公平合理、原則性和靈活性相結(jié)合的原則。本指引僅具有原則性的指引作用,企業(yè)與高?;蚩蒲性核诤炗唴f(xié)議時可結(jié)合自身情況靈活使用。
(三)指引選擇
按照產(chǎn)學研合作一般磋商談判情況,可分為三個過程:
第一步:磋商背景知識產(chǎn)權(quán)及使用
在此過程中,雙方應明確背景知識產(chǎn)權(quán)清單及其使用范圍。
第二步:談判技術(shù)成果知識產(chǎn)權(quán)歸屬及使用
在此過程中,雙方應重點考慮項目目的(學術(shù)研究、商業(yè)化或其他);項目經(jīng)費來源及其規(guī)模;項目技術(shù)方案制定方;背景知識產(chǎn)權(quán)來源;研發(fā)條件(實驗室、研究設備等)來源;合作雙方國別等。
根據(jù)不同歸屬情況(歸高?;蚩蒲性核鶈为毸?、歸企業(yè)單獨所有、歸雙方共有或各自擁有部分)、不同使用情況(是否授予企業(yè)排他/獨占許可)以及是否允許學術(shù)發(fā)表情況選擇合適的指引或協(xié)議條款。
第三步:磋商后續(xù)改進成果知識產(chǎn)權(quán)歸屬及使用
在此過程中,高??紤]是否給予企業(yè)優(yōu)先許可或受讓權(quán),企業(yè)考慮是否就其與高校長期合作。
上述流程結(jié)束后,雙方依據(jù)磋商談判結(jié)果選擇合適的指引或協(xié)議條款簽訂協(xié)議。
二、各具體條款的使用說明
(一)關(guān)于“鑒于條款”的說明
本條用以說明合作雙方的背景、立約意愿和目的。其中合同目的對完善約定不明的具體條款、判定是否構(gòu)成根本違約等具有重要意義。所以建議雙方在“合作內(nèi)容”條款下對合同目的單獨約定,并盡可能作出具體化、特定化的約定。
(二)關(guān)于“定義和解釋”的說明
本指引中提到的定義和解釋是最基本的條款,定義的明確有利于避免發(fā)生糾紛,協(xié)議雙方應該根據(jù)所簽訂具體協(xié)議進行增減。
(三)關(guān)于“合作內(nèi)容”的說明
本條包括合作目的、技術(shù)方案、項目計劃、技術(shù)資料的提供與返還、項目負責人、項目期間。其中技術(shù)方案是校企合作的核心內(nèi)容,也是核心風險點?!凹夹g(shù)方案”項下目標、內(nèi)容、要求、方法和路線的表述應當具體,建議包括具體指標功能等描述,否則可能直接影響協(xié)議履行;技術(shù)成果的內(nèi)容應予以明確;雙方應在附件1《項目計劃》中明確各自提供的背景知識產(chǎn)權(quán)清單,以及進度、人員、驗收等協(xié)議未盡事項;應在“技術(shù)資料的提供與返還”項下明確各自為完成本項目研發(fā)提供的技術(shù)資料清單;協(xié)議雙方對于項目期間的約定應當明確,需全面考慮溝通期、測試期、期限合理延長等問題,避免違約風險。本指引僅簡單列明需具備的條款,協(xié)議雙方應根據(jù)項目情況,對每一項作出詳細約定,或另行簽訂詳細明確的《技術(shù)方案》作為附件2。
(四)關(guān)于“項目管理”的說明
本條包括項目進度管理、技術(shù)成果管理、員工管理、學生管理和數(shù)據(jù)管理。由于高?;蚩蒲性核袚芯可呐囵B(yǎng)任務,在與企業(yè)進行合作研發(fā)的時常有學生參與項目,所以“學生管理”是協(xié)議雙方應當注意的條款。協(xié)議雙方應當明確對學生的管理責任,明確學生因參與項目發(fā)生的成本、費用、支出和風險承擔,并在保障學生學術(shù)發(fā)表權(quán)的同時,加強對學生在履約、保密等方面的管理。
(五)關(guān)于“技術(shù)指導”的說明
為實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化目的,高校或科研院所可能需要向企業(yè)提供免費或有償?shù)募夹g(shù)指導或培訓服務。本條下協(xié)議雙方需要對技術(shù)指導目標、內(nèi)容、形式、費用、人員和場所等作出明確,雙方也可經(jīng)協(xié)商后就該部分內(nèi)容另行簽訂補充協(xié)議,作為協(xié)議組成部分。
(六)關(guān)于“項目驗收”的說明
協(xié)議雙方應依據(jù)項目進度安排,在本條下協(xié)商確定項目驗收條件、標準及辦法。其中驗收標準是雙方產(chǎn)生糾紛的核心點。在雙方確定驗收標準時,應當基于合同目的,設立客觀的可操作測定的驗收條款,包括驗收指標、驗收方式、驗收程序等。
(七)關(guān)于“技術(shù)成果交付”的說明
研究開發(fā)成果交付的形式及數(shù)量約定不明易導致糾紛發(fā)生,協(xié)議雙方應明確技術(shù)成果交付的形式及數(shù)量、時間和地點。
(八)關(guān)于“項目經(jīng)費支付及管理”的說明
本條是項目經(jīng)費支付及管理的規(guī)定。支付方面,協(xié)議雙方可協(xié)商選擇一次性、分期或提成等經(jīng)費支付方式,并根據(jù)項目進度的重要節(jié)點確定經(jīng)費支付節(jié)點。管理方面,協(xié)議雙方可根據(jù)項目規(guī)模協(xié)商確定是否制定項目預算。一般由高?;蚩蒲性核焦芾斫?jīng)費,企業(yè)方有審查經(jīng)費使用的權(quán)利。
(九)關(guān)于“知識產(chǎn)權(quán)歸屬和使用”的說明
本條是高?;蚩蒲性核脚c企業(yè)方合作中知識產(chǎn)權(quán)問題的關(guān)鍵內(nèi)容,權(quán)屬約定不明有可能導致知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風險。協(xié)議雙方應根據(jù)擬開展項目的具體情況,綜合考慮項目目的、經(jīng)費來源及規(guī)模、項目技術(shù)內(nèi)容、方案、路線制定方、背景知識產(chǎn)權(quán)來源、研發(fā)人員來源、協(xié)議雙方國別等重要因素,協(xié)商確定知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)利歸屬及其使用。本條下主要包括背景知識產(chǎn)權(quán)的歸屬和使用、技術(shù)成果知識產(chǎn)權(quán)的歸屬和使用、技術(shù)成果知識產(chǎn)權(quán)的改進和權(quán)利不侵權(quán)擔保事項四部分內(nèi)容。
(十)關(guān)于“學術(shù)發(fā)表”的說明
協(xié)議雙方應在本條下對各自的學術(shù)發(fā)表權(quán)作出約定。學術(shù)發(fā)表權(quán)是高?;蚩蒲性核捌鋵W生參與項目的重要權(quán)益,企業(yè)應當注重保障高?;蚩蒲性核捌鋵W生的學術(shù)發(fā)表權(quán),高?;蚩蒲性核捌鋵W生應當注意學術(shù)發(fā)表內(nèi)容涉及企業(yè)商業(yè)秘密時的保密義務。
(十一)關(guān)于“保密”的說明
本條包括保密的一般內(nèi)容。協(xié)議雙方有其他特殊保密需求或特殊約定的,可另行簽訂《保密協(xié)議》,作為協(xié)議組成部分。協(xié)議雙方應當注重在該條下明確保密信息的范圍、保密人員及保密義務,并在協(xié)議下“違約責任”部分或單獨簽訂的《保密協(xié)議》中對違反保密義務的責任承擔作出明確約定。此外,雙方應與知悉保密信息的關(guān)聯(lián)企業(yè)員工或?qū)W生單獨簽訂保密協(xié)議,保密協(xié)議的實質(zhì)內(nèi)容與本協(xié)議內(nèi)容相似。
(十二)關(guān)于“違約責任”的說明
違約為協(xié)議糾紛的常規(guī)風險,協(xié)議雙方應協(xié)商明確具體地違約情形及違約責任承擔方式,以規(guī)避風險。建議協(xié)議雙方在違約責任條款中約定違約金或損失的具體計算方式,以及在合同履行中途終止的情況下半成品的費用結(jié)算問題等。
(十三)關(guān)于“風險承擔”的說明
本條是關(guān)于項目研發(fā)風險的約定。項目研發(fā)可能存在不可預期的技術(shù)風險,協(xié)議雙方應當事先明確技術(shù)風險的認定標準及風險承擔方式,避免糾紛的發(fā)生。
(十四)關(guān)于“不可抗力”的說明
本條是關(guān)于協(xié)議履行過程中不可抗力的約定。盡管不可抗力是國際上通行的法律術(shù)語,但對不可抗力的范圍界定不同會導致協(xié)議雙方在合作中可能面臨的免責范圍的不同。協(xié)議雙方應根據(jù)具體情況,協(xié)商確定不可抗力的范圍及不可抗力發(fā)生后的合同履行等問題。
(十五)關(guān)于“協(xié)議生效、變更與終止”的說明
本條是關(guān)于協(xié)議生效、變更與終止的相關(guān)原則性約定。協(xié)議雙方對協(xié)議作出的任何變更和修改應以書面形式作出,并約定與協(xié)議具有同等效力,以避免因補充協(xié)議約定不明引發(fā)的糾紛。
(十六)關(guān)于“爭議解決”的說明
本條是關(guān)于協(xié)議爭議解決的約定,本條下協(xié)議雙方應注意對管轄法院的約定。
(十七)其他說明
1.當事人使用本指引時,可根據(jù)合作雙方協(xié)商情況,對相應條款進行增減。本指引未盡事項,可由當事人附頁另行約定,作為協(xié)議的組成部分。
2.本指引如涉及外國主體,協(xié)議雙方應當考慮法律適用、稅費、合同語言效力、保密等條款的訂立。本指引如涉及技術(shù)進出口問題,應符合我國相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
來源:國家知識產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站
編輯:IPRdaily王穎 校對:IPRdaily縱橫君
注:原文鏈接:國知局:《產(chǎn)學研合作協(xié)議知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)條款制定指引(征求意見稿)》及其使用指南公開征求意見!(點擊標題查看原文)
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