企業(yè)商標管理指南

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“企業(yè)對商標的管理需要綜合考慮相關因素，結合企業(yè)經營發(fā)展的規(guī)劃，按照目標市場所在國/地區(qū)的商標法律制度，進行體系化、制度化、積極主動的科學管理，而非松散、孤立、被動的個案應對?！?br/>

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：吳瓊 北京康瑞律師事務所

商標是企業(yè)重要的無形資產，凝聚并承載著企業(yè)經營發(fā)展積累的寶貴商譽，企業(yè)商標的價值受多種因素的影響，包括商業(yè)因素（例如產品/服務質量、廣告宣傳、市場占有率、知名度和影響力等）、法律因素（例如有效性、穩(wěn)定性、保護范圍、侵權風險等）、文化宗教因素（例如商標中的文字或圖形在某國文化宗教背景下的含義、隱喻或聯想）。企業(yè)對商標的管理需要綜合考慮以上相關因素，結合企業(yè)經營發(fā)展的規(guī)劃，按照目標市場所在國/地區(qū)的商標法律制度，進行體系化、制度化、積極主動的科學管理，而非松散、孤立、被動的個案應對。

1、企業(yè)商標管理制度

企業(yè)內部涉及商標的各種事務工作瑣碎繁雜，時間維度長，覆蓋范圍廣，且需要不同職能部門（例如法律部、市場部、產品/包裝部）互相配合，涉及企業(yè)內部的人、財、事多方面管理工作，因此有必要制定《商標管理制度》從而明確相關的工作分工、審批流程、職責權限、考核及獎懲機制、成本預算、風險應對措施等。企業(yè)的《商標管理制度》通常需要包括以下內容：

2、商標管理團隊

企業(yè)應當在組織結構中明確設立商標管理團隊或商標管理專員崗位，該團隊或專員通常可以從屬于企業(yè)法務部或知識產權部，向法務總監(jiān)或者知識產權總監(jiān)匯報，并依據企業(yè)《商標管理制度》履行工作職責。

1、工作內容：企業(yè)商標相關工作通常由企業(yè)內部的商標管理團隊/專員與外部的知識產權代理機構/律所配合完成，各自承擔的工作比重由企業(yè)根據人員配置確定，具體工作外包多或少各有利弊，需要綜合考慮工作性質、人員專業(yè)經驗、溝通效率、成本、風險等因素，可以參考如下列表：

2、考核指標：企業(yè)商標管理工作的目標應該與企業(yè)經營戰(zhàn)略的方向一致，處于不同發(fā)展階段時的節(jié)奏匹配，處于不同市場環(huán)境的競爭需求相匹配，所以不能簡單粗暴地以商標數量作為量化指標，可以參考如下指標示例。

1）企業(yè)核心品牌在所需經營領域（商品/服務類別）和所需地域范圍（申請國/地區(qū)）的有效注冊商標覆蓋率，在定義“所需經營領域”時不僅需要包含企業(yè)自己實際生產的產品或提供的服務所在類別，還需要考慮防御性的周邊相關領域及未來三到五年拓展領域；在定義“所需地域范圍”時需要包含生產加工所在地、銷售市場所在地、運輸中轉地，不僅需要包含企業(yè)目前所需地域范圍，還需要前瞻性地考慮未來三到五年企業(yè)拓展的新增國家或地區(qū)，之所以按照三到五年作為提前量，是因為大部分國家或地區(qū)的商標申請審查周期為3~18個月，對商標使用的要求是注冊后三年或五年內。

2）商標確權或維權糾紛類案件的勝訴+和解率，因為不論是主動發(fā)起還是被動應對，這類糾紛案件的三種結果（勝訴、和解、敗訴）中前兩種（勝訴或和解）都是對企業(yè)有利的結果，其中勝訴也包括對企業(yè)有價值的部分勝訴（例如商標異議案件中，對方的被異議商標在企業(yè)關注的沖突商品上被駁回，在其他無關緊要的非沖突商品上獲準注冊）。

3）企業(yè)商標在案件中被商標局或法院認定為馳名商標（well-known trademark）或有知名度的商標（trademark with reputation），企業(yè)獲得這樣的裁定或判決無疑是一場非常有意義的勝利，因為這不僅僅是贏了當前的個案，更重要的是對未來的商標案件的勝訴和賠償額都會有積極作用，減輕舉證負擔，提高保護力度，甚至某些國家是認可外國知名商標的，可以跨國引用這一認定結果，因此這一工作成果可以作為商標管理考核中的重大加分項。

4）市場中假貨數量減少或侵權人的減少，這是一個結果型指標，通過企業(yè)商標管理團隊/專員的各方面努力（包括：強化商標布局、全面積極監(jiān)控、打擊商標侵權和不正當競爭、樹立典型案例、獲得高賠償額或對侵權人刑事拘留對其他侵權人或潛在侵權人起到威懾作用）使得市場中流通的假貨數量減少，假貨制造商/銷售商數量減少，從而對企業(yè)的正品銷售以及品牌口碑有積極作用。

3、協作關系：企業(yè)商標管理團隊/專員在工作中需要與企業(yè)內部其他部門或分支機構，以及外部的設計公司、知識產權代理機構、律師事務所等單位共同協作，例如以下場景：

1）在商標設計階段，設計師出了幾套設計稿方案，產品部或市場部選擇了其中一稿，但商標管理專員查詢發(fā)現幾套方案都有相同/近似的在先商標，注冊成功率較低，經過幾輪修改設計，查詢仍有在先近似商標，但產品發(fā)布時間緊，此時是要求設計師重新設計新方案，還是從現有設計中挑選一個先申請注冊，后續(xù)遇到駁回再想辦法解決，這個兩難的選擇由誰決策，這個困境在企業(yè)中越來越普遍，需要在《商標管理制度》中明確審批流程與決策權，并在實際過程中高效溝通，充分評估注冊風險，為最終的決策提供有價值的參考依據。

2）在集團公司中，集團總部的商標管理團隊/專員不僅需要與總部的各個職能部門配合，還需要與集團下屬的各子公司里的法務、市場、銷售對接，可能每個子公司的組織結構和管理規(guī)則不統一，總部與子公司對于同一事項的優(yōu)先級排序不同，也會為商標管理工作增加一定的復雜程度，需要通過制度明確分工與規(guī)則，并在實際磨合中不斷優(yōu)化流程，提高效率。

3）企業(yè)在海外遇到商標糾紛時，可能參與協作的包括企業(yè)國內總部的商標管理團隊、法務團隊、市場部、國外分支機構的負責人、國內知識產權代理機構/律所、國外知識產權代理機構/律所、第三方平臺（例如跨境電商、社交媒體等），需要通過項目式管理，組建臨時項目團隊，確定時間表和分工，識別風險點，分配項目資源，提高溝通效率。

3、商標資產管理

從企業(yè)資產管理的角度看待商標工作，追求的是商標資產的保值和增值。企業(yè)在發(fā)展過程中，可能每年申請一些新商標，不斷積累的商標資產越來越多，要想管理得好，需要進行商標資產分級，確定級別標準，然后針對不同級別的商標分配對應的預算資源、設置對應的審批流程，具體分級管理可以參考以下示例：

不同企業(yè)所屬行業(yè)和品牌發(fā)展階段不同，內部組織機構也不同，因此對商標的分級標準、審批流程等都會有所不同，以上示例僅作為參考。

企業(yè)的商標管理團隊/專員需要定期對商標資產進行盤點和更新，現在有一些管理軟件可以實現商標數據包括商標申請流程、法律狀態(tài)、核準的商品/服務項目、有效期限等信息的自動更新，可以大大節(jié)省手動更新需耗費的時間與人力，便于隨時查看不同級別的商標資產的最新情況，并可以自動生成可視化圖表，作為管理工作中決策的參考。

4、商標案件管理

企業(yè)的商標案件（例如：確權申請類案件、確權糾紛類案件、維權案件等）可能有的是由企業(yè)自己的商標管理團隊直接辦理的，有的是委托外部知識產權代理機構或律師事務所辦理的，但不論是由誰具體辦案，所有案件的統籌管理都應該由企業(yè)商標管理團隊/專員負責，包括案件基本信息、流程、時限、多個案件之間的關聯關系等?？赡苡械娜藭J為反正有代理機構/律所記錄并更新這些，企業(yè)自己還有必要管這些嗎？結論是非常有必要，原因如下：

1）不同的代理機構/律所內部管理水平差距較大，如果企業(yè)完全依賴外部的管理，萬一代理機構/律所流程人員失誤導致錯過官方絕限，導致企業(yè)商標權利喪失，損失嚴重，甚至可能無法補救；

2）企業(yè)可能在不同時期委托的外部代理機構或者律所不是同一家，甚至同時委托多家辦理不同案件，因此案件信息分散，如果企業(yè)自己沒有統一管理，當需要查找某個老案子的歷史過程時，就很困難，甚至可能出現聯系不上當時負責的代理人/律師的情況；

3）商標案件管理是企業(yè)商標管理中各項工作的基礎，并非僅僅被動的記錄，而是基于對商標案件全面、深入、準確的動態(tài)了解，從而對企業(yè)當前商標布局、侵權風險等問題有更精準的判斷，制定符合企業(yè)經營需求的商標行動策略，進一步做各類統計、分析、評估、識別風險、發(fā)現問題、找到解決方案。

隨著這幾年知識產權軟件技術的發(fā)展，流程自動化、數據自動更新等功能已經越來越成熟，企業(yè)可以使用這類軟件工具替代傳統的Excel表，通過API數據接口，更加高效智能地實現案件管理。

5、商標使用管理

企業(yè)在經營活動中，商標的使用遍布各種場景，大到戶外廣告牌，小到名片上的logo，有的出現在代言明星的服裝上，有的在網絡游戲的啟動畫面上，有的商標使用為企業(yè)創(chuàng)造財富和知名度，有的商標使用導致企業(yè)貨物被海關查扣，甚至被他人起訴索要巨額賠償。

以下是企業(yè)在商標使用時需要注意的主要問題：

1）使用已注冊商標：企業(yè)為了在市場競爭獲得優(yōu)勢，快速推出新產品新品牌，有時在商標尚未核準注冊的情況下就開始使用，這會帶來幾方面的風險：首先，商標審查過程中有可能被駁回，公告期間有可能被他人提異議，導致商標最終無法獲準注冊，企業(yè)被迫更換品牌；其次，有可能在先相同近似商標的權利人主張企業(yè)的行為構成商標侵權，并對企業(yè)采取行政、民事甚至刑事措施。因此，企業(yè)需要前瞻性地進行商標布局，提前完成商標注冊，盡可能使用已注冊的有效商標；

2）規(guī)范使用商標圖樣：企業(yè)品牌可能隨著發(fā)展不斷迭代更新，設計樣式、字體、顏色、比例都可能會發(fā)生變化，企業(yè)應及時對更新后的品牌注冊商標，如果注冊的商標是標準印刷字體、黑白顏色，相對應用靈活度高一些；企業(yè)需要對全員培訓使用商標的規(guī)范標準，嚴格限制任何部門或外部合作機構在使用商標時做隨意的修改變化，因為如果在使用商標不規(guī)范，可能會導致商標使用材料無法作為有效證據，也有可能導致使用行為侵犯他人在先商標權；

3）使用前做商標查詢：即便準備使用的是已注冊的商標，在使用前還是應該再做一次查詢用于判斷侵權風險，例如他人馳名商標的跨類保護、共存的在先近似商標等，雖然未對企業(yè)商標注冊造成實際阻礙，但是有可能在企業(yè)開始使用時站出來主張侵權；如果在查詢時發(fā)現此類潛在的障礙，可以及時地采取一些措施來降低使用風險，例如對注冊后長期未使用的他人在先近似商標提起撤銷，與在先權利人商討共存協議并就雙方使用各自商標的形式和范圍等進行約定，從而避免混淆；

4）注意使用商標的商品/服務是否超保護范圍：企業(yè)在經營發(fā)展過程中可能不斷拓展業(yè)務領域，商標使用的范圍也隨之擴大，例如：從啤酒延伸至無酒精飲料，從服裝延伸到配飾/墨鏡，從紙質出版物延伸到電子出版物，從酒店延伸到美容健身娛樂。這些看起來非常自然合理的商業(yè)延伸有可能意味著商標使用已超出了原有注冊保護的范圍，需要及時補充注冊。有的將企業(yè)名稱的logo作為主商標，使用在各種場景，超出了該logo商標的注冊范圍，但是誤認為用的自己企業(yè)的名稱就沒關系，但其實企業(yè)名稱logo不等同于企業(yè)名稱，很多時候logo中的文字是企業(yè)的簡稱，并帶有圖形部分，如果使用在未注冊的商品/服務領域，仍然存在構成侵權的風險，除非是完整地使用企業(yè)名稱全稱且不帶圖形。

5）注意使用商標的地點是否超地域范圍：企業(yè)去海外參加國際展覽的時候需要特別注意，提前查詢其即將使用的商標（參展宣傳品上使用的、產品上使用的、包裝上使用的等）是否在展覽所在地的國家/地區(qū)申請了商標，商標狀態(tài)如何，有無其他潛在的在先權利障礙。

6）使用后留存使用證據：商標的使用證據在各種商標確權、維權案件中都起到至關重要的作用，有的用來克服不使用撤銷，有的用來證明企業(yè)的在先使用和知名度，有的用來證明商標的顯著性（通過使用獲得）。企業(yè)商標管理團隊/專員通常不在商標使用的第一現場，需要依賴于其他團隊（例如市場部、銷售部、海外分支機構、合作經銷商等）及時收集使用證據并提供給商標管理團隊/專員保管，需要給相關人員進行培訓，明確有效證據的標準以及形成完整證據鏈的要求。

6、商標文檔管理

企業(yè)內部的商標文檔紛繁復雜，文檔數量持續(xù)累積，文檔來源四面八方，需要查找調用文檔的場景也各種各樣，因此對于商標文檔的管理需要注意以下幾點：

1、商標文檔分類清晰齊全：可以參考如下分類目錄

2、商標文檔添加可查詢標簽：對于商標數量龐大的企業(yè)來說，即便有上述文件夾的分類，由于文檔太多，要想快速的找到所需的文檔，例如某個商標在某年到某年期間的使用在某類產品上的銷售發(fā)票，可能也如大海撈針，因此需要對文檔設置標簽，例如“商標”、“商品”、“年度”等，并且該標簽需要支持查詢和篩選。

3、商標文檔+商標案件+商標資產應建立關聯：如果希望更加智能化地管理商標工作，需要將商標文檔+商標案件+商標資產這三者建立交叉檢索和數據穿透的功能，便于隨時方便地通過其中任何一項鏈接到其他相關聯的項目上。

7、商標風險管理

企業(yè)發(fā)展越大，越需要做好風險控制，與商標相關的風險也不少，以下風險點清單可以用于日常檢查、培訓和改進。

8、商標管理工具

隨著科技的發(fā)展，IT自動化、大數據、人工智能等快速迭代進步，法律領域也出現越來越多具有各種功能的軟件工具，為企業(yè)法務人員提供便利，提高效率和產出。對于企業(yè)商標管理有幫助的主要包括以下幾類軟件工具：

1、商標查詢軟件：基于商標數據庫，實現文字/圖形商標的近似性查詢、申請人查詢、申請?zhí)柡?或其他條件的組合查詢；商標公告監(jiān)控、申請人監(jiān)控。

2、侵權監(jiān)控軟件：針對電商平臺、社交媒體、域名的侵權監(jiān)控以及在線投訴。

3、商標管理軟件：包括商標資產管理、案件管理、絕限管理、文檔管理、統計分析等。

企業(yè)的商標管理團隊/專員應當積極嘗試使用這些軟件工具，充分應用商標大數據、人工智能技術，提高企業(yè)商標管理效率；同時也可以將先進的企業(yè)商標管理方法融入軟件系統，通過IT工具將制度和流程落實到位，從而更加系統化地管理商標工作，控制風險，降低成本，對企業(yè)品牌資產進行科學化管理，實現品牌價值的保值增值。

（原標題：企業(yè)商標管理指南）

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：吳瓊 北京康瑞律師事務所

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：企業(yè)商標管理指南（點擊標題查看原文）

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