實(shí)施實(shí)施實(shí)施實(shí)施實(shí)施的法律發(fā)明發(fā)明發(fā)明發(fā)明發(fā)明發(fā)明發(fā)明發(fā)明發(fā)明發(fā)明發(fā)明發(fā)明發(fā)明發(fā)明發(fā)明
#本文僅代表作者觀點(diǎn),未經(jīng)作者許可,禁止轉(zhuǎn)載,不代表IPRdaily立場#
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:EPO與KIPO聯(lián)合發(fā)布
翻譯:楊凱詔 廣東三環(huán)匯華律師事務(wù)所
原標(biāo)題:全球?qū)@顺?質(zhì)譜技術(shù)與醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)領(lǐng)域的碰撞
當(dāng)比較EPO和KIPO的兩種方法時(shí),很明顯,這兩個(gè)主管局都采用不同的標(biāo)準(zhǔn)來審查一項(xiàng)發(fā)明的可專利性。值得注意的是,KIPO在評估要求保護(hù)的主題是否構(gòu)成一項(xiàng)發(fā)明時(shí),會在盡可能早的階段評估一項(xiàng)發(fā)明的技術(shù)性,而 EPO主要在評估創(chuàng)造性時(shí)評估技術(shù)性。
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※ 本文摘錄于作者翻譯的報(bào)告中
一般來說,EPO和KIPO都允許軟件相關(guān)發(fā)明得到授權(quán)。EPO和KIPO所適用的法律對獲得軟件相關(guān)發(fā)明、CII的專利權(quán)提出了類似的實(shí)質(zhì)性要求。在這兩個(gè)司法管轄區(qū),有兩個(gè)要求特別相關(guān),即,一方面要求要求保護(hù)的發(fā)明不得被排除在可專利性之外,另一方面要求要求保護(hù)的主題必須具有新穎性和非顯而易見性(或等效地,具有創(chuàng)造性)。
EPC沒有對術(shù)語“發(fā)明”和“技術(shù)”給出積極的定義。但是,具有技術(shù)性是EPC第52條意義上的發(fā)明的隱含要求。由于一項(xiàng)發(fā)明只有在涉及EPC第52條的(2)所列項(xiàng)目時(shí)才會被排除在可專利性之外,因此EPO遵循“任何技術(shù)手段法”;因此,要求有技術(shù)手段(例如計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)或互聯(lián)網(wǎng))才能實(shí)施的方法的權(quán)利要求被視為EPC第52條含義內(nèi)的“發(fā)明”。同樣,設(shè)備總是被視為“發(fā)明”,因?yàn)楦鶕?jù)定義,它們需要某種形式的技術(shù)手段。針對計(jì)算機(jī)程序的權(quán)利要求僅通過存在進(jìn)一步的技術(shù)效果,即超出計(jì)算機(jī)硬件和軟件之間正常物理交互的效果,例如計(jì)算機(jī)中的電流循環(huán),才能避免被排除在可專利性之外。作為“任何技術(shù)手段法”的進(jìn)一步結(jié)果,要求保護(hù)的主題是否是一項(xiàng)發(fā)明并不考慮權(quán)利要求是否除任何技術(shù)手段外還包括有非技術(shù)特征?!叭魏渭夹g(shù)手段法”是EPO上訴委員會的判例法演變的結(jié)果,隨著時(shí)間的推移,該判例法移動了發(fā)明被視為排除主題的界限。實(shí)際上,這些界限的移動使得定義原則上可授予專利且不被EPC第52條(2)和(3)排除在外的發(fā)明變得更容易。然而,與此同時(shí),滿足非顯而易見性的要求變得更加困難,因?yàn)檫^去在評估要求保護(hù)的主題是否被排除在可專利性之外時(shí)發(fā)揮作用的標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)在在評估創(chuàng)造性時(shí)發(fā)揮作用(CII的整體可專利性門檻基本保持不變)。圖2說明了EPO的兩步法,第一步應(yīng)用“任何技術(shù)手段法”來評估要求保護(hù)的主題是否被排除在可專利性之外,第二步應(yīng)用“問題解決法”評估新穎性和創(chuàng)造性。
與 EPC 對“發(fā)明”一詞沒有任何定義相比,KPA 第 2 條的(1)將發(fā)明定義為“利用自然規(guī)律的高度的技術(shù)思想創(chuàng)造”。由于對發(fā)明構(gòu)成的這種積極定義,KIPO 審查所要求保護(hù)的軟件相關(guān)發(fā)明是否滿足該定義的方式比 EPO 更為復(fù)雜。實(shí)質(zhì)上,軟件相關(guān)發(fā)明是否屬于第 2 條第 (1) 款意義上的發(fā)明,是由KIPO通過對權(quán)利要求作為一個(gè)整體進(jìn)行綜合考慮來評估的。
第一步,如果整個(gè)權(quán)利要求不使用自然規(guī)律,則它不是 KPA 第2條的(1) 含義內(nèi)的發(fā)明。KIPO 對權(quán)利要求作為一個(gè)整體的評估不同于歐洲專利局采用的“任何技術(shù)手段法”,根據(jù)KIPO 的評估方法,即使要求保護(hù)的主題的重點(diǎn)在非技術(shù)方面(例如 計(jì)算機(jī)實(shí)施的商業(yè)方法)。
第二步,KIPO 審查要求保護(hù)的主題是否是利用自然規(guī)律的技術(shù)思想創(chuàng)造。例如,當(dāng)軟件相關(guān)發(fā)明處理基于另一個(gè)設(shè)備的控制或基于對象的技術(shù)性質(zhì)的信息時(shí),該發(fā)明被認(rèn)可為是利用自然規(guī)律的技術(shù)思想創(chuàng)造。與第一步一樣,決定信息處理是否基于技術(shù)性質(zhì)涉及對要求保護(hù)的發(fā)明進(jìn)行整體評估,即要求保護(hù)的發(fā)明的重點(diǎn)是否在于技術(shù)性而非非技術(shù)性的信息處理。如果第二步的結(jié)果是肯定的,KIPO 將繼續(xù)審查新穎性和創(chuàng)造性。
第三步,即使一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造在第二步中未被承認(rèn)(是利用自然規(guī)律的技術(shù)思想創(chuàng)造),只要權(quán)利要求定義了“使用硬件具體實(shí)現(xiàn)”的軟件信息處理(即,如果滿足“計(jì)算機(jī)軟件標(biāo)準(zhǔn)”),仍然可以認(rèn)為它是KPA第2條(1) 含義內(nèi)的發(fā)明。
當(dāng)比較 EPO 和 KIPO 的兩種方法時(shí),很明顯,這兩個(gè)主管局都采用不同的標(biāo)準(zhǔn)來審查一項(xiàng)發(fā)明的可專利性。值得注意的是,KIPO 在評估要求保護(hù)的主題是否構(gòu)成一項(xiàng)發(fā)明時(shí),會在盡可能早的階段評估一項(xiàng)發(fā)明的技術(shù)性,而 EPO主要在評估創(chuàng)造性時(shí)評估技術(shù)性。
EPO審查創(chuàng)造性的方法只考慮那些有助于發(fā)明的技術(shù)性的特征。因此,一些孤立地看時(shí)是非技術(shù)性的,但在要求保護(hù)的發(fā)明的上下文中確實(shí)有助于產(chǎn)生服務(wù)于技術(shù)目的的技術(shù)效果的特征需要被考慮。然而,沒有做出技術(shù)貢獻(xiàn)的特征,可以作為“給予”本領(lǐng)域技術(shù)人員(進(jìn)行參考)的部分,在確定客觀技術(shù)問題時(shí)予以考慮,這是特別的必須滿足的約束條件。EPO的評估方法的效果是有時(shí)會基于只不過公開了一臺簡單的通用計(jì)算機(jī)的現(xiàn)有技術(shù),認(rèn)定該發(fā)明缺乏創(chuàng)造性。在這里,一個(gè)典型的例子是在通用計(jì)算機(jī)上直接實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)方法。在這個(gè)例子中,假設(shè)商業(yè)方法的步驟不會產(chǎn)生任何技術(shù)效果,那么在確定客觀技術(shù)問題時(shí),將其所要保護(hù)的商業(yè)方法作為要解決的技術(shù)問題的一部分進(jìn)行考慮是允許和充分的(這是必須滿足的約束條件)。然而,KIPO 的方法是將權(quán)利要求作為一個(gè)整體來考慮,無論權(quán)利要求中公開的特征是否有助于發(fā)明的技術(shù)特征。韓國沒有判例法在評估創(chuàng)造性時(shí)區(qū)分技術(shù)特征和非技術(shù)特征。
此外,根據(jù)韓國知識產(chǎn)權(quán)局的審查指南,權(quán)利要求中描述的所有特征都需要與現(xiàn)有技術(shù)中的特征進(jìn)行比較。換言之,在 KIPO 中,缺乏創(chuàng)造性是通過將權(quán)利要求中描述的所有特征與最接近的現(xiàn)有技術(shù)中的特征進(jìn)行比較來確定的。因此,很難將通用計(jì)算機(jī)用作現(xiàn)有技術(shù)。
EPO 案例 2(“代理提議”)反映了這種差異:在應(yīng)用EPO 方法時(shí),發(fā)現(xiàn)要求保護(hù)的主題缺乏創(chuàng)造性。然而,當(dāng)應(yīng)用KIPO的整體方法考慮權(quán)利要求中的所有(技術(shù)的和非技術(shù)的)特征時(shí),在其評估中,可以承認(rèn)創(chuàng)造性。
盡管 EPO 和 KIPO 采取了不同的方法,但兩個(gè)主管局采用的各自標(biāo)準(zhǔn)之間存在一些顯著的相似之處。如上所述,當(dāng)KIPO 審查是否存在 KPA 第 2 條的(1)所指的發(fā)明時(shí),它會評估與軟件相關(guān)發(fā)明是否基于對另一設(shè)備的控制或?qū)ο蟮募夹g(shù)性質(zhì)來處理信息。同樣,在EPO,為技術(shù)目的進(jìn)行的信息處理對要求保護(hù)的發(fā)明的技術(shù)性做出了貢獻(xiàn)。一個(gè)例子是數(shù)學(xué)方法,當(dāng)孤立地看待時(shí),它被排除在可專利性之外,但它在應(yīng)用于技術(shù)目的時(shí)會做出技術(shù)貢獻(xiàn),例如語音識別或技術(shù)設(shè)備的控制。請注意,只有當(dāng)權(quán)利要求在功能上被技術(shù)目的所限制時(shí),才有可能做出這樣的技術(shù)貢獻(xiàn)。(另見EPO審查指南,G-II,3.3中關(guān)于數(shù)學(xué)方法的內(nèi)容,特別是在“Technical applications(技術(shù)應(yīng)用)”標(biāo)題下給出的技術(shù)目的示例列表。)
與 KIPO 方法的(可選的)第三步類似,即通過使用硬件具體實(shí)施的軟件的信息處理,EPO 認(rèn)識到,作為對不同技術(shù)實(shí)現(xiàn)方式進(jìn)行選擇的結(jié)果的特征,其超過了僅僅實(shí)現(xiàn)了自動化的非技術(shù)性的方法步驟的技術(shù)水平,并有助于發(fā)明的技術(shù)性,因此在評估創(chuàng)造性時(shí)必須適當(dāng)考慮。根據(jù)KIPO的方法,特定信息的計(jì)算或處理必須通過特定手段或特定過程來實(shí)現(xiàn),該特定手段或特定過程中軟件和硬件根據(jù)要求保護(hù)的主題的使用目的進(jìn)行協(xié)作。根據(jù)KIPO的做法,原則上,特定信息的計(jì)算或處理需要通過硬件和軟件的配合來實(shí)現(xiàn),但該硬件并不限于任何特定的信息處理設(shè)備。該硬件也可以是通用計(jì)算機(jī)。特別是,如果計(jì)算機(jī)能夠進(jìn)行特定信息的計(jì)算或處理,則可以將其視為足以解決問題的特定信息處理設(shè)備。關(guān)鍵是問題不僅可以通過使用硬件來解決,還可以通過在通用計(jì)算機(jī)上實(shí)現(xiàn)的軟件功能來解決。因此,如果權(quán)利要求中具體描述了軟件和硬件之間的合作,或者本領(lǐng)域技術(shù)人員可以清楚地理解基于這種合作的關(guān)系,KIPO 承認(rèn)該主題為發(fā)明。
一旦 KIPO 和 EPO 確定一項(xiàng)發(fā)明沒有被排除在可專利性之外,兩個(gè)局就會開始審查新穎性和創(chuàng)造性。值得注意的是,在 KIPO,一旦承認(rèn)該發(fā)明是KPA 第 2 條的(1)所指的發(fā)明,其中的技術(shù)特征和非技術(shù)特征之間沒有區(qū)別。因此,在評估創(chuàng)造性時(shí)將考慮所有特征。如上所述,EPO的方法可能會產(chǎn)生不同的結(jié)果,因?yàn)樗圆煌姆绞娇创切]有對技術(shù)性做出貢獻(xiàn)(從而帶來技術(shù)效果)的非技術(shù)特征。
總而言之,KIPO 確定所要保護(hù)的主題是否不被排除在可專利性之外的要求比 EPO 的要求更難滿足,因?yàn)?EPO 遵循“任何技術(shù)手段法”,這通常不會給申請人帶來沉重的負(fù)擔(dān)。關(guān)于創(chuàng)造性,EPO 區(qū)分技術(shù)特征和非技術(shù)特征,而KIPO 不區(qū)分,結(jié)果是 EPO 認(rèn)為要求保護(hù)的發(fā)明更容易是顯而易見的(不具備創(chuàng)造性)。
對于涉及商業(yè)方法自動化或其他通常由人類進(jìn)行的非技術(shù)活動的自動化或虛擬化的發(fā)明,KIPO 和 EPO 的審查做法是相似的。兩個(gè)局都不承認(rèn)直接實(shí)施這類發(fā)明的方案的創(chuàng)造性,認(rèn)為這是本領(lǐng)域技術(shù)人員的常規(guī)技術(shù)手段。在這種情況下,KIPO 可以通過明確表示本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠根據(jù)所引用的提供了商業(yè)方法的現(xiàn)有技術(shù)實(shí)現(xiàn)該商業(yè)方法的自動化,以將駁回的原因通知申請人。在EPO,甚至可能沒有必要以文件證據(jù)的形式引用與計(jì)算機(jī)實(shí)施的商業(yè)方法有關(guān)的現(xiàn)有技術(shù),因?yàn)樯虡I(yè)方法本身無助于要求保護(hù)的發(fā)明的技術(shù)性,因此這類發(fā)明對現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)教導(dǎo)不過是通用計(jì)算機(jī)而已。但是,應(yīng)該指出的是,鼓勵 EPO 的審查員對要求保護(hù)的發(fā)明的盡可能多的特征進(jìn)行檢索,并且在任何情況下,檢索都應(yīng)涵蓋被發(fā)現(xiàn)有助于技術(shù)性的所有特征。兩個(gè)局之間的另一個(gè)顯著的相似之處是物理具現(xiàn)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)不排除在可專利性之外。然而,在EPO,只有“功能性數(shù)據(jù)”才能對技術(shù)性和創(chuàng)造性做出貢獻(xiàn)。為了確定功能性數(shù)據(jù)的存在,審查員需要檢查所要求保護(hù)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)是否固有地包含或反映系統(tǒng)的技術(shù)特征,或者包含或反映構(gòu)成技術(shù)效果的基礎(chǔ)的相應(yīng)方法的步驟。例如,用于圖像檢索系統(tǒng)的記錄載體將編碼圖像與根據(jù)行號和地址定義的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)一起存儲,這些數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)指示系統(tǒng)如何解碼和訪問來自該記錄載體的圖像。該數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)被確定為功能性數(shù)據(jù),因?yàn)槠涔逃械匕▓D像檢索系統(tǒng)即記錄載體,和該記錄載體在其中操作的用于從中檢索圖像的讀取設(shè)備的技術(shù)特征。因此,它對記錄載體的技術(shù)性做出了貢獻(xiàn),而存儲的圖片(例如人物或風(fēng)景的照片)中的認(rèn)知性內(nèi)容則沒有(做出這類貢獻(xiàn))。此外,數(shù)據(jù)必須被物理地具現(xiàn),即它必須具現(xiàn)在介質(zhì)上或具現(xiàn)為電磁載波。這種方法與 KIPO 對“結(jié)構(gòu)性數(shù)據(jù)”的處理非常相似。如果主題僅以所提供信息的內(nèi)容為特征,則在 KIPO 中不承認(rèn)其為發(fā)明。KIPO 接受的計(jì)算機(jī)相關(guān)的發(fā)明不是數(shù)據(jù)本身,而是“記錄有結(jié)構(gòu)性數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)”,它在結(jié)構(gòu)上顯示了計(jì)算機(jī)的功能。即使在這種情況下,僅顯示特定字符的數(shù)據(jù),如機(jī)器操作手冊、以錄制音樂為特征的CD等,也只是信息的呈現(xiàn),因此該主題不構(gòu)成發(fā)明。因此,需要注意的是,數(shù)據(jù)的可專利性是根據(jù)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)是否存儲在計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)上以及數(shù)據(jù)是否能夠使計(jì)算機(jī)執(zhí)行特定功能來評估的。
若要對于EPO向申請人提出一些指導(dǎo)性建議,可以建議申請人不要依賴權(quán)利要求中的那些無助于產(chǎn)生技術(shù)效果的特征來支持創(chuàng)造性(見 T 641/00)。在 EPO 案例 2(“代理提議”)和 EPO 案例 5(“訓(xùn)練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”)中,T 641/00 中規(guī)定的原則導(dǎo)致認(rèn)定缺乏創(chuàng)造性,而KIPO 卻承認(rèn)了這些案例的創(chuàng)造性。因此也可以說,EPO 的申請人應(yīng)該在說明書和/或從屬權(quán)利要求中包含足夠的技術(shù)細(xì)節(jié)作為后備方案,以便(在審查修改中)可以將附加特征添加到權(quán)利要求中,以此結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)和 權(quán)利要求的非技術(shù)特征,為申請的創(chuàng)造性提供支持(EPO 審查指南 G-VII,5.4)。
建議打算向 KIPO 提交計(jì)算機(jī)相關(guān)的發(fā)明的申請人在權(quán)利要求中明確披露硬件資源(例如計(jì)算機(jī)、服務(wù)器等),以滿足主題的可專利性標(biāo)準(zhǔn)。這是通過 KIPO 的可專利性測試的第三步所必需的。否則,由于該主題不屬于“利用硬件資源具體實(shí)現(xiàn)軟件的信息處理”的情形,KIPO可以以該主題不構(gòu)成發(fā)明或權(quán)利要求沒有具體描述為由駁回該專利申請。
此外,由于KIPO在評估創(chuàng)造性時(shí)考慮了權(quán)利要求中公開的所有特征,包括非技術(shù)特征(與EPO的審查實(shí)踐相反),建議申請人進(jìn)一步具體描述權(quán)利要求的技術(shù)方案,特別要關(guān)注可以支持創(chuàng)造性的特征,然后(基于該特征)充分添加其他相關(guān)特征,一直到呈現(xiàn)發(fā)明的獨(dú)特性。然而,即使在這種情況下,正如在商業(yè)方法發(fā)明的案例中所述的,因?yàn)楸娝苤纳虡I(yè)方法或步驟的非技術(shù)特征可以被眾所周知和普遍使用的現(xiàn)有技術(shù)或系統(tǒng)化技術(shù)等否定 ,更可取的是添加具有技術(shù)性的特征。
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來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:EPO與KIPO聯(lián)合發(fā)布
翻譯:楊凱詔 廣東三環(huán)匯華律師事務(wù)所
編輯:IPRdaily王穎 校對:IPRdaily縱橫君
注:原文鏈接:針對計(jì)算機(jī)實(shí)施的發(fā)明或軟件相關(guān)發(fā)明審查實(shí)踐的比較(點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文)
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