針對計算機實施的發(fā)明或軟件相關發(fā)明審查實踐的比較

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：EPO與KIPO聯(lián)合發(fā)布

翻譯：楊凱詔廣東三環(huán)匯華律師事務所

原標題：全球專利浪潮-質譜技術與醫(yī)學檢驗領域的碰撞

當比較EPO和KIPO的兩種方法時，很明顯，這兩個主管局都采用不同的標準來審查一項發(fā)明的可專利性。值得注意的是，KIPO在評估要求保護的主題是否構成一項發(fā)明時，會在盡可能早的階段評估一項發(fā)明的技術性，而 EPO主要在評估創(chuàng)造性時評估技術性。

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※ 本文摘錄于作者翻譯的報告中

一般來說，EPO和KIPO都允許軟件相關發(fā)明得到授權。EPO和KIPO所適用的法律對獲得軟件相關發(fā)明、CII的專利權提出了類似的實質性要求。在這兩個司法管轄區(qū)，有兩個要求特別相關，即，一方面要求要求保護的發(fā)明不得被排除在可專利性之外，另一方面要求要求保護的主題必須具有新穎性和非顯而易見性（或等效地，具有創(chuàng)造性）。

EPC沒有對術語“發(fā)明”和“技術”給出積極的定義。但是，具有技術性是EPC第52條意義上的發(fā)明的隱含要求。由于一項發(fā)明只有在涉及EPC第52條的(2)所列項目時才會被排除在可專利性之外，因此EPO遵循“任何技術手段法”；因此，要求有技術手段（例如計算機、網(wǎng)絡或互聯(lián)網(wǎng)）才能實施的方法的權利要求被視為EPC第52條含義內(nèi)的“發(fā)明”。同樣，設備總是被視為“發(fā)明”，因為根據(jù)定義，它們需要某種形式的技術手段。針對計算機程序的權利要求僅通過存在進一步的技術效果，即超出計算機硬件和軟件之間正常物理交互的效果，例如計算機中的電流循環(huán)，才能避免被排除在可專利性之外。作為“任何技術手段法”的進一步結果，要求保護的主題是否是一項發(fā)明并不考慮權利要求是否除任何技術手段外還包括有非技術特征。“任何技術手段法”是EPO上訴委員會的判例法演變的結果，隨著時間的推移，該判例法移動了發(fā)明被視為排除主題的界限。實際上，這些界限的移動使得定義原則上可授予專利且不被EPC第52條(2)和(3)排除在外的發(fā)明變得更容易。然而，與此同時，滿足非顯而易見性的要求變得更加困難，因為過去在評估要求保護的主題是否被排除在可專利性之外時發(fā)揮作用的標準現(xiàn)在在評估創(chuàng)造性時發(fā)揮作用（CII的整體可專利性門檻基本保持不變）。圖2說明了EPO的兩步法，第一步應用“任何技術手段法”來評估要求保護的主題是否被排除在可專利性之外，第二步應用“問題解決法”評估新穎性和創(chuàng)造性。

針對計算機實施的發(fā)明或軟件相關發(fā)明審查實踐的比較

與 EPC 對“發(fā)明”一詞沒有任何定義相比，KPA 第 2 條的（1）將發(fā)明定義為“利用自然規(guī)律的高度的技術思想創(chuàng)造”。由于對發(fā)明構成的這種積極定義，KIPO 審查所要求保護的軟件相關發(fā)明是否滿足該定義的方式比 EPO 更為復雜。實質上，軟件相關發(fā)明是否屬于第 2 條第 (1) 款意義上的發(fā)明，是由KIPO通過對權利要求作為一個整體進行綜合考慮來評估的。

第一步，如果整個權利要求不使用自然規(guī)律，則它不是 KPA 第2條的(1) 含義內(nèi)的發(fā)明。KIPO 對權利要求作為一個整體的評估不同于歐洲專利局采用的“任何技術手段法”，根據(jù)KIPO 的評估方法，即使要求保護的主題的重點在非技術方面（例如計算機實施的商業(yè)方法）。

第二步，KIPO 審查要求保護的主題是否是利用自然規(guī)律的技術思想創(chuàng)造。例如，當軟件相關發(fā)明處理基于另一個設備的控制或基于對象的技術性質的信息時，該發(fā)明被認可為是利用自然規(guī)律的技術思想創(chuàng)造。與第一步一樣，決定信息處理是否基于技術性質涉及對要求保護的發(fā)明進行整體評估，即要求保護的發(fā)明的重點是否在于技術性而非非技術性的信息處理。如果第二步的結果是肯定的，KIPO 將繼續(xù)審查新穎性和創(chuàng)造性。

第三步，即使一項發(fā)明創(chuàng)造在第二步中未被承認（是利用自然規(guī)律的技術思想創(chuàng)造），只要權利要求定義了“使用硬件具體實現(xiàn)”的軟件信息處理（即，如果滿足“計算機軟件標準”），仍然可以認為它是KPA第2條(1) 含義內(nèi)的發(fā)明。

針對計算機實施的發(fā)明或軟件相關發(fā)明審查實踐的比較

當比較 EPO 和 KIPO 的兩種方法時，很明顯，這兩個主管局都采用不同的標準來審查一項發(fā)明的可專利性。值得注意的是，KIPO 在評估要求保護的主題是否構成一項發(fā)明時，會在盡可能早的階段評估一項發(fā)明的技術性，而 EPO主要在評估創(chuàng)造性時評估技術性。

EPO審查創(chuàng)造性的方法只考慮那些有助于發(fā)明的技術性的特征。因此，一些孤立地看時是非技術性的，但在要求保護的發(fā)明的上下文中確實有助于產(chǎn)生服務于技術目的的技術效果的特征需要被考慮。然而，沒有做出技術貢獻的特征，可以作為“給予”本領域技術人員（進行參考）的部分，在確定客觀技術問題時予以考慮，這是特別的必須滿足的約束條件。EPO的評估方法的效果是有時會基于只不過公開了一臺簡單的通用計算機的現(xiàn)有技術，認定該發(fā)明缺乏創(chuàng)造性。在這里，一個典型的例子是在通用計算機上直接實現(xiàn)業(yè)務方法。在這個例子中，假設商業(yè)方法的步驟不會產(chǎn)生任何技術效果，那么在確定客觀技術問題時，將其所要保護的商業(yè)方法作為要解決的技術問題的一部分進行考慮是允許和充分的（這是必須滿足的約束條件）。然而，KIPO 的方法是將權利要求作為一個整體來考慮，無論權利要求中公開的特征是否有助于發(fā)明的技術特征。韓國沒有判例法在評估創(chuàng)造性時區(qū)分技術特征和非技術特征。

此外，根據(jù)韓國知識產(chǎn)權局的審查指南，權利要求中描述的所有特征都需要與現(xiàn)有技術中的特征進行比較。換言之，在 KIPO 中，缺乏創(chuàng)造性是通過將權利要求中描述的所有特征與最接近的現(xiàn)有技術中的特征進行比較來確定的。因此，很難將通用計算機用作現(xiàn)有技術。

EPO 案例 2（“代理提議”）反映了這種差異：在應用EPO 方法時，發(fā)現(xiàn)要求保護的主題缺乏創(chuàng)造性。然而，當應用KIPO的整體方法考慮權利要求中的所有（技術的和非技術的）特征時，在其評估中，可以承認創(chuàng)造性。

盡管 EPO 和 KIPO 采取了不同的方法，但兩個主管局采用的各自標準之間存在一些顯著的相似之處。如上所述，當KIPO 審查是否存在 KPA 第 2 條的(1)所指的發(fā)明時，它會評估與軟件相關發(fā)明是否基于對另一設備的控制或對象的技術性質來處理信息。同樣，在EPO，為技術目的進行的信息處理對要求保護的發(fā)明的技術性做出了貢獻。一個例子是數(shù)學方法，當孤立地看待時，它被排除在可專利性之外，但它在應用于技術目的時會做出技術貢獻，例如語音識別或技術設備的控制。請注意，只有當權利要求在功能上被技術目的所限制時，才有可能做出這樣的技術貢獻。（另見EPO審查指南，G-II，3.3中關于數(shù)學方法的內(nèi)容，特別是在“Technical applications（技術應用）”標題下給出的技術目的示例列表。）

與 KIPO 方法的（可選的）第三步類似，即通過使用硬件具體實施的軟件的信息處理，EPO 認識到，作為對不同技術實現(xiàn)方式進行選擇的結果的特征，其超過了僅僅實現(xiàn)了自動化的非技術性的方法步驟的技術水平，并有助于發(fā)明的技術性，因此在評估創(chuàng)造性時必須適當考慮。根據(jù)KIPO的方法，特定信息的計算或處理必須通過特定手段或特定過程來實現(xiàn)，該特定手段或特定過程中軟件和硬件根據(jù)要求保護的主題的使用目的進行協(xié)作。根據(jù)KIPO的做法，原則上，特定信息的計算或處理需要通過硬件和軟件的配合來實現(xiàn)，但該硬件并不限于任何特定的信息處理設備。該硬件也可以是通用計算機。特別是，如果計算機能夠進行特定信息的計算或處理，則可以將其視為足以解決問題的特定信息處理設備。關鍵是問題不僅可以通過使用硬件來解決，還可以通過在通用計算機上實現(xiàn)的軟件功能來解決。因此，如果權利要求中具體描述了軟件和硬件之間的合作，或者本領域技術人員可以清楚地理解基于這種合作的關系，KIPO 承認該主題為發(fā)明。

一旦 KIPO 和 EPO 確定一項發(fā)明沒有被排除在可專利性之外，兩個局就會開始審查新穎性和創(chuàng)造性。值得注意的是，在 KIPO，一旦承認該發(fā)明是KPA 第 2 條的(1)所指的發(fā)明，其中的技術特征和非技術特征之間沒有區(qū)別。因此，在評估創(chuàng)造性時將考慮所有特征。如上所述，EPO的方法可能會產(chǎn)生不同的結果，因為它以不同的方式看待那些沒有對技術性做出貢獻（從而帶來技術效果）的非技術特征。

總而言之，KIPO 確定所要保護的主題是否不被排除在可專利性之外的要求比 EPO 的要求更難滿足，因為 EPO 遵循“任何技術手段法”，這通常不會給申請人帶來沉重的負擔。關于創(chuàng)造性，EPO 區(qū)分技術特征和非技術特征，而KIPO 不區(qū)分，結果是 EPO 認為要求保護的發(fā)明更容易是顯而易見的（不具備創(chuàng)造性）。

對于涉及商業(yè)方法自動化或其他通常由人類進行的非技術活動的自動化或虛擬化的發(fā)明，KIPO 和 EPO 的審查做法是相似的。兩個局都不承認直接實施這類發(fā)明的方案的創(chuàng)造性，認為這是本領域技術人員的常規(guī)技術手段。在這種情況下，KIPO 可以通過明確表示本領域技術人員能夠根據(jù)所引用的提供了商業(yè)方法的現(xiàn)有技術實現(xiàn)該商業(yè)方法的自動化，以將駁回的原因通知申請人。在EPO，甚至可能沒有必要以文件證據(jù)的形式引用與計算機實施的商業(yè)方法有關的現(xiàn)有技術，因為商業(yè)方法本身無助于要求保護的發(fā)明的技術性，因此這類發(fā)明對現(xiàn)有技術的技術教導不過是通用計算機而已。但是，應該指出的是，鼓勵 EPO 的審查員對要求保護的發(fā)明的盡可能多的特征進行檢索，并且在任何情況下，檢索都應涵蓋被發(fā)現(xiàn)有助于技術性的所有特征。兩個局之間的另一個顯著的相似之處是物理具現(xiàn)的數(shù)據(jù)結構不排除在可專利性之外。然而，在EPO，只有“功能性數(shù)據(jù)”才能對技術性和創(chuàng)造性做出貢獻。為了確定功能性數(shù)據(jù)的存在，審查員需要檢查所要求保護的數(shù)據(jù)結構是否固有地包含或反映系統(tǒng)的技術特征，或者包含或反映構成技術效果的基礎的相應方法的步驟。例如，用于圖像檢索系統(tǒng)的記錄載體將編碼圖像與根據(jù)行號和地址定義的數(shù)據(jù)結構一起存儲，這些數(shù)據(jù)結構指示系統(tǒng)如何解碼和訪問來自該記錄載體的圖像。該數(shù)據(jù)結構被確定為功能性數(shù)據(jù)，因為其固有地包括圖像檢索系統(tǒng)即記錄載體，和該記錄載體在其中操作的用于從中檢索圖像的讀取設備的技術特征。因此，它對記錄載體的技術性做出了貢獻，而存儲的圖片（例如人物或風景的照片）中的認知性內(nèi)容則沒有（做出這類貢獻）。此外，數(shù)據(jù)必須被物理地具現(xiàn)，即它必須具現(xiàn)在介質上或具現(xiàn)為電磁載波。這種方法與 KIPO 對“結構性數(shù)據(jù)”的處理非常相似。如果主題僅以所提供信息的內(nèi)容為特征，則在 KIPO 中不承認其為發(fā)明。KIPO 接受的計算機相關的發(fā)明不是數(shù)據(jù)本身，而是“記錄有結構性數(shù)據(jù)的計算機可讀介質”，它在結構上顯示了計算機的功能。即使在這種情況下，僅顯示特定字符的數(shù)據(jù)，如機器操作手冊、以錄制音樂為特征的CD等，也只是信息的呈現(xiàn)，因此該主題不構成發(fā)明。因此，需要注意的是，數(shù)據(jù)的可專利性是根據(jù)數(shù)據(jù)結構是否存儲在計算機可讀介質上以及數(shù)據(jù)是否能夠使計算機執(zhí)行特定功能來評估的。

若要對于EPO向申請人提出一些指導性建議，可以建議申請人不要依賴權利要求中的那些無助于產(chǎn)生技術效果的特征來支持創(chuàng)造性（見 T 641/00）。在 EPO 案例 2（“代理提議”）和 EPO 案例 5（“訓練神經(jīng)網(wǎng)絡”）中，T 641/00 中規(guī)定的原則導致認定缺乏創(chuàng)造性，而KIPO 卻承認了這些案例的創(chuàng)造性。因此也可以說，EPO 的申請人應該在說明書和/或從屬權利要求中包含足夠的技術細節(jié)作為后備方案，以便（在審查修改中）可以將附加特征添加到權利要求中，以此結合現(xiàn)有技術和權利要求的非技術特征，為申請的創(chuàng)造性提供支持（EPO 審查指南 G-VII，5.4）。

建議打算向 KIPO 提交計算機相關的發(fā)明的申請人在權利要求中明確披露硬件資源（例如計算機、服務器等），以滿足主題的可專利性標準。這是通過 KIPO 的可專利性測試的第三步所必需的。否則，由于該主題不屬于“利用硬件資源具體實現(xiàn)軟件的信息處理”的情形，KIPO可以以該主題不構成發(fā)明或權利要求沒有具體描述為由駁回該專利申請。

此外，由于KIPO在評估創(chuàng)造性時考慮了權利要求中公開的所有特征，包括非技術特征（與EPO的審查實踐相反），建議申請人進一步具體描述權利要求的技術方案，特別要關注可以支持創(chuàng)造性的特征，然后（基于該特征）充分添加其他相關特征，一直到呈現(xiàn)發(fā)明的獨特性。然而，即使在這種情況下，正如在商業(yè)方法發(fā)明的案例中所述的，因為眾所周知的商業(yè)方法或步驟的非技術特征可以被眾所周知和普遍使用的現(xiàn)有技術或系統(tǒng)化技術等否定，更可取的是添加具有技術性的特征。

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：EPO與KIPO聯(lián)合發(fā)布

翻譯：楊凱詔廣東三環(huán)匯華律師事務所

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

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