詳解美國專利權(quán)有效性的審查程序

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：張曄華

原標(biāo)題：如何挑戰(zhàn)美國專利權(quán)的有效性

美國不僅允許當(dāng)事人在民事訴訟中挑戰(zhàn)專利權(quán)的有效性，而且還可以通過其他多種非訴訟程序?qū)彶閷＠挠行?。具體來說，除民事訴訟程序外，第三方（專利權(quán)挑戰(zhàn)者）可以通過授權(quán)前的第三人意見提交、派生程序、單方再審等不同的程序在USPTO質(zhì)疑專利權(quán)的有效性。本文將從幾個(gè)方面深度解讀這些程序的特點(diǎn)，幫助第三方進(jìn)行決策。

眾所周知，專利權(quán)人可以通過美國專利商標(biāo)局（USPTO）的再頒（Reissue）、專利訂正（Certificate of Correction）、聲明（Disclaimer）、補(bǔ)充審查（Supplemental Examination）、單方再審（Ex Parte Reexamination）等程序修改和完善其專利的權(quán)利要求，提高專利權(quán)穩(wěn)定性。與此同時(shí)，美國不僅允許當(dāng)事人在民事訴訟中挑戰(zhàn)專利權(quán)的有效性，而且還可以通過其他多種非訴訟程序審查專利的有效性。具體來說，除民事訴訟程序外，第三方（專利權(quán)挑戰(zhàn)者）可以通過以下不同的程序在USPTO質(zhì)疑專利權(quán)的有效性：

1.授權(quán)前的第三人意見提交（Third-Party Pre-issuance Submissions，2012年9月16日生效）

35 U.S.C. § 122 (e) 允許任何第三方在未決的美國專利申請(qǐng)中提交現(xiàn)有技術(shù)參考文件以供審查員考慮，其主要目的是鼓勵(lì)公眾提交相關(guān)文件以加強(qiáng)專利申請(qǐng)質(zhì)量。

2.派生程序（Derivation Proceeding，2013 年 3 月 15 日之后生效，取代原抵觸審查程序interference proceeding）

根據(jù)35 U.S.C. § 135，專利審判及上訴委員會(huì)（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）依申請(qǐng)人的請(qǐng)求，可通過派生程序以確定 (i) 在先申請(qǐng)中指定的發(fā)明人是否從申請(qǐng)人的專利申請(qǐng)中指定的發(fā)明人那里衍生出其要求保護(hù)的發(fā)明，以及 (ii) 要求保護(hù)該發(fā)明的在先申請(qǐng)是在未獲得授權(quán)的情況下提交的。簡單的講，派生程序主要是用來確定專利權(quán)/專利申請(qǐng)權(quán)的歸屬問題（Inventorship）。

3.單方再審(Ex Parte Reexamination)

任何人（包括專利權(quán)人、第三方或USPTO負(fù)責(zé)人）均可向USPTO請(qǐng)求對(duì)還在有效期內(nèi)的專利進(jìn)行單方再審，重新考慮已授權(quán)專利中權(quán)利要求的可專利性，但“Ex Parte”意味著一旦提起，第三方再無權(quán)扮演任何角色，審查過程中將只涉及專利權(quán)人和審查員。單方再審是由USPTO的一個(gè)特殊部門內(nèi)的三名經(jīng)驗(yàn)豐富的審查員組成的小組進(jìn)行的，而不是通常審查專利的單一審查員。

4.授權(quán)后重審（Post-Grant Review, ‘PGR’）

專利頒布/再頒（issuance/reissuance）9個(gè)月內(nèi)，第三方（非專利權(quán)所有人）可以提出申請(qǐng)，請(qǐng)求PTAB對(duì)專利中的一項(xiàng)或多項(xiàng)權(quán)利要求的可專利性進(jìn)行重審，PTAB 可以基于不合格的主題、缺乏實(shí)用性、缺乏新穎性、顯而易見性、缺乏書面描述或雙重專利（即幾乎所有無效理由，除了基于公平判例的無效理由，例如不公平行為的指控）來挑戰(zhàn)專利有效性。

5.多方復(fù)審（Inter Partes Review, ‘IPR’, 2012年9月16日生效，取代原先的Inter Partes Reexamination）

由第三方提出申請(qǐng)（非專利權(quán)所有人），請(qǐng)求PTAB對(duì)于專利中的一項(xiàng)或多項(xiàng)權(quán)利要求的可專利性進(jìn)行重審，且理由僅限于新穎性和顯而易見性。IPR提出的時(shí)間可以在PGR終止后，若無PGR提出，則在專利頒布/再頒（issuance/reissuance）9個(gè)月后。

6.涵蓋商業(yè)方法的過渡性審查（Covered Business Method Review, ‘CBM’, 過渡期限是2012年9月16日至2020年9月15日）

雖然僅限于金融產(chǎn)品或服務(wù)領(lǐng)域，CBM與其他復(fù)審程序相比，具有明顯的程序優(yōu)勢(shì)性。在某些情況下，CBM 審查可能更可取，因?yàn)镃BM 審查可以在與 PGR 相同的廣泛理由上質(zhì)疑專利權(quán)，且 CBM 程序的禁止反言條款更為有限。設(shè)置CBM 過渡性審查的最初目的是為了抵御所謂的專利流氓，PTAB對(duì)于何為“涵蓋的商業(yè)方法”專利的問題上采用了非常廣泛的定義，允許審查與金融產(chǎn)品或服務(wù)只有微弱聯(lián)系的專利，導(dǎo)致早期的CBM審查申請(qǐng)非常強(qiáng)大，從 2013 年到 2015 年每年有一百多份CBM審查。后來隨著聯(lián)邦法院逐漸對(duì)這種寬泛解釋采取不同態(tài)度，CBM申請(qǐng)的數(shù)量急劇下降, 并于2020年9月截止。CBM 審查計(jì)劃曾經(jīng)一直是被指控侵犯低質(zhì)量商業(yè)方法專利的公司的有效工具。絕大多數(shù)經(jīng)過審查的專利都發(fā)現(xiàn)其部分或全部專利權(quán)利要求無效。

上述幾種程序各有特點(diǎn)，第三方挑戰(zhàn)者要最大化的利用這些程序的好處，首先需要弄清楚每個(gè)程序的常規(guī)要求、時(shí)間和金錢成本、成功的可能性和后果，以及其與正在進(jìn)行的或?qū)⒁l(fā)生的專利訴訟之間的相互作用及影響，之后才可能做出正確的決策。本文將從前述幾個(gè)方面深度解讀這些程序的特點(diǎn)，幫助第三方進(jìn)行決策。

I. 各個(gè)審查程序的常規(guī)化要求

首先，下表詳細(xì)流出了各個(gè)程序的常規(guī)化要求，這是做出決策需要的最起碼常識(shí)。

詳解美國專利權(quán)有效性的審查程序

II.如何選擇適合的審查程序

上篇表中，授權(quán)后重審（Post-Grant Review, ‘PGR’），多方復(fù)審（Inter Partes Review，‘IPR’) 和涵蓋商業(yè)方法的審查（Covered Business Method Review, ‘CBM’）首次在 2012 年的美國發(fā)明法案 (AIA) 中引入的新的復(fù)審程序。第三人意見提交（Third-Party Pre-issuance Submissions）和單方再審(Ex Parte Reexamination)是由USPTO審查員進(jìn)行審理，其余是由PTAB的審查小組進(jìn)行審理。除和單方再審(Ex Parte Reexamination) 允許專利權(quán)人也提起外，其他都只能由第三人提起。

1.授權(quán)前的第三人意見提交（Third-Party Pre-issuance Submissions）

授權(quán)前的第三方意見提交有些類似我國專利審查中的公眾意見，是所有程序中成本最低的一種方法，且允許匿名提交使得第三方可以對(duì)商業(yè)合作方等敏感對(duì)象的專利進(jìn)行質(zhì)疑。但實(shí)踐中，這種方式并沒有被大量采用，其原因主要在于：

1）提交第三方授權(quán)前意見的窗口期非常短，所以需要第三方對(duì)專利權(quán)人的專利進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和研究，否則就很容易錯(cuò)過時(shí)機(jī)。

2）第三方對(duì)于該程序的可控性非常差，這恐怕是最主要的原因。具體來說：

首先，提出授權(quán)前第三方意見提交的申請(qǐng)人雖然必須在申請(qǐng)中描述現(xiàn)有技術(shù)與專利申請(qǐng)的相關(guān)性，但這種描述僅限于事實(shí)陳述，以及現(xiàn)有技術(shù)與申請(qǐng)中的權(quán)利要求的關(guān)聯(lián)性陳述，但不得包括第三方反對(duì)可專利性的任何論證或結(jié)論。包含這種實(shí)際論證的申請(qǐng)將會(huì)因?yàn)樵u(píng)論不當(dāng)而被拒絕接受。

其次，第三方提交申請(qǐng)后就無法再參與到該專利的審查程序中，只剩下專利申請(qǐng)人和審查員對(duì)案件的信息進(jìn)行討論。專利申請(qǐng)人可以在整個(gè)審查過程中提出論據(jù)以克服提交的參考資料造成的挑戰(zhàn)，申請(qǐng)人還可以在沒有第三方參與的情況下解決其他潛在的專利性問題，并不受限制的修改權(quán)利要求（可以對(duì)比的是：雖然允許，但PRTB在專利授權(quán)后的復(fù)審程序中并不允許隨意對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行修改，限制較多；而在聯(lián)邦地區(qū)法院級(jí)別的訴訟期間，是不允許修改權(quán)利要求的）。

最后，若審查員沒有在OA中引用對(duì)比文件，第三方將無法知道他們提交的參考文獻(xiàn)是否被審查員考慮過。若審查員已經(jīng)考慮過該文獻(xiàn)但沒有導(dǎo)致未決專利申請(qǐng)的范圍被無效或縮小，盡管沒有禁止反言的規(guī)定可以阻止第三方在后續(xù)其他程序中使用相同的參考文獻(xiàn)，但將會(huì)對(duì)第三方以后使用相同的對(duì)比文件增加很大難度，因?yàn)閷＠暾?qǐng)人要么修改了權(quán)利要求，要么成功地針對(duì)對(duì)比文件進(jìn)行了辯駁。

因此，在提交參考文獻(xiàn)之前，第三方應(yīng)仔細(xì)考慮該程序的局限性和風(fēng)險(xiǎn)，一旦掌握不好，非但不能達(dá)到無效專利權(quán)利要求的目的，反而會(huì)不經(jīng)意的強(qiáng)化專利權(quán)的有效性。當(dāng)然如果第三方在產(chǎn)品設(shè)計(jì)中遇到障礙專利，并具有極大的把握確保其參考文獻(xiàn)能夠無效或者縮小專利的保護(hù)范圍，則可以在規(guī)避設(shè)計(jì)前采用此種方式快速有效的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，畢竟產(chǎn)品研發(fā)一般情況下都無法等待一場(chǎng)民事訴訟來檢驗(yàn)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)?！案鶕?jù)最近的統(tǒng)計(jì)分析，大約 40% 的授權(quán)前意見提交導(dǎo)致專利申請(qǐng)人要么縮小權(quán)利要求范圍，要么完全放棄申請(qǐng)。如果提交的文件包含權(quán)利要求對(duì)比表（claim chart），則該數(shù)字會(huì)躍升至 65%”[1]。當(dāng)然，這個(gè)數(shù)據(jù)不包括最初被拒絕接受的申請(qǐng)。

2.派生程序（Derivation Proceeding）

如上所述，派生程序主要是用來解決發(fā)明人身份（inventorship）的問題，基于這種特殊性，派生程序的使用率相對(duì)最低。常見的情況就是發(fā)明人將發(fā)明披露給第三方（例如制造商或其他研發(fā)測(cè)試機(jī)構(gòu)）之后，第三方將此提交專利申請(qǐng)，發(fā)明人發(fā)現(xiàn)后提交派生程序主張專利發(fā)明為自己所有。

專利派生程序?yàn)樘魬?zhàn)專利所有權(quán)提供了巨大的好處，除此外唯一的替代方案就是在地區(qū)法院提起類似的派生訴訟。USPTO的派生程序目前并沒有太多的案例，“根據(jù)美國專利商標(biāo)局 2017 年年度報(bào)告，在 2013 財(cái)年至 2017 財(cái)年期間，提交了 30 份派生申請(qǐng)。PTAB E2E上的美國專利商標(biāo)局網(wǎng)站列出了其中的15項(xiàng)。在這15項(xiàng)中，一項(xiàng)被批準(zhǔn)，四項(xiàng)正在等待立案決定，三項(xiàng)在立案決定之前終止，七項(xiàng)被最終拒絕”[2]。從目前PTAB的判決來看，總體來說絕大部分結(jié)果都對(duì)請(qǐng)求人不利，或者拒絕立案，或者認(rèn)為證據(jù)不足以證明在先申請(qǐng)是從請(qǐng)求人處獲得發(fā)明構(gòu)思。2018年3月被受理的Andersen v. GED[3]一案為挑戰(zhàn)者提供了一個(gè)學(xué)習(xí)范本以理解派生程序的證據(jù)要求。2019年3月該案做出最終對(duì)請(qǐng)求人不利的書面決定，PTAB認(rèn)為：要證明存在派生關(guān)系（derivation），請(qǐng)求人必須證明：( 1)對(duì)所挑戰(zhàn)的發(fā)明主題，自己較早構(gòu)思出來（prior conception of the challenged subject matter）；以及(2)曾經(jīng)將該構(gòu)思傳達(dá)（communicate）給先申請(qǐng)案的發(fā)明人。該構(gòu)思（conception）必須包含涉案發(fā)明的所有內(nèi)容，而且在程序中，發(fā)明人關(guān)于構(gòu)思與傳達(dá)的證詞，都必需有相關(guān)證據(jù)佐證。該證明標(biāo)準(zhǔn)算是比較嚴(yán)格的，因此，請(qǐng)求人必須批判性的審視自己的證據(jù)，是否能夠證明發(fā)生了派生關(guān)系，包括構(gòu)思“實(shí)質(zhì)相同相似”以及對(duì)構(gòu)思的“交流過程”，構(gòu)思和構(gòu)思的交流都必須得到證據(jù)的充分證實(shí)。倘若能證明成功，在某些情況下，PTAB可以更正發(fā)明專利案的發(fā)明人姓名，或者無效已經(jīng)提出申請(qǐng)案的權(quán)利要求項(xiàng)。除了上述救濟(jì)之外，請(qǐng)求人還要求使轉(zhuǎn)讓無效或不將被指控的在線專利視為針對(duì)請(qǐng)求人申請(qǐng)案的現(xiàn)有技術(shù)。

3.單方再審(Ex Parte Reexamination)

與 IPR和PGR一樣，單方復(fù)審是一種具有成本效益的挑戰(zhàn)可專利性的方案，但是和第三人意見提交一樣，單方再審存在重大的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樗皇且环N對(duì)抗性程序，申請(qǐng)人提出請(qǐng)求后，則不會(huì)再參與到單方再審程序中，而專利所有人可以修改權(quán)利要求、添加新權(quán)利要求并與專利審查員互動(dòng)。故挑戰(zhàn)者在決定是否使用該程序時(shí)必須仔細(xì)權(quán)衡這種風(fēng)險(xiǎn)。

此外，與上表中所有其他程序都不同，單方復(fù)審不僅適用于第三方挑戰(zhàn)者，專利所有人也可以考慮使用該程序來測(cè)試（或改進(jìn)）已頒布的專利。經(jīng)過單方復(fù)審后，專利在類似挑戰(zhàn)的法院程序中變得更加難以無效。希望主張其專利并因此預(yù)計(jì)將面臨無效挑戰(zhàn)的專利所有人可以選擇在任何訴訟之前啟動(dòng)單方面復(fù)審，以解決有關(guān)專利的任顯而易見性問題。

根據(jù)USPTO的官方數(shù)據(jù)（見下表）[4]，自 1981 年成立以來，約92% 的單方再審請(qǐng)求被接受。但在被批準(zhǔn)的單方再審中，只有大約13%被質(zhì)疑的權(quán)利要求被無效。可見，與IPR或PGR等新AIA程序相比，單方再審的被接受的幾率非常高，但可能由于受理案件的比率過高，導(dǎo)致單方再審的結(jié)果不盡理想，只有很小的比率的權(quán)利要求被無效掉。

詳解美國專利權(quán)有效性的審查程序

4.其他授權(quán)后復(fù)審程序（“AIA新程序”）

從第I節(jié)表中可以看出，授權(quán)后重審（PGR），多方復(fù)審（IPR) 和涵蓋商業(yè)方法的審查（CBM）這三者有著更多的相似性，CBM日前已經(jīng)終止，PGR的時(shí)間窗口相對(duì)較短，故IPR在申請(qǐng)數(shù)量上占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，根據(jù)USPTO的官方數(shù)據(jù)，從2012年到2019年，約93%的AIA新程序都是IPR復(fù)審程序（見下圖）[5]。

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A.復(fù)審請(qǐng)求被接受的概率及勝訴率

在提交 PGR、CBM 或 IPR 申請(qǐng)后，PTAB在3個(gè)月內(nèi)決定是否接受（decision of institution），復(fù)審請(qǐng)求被接受之后，程序正式啟動(dòng)并在12個(gè)月的法定期限內(nèi)審理完畢，做出最終書面決定（final written decision）。有正當(dāng)理由，可以延長6個(gè)月的時(shí)間。PGR、CBM 或 IPR 程序的一年期限是從申請(qǐng)被正式立案后開始計(jì)算的，而非申請(qǐng)?zhí)岢龅臅r(shí)間。PTAB是否立案的決定（the decision of institution）是不可以上訴的，但是被拒絕之后，請(qǐng)求人可以申請(qǐng)PTAB重新聽審（rehearing），但鮮少被接受。因?yàn)橹匦侣爩彽淖C明標(biāo)準(zhǔn)很高，必須證明PTAB之前的拒絕決定中存在“錯(cuò)誤理解或遺漏（misapprehended or overlooked）” 。

根據(jù)USPTO的官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)[6]，從2012年到2019年期間，總共有八千多項(xiàng)AIA新復(fù)審申請(qǐng)，涉及將近六千項(xiàng)專利，復(fù)審申請(qǐng)被PTAB立案的概率整體呈逐年下降的趨勢(shì)，從13年的87%降到2019年的63%（見下圖），以專利計(jì)算，則要更高些（見下圖）。

詳解美國專利權(quán)有效性的審查程序

根據(jù)USPTO的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)[7]，從2012年到2019年期間，復(fù)審申請(qǐng)涉及的專利權(quán)利要求約有97,710項(xiàng)，從復(fù)審的結(jié)果來看，有50,065項(xiàng)權(quán)利要求被PTAB接受申請(qǐng)進(jìn)行審查，在被接受審查的權(quán)利要求中，56%的權(quán)利要求在最終的書面決定中被宣告為無效（見下圖）。需要注意的是，2018年4月，在 SAS vs. Lancu一案[8]中，美國最高法院認(rèn)為，當(dāng)PTAB 決定啟動(dòng)復(fù)審程序后，必須對(duì)最初由請(qǐng)?jiān)溉烁鶕?jù) 35 USC§318(a) 提出質(zhì)疑的所有權(quán)利要求的可專利性做出書面決定。在最高法院對(duì) SAS 做出裁決之前，PTAB 可以選擇僅針對(duì)那些申請(qǐng)書中滿足提起復(fù)審請(qǐng)求門檻標(biāo)準(zhǔn)的受質(zhì)疑權(quán)利要求啟動(dòng)程序，并僅對(duì)已立案審查的的權(quán)利要求（instituted claims）作出最終書面決定。盡管SAS案涉及IPR程序，但其推理也應(yīng)適用于授權(quán)后審查 (PGR) 和涵蓋的商業(yè)方法審查 (CBM) 程序。

詳解美國專利權(quán)有效性的審查程序

由美國律師整理的一份數(shù)據(jù)調(diào)查報(bào)告[9]中，對(duì)2013年至2019年期間的AIA審查（IPR,PGR, CBM）進(jìn)行結(jié)果分析，可以看到30%的案件最終都和解，33%的案件做出最終書面裁決，而在這些裁決中，21%的案件最終被認(rèn)定為所涉權(quán)利要求全部無效，6%的權(quán)利要求被部分無效?？梢?，總體來說，復(fù)審結(jié)果是對(duì)請(qǐng)求人有利的。

詳解美國專利權(quán)有效性的審查程序

B.復(fù)審程序與法院訴訟的的相互作用

1.提起復(fù)審的合適時(shí)機(jī)

在被訴專利侵權(quán)后，涉嫌侵權(quán)人可以在USPTO提起相應(yīng)的復(fù)審程序。首先要檢查是否何種復(fù)審程序是可行的。其次，在訴訟中太早或者太晚提出復(fù)審都不是最好的選擇。如果太晚，法院訴訟程序已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段，法官會(huì)拒絕請(qǐng)求人提出的中止訴訟的請(qǐng)求，逕行做出其侵權(quán)判定，要知道專利權(quán)人是不希望復(fù)審的程序參與到專利侵權(quán)的訴訟中的。如果太早，法官還沒有要求專利權(quán)人確定其主張的權(quán)利要求，則在復(fù)審程序中如何確定質(zhì)疑的專利權(quán)利要求也會(huì)是個(gè)問題。最好的時(shí)間點(diǎn)是在侵權(quán)對(duì)比證據(jù)開示前爭(zhēng)取拿到專利權(quán)人在PTAB對(duì)權(quán)利要求有效性的答辯意見。此時(shí)，雙方還沒有來得及充分的討論涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品和權(quán)利要求之間的關(guān)系，專利權(quán)人就必須針對(duì)復(fù)審程序的對(duì)比文件闡明權(quán)利要求的保護(hù)范圍，有可能因此縮小權(quán)利要求的保護(hù)范圍，甚至其解釋有可能存在漏洞和矛盾之處而被涉嫌侵權(quán)人加以利用。

授權(quán)后的復(fù)審程序固然可以在專利侵權(quán)訴訟之前解決專利無效的問題，從而將無效和訴訟分開。但這種分裂未必一定是有益的，兩個(gè)程序的協(xié)調(diào)控制需要豐富的經(jīng)驗(yàn)，也伴隨著某種偶然性，尤其是對(duì)事態(tài)發(fā)展沒有預(yù)先的籌謀和控制的情況下。事實(shí)上，如果是在專利訴訟中伴隨的權(quán)利要求有效性爭(zhēng)議，當(dāng)事人可以針對(duì)具體案件中的爭(zhēng)議點(diǎn)的強(qiáng)弱和變化，以及證據(jù)的深入挖掘，隨時(shí)對(duì)權(quán)利要求的解釋以及訴訟策略做出權(quán)衡和調(diào)整，這一點(diǎn)是分裂兩個(gè)程序無法得到的優(yōu)勢(shì)。授權(quán)后復(fù)審程序的最常用案例，是在當(dāng)事人產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)且并未上市之前，為排除侵權(quán)可能性而確定相關(guān)專利的專利權(quán)范圍時(shí)使用。

2.中止訴訟的策略

如果請(qǐng)求人已提起民事訴訟來質(zhì)疑專利權(quán)利要求的有效性，則不允許再提起或維持復(fù)審程序。但這并不包括質(zhì)疑有效性的反訴（counterclaim）。因此，專利侵權(quán)訴訟中伴隨的對(duì)于權(quán)利要求有效性的爭(zhēng)議并不能阻止第三方在PTAB提出針對(duì)涉案專利的復(fù)審程序。在未決專利訴訟期間尋求 IPR 或 CBM 可以為被告提供額外的好處。如果法院因此準(zhǔn)予中止專利訴訟，則案件可能會(huì)被中止一年半或更長時(shí)間，尤其是復(fù)審最終書面決定被上訴后。在提交PGR或IPR復(fù)審請(qǐng)求后，請(qǐng)求人可以提交動(dòng)議，申請(qǐng)法院中止相關(guān)的侵權(quán)訴訟。與單方復(fù)審相比，法院更愿意接受在PGR 或IPR程序下暫停專利侵權(quán)訴訟的請(qǐng)求，但是法院不太可能基于對(duì)已提交或批準(zhǔn)的授權(quán)后審查的請(qǐng)求而暫停對(duì)初步禁令動(dòng)議（preliminary injunction）的審議。調(diào)查顯示，自 AIA 于 2012 年成立有爭(zhēng)議的訴訟程序以來，到 2019 年，地區(qū)法院暫緩申請(qǐng)的批準(zhǔn)率緩慢上升至所有提交（有爭(zhēng)議和無爭(zhēng)議）動(dòng)議的 74%[10]，如下表所示：

詳解美國專利權(quán)有效性的審查程序

（Note: AIA-contested proceeding—inter partes review, post-grant review, or covered business method review）

AIA曾明確規(guī)定CBM可以中止同時(shí)進(jìn)行的未決地方法院的訴訟的審查標(biāo)準(zhǔn)[11]：“(A) 中止或拒絕是否會(huì)簡化有關(guān)爭(zhēng)議問題并簡化審判；(B) 證據(jù)開示是否完成，審判日期是否已確定；(C) 中止或拒絕是否會(huì)過度損害非動(dòng)議方或?yàn)閯?dòng)議方帶來明顯的戰(zhàn)術(shù)優(yōu)勢(shì)；和(D) 中止或拒絕是否會(huì)減輕當(dāng)事人和法院的訴訟負(fù)擔(dān)?！?/p>

進(jìn)一步的，2020年5月，在Apple, Inc. v. Fintiv, Inc.案件中，PTAB 駁回了 IPR 立案申請(qǐng)，因?yàn)榈貐^(qū)法院訴訟（在德克薩斯州西區(qū)待決）已提前進(jìn)行，并且審判是在 PTAB 最終裁決到期之前進(jìn)行的。PTAB在本案中提出了“Fintive六因素”并據(jù)此駁回了請(qǐng)求人提出的IPR申請(qǐng)，“Fintiv 因素”[12]包括：

1)法院是否批準(zhǔn)了中止，或是否存在證據(jù)表明如果復(fù)審程序被接受則訴訟可能被中止；

2)法院的審判日期與PTAB預(yù)計(jì)的法定截止日期的接近程度；

3)法院和當(dāng)事人對(duì)同時(shí)進(jìn)行的訴訟程序的投入；

4)復(fù)審申請(qǐng)書和平行的訴訟程序中提出的問題之間存在的重疊；

5)平行訴訟程序中的被告人與復(fù)審申請(qǐng)人是否為同一當(dāng)事人；

6)影響PTAB行使自由裁量權(quán)的其他情況，包括案情。

雖有上訴基本原則，法院在是否決定中止具有自由裁量權(quán)。不同的法院和法官，在此問題上態(tài)度不同。特拉華州、德克薩斯州東區(qū)和加利福尼亞州北區(qū)的地區(qū)法院，2019年的中止率分別為70%、73%和89%[13]。對(duì)于挑戰(zhàn)者而言，了解不同司法管轄區(qū)的法官如何回應(yīng)暫停待決知識(shí)產(chǎn)權(quán)的動(dòng)議是決定向何處提交專利案件時(shí)要考慮的眾多因素之一。

3.禁反言效果

一方面，專利侵權(quán)訴訟的當(dāng)事人重在為侵權(quán)爭(zhēng)論權(quán)利要求的范圍，而不是為有效性爭(zhēng)論。對(duì)于專利權(quán)人而言，總希望在侵權(quán)訴訟中主張最廣泛的權(quán)利要求的保護(hù)范圍，而在USPTO審查程序中，卻經(jīng)常為了避免對(duì)比文件的影響做出較窄的范圍解釋。因此，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)充分注意復(fù)審程序的禁反言效果，復(fù)審程序中的審查記錄會(huì)對(duì)將來潛在的侵權(quán)訴訟具有約束力。在復(fù)審程序中，應(yīng)當(dāng)委托具有訴訟經(jīng)驗(yàn)的專利律師，充分預(yù)估這種風(fēng)險(xiǎn)性，權(quán)衡利弊。

另一方面，對(duì)于挑戰(zhàn)者而言，知識(shí)產(chǎn)權(quán)禁反言是最主要的風(fēng)險(xiǎn)。如果挑戰(zhàn)者在復(fù)審程序中不勝訴，他們可能會(huì)被禁止在隨后向美國專利商標(biāo)局、聯(lián)邦法院和美國國際貿(mào)易委員會(huì)提起的訴訟中提出在知識(shí)產(chǎn)權(quán)中提出或可能合理提出的理由。但是禁反言由PTAB 做出的復(fù)審程序的最終書面決定觸發(fā)的，而做出最終書面決定的僅是部分案件。因此，挑戰(zhàn)者在提出復(fù)審程序后，應(yīng)立即考慮將其在復(fù)審程序中的不可專利性理由納入地區(qū)法院無效爭(zhēng)論和專家報(bào)告中，以最大限度地提高這些理由在地區(qū)法院審判時(shí)被考慮的機(jī)會(huì)。事實(shí)上，當(dāng)事人和審查員在PTAB程序中的觀點(diǎn)，會(huì)影響法官對(duì)于專利的看法。

雖然 PGR 禁止反言條款的措辭與 IPR 禁止反言相同，但由于 PGR 和 IPR 的范圍不同，潛在的 PGR 禁止反言要廣泛得多。需要注意的是，禁反言僅限于專利和印刷出版物，不適用于產(chǎn)品和系統(tǒng)[14]。禁反言還會(huì)擴(kuò)展到真正的利益相關(guān)方（real parties in interest or those in privity with it），例如公司被收購后的主體也承擔(dān)同樣的禁止反言的義務(wù)。加入其他人的的復(fù)審程序的一方也會(huì)被禁止提出它本可以提出的論點(diǎn)，所以要慎重。

上述第I節(jié)表中，禁反言的范圍“提出或合理地可以提出（raised or reasonably could have raised）”其標(biāo)準(zhǔn)沒有統(tǒng)一解釋。雖AIA在35 U.S.C.§315(e)(2) 規(guī)定了其標(biāo)準(zhǔn)，但并非所有法院都同意該標(biāo)準(zhǔn)所包含的內(nèi)容。事實(shí)上法院對(duì)于“合理可以提出但是沒有提出的”的標(biāo)準(zhǔn)感到困惑，試圖用更加靈活和寬容的方式去解讀該標(biāo)準(zhǔn)。即便如此，在起草申請(qǐng)中的不可專利性理由時(shí)應(yīng)非常謹(jǐn)慎，以提供足夠的細(xì)節(jié)以包含基于現(xiàn)有技術(shù)的所有預(yù)期或顯而易見的論點(diǎn)，為 PTAB 提供立案的基礎(chǔ)。否則的話，隨意提出的論點(diǎn)和論據(jù)都可能被作為禁反言的基礎(chǔ)。

4.權(quán)利要求解釋的標(biāo)準(zhǔn)

以前，PTAB采用的權(quán)利要求解釋的標(biāo)準(zhǔn)與地區(qū)法院是不同的。PTAB采用“最廣泛的合理解釋”標(biāo)準(zhǔn)（BRI 標(biāo)準(zhǔn)），而地區(qū)法院采用的標(biāo)準(zhǔn)是“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在發(fā)明產(chǎn)生時(shí)的通常和習(xí)慣理解”（菲利普斯標(biāo)準(zhǔn)[15]）。因此，如果PTAB 程序和法院程序并行，可能會(huì)產(chǎn)生對(duì)于權(quán)利要求含義的不同解釋。

為了避免這種矛盾，2018年11月13日，USPTO發(fā)布了一項(xiàng)最終規(guī)則，更改了在多方復(fù)審 (IPR)、授權(quán)后復(fù)審 (PGR) 和涵蓋的商業(yè)方法專利 (CBM) 程序的過渡計(jì)劃中采用的權(quán)利要求解釋標(biāo)準(zhǔn)[16]。最終規(guī)則用聯(lián)邦法院權(quán)利要求解釋標(biāo)準(zhǔn)取代了“最廣泛的合理解釋”標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)用于解釋根據(jù) 35 U.S.C.第 282(b)條在聯(lián)邦法院進(jìn)行的民事訴訟。聯(lián)邦法院規(guī)則與菲利普斯標(biāo)準(zhǔn)及其后代中闡明的權(quán)利要求解釋標(biāo)準(zhǔn)相同。根據(jù)菲利普斯標(biāo)準(zhǔn)，權(quán)利要求術(shù)語必須被賦予“該術(shù)語在發(fā)明時(shí)對(duì)相關(guān)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員具有的含義”。與 BRI 標(biāo)準(zhǔn)一樣，菲利普斯標(biāo)準(zhǔn)主要側(cè)重于解釋權(quán)利要求術(shù)語的內(nèi)在證據(jù)。最終規(guī)則將不會(huì)追溯適用，而是僅適用于在最終規(guī)則生效日期（即2018年11月13日）或之后提交的 IPR、PGR 和 CBM 申請(qǐng)。此外，根據(jù)最終規(guī)則，如果該先前的解釋及時(shí)在該 IPR、PGR 或 CBM 中進(jìn)行了備案，PTAB在IPR、PGR 或 CBM程序中解釋權(quán)利要求時(shí)，將會(huì)考慮之前任何在民事訴訟或國際貿(mào)易委員會(huì)（ITC) 的程序中做出的權(quán)利要求的解釋。

5.專利權(quán)人期間修改權(quán)利要求的可能性

復(fù)審期間，專利權(quán)人可以進(jìn)行的修改包括：(i) 取消任何受到質(zhì)疑的專利權(quán)利要求，或 (ii) 對(duì)于每個(gè)被質(zhì)疑的索賠，提出合理數(shù)量的替代權(quán)利要求。修改動(dòng)議通常在復(fù)審開始三個(gè)月后連同專利所有人對(duì)復(fù)審申請(qǐng)的答復(fù)一起提交。專利所有人無需獲得 PTAB 的許可即可提交初步修改動(dòng)議，但必須在提交動(dòng)議之前與 PTAB 協(xié)商，以就修改動(dòng)議如何影響程序進(jìn)度向各方提供指導(dǎo)。截至 2017年11月1日，提交給 PTAB 的權(quán)利要求修改動(dòng)議中有 95.56% (883/924)都被拒絕[17]。需要注意的是，2017年，聯(lián)邦巡回法院在Aqua Products一案中判定，當(dāng)專利所有人在 IPR 期間提出替代修改的權(quán)利要求時(shí)，請(qǐng)?jiān)溉隧毘袚?dān)證明這些提議的修改的權(quán)利要求不具有專利性的責(zé)任[18]。在此之前，此責(zé)任由專利權(quán)人承擔(dān)。

6.證據(jù)開示的問題

雖然新AIA程序下可用于挑戰(zhàn)專利有效性的對(duì)比文件和在先技術(shù)的范圍有所擴(kuò)展，但證據(jù)開示與訴訟相比仍然有很大的局限性。地區(qū)法院提供的證據(jù)發(fā)現(xiàn)機(jī)制比 USPTO 強(qiáng)大很多。專利挑戰(zhàn)者應(yīng)在采取行動(dòng)之前仔細(xì)分析所需的證據(jù)以及獲取證據(jù)的任何障礙。在幾乎不需要或不需要發(fā)現(xiàn)的情況下，復(fù)審程序可能會(huì)為挑戰(zhàn)提供一個(gè)有吸引力的途徑。但如果廣泛的深入的證據(jù)需要被挖掘和呈現(xiàn)，通過民事訴訟的確認(rèn)之訴來質(zhì)疑專利權(quán)力要求的有效性，會(huì)優(yōu)于復(fù)審程序。

7.證明標(biāo)準(zhǔn)的問題

AIA復(fù)審程序中采用的證明標(biāo)準(zhǔn)低于訴訟中的證明標(biāo)準(zhǔn)。復(fù)審程序中專利無效的證明標(biāo)準(zhǔn)是“優(yōu)勢(shì)證據(jù)（preponderance of the evidence）”原則，意味著證據(jù)能證明超過50%的可能性即可能被認(rèn)定，而知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟中專利無效的證明標(biāo)準(zhǔn)是“明確且令人信服的證據(jù)（the clear and convincing evidence standard）”原則，意味著證據(jù)至少需要證明超過70%的可能性，相關(guān)事實(shí)才能被認(rèn)定，因此，雖然證據(jù)開示制度不然訴訟有力，復(fù)審程序的證明標(biāo)準(zhǔn)則相應(yīng)較低，讓挑戰(zhàn)者更有可能成功。

8.技術(shù)的專業(yè)性程度

專利訴訟程序除了時(shí)間和費(fèi)用成本，還有一個(gè)弊端，就是要面對(duì)一個(gè)不具備專業(yè)知識(shí)的陪審團(tuán)。當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)涉案技術(shù)的復(fù)雜程度，預(yù)估在民事訴訟程序中解決無效問題的可能結(jié)果，相比之下，USPTO的審查員都具有較高的技術(shù)背景，且大量的從事相關(guān)專利的審查工作，了解本領(lǐng)域的技術(shù)背景，對(duì)技術(shù)的理解可能會(huì)更準(zhǔn)確些。這個(gè)問題也不能不考慮。

綜上，上述各種程序的基本特點(diǎn)，已經(jīng)目前實(shí)踐反應(yīng)出來的各種趨勢(shì)，利弊分析，希望能夠?yàn)閺V大企業(yè)在遇到美國專利權(quán)對(duì)市場(chǎng)的阻礙時(shí)進(jìn)行參考。

注釋：

[1]

[2]A Sighting of AIA Derivation, By Barbara Clarke McCurdy; Jill K. MacAlpine, Ph.D.; Amanda K. Murphy, Ph.D.; Thomas L. Irving , July 5, 2018, A Sighting of AIA Derivation | Articles | Finnegan | Leading Intellectual Property Law Firm, 最后訪問時(shí)間：2021年9月14日

[3]PTAB, Andersen Corp. v. GED Integrated Solutions Inc., DER2017-00007, Paper 32 (P.T.A.B. March 21, 2018)

[4]Ex Parte reexamination historical statistics (Updated 3/2021) , https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ex_parte_historical_stats_roll_up_21Q1.pdf，最后訪問時(shí)間：2021年9月14日

[5]Trial Statistics, IPR, PGR, CBM, https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Trial_Statistics_2019-10-31.pdf，最后訪問時(shí)間：2021年9月14日

[6]Boardside Chats - New Developments (uspto.gov)，見Statistics | USPTO，最后訪問時(shí)間：2021年9月14日

[7]Boardside Chats - New Developments (uspto.gov)，和https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Trial_Statistics_2019-10-31.pdf，見Statistics | USPTO，最后訪問時(shí)間：2021年9月14日

[8]SAS Institute Inc. v. Iancu, 584 U.S. (2018)

[9]PTAB by the numbers: A closer look at the most recent PTAB AIA trial statistics, Fabian Koenigbauer, January 23, 2020, https://www.ipintelligencereport.com/2020/01/23/ptab-by-the-numbers-a-closer-look-at-the-most-recent-ptab-aia-trial-statistics/，最后訪問時(shí)間：2021年9月5日

[10]Sterne, Kessler, Goldstein & Fox, February 2020, 2019 PTAB Year in Review: Analysis & T rends, https://www.sternekessler.com/news-insights/publications/success-motions-stay-rising-why

[11]AIA § 18(b)

[12]See Apple Inc. v. Fintiv, Inc., IPR2020-00019, Paper 11 (PTAB Mar. 20, 2020).

[13]同10

[14]Wasica Fin. GmbH v. Cont’l Auto. Sys., Inc., 853 F.3d 1272 (Fed. Cir 2017).

[15]Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc)

[16]PTAB issues claim construction final rule, https://www.uspto.gov/patents/ptab/procedures/ptab-issues-claim-construction, 最后訪問時(shí)間：2021年11月23日

[17]見 Slide 1 (straffordpub.com)，最后訪問時(shí)間：2021年11月24日

[18]Aqua Products, Inc. v. Matal, 872 F.3d 1290, 1327-28 (Fed. Cir. 2017) (en banc)

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：張曄華

編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：詳解美國專利權(quán)有效性的審查程序（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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