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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：張曄華
原標題：如何挑戰(zhàn)美國專利權的有效性
美國不僅允許當事人在民事訴訟中挑戰(zhàn)專利權的有效性，而且還可以通過其他多種非訴訟程序審查專利的有效性。具體來說，除民事訴訟程序外，第三方（專利權挑戰(zhàn)者）可以通過授權前的第三人意見提交、派生程序、單方再審等不同的程序在USPTO質疑專利權的有效性。本文將從幾個方面深度解讀這些程序的特點，幫助第三方進行決策。
眾所周知，專利權人可以通過美國專利商標局（USPTO）的再頒（Reissue）、專利訂正（Certificate of Correction）、聲明（Disclaimer）、補充審查（Supplemental Examination）、單方再審（Ex Parte Reexamination）等程序修改和完善其專利的權利要求，提高專利權穩(wěn)定性。與此同時，美國不僅允許當事人在民事訴訟中挑戰(zhàn)專利權的有效性，而且還可以通過其他多種非訴訟程序審查專利的有效性。具體來說，除民事訴訟程序外，第三方（專利權挑戰(zhàn)者）可以通過以下不同的程序在USPTO質疑專利權的有效性：
1.授權前的第三人意見提交（Third-Party Pre-issuance Submissions，2012年9月16日生效）
35 U.S.C. § 122 (e) 允許任何第三方在未決的美國專利申請中提交現(xiàn)有技術參考文件以供審查員考慮，其主要目的是鼓勵公眾提交相關文件以加強專利申請質量。
2.派生程序（Derivation Proceeding，2013 年 3 月 15 日之后生效，取代原抵觸審查程序interference proceeding）
根據(jù)35 U.S.C. § 135，專利審判及上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）依申請人的請求，可通過派生程序以確定 (i) 在先申請中指定的發(fā)明人是否從申請人的專利申請中指定的發(fā)明人那里衍生出其要求保護的發(fā)明，以及 (ii) 要求保護該發(fā)明的在先申請是在未獲得授權的情況下提交的。簡單的講，派生程序主要是用來確定專利權/專利申請權的歸屬問題（Inventorship）。
3.單方再審(Ex Parte Reexamination)
任何人（包括專利權人、第三方或USPTO負責人）均可向USPTO請求對還在有效期內的專利進行單方再審，重新考慮已授權專利中權利要求的可專利性，但“Ex Parte”意味著一旦提起，第三方再無權扮演任何角色，審查過程中將只涉及專利權人和審查員。單方再審是由USPTO的一個特殊部門內的三名經(jīng)驗豐富的審查員組成的小組進行的，而不是通常審查專利的單一審查員。
4.授權后重審（Post-Grant Review, ‘PGR’）
專利頒布/再頒（issuance/reissuance）9個月內，第三方（非專利權所有人）可以提出申請，請求PTAB對專利中的一項或多項權利要求的可專利性進行重審，PTAB 可以基于不合格的主題、缺乏實用性、缺乏新穎性、顯而易見性、缺乏書面描述或雙重專利（即幾乎所有無效理由，除了基于公平判例的無效理由，例如不公平行為的指控）來挑戰(zhàn)專利有效性。
5.多方復審（Inter Partes Review, ‘IPR’, 2012年9月16日生效，取代原先的Inter Partes Reexamination）
由第三方提出申請（非專利權所有人），請求PTAB對于專利中的一項或多項權利要求的可專利性進行重審，且理由僅限于新穎性和顯而易見性。IPR提出的時間可以在PGR終止后， 若無PGR提出，則在專利頒布/再頒（issuance/reissuance）9個月后。
6.涵蓋商業(yè)方法的過渡性審查（Covered Business Method Review, ‘CBM’, 過渡期限是2012年9月16日至2020年9月15日）
雖然僅限于金融產(chǎn)品或服務領域，CBM與其他復審程序相比，具有明顯的程序優(yōu)勢性。在某些情況下，CBM 審查可能更可取，因為CBM 審查可以在與 PGR 相同的廣泛理由上質疑專利權，且 CBM 程序的禁止反言條款更為有限。設置CBM 過渡性審查的最初目的是為了抵御所謂的專利流氓，PTAB對于何為“涵蓋的商業(yè)方法”專利的問題上采用了非常廣泛的定義，允許審查與金融產(chǎn)品或服務只有微弱聯(lián)系的專利，導致早期的CBM審查申請非常強大，從 2013 年到 2015 年每年有一百多份CBM審查。后來隨著聯(lián)邦法院逐漸對這種寬泛解釋采取不同態(tài)度，CBM申請的數(shù)量急劇下降, 并于2020年9月截止。CBM 審查計劃曾經(jīng)一直是被指控侵犯低質量商業(yè)方法專利的公司的有效工具。絕大多數(shù)經(jīng)過審查的專利都發(fā)現(xiàn)其部分或全部專利權利要求無效。
上述幾種程序各有特點，第三方挑戰(zhàn)者要最大化的利用這些程序的好處，首先需要弄清楚每個程序的常規(guī)要求、時間和金錢成本、成功的可能性和后果，以及其與正在進行的或將要發(fā)生的專利訴訟之間的相互作用及影響，之后才可能做出正確的決策。本文將從前述幾個方面深度解讀這些程序的特點，幫助第三方進行決策。
I. 各個審查程序的常規(guī)化要求
首先，下表詳細流出了各個程序的常規(guī)化要求，這是做出決策需要的最起碼常識。
II.如何選擇適合的審查程序
上篇表中，授權后重審（Post-Grant Review, ‘PGR’），多方復審（Inter Partes Review，‘IPR’) 和涵蓋商業(yè)方法的審查（Covered Business Method Review, ‘CBM’）首次在 2012 年的美國發(fā)明法案 (AIA) 中引入的新的復審程序。第三人意見提交（Third-Party Pre-issuance Submissions）和單方再審(Ex Parte Reexamination)是由USPTO審查員進行審理，其余是由PTAB的審查小組進行審理。除和單方再審(Ex Parte Reexamination) 允許專利權人也提起外，其他都只能由第三人提起。
1.授權前的第三人意見提交（Third-Party Pre-issuance Submissions）
授權前的第三方意見提交有些類似我國專利審查中的公眾意見，是所有程序中成本最低的一種方法，且允許匿名提交使得第三方可以對商業(yè)合作方等敏感對象的專利進行質疑。但實踐中，這種方式并沒有被大量采用，其原因主要在于：
1）提交第三方授權前意見的窗口期非常短，所以需要第三方對專利權人的專利進行實時監(jiān)控和研究，否則就很容易錯過時機。
2）第三方對于該程序的可控性非常差，這恐怕是最主要的原因。具體來說：
首先，提出授權前第三方意見提交的申請人雖然必須在申請中描述現(xiàn)有技術與專利申請的相關性，但這種描述僅限于事實陳述，以及現(xiàn)有技術與申請中的權利要求的關聯(lián)性陳述，但不得包括第三方反對可專利性的任何論證或結論。包含這種實際論證的申請將會因為評論不當而被拒絕接受。
其次，第三方提交申請后就無法再參與到該專利的審查程序中，只剩下專利申請人和審查員對案件的信息進行討論。專利申請人可以在整個審查過程中提出論據(jù)以克服提交的參考資料造成的挑戰(zhàn)，申請人還可以在沒有第三方參與的情況下解決其他潛在的專利性問題，并不受限制的修改權利要求（可以對比的是：雖然允許，但PRTB在專利授權后的復審程序中并不允許隨意對權利要求進行修改，限制較多；而在聯(lián)邦地區(qū)法院級別的訴訟期間，是不允許修改權利要求的）。
最后，若審查員沒有在OA中引用對比文件，第三方將無法知道他們提交的參考文獻是否被審查員考慮過。若審查員已經(jīng)考慮過該文獻但沒有導致未決專利申請的范圍被無效或縮小，盡管沒有禁止反言的規(guī)定可以阻止第三方在后續(xù)其他程序中使用相同的參考文獻，但將會對第三方以后使用相同的對比文件增加很大難度，因為專利申請人要么修改了權利要求，要么成功地針對對比文件進行了辯駁。
因此，在提交參考文獻之前，第三方應仔細考慮該程序的局限性和風險，一旦掌握不好，非但不能達到無效專利權利要求的目的，反而會不經(jīng)意的強化專利權的有效性。當然如果第三方在產(chǎn)品設計中遇到障礙專利，并具有極大的把握確保其參考文獻能夠無效或者縮小專利的保護范圍，則可以在規(guī)避設計前采用此種方式快速有效的規(guī)避風險，畢竟產(chǎn)品研發(fā)一般情況下都無法等待一場民事訴訟來檢驗侵權風險。“根據(jù)最近的統(tǒng)計分析，大約 40% 的授權前意見提交導致專利申請人要么縮小權利要求范圍，要么完全放棄申請。如果提交的文件包含權利要求對比表（claim chart），則該數(shù)字會躍升至 65%”[1]。當然，這個數(shù)據(jù)不包括最初被拒絕接受的申請。
2.派生程序（Derivation Proceeding）
如上所述，派生程序主要是用來解決發(fā)明人身份（inventorship）的問題，基于這種特殊性，派生程序的使用率相對最低。常見的情況就是發(fā)明人將發(fā)明披露給第三方（例如制造商或其他研發(fā)測試機構）之后，第三方將此提交專利申請，發(fā)明人發(fā)現(xiàn)后提交派生程序主張專利發(fā)明為自己所有。
專利派生程序為挑戰(zhàn)專利所有權提供了巨大的好處，除此外唯一的替代方案就是在地區(qū)法院提起類似的派生訴訟。USPTO的派生程序目前并沒有太多的案例，“根據(jù)美國專利商標局 2017 年年度報告，在 2013 財年至 2017 財年期間，提交了 30 份派生申請。PTAB E2E上的美國專利商標局網(wǎng)站列出了其中的15項。在這15項中，一項被批準，四項正在等待立案決定，三項在立案決定之前終止，七項被最終拒絕”[2]。從目前PTAB的判決來看，總體來說絕大部分結果都對請求人不利，或者拒絕立案，或者認為證據(jù)不足以證明在先申請是從請求人處獲得發(fā)明構思。2018年3月被受理的Andersen v. GED[3]一案為挑戰(zhàn)者提供了一個學習范本以理解派生程序的證據(jù)要求。2019年3月該案做出最終對請求人不利的書面決定，PTAB認為：要證明存在派生關系（derivation），請求人必須證明：( 1)對所挑戰(zhàn)的發(fā)明主題，自己較早構思出來（prior conception of the challenged subject matter）；以及(2)曾經(jīng)將該構思傳達（communicate）給先申請案的發(fā)明人。該構思（conception）必須包含涉案發(fā)明的所有內容，而且在程序中，發(fā)明人關于構思與傳達的證詞，都必需有相關證據(jù)佐證。該證明標準算是比較嚴格的，因此，請求人必須批判性的審視自己的證據(jù)，是否能夠證明發(fā)生了派生關系，包括構思“實質相同相似”以及對構思的“交流過程”，構思和構思的交流都必須得到證據(jù)的充分證實。倘若能證明成功，在某些情況下，PTAB可以更正發(fā)明專利案的發(fā)明人姓名，或者無效已經(jīng)提出申請案的權利要求項。除了上述救濟之外，請求人還要求使轉讓無效或不將被指控的在線專利視為針對請求人申請案的現(xiàn)有技術。
3.單方再審(Ex Parte Reexamination)
與 IPR和PGR一樣，單方復審是一種具有成本效益的挑戰(zhàn)可專利性的方案，但是和第三人意見提交一樣，單方再審存在重大的風險，因為它不是一種對抗性程序，申請人提出請求后，則不會再參與到單方再審程序中，而專利所有人可以修改權利要求、添加新權利要求并與專利審查員互動。故挑戰(zhàn)者在決定是否使用該程序時必須仔細權衡這種風險。
此外，與上表中所有其他程序都不同，單方復審不僅適用于第三方挑戰(zhàn)者，專利所有人也可以考慮使用該程序來測試（或改進）已頒布的專利。經(jīng)過單方復審后，專利在類似挑戰(zhàn)的法院程序中變得更加難以無效。希望主張其專利并因此預計將面臨無效挑戰(zhàn)的專利所有人可以選擇在任何訴訟之前啟動單方面復審，以解決有關專利的任顯而易見性問題。
根據(jù)USPTO的官方數(shù)據(jù)（見下表）[4]，自 1981 年成立以來，約92% 的單方再審請求被接受。但在被批準的單方再審中，只有大約13%被質疑的權利要求被無效?？梢?，與IPR或PGR等新AIA程序相比，單方再審的被接受的幾率非常高，但可能由于受理案件的比率過高，導致單方再審的結果不盡理想，只有很小的比率的權利要求被無效掉。
4.其他授權后復審程序（“AIA新程序”）
從第I節(jié)表中可以看出，授權后重審（PGR），多方復審（IPR) 和涵蓋商業(yè)方法的審查（CBM）這三者有著更多的相似性，CBM日前已經(jīng)終止，PGR的時間窗口相對較短，故IPR在申請數(shù)量上占據(jù)絕對優(yōu)勢，根據(jù)USPTO的官方數(shù)據(jù)，從2012年到2019年，約93%的AIA新程序都是IPR復審程序（見下圖）[5]。
A.復審請求被接受的概率及勝訴率
在提交 PGR、CBM 或 IPR 申請后，PTAB在3個月內決定是否接受（decision of institution），復審請求被接受之后，程序正式啟動并在12個月的法定期限內審理完畢，做出最終書面決定（final written decision）。有正當理由，可以延長6個月的時間。PGR、CBM 或 IPR 程序的一年期限是從申請被正式立案后開始計算的，而非申請?zhí)岢龅臅r間。PTAB是否立案的決定（the decision of institution）是不可以上訴的，但是被拒絕之后，請求人可以申請PTAB重新聽審（rehearing），但鮮少被接受。因為重新聽審的證明標準很高，必須證明PTAB之前的拒絕決定中存在“錯誤理解或遺漏（misapprehended or overlooked）” 。
根據(jù)USPTO的官方統(tǒng)計數(shù)據(jù)[6]，從2012年到2019年期間，總共有八千多項AIA新復審申請，涉及將近六千項專利，復審申請被PTAB立案的概率整體呈逐年下降的趨勢，從13年的87%降到2019年的63%（見下圖），以專利計算，則要更高些（見下圖）。
根據(jù)USPTO的統(tǒng)計數(shù)據(jù)[7]，從2012年到2019年期間，復審申請涉及的專利權利要求約有97,710項，從復審的結果來看，有50,065項權利要求被PTAB接受申請進行審查，在被接受審查的權利要求中，56%的權利要求在最終的書面決定中被宣告為無效（見下圖）。需要注意的是，2018年4月，在 SAS vs. Lancu一案[8]中，美國最高法院認為，當PTAB 決定啟動復審程序后，必須對最初由請愿人根據(jù) 35 USC§318(a) 提出質疑的所有權利要求的可專利性做出書面決定。在最高法院對 SAS 做出裁決之前，PTAB 可以選擇僅針對那些申請書中滿足提起復審請求門檻標準的受質疑權利要求啟動程序，并僅對已立案審查的的權利要求（instituted claims）作出最終書面決定。盡管SAS案涉及IPR程序，但其推理也應適用于授權后審查 (PGR) 和涵蓋的商業(yè)方法審查 (CBM) 程序。
由美國律師整理的一份數(shù)據(jù)調查報告[9]中，對2013年至2019年期間的AIA審查（IPR,PGR, CBM）進行結果分析，可以看到30%的案件最終都和解，33%的案件做出最終書面裁決，而在這些裁決中，21%的案件最終被認定為所涉權利要求全部無效，6%的權利要求被部分無效。可見，總體來說，復審結果是對請求人有利的。
B.復審程序與法院訴訟的的相互作用
1.提起復審的合適時機
在被訴專利侵權后，涉嫌侵權人可以在USPTO提起相應的復審程序。首先要檢查是否何種復審程序是可行的。其次，在訴訟中太早或者太晚提出復審都不是最好的選擇。如果太晚，法院訴訟程序已進入實質性階段，法官會拒絕請求人提出的中止訴訟的請求，逕行做出其侵權判定，要知道專利權人是不希望復審的程序參與到專利侵權的訴訟中的。如果太早，法官還沒有要求專利權人確定其主張的權利要求，則在復審程序中如何確定質疑的專利權利要求也會是個問題。最好的時間點是在侵權對比證據(jù)開示前爭取拿到專利權人在PTAB對權利要求有效性的答辯意見。此時，雙方還沒有來得及充分的討論涉嫌侵權產(chǎn)品和權利要求之間的關系，專利權人就必須針對復審程序的對比文件闡明權利要求的保護范圍，有可能因此縮小權利要求的保護范圍，甚至其解釋有可能存在漏洞和矛盾之處而被涉嫌侵權人加以利用。
授權后的復審程序固然可以在專利侵權訴訟之前解決專利無效的問題，從而將無效和訴訟分開。但這種分裂未必一定是有益的，兩個程序的協(xié)調控制需要豐富的經(jīng)驗，也伴隨著某種偶然性，尤其是對事態(tài)發(fā)展沒有預先的籌謀和控制的情況下。事實上，如果是在專利訴訟中伴隨的權利要求有效性爭議，當事人可以針對具體案件中的爭議點的強弱和變化，以及證據(jù)的深入挖掘，隨時對權利要求的解釋以及訴訟策略做出權衡和調整，這一點是分裂兩個程序無法得到的優(yōu)勢。授權后復審程序的最常用案例，是在當事人產(chǎn)品進行設計且并未上市之前，為排除侵權可能性而確定相關專利的專利權范圍時使用。
2.中止訴訟的策略
如果請求人已提起民事訴訟來質疑專利權利要求的有效性，則不允許再提起或維持復審程序。但這并不包括質疑有效性的反訴（counterclaim）。因此，專利侵權訴訟中伴隨的對于權利要求有效性的爭議并不能阻止第三方在PTAB提出針對涉案專利的復審程序。在未決專利訴訟期間尋求 IPR 或 CBM 可以為被告提供額外的好處。如果法院因此準予中止專利訴訟，則案件可能會被中止一年半或更長時間，尤其是復審最終書面決定被上訴后。在提交PGR或IPR復審請求后，請求人可以提交動議，申請法院中止相關的侵權訴訟。與單方復審相比，法院更愿意接受在PGR 或IPR程序下暫停專利侵權訴訟的請求，但是法院不太可能基于對已提交或批準的授權后審查的請求而暫停對初步禁令動議（preliminary injunction）的審議。調查顯示，自 AIA 于 2012 年成立有爭議的訴訟程序以來，到 2019 年，地區(qū)法院暫緩申請的批準率緩慢上升至所有提交（有爭議和無爭議）動議的 74%[10]，如下表所示：
（Note: AIA-contested proceeding—inter partes review, post-grant review, or covered business method review）
AIA曾明確規(guī)定CBM可以中止同時進行的未決地方法院的訴訟的審查標準[11]：“(A) 中止或拒絕是否會簡化有關爭議問題并簡化審判；(B) 證據(jù)開示是否完成，審判日期是否已確定；(C) 中止或拒絕是否會過度損害非動議方或為動議方帶來明顯的戰(zhàn)術優(yōu)勢；和(D) 中止或拒絕是否會減輕當事人和法院的訴訟負擔?！?/p>
進一步的，2020年5月，在Apple, Inc. v. Fintiv, Inc.案件中，PTAB 駁回了 IPR 立案申請，因為地區(qū)法院訴訟（在德克薩斯州西區(qū)待決）已提前進行，并且審判是在 PTAB 最終裁決到期之前進行的。PTAB在本案中提出了“Fintive六因素”并據(jù)此駁回了請求人提出的IPR申請，“Fintiv 因素”[12]包括：
1)法院是否批準了中止，或是否存在證據(jù)表明如果復審程序被接受則訴訟可能被中止；
2)法院的審判日期與PTAB預計的法定截止日期的接近程度；
3)法院和當事人對同時進行的訴訟程序的投入；
4)復審申請書和平行的訴訟程序中提出的問題之間存在的重疊；
5)平行訴訟程序中的被告人與復審申請人是否為同一當事人；
6)影響PTAB行使自由裁量權的其他情況，包括案情。
雖有上訴基本原則，法院在是否決定中止具有自由裁量權。不同的法院和法官，在此問題上態(tài)度不同。特拉華州、德克薩斯州東區(qū)和加利福尼亞州北區(qū)的地區(qū)法院，2019年的中止率分別為70%、73%和89%[13]。對于挑戰(zhàn)者而言，了解不同司法管轄區(qū)的法官如何回應暫停待決知識產(chǎn)權的動議是決定向何處提交專利案件時要考慮的眾多因素之一。
3.禁反言效果
一方面，專利侵權訴訟的當事人重在為侵權爭論權利要求的范圍，而不是為有效性爭論。對于專利權人而言，總希望在侵權訴訟中主張最廣泛的權利要求的保護范圍，而在USPTO審查程序中，卻經(jīng)常為了避免對比文件的影響做出較窄的范圍解釋。因此，當事人應當充分注意復審程序的禁反言效果，復審程序中的審查記錄會對將來潛在的侵權訴訟具有約束力。在復審程序中，應當委托具有訴訟經(jīng)驗的專利律師，充分預估這種風險性，權衡利弊。
另一方面，對于挑戰(zhàn)者而言，知識產(chǎn)權禁反言是最主要的風險。如果挑戰(zhàn)者在復審程序中不勝訴，他們可能會被禁止在隨后向美國專利商標局、聯(lián)邦法院和美國國際貿易委員會提起的訴訟中提出在知識產(chǎn)權中提出或可能合理提出的理由。但是禁反言由PTAB 做出的復審程序的最終書面決定觸發(fā)的，而做出最終書面決定的僅是部分案件。因此，挑戰(zhàn)者在提出復審程序后，應立即考慮將其在復審程序中的不可專利性理由納入地區(qū)法院無效爭論和專家報告中，以最大限度地提高這些理由在地區(qū)法院審判時被考慮的機會。事實上，當事人和審查員在PTAB程序中的觀點，會影響法官對于專利的看法。
雖然 PGR 禁止反言條款的措辭與 IPR 禁止反言相同，但由于 PGR 和 IPR 的范圍不同，潛在的 PGR 禁止反言要廣泛得多。需要注意的是，禁反言僅限于專利和印刷出版物，不適用于產(chǎn)品和系統(tǒng)[14]。禁反言還會擴展到真正的利益相關方（real parties in interest or those in privity with it），例如公司被收購后的主體也承擔同樣的禁止反言的義務。加入其他人的的復審程序的一方也會被禁止提出它本可以提出的論點，所以要慎重。
上述第I節(jié)表中，禁反言的范圍“提出或合理地可以提出（raised or reasonably could have raised）”其標準沒有統(tǒng)一解釋。雖AIA在35 U.S.C.§315(e)(2) 規(guī)定了其標準，但并非所有法院都同意該標準所包含的內容。事實上法院對于“合理可以提出但是沒有提出的”的標準感到困惑，試圖用更加靈活和寬容的方式去解讀該標準。即便如此，在起草申請中的不可專利性理由時應非常謹慎，以提供足夠的細節(jié)以包含基于現(xiàn)有技術的所有預期或顯而易見的論點，為 PTAB 提供立案的基礎。否則的話，隨意提出的論點和論據(jù)都可能被作為禁反言的基礎。
4.權利要求解釋的標準
以前，PTAB采用的權利要求解釋的標準與地區(qū)法院是不同的。PTAB采用“最廣泛的合理解釋”標準（BRI 標準），而地區(qū)法院采用的標準是“本領域普通技術人員在發(fā)明產(chǎn)生時的通常和習慣理解”（菲利普斯標準[15]）。因此，如果PTAB 程序和法院程序并行，可能會產(chǎn)生對于權利要求含義的不同解釋。
為了避免這種矛盾，2018年11月13日，USPTO發(fā)布了一項最終規(guī)則，更改了在多方復審 (IPR)、授權后復審 (PGR) 和涵蓋的商業(yè)方法專利 (CBM) 程序的過渡計劃中采用的權利要求解釋標準[16]。最終規(guī)則用聯(lián)邦法院權利要求解釋標準取代了“最廣泛的合理解釋”標準，該標準用于解釋根據(jù) 35 U.S.C.第 282(b)條在聯(lián)邦法院進行的民事訴訟。聯(lián)邦法院規(guī)則與菲利普斯標準及其后代中闡明的權利要求解釋標準相同。根據(jù)菲利普斯標準，權利要求術語必須被賦予“該術語在發(fā)明時對相關領域的普通技術人員具有的含義”。與 BRI 標準一樣，菲利普斯標準主要側重于解釋權利要求術語的內在證據(jù)。最終規(guī)則將不會追溯適用，而是僅適用于在最終規(guī)則生效日期（即2018年11月13日）或之后提交的 IPR、PGR 和 CBM 申請。此外，根據(jù)最終規(guī)則，如果該先前的解釋及時在該 IPR、PGR 或 CBM 中進行了備案，PTAB在IPR、PGR 或 CBM程序中解釋權利要求時，將會考慮之前任何在民事訴訟或國際貿易委員會（ITC) 的程序中做出的權利要求的解釋。
5.專利權人期間修改權利要求的可能性
復審期間，專利權人可以進行的修改包括：(i) 取消任何受到質疑的專利權利要求，或 (ii) 對于每個被質疑的索賠，提出合理數(shù)量的替代權利要求。修改動議通常在復審開始三個月后連同專利所有人對復審申請的答復一起提交。專利所有人無需獲得 PTAB 的許可即可提交初步修改動議，但必須在提交動議之前與 PTAB 協(xié)商，以就修改動議如何影響程序進度向各方提供指導。截至 2017年11月1日，提交給 PTAB 的權利要求修改動議中有 95.56% (883/924)都被拒絕[17]。需要注意的是，2017年，聯(lián)邦巡回法院在Aqua Products一案中判定，當專利所有人在 IPR 期間提出替代修改的權利要求時，請愿人須承擔證明這些提議的修改的權利要求不具有專利性的責任[18]。在此之前，此責任由專利權人承擔。
6.證據(jù)開示的問題
雖然新AIA程序下可用于挑戰(zhàn)專利有效性的對比文件和在先技術的范圍有所擴展，但證據(jù)開示與訴訟相比仍然有很大的局限性。地區(qū)法院提供的證據(jù)發(fā)現(xiàn)機制比 USPTO 強大很多。專利挑戰(zhàn)者應在采取行動之前仔細分析所需的證據(jù)以及獲取證據(jù)的任何障礙。在幾乎不需要或不需要發(fā)現(xiàn)的情況下，復審程序可能會為挑戰(zhàn)提供一個有吸引力的途徑。但如果廣泛的深入的證據(jù)需要被挖掘和呈現(xiàn)，通過民事訴訟的確認之訴來質疑專利權力要求的有效性，會優(yōu)于復審程序。
7.證明標準的問題
AIA復審程序中采用的證明標準低于訴訟中的證明標準。復審程序中專利無效的證明標準是“優(yōu)勢證據(jù)（preponderance of the evidence）”原則，意味著證據(jù)能證明超過50%的可能性即可能被認定，而知識產(chǎn)權訴訟中專利無效的證明標準是“明確且令人信服的證據(jù)（the clear and convincing evidence standard）”原則，意味著證據(jù)至少需要證明超過70%的可能性，相關事實才能被認定，因此，雖然證據(jù)開示制度不然訴訟有力，復審程序的證明標準則相應較低，讓挑戰(zhàn)者更有可能成功。
8.技術的專業(yè)性程度
專利訴訟程序除了時間和費用成本，還有一個弊端，就是要面對一個不具備專業(yè)知識的陪審團。當事人應當準確的評價涉案技術的復雜程度，預估在民事訴訟程序中解決無效問題的可能結果，相比之下，USPTO的審查員都具有較高的技術背景，且大量的從事相關專利的審查工作，了解本領域的技術背景，對技術的理解可能會更準確些。這個問題也不能不考慮。
綜上，上述各種程序的基本特點，已經(jīng)目前實踐反應出來的各種趨勢，利弊分析，希望能夠為廣大企業(yè)在遇到美國專利權對市場的阻礙時進行參考。
注釋：
[1]
[2]A Sighting of AIA Derivation, By Barbara Clarke McCurdy; Jill K. MacAlpine, Ph.D.; Amanda K. Murphy, Ph.D.; Thomas L. Irving , July 5, 2018, A Sighting of AIA Derivation | Articles | Finnegan | Leading Intellectual Property Law Firm, 最后訪問時間：2021年9月14日
[3]PTAB, Andersen Corp. v. GED Integrated Solutions Inc., DER2017-00007, Paper 32 (P.T.A.B. March 21, 2018)
[4]Ex Parte reexamination historical statistics (Updated 3/2021) , https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ex_parte_historical_stats_roll_up_21Q1.pdf，最后訪問時間：2021年9月14日
[5]Trial Statistics, IPR, PGR, CBM, https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Trial_Statistics_2019-10-31.pdf，最后訪問時間：2021年9月14日
[6]Boardside Chats - New Developments (uspto.gov)，見Statistics | USPTO，最后訪問時間：2021年9月14日
[7]Boardside Chats - New Developments (uspto.gov)，和https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Trial_Statistics_2019-10-31.pdf，見Statistics | USPTO，最后訪問時間：2021年9月14日
[8]SAS Institute Inc. v. Iancu, 584 U.S. (2018)
[9]PTAB by the numbers: A closer look at the most recent PTAB AIA trial statistics, Fabian Koenigbauer, January 23, 2020, https://www.ipintelligencereport.com/2020/01/23/ptab-by-the-numbers-a-closer-look-at-the-most-recent-ptab-aia-trial-statistics/，最后訪問時間：2021年9月5日
[10]Sterne, Kessler, Goldstein & Fox, February 2020, 2019 PTAB Year in Review: Analysis & T rends, https://www.sternekessler.com/news-insights/publications/success-motions-stay-rising-why
[11]AIA § 18(b)
[12]See Apple Inc. v. Fintiv, Inc., IPR2020-00019, Paper 11 (PTAB Mar. 20, 2020).
[13]同10
[14]Wasica Fin. GmbH v. Cont’l Auto. Sys., Inc., 853 F.3d 1272 (Fed. Cir 2017).
[15]Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc)
[16]PTAB issues claim construction final rule, https://www.uspto.gov/patents/ptab/procedures/ptab-issues-claim-construction, 最后訪問時間：2021年11月23日
[17]見 Slide 1 (straffordpub.com)，最后訪問時間：2021年11月24日
[18]Aqua Products, Inc. v. Matal, 872 F.3d 1290, 1327-28 (Fed. Cir. 2017) (en banc)
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：張曄華
編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君
注：原文鏈接：詳解美國專利權有效性的審查程序（點擊標題查看原文）
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