企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理中的那些“坑”——合同篇

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：翟艷利 北京高沃律師事務(wù)所

原標(biāo)題：企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理中的那些“坑”——合同篇

上一次筆者剖析了企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理中的人事管理漏洞。本次從“合同”的角度梳理一下企業(yè)在知識產(chǎn)權(quán)管理中的常見的坑，之所以梳理這些坑，是因?yàn)樽鲋R產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)的作用之一就是為企業(yè)規(guī)避知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，我們只有了解到哪里有坑，才能在管理中更好規(guī)避。
 

做為一個(gè)不以撰稿為生的知識產(chǎn)權(quán)人員，距上一次我們剖析企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理中的人事管理漏洞已經(jīng)3月有余。最近一段時(shí)間，在疫情不緊張的情況下我們又走訪了很多企業(yè)，在交流過程中仍然發(fā)現(xiàn)了很多問題。

我國從2013年開始執(zhí)行《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》GB/T29490-2013國家標(biāo)準(zhǔn)，并投入大量人力、物力引導(dǎo)企業(yè)開展貫標(biāo)工作，提升企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理意識和競爭力，目前這一標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)推行超過7年，很多企業(yè)建立起了自己的知識產(chǎn)權(quán)管理體系。但從標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況來看，很多企業(yè)，在知識產(chǎn)權(quán)管理中還會(huì)存在一些問題，為企業(yè)經(jīng)營埋下隱患。書接上回，談完了“人”，本次從“合同”的角度梳理一下企業(yè)在知識產(chǎn)權(quán)管理中的常見的坑，之所以梳理這些坑，是因?yàn)樽鲋R產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)的作用之一就是為企業(yè)規(guī)避知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，我們只有了解到哪里有坑，才能在管理中更好規(guī)避。

合同(Contract)，又稱為契約、協(xié)議，是平等的當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。合同作為一種民事法律行為，是當(dāng)事人協(xié)商一致的產(chǎn)物，是兩個(gè)以上的意思表示相一致的協(xié)議。只有當(dāng)事人所作出的意思表示合法，合同才具有法律約束力。依法成立的合同從成立之日起生效，具有法律約束力 。在《中華人民共和國民法通則》第85條，《中華人民共和國合同法》第2條中都有相關(guān)說明。合同體現(xiàn)了契約精神，是合同雙方真實(shí)意思的體現(xiàn)，一旦合同簽訂，只要不違反法律和道德風(fēng)俗，當(dāng)事人可以任意約定合同或協(xié)議的名稱，內(nèi)容，形式,都是有效的。雙方發(fā)生糾紛，也會(huì)以合同條款作為判定依據(jù)。所以合同在企業(yè)經(jīng)營中，有著非常重要的作用，有條件的公司會(huì)設(shè)立法務(wù)部門，對合同條款做比較嚴(yán)格的審查，避免出現(xiàn)對公司不利條款，造成后期維權(quán)困難。

企業(yè)運(yùn)行過程中涉及各種各樣的合同，而且有很多合同的簽訂涉及知識產(chǎn)權(quán)內(nèi)容。下面簡單梳理一下企業(yè)合同中涉及知識產(chǎn)權(quán)的類型：人事合同（保密協(xié)議、競業(yè)禁止協(xié)議），采購合同，銷售合同，產(chǎn)學(xué)研合作合同，代工合同，委托加工合同，其他服務(wù)合同（如知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)合同、體系認(rèn)證、培訓(xùn)合同、審計(jì)合同等）。

不同合同作用、用途不同，里面涉及的知識產(chǎn)權(quán)問題也不同，所以注意事項(xiàng)也有所不用。

1、人事合同

人事合同中涉及知識產(chǎn)權(quán)的內(nèi)容，主要是對于職務(wù)發(fā)明的限定，除專利法中規(guī)定的內(nèi)容外，雙方還可以對其進(jìn)行約定，這些約定一方面可以起到對員工的提醒和警示，另一方面范圍約定明確，方便日后維權(quán)。

條款案例1：

“乙方承認(rèn)并同意：保證期（勞動(dòng)關(guān)系存續(xù)期間）內(nèi)，直接或間接利用其崗位或甲方另行安排乙方從事的臨時(shí)業(yè)務(wù)；或者雖與前述崗位和業(yè)務(wù)無關(guān)，但部分或全部憑借或使用公司的人力（除乙方外）、財(cái)力、物力、已有技術(shù)、場地及其他物質(zhì)或非物質(zhì)資料而完成的作品、研究、創(chuàng)意、發(fā)明及其它知識產(chǎn)權(quán)，無論是已經(jīng)或是即將創(chuàng)作的，包括但不限于作品（無論文字、圖片、動(dòng)畫或其它創(chuàng)作形式）、商標(biāo)（以文字、圖形或以其組合表達(dá)）、專利（無論是否申請或者目前正在申請注冊）、軟件、公開或未公開的專有技術(shù)和其它法定權(quán)利，皆屬職務(wù)作品；除乙方可因此獲得公司規(guī)定的獎(jiǎng)勵(lì)外，其他所有權(quán)利包括但不限于署名權(quán)、復(fù)制發(fā)行權(quán)、申請法定機(jī)構(gòu)授權(quán)的權(quán)利以其許可他人使用等財(cái)產(chǎn)權(quán)以及法定或非法定但國家予以保護(hù)的基于前述職務(wù)作品產(chǎn)生的各項(xiàng)權(quán)利均歸甲方所有。

上述作品一切權(quán)利皆歸甲方所有。無論此項(xiàng)開發(fā)與否：

(a)涉及到甲方或其相關(guān)公司進(jìn)行的實(shí)際業(yè)務(wù)；

(b)源于或產(chǎn)生于由乙方代表甲方或其相關(guān)公司所執(zhí)行的任務(wù)或進(jìn)行的工作；

(c)源于或產(chǎn)生于乙方在甲方或其相關(guān)公司任職工作期間所構(gòu)想的、進(jìn)行的任務(wù)或工作。

以上關(guān)于開發(fā)任務(wù)的條款及涉及著作權(quán)的協(xié)議適用于乙方就職于甲方（以實(shí)際領(lǐng)取工資為標(biāo)志起算）或其相關(guān)公司期間的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)支持、經(jīng)營、策劃、行政、人力資源、生產(chǎn)和系統(tǒng)集成等職位。

乙方應(yīng)首先將上述知識產(chǎn)權(quán)提供給甲方知識產(chǎn)權(quán)部門或其相關(guān)管理部門；

乙方承諾將根據(jù)甲方的需要，以其最大努力與甲方合作，使甲方獲得完整的權(quán)利并維持其合法權(quán)益。”

以上案例來源于網(wǎng)絡(luò)，其內(nèi)容除了職務(wù)發(fā)明的約定，還延伸到了著作權(quán)、創(chuàng)意、設(shè)計(jì)等，保護(hù)比較全面，有值得借鑒的地方，但因?yàn)闂l款作為約定內(nèi)容，也需征得員工同意。另外，公司在人事合同簽訂中也需要注意保密條款和競業(yè)禁止條款的內(nèi)容，該部分在此不做贅述。

依據(jù)專利法六條執(zhí)行本單位的任務(wù)或者主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造為職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權(quán)利屬于該單位；申請被批準(zhǔn)后，該單位為專利權(quán)人。

利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造，單位與發(fā)明人或設(shè)計(jì)人訂有合同，對申請專利的權(quán)利和專利權(quán)的歸屬做出約定的，從其約定。

此外專利法實(shí)施細(xì)則十二條對專利法第六條所稱執(zhí)行本單位的任務(wù)所完成的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，做了近一步解釋，上一篇也有提到，在此不贅述。

2、采購合同

采購是企業(yè)運(yùn)營過程中不可或缺的一環(huán)，從采購種類來看，一部分為公司辦公類消耗品，小到打印紙、本子、簽字筆，大到公司用車等，還有一部分為生產(chǎn)用物資如：設(shè)備、原料、產(chǎn)品包裝等。以往采購人員關(guān)注的重點(diǎn)有：貨物交付期限、性價(jià)比、結(jié)算周期、物流成本等。但是在知識產(chǎn)權(quán)影響力越來越大的今天，采購標(biāo)的物有無知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，是我們無法回避的問題。尤其是生產(chǎn)物資的采購，更需要采購人員注意采購產(chǎn)品有無知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)橐坏┌l(fā)生采購物資為侵權(quán)產(chǎn)品的情況，企業(yè)作為物品使用方，雖然面臨賠償?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)很小，但極有可能會(huì)影響正常生產(chǎn)，或者對企業(yè)榮譽(yù)造成損失。

一般面對采購合同中的知識產(chǎn)權(quán)問題，最好的辦法為：合同中約定采購產(chǎn)品一旦發(fā)生侵權(quán)，損失責(zé)任歸于供貨方。

但在與企業(yè)的溝通中發(fā)現(xiàn)，不是所有采購行為都是買方市場，另外企業(yè)貨物來源也多種多樣，并非都來源于直接生產(chǎn)企業(yè)。如，我公司曾經(jīng)服務(wù)的客戶中，有些產(chǎn)品為賣方市場，只能按照賣方合同采購；企業(yè)大部分生產(chǎn)原料來自于原料經(jīng)銷公司，所以合同中不能加入該項(xiàng)條款的情況，仍然較多。鑒于此，可采取第二種辦法，供貨方出具產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)不侵權(quán)聲明，作為采購合同補(bǔ)充。

如果以上兩種辦法，都沒辦法實(shí)現(xiàn)，那么企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對采購產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)情況的調(diào)研，盡量選擇有自主知識產(chǎn)權(quán)，且知識產(chǎn)權(quán)實(shí)力較強(qiáng)的公司作為供貨方，降低自身風(fēng)險(xiǎn)。

知識產(chǎn)權(quán)管理不能一味追求形式，理解知識產(chǎn)權(quán)管理的目的，并靈活應(yīng)對，有利于企業(yè)開展相關(guān)工作。

3、委托加工合同

委托加工也屬于采購合同的一種，不過有其特殊性，所以在此單獨(dú)進(jìn)行說明。目前委托加工對很多生產(chǎn)性企業(yè)都比較普遍。富士康大家都非常熟悉，他是世界上最大的代工廠，也是全球最大的手機(jī)代工廠，也是iPhone的御用生產(chǎn)企業(yè)，目前很多企業(yè)都會(huì)尋求代工。企業(yè)生產(chǎn)中用到多種物資，不可能每一種都自己生產(chǎn)，在市場沒有適合的產(chǎn)品時(shí)，選擇代工廠生產(chǎn)成了必然選擇。一般我們把委托加工分為兩種：（1）提供技術(shù)、設(shè)計(jì)圖紙類；（2）不提供技術(shù)，只提要求類。

第一種形式的委托加工，包含了公司的知識產(chǎn)權(quán)，在簽訂采購合同時(shí)一定要注明產(chǎn)品的知識產(chǎn)權(quán)歸屬、代工廠對技術(shù)的使用范圍，避免代工廠搶注專利、著作權(quán)，及泄露技術(shù)，或者將該項(xiàng)技術(shù)用于為他人代工生產(chǎn)。同時(shí)，企業(yè)在時(shí)間允許的情況下，應(yīng)對技術(shù)或設(shè)計(jì)，做知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，再交于代工企業(yè)，同時(shí)簽訂相關(guān)條款，更為保險(xiǎn)。

第二種形式的委托加工，如果在整個(gè)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)過程中，委托方不參與任何設(shè)計(jì)，或者覺得產(chǎn)品不重要，可以不約定知識產(chǎn)權(quán)條款；如部分參與設(shè)計(jì)或認(rèn)為產(chǎn)品對我方較為重要，可在合同中簽訂知識產(chǎn)權(quán)歸屬條款，并約定技術(shù)成果使用范圍。具體約定內(nèi)容，看雙方博弈結(jié)果，必要時(shí)可發(fā)揮買方優(yōu)勢，在談判及磋商中取得一定優(yōu)勢。

4、銷售合同

銷售是企業(yè)實(shí)現(xiàn)市場盈利的一大途徑。一般人都認(rèn)為銷售合同中體現(xiàn)知識產(chǎn)權(quán)條款屬于畫蛇添足?；蛘哒J(rèn)為，我方的銷售合同于對方而言為采購合同，如果雙方都實(shí)施知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，那一份合同中約定條款就會(huì)產(chǎn)生沖突。

在執(zhí)行過程中，如果能夠理解知識產(chǎn)權(quán)管理的目的，則不存在這樣的沖突。

首先，我們在銷售合同中加入知識產(chǎn)權(quán)條款是保護(hù)自己的知識產(chǎn)權(quán)及技術(shù)成果、設(shè)計(jì)成果等，并不是為了逃避知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)責(zé)任。針對如何避免企業(yè)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，有對應(yīng)的很多措施可以采取，而不是在合同中投機(jī)取巧。其次，產(chǎn)品在銷售過程中有很多途徑，如直銷，代銷，代理形式等，產(chǎn)品銷售出去，一旦市場形式好，難免出現(xiàn)仿冒產(chǎn)品，馬克思曾經(jīng)說過：“如果有100％的利潤，資本家們就會(huì)鋌而走險(xiǎn)”。所以建議在銷售合同條款中約定相關(guān)內(nèi)容，其實(shí)為君子協(xié)定，目的在于告知采購方該產(chǎn)品的知識產(chǎn)權(quán)為我方所有，他人不得侵犯。此處頗有“此地?zé)o銀三百兩”的感覺，但在發(fā)生糾紛時(shí)，如我方?jīng)]有及時(shí)申請專利，遭到技術(shù)成果被采購方惡意搶先申請，合同可以作為我方有利證據(jù)進(jìn)行使用，以此來看，銷售合同中加入相關(guān)條款，也并非一無是處。

條款案例2

“本產(chǎn)品所含技術(shù)、結(jié)構(gòu)、外觀設(shè)計(jì)等工業(yè)設(shè)計(jì)，知識產(chǎn)權(quán)歸我公司所有，甲方購買我公司產(chǎn)品，擁有產(chǎn)品使用、銷售權(quán)。

甲方不得侵犯我公司產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)，如果侵權(quán)行為發(fā)生，應(yīng)賠償我公司侵權(quán)損失。”

5、代工合同

與委托合同對應(yīng)，我方接受A公司委托加工某一產(chǎn)品，也有相應(yīng)的兩種情況：A公司提供技術(shù)，設(shè)計(jì)方案；A公司不提供技術(shù)，設(shè)計(jì)方案，由我方進(jìn)行設(shè)計(jì)。這種情況可參照3委托加工合同部分，視不同情況在合同中加入相應(yīng)知識產(chǎn)權(quán)條款，對技術(shù)成果歸屬、適用范圍進(jìn)行約定。

需要特別注意的情況為，如果A公司提供了相關(guān)技術(shù)如技術(shù)方法，我們需要讓A公司做出“提供的技術(shù)不侵犯第三方知識產(chǎn)權(quán)”的聲明，因?yàn)槲夜咀鳛榧夹g(shù)的使用方，且使用該技術(shù)是生產(chǎn)銷售行為，一旦A公司提供的技術(shù)為侵權(quán)技術(shù)，我公司不能獨(dú)善其身，勢必會(huì)卷入侵權(quán)糾紛中。

6、產(chǎn)學(xué)研合作合同

近年來，產(chǎn)學(xué)研合作不僅是企業(yè)提升自身研發(fā)實(shí)力的重要途徑，也是高校技術(shù)人員實(shí)現(xiàn)成果轉(zhuǎn)化的有效途徑，隨著技術(shù)創(chuàng)新的市場驅(qū)動(dòng)力越來越強(qiáng)，知識產(chǎn)權(quán)在市場競爭中發(fā)揮的作用越來越明顯，無論企業(yè)還是高校都非常重視對技術(shù)成果的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。

企業(yè)、高校、科研院所合作，本身具有雙贏性，一方面企業(yè)研發(fā)實(shí)力增強(qiáng)，加快了技術(shù)研發(fā)進(jìn)程；另一方面高校技術(shù)與市場的結(jié)合更加緊密，研發(fā)目標(biāo)較為清晰，更接近市場需求；再次雙方合作加快了科技成果實(shí)施轉(zhuǎn)化，加快了知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)營進(jìn)程。但是，從目前產(chǎn)學(xué)研合作情況來看，存在一些較為普遍的問題，如技術(shù)交付、研發(fā)進(jìn)度問題，但此類問題不在本次討論范圍中。本文主要討論產(chǎn)學(xué)研合作中因知識產(chǎn)權(quán)引發(fā)糾紛的問題，其中較為突出的為科技成果的知識產(chǎn)權(quán)歸屬問題，一般成果轉(zhuǎn)化價(jià)值越高，分歧也會(huì)越大，不惜對簿公堂的也大有人在。從知識產(chǎn)權(quán)管理的角度來看這個(gè)問題，專利的申請權(quán)、所有權(quán)及專利技術(shù)的使用權(quán)完全可以通過事先協(xié)商，并形成條款的形式加以約定，以避免后期產(chǎn)生糾紛。專利法八條中，明確指出，雙方有約定的從其約定，可見約定的效用高于法庭對歸屬權(quán)的認(rèn)定。

依據(jù) 專利法八條 兩個(gè)以上單位或者個(gè)人合作完成的發(fā)明創(chuàng)造、一個(gè)單位或者個(gè)人接受其他單位或者個(gè)人委托完成的發(fā)明創(chuàng)造，除另有協(xié)議的以外，申請專利的權(quán)利屬于完成或者共同完成的單位或者個(gè)人；申請被批準(zhǔn)后，申請的單位或者個(gè)人為專利權(quán)人。

7、其他服務(wù)合同

隨著企業(yè)不斷發(fā)展，企業(yè)在運(yùn)營過程中簽訂的合同種類會(huì)越來越多，還會(huì)涉及知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)合同、體系認(rèn)證、審計(jì)合同、培訓(xùn)合同等。在簽訂此類合同中主要需要關(guān)注兩個(gè)問題。

（1）合同執(zhí)行過程中，會(huì)不會(huì)涉及企業(yè)秘密，如技術(shù)秘密、商業(yè)秘密等。

（2）合同執(zhí)行過程中，會(huì)不會(huì)產(chǎn)生技術(shù)成果，如涉及企業(yè)技術(shù)或運(yùn)營信息的報(bào)告等。

所以合同簽訂中，需要重視以上情況，并加入相應(yīng)條款：

保密條款，合作過程中我方的機(jī)密文件資料等，需要對方保密，不能泄露給任何第三方，如造成損失，需承擔(dān)賠償責(zé)任。

成果歸屬條款，服務(wù)過程中，產(chǎn)生的相關(guān)的報(bào)告、匯總資料，權(quán)利歸屬清晰，如涉及信息對我公司較為重要，盡量協(xié)商約定歸我方所有。

以上，對企業(yè)運(yùn)營中涉及到知識產(chǎn)權(quán)的合同做了梳理，并建議企業(yè)在合同簽訂中關(guān)注該部分內(nèi)容，盡量做到有專業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理人員對相應(yīng)條款進(jìn)行審核。

合同中加入知識產(chǎn)權(quán)約定條款，可以為企業(yè)規(guī)避相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，避免不必要的糾紛，進(jìn)一步，一旦產(chǎn)生糾紛，能夠有力維權(quán)。知識產(chǎn)權(quán)管理的目的不是阻礙企業(yè)正常運(yùn)行，而是讓知識產(chǎn)權(quán)更好的服務(wù)企業(yè)。企業(yè)運(yùn)營方式和所處環(huán)境千差萬別，所以針對不同情況，企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理人員應(yīng)把握大原則，不能教條主義，應(yīng)在可執(zhí)行范圍內(nèi)，盡量按照標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，讓知識產(chǎn)權(quán)提升企業(yè)的市場競爭力，發(fā)揮知識產(chǎn)權(quán)的價(jià)值。

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1、企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理中的那些“坑”——人事篇

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：翟艷利 北京高沃律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理中的那些“坑”——合同篇（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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