刺破商標(biāo)象征性使用的“面紗”-從HSS商標(biāo)撤銷案件說(shuō)起

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作者：付同杰北京市鑄成律師事務(wù)所合伙人

羅洋北京市鑄成律師事務(wù)所律師

原標(biāo)題：刺破商標(biāo)象征性使用的“面紗”-從HSS商標(biāo)撤銷案件說(shuō)起

近日，北京市高級(jí)人民法院對(duì)原告特種外科醫(yī)院訴國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、第三人李京生關(guān)于HSS撤銷三年不使用商標(biāo)糾紛案件作出終審判決，認(rèn)定李京生提交的關(guān)于訴爭(zhēng)商標(biāo)的使用證據(jù)屬于象征性使用，并因此撤銷了該訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)。作為本案原告特種外科醫(yī)院的代理律師，借此機(jī)會(huì)，筆者在此分享該案件的訴訟策略以及對(duì)法院判決書的思考，期待能夠?yàn)榻窈蟮念愃瓢讣拇硖峁┮恍┙梃b意義。

一、案件基本情況介紹

本案訴爭(zhēng)商標(biāo)“ 刺破商標(biāo)象征性使用的“面紗”-從HSS商標(biāo)撤銷案件說(shuō)起 ”是由李京生于2005年3月30日在中國(guó)申請(qǐng)注冊(cè)的，指定使用在第44類包括“醫(yī)院、整形外科”等服務(wù)上。特種外科醫(yī)院為了進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，需要在中國(guó)取得其主商標(biāo)HSS 的注冊(cè)。因此，特種外科醫(yī)院于2016年2月29日對(duì)此商標(biāo)提起了撤銷申請(qǐng)，于2016年11月11日提起了撤銷復(fù)審申請(qǐng)，但均被國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局予以駁回。在此期間，李京生曾經(jīng)與特種外科醫(yī)院進(jìn)行過(guò)溝通，意圖以一百萬(wàn)美金的價(jià)格向原告特種外科醫(yī)院轉(zhuǎn)讓該訴爭(zhēng)商標(biāo)。

二、訴爭(zhēng)商標(biāo)使用情況分析

在這種情形下，特種外科醫(yī)院委托筆者所在律師團(tuán)隊(duì)進(jìn)行法律分析，請(qǐng)求律師團(tuán)隊(duì)代理該起商標(biāo)撤銷案件。通過(guò)閱卷，筆者發(fā)現(xiàn)李京生確實(shí)提交了從形式上看似非常完美的使用證據(jù)，無(wú)論是證據(jù)的數(shù)量還是證據(jù)的種類，都是精心策劃的，時(shí)刻準(zhǔn)備著可能面對(duì)的撤銷三年不使用的法律風(fēng)險(xiǎn)。具體情況如下：

第一、李京生提供了大量關(guān)于訴爭(zhēng)商標(biāo)的使用證據(jù)，包括但不限于其與魏縣人民醫(yī)院簽訂的《商標(biāo)使用許可合同》、標(biāo)有訴爭(zhēng)商標(biāo)的醫(yī)院稿紙、病情交待書和不收紅包協(xié)議、標(biāo)有訴爭(zhēng)商標(biāo)的機(jī)織標(biāo)簽以及相關(guān)的票據(jù)、魏縣人民醫(yī)院醫(yī)生穿著標(biāo)有訴爭(zhēng)商標(biāo)的白大褂的照片、多份刊登在《中原商報(bào)》上標(biāo)有訴爭(zhēng)商標(biāo)的廣告。這些證據(jù)大多不僅真實(shí)存在，并且來(lái)源均為值得信賴的第三方、持續(xù)時(shí)間覆蓋了指定期間的每個(gè)年份，從形式和內(nèi)容上堪稱“無(wú)懈可擊”似已形成了“完整的商標(biāo)使用的證據(jù)鏈”。

第二、據(jù)李京生自述，其本人實(shí)際上從九十年代就開始學(xué)習(xí)有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)理論、運(yùn)作，其本人亦是一名執(zhí)業(yè)醫(yī)師，因此他對(duì)如何制作和獲取訴爭(zhēng)商標(biāo)使用證據(jù)有著比普通人更強(qiáng)的前瞻能力和水平。同時(shí)，由于其已經(jīng)投入了相當(dāng)?shù)娜肆Α⒇?cái)力、物力以維持訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)，他非常在意該商標(biāo)的權(quán)利，竭盡權(quán)利要保住訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)。

第三、本案主要的使用證據(jù)均與魏縣人民醫(yī)院有關(guān)，其中多份證據(jù)因涉及患者隱私被列為不向外公開的材料，通過(guò)常規(guī)渠道無(wú)法獲得并辨析真假?；诖?，本案中筆者所在律師團(tuán)隊(duì)在取證方面的難度可想而知。

三、筆者所在團(tuán)隊(duì)的訴訟策略

筆者所在的團(tuán)隊(duì)律師們認(rèn)真分析了李京生在評(píng)審階段提交的使用證據(jù)，發(fā)現(xiàn)這些證據(jù)雖看似完美但其中存有諸多疑點(diǎn)，極具象征性使用之嫌。筆者所在團(tuán)隊(duì)幫助客戶制定和執(zhí)行多方位的訴訟策略，對(duì)李京生提交的看似“最完美、最無(wú)懈可擊”的證據(jù)進(jìn)行了極為認(rèn)真、仔細(xì)、專業(yè)的分析，并通過(guò)自主取證和向法院申請(qǐng)調(diào)查取證等方式，成功揭示了李京生提交的證據(jù)中有悖常理和商業(yè)慣例的情形，并最終讓法院接受了筆者所在律師團(tuán)隊(duì)的主張，認(rèn)定李京生對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)的使用屬于象征性使用，并對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)予以撤銷。筆者所在團(tuán)隊(duì)具體訴訟策略如下：

第一、為了攻擊李京生提交的上述證據(jù)，在取證方面進(jìn)行了精心部署，一一攻破。首先，進(jìn)行國(guó)圖檢索核對(duì)李京生提交的報(bào)紙的真實(shí)性，并將其中并無(wú)刊登訴爭(zhēng)商標(biāo)廣告的1份報(bào)紙通過(guò)國(guó)圖文獻(xiàn)復(fù)印予以固定。其次，安排對(duì)魏縣人民醫(yī)院進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)公證，在公證書中固定了其未以任何公開的方式，如在招牌、就診卡、白大褂、稿紙等公眾能夠直接獲得或感知的材料和位置上使用過(guò)訴爭(zhēng)商標(biāo)使用這一事實(shí)。再次，在一審?fù)忂^(guò)程中，為了證明魏縣人民醫(yī)院出具的相關(guān)證據(jù)的真實(shí)性，向一審法院申請(qǐng)調(diào)取證據(jù)，并最終成功獲得了七份病歷檔案，成功確定了訴爭(zhēng)商標(biāo)的真實(shí)使用狀況，即零星未公開使用的情況，并基于此將案件重點(diǎn)確定在論證李京生對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)象征性使用這一點(diǎn)。

第二、對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)核定使用的服務(wù)進(jìn)行準(zhǔn)確的分析，確定其所在領(lǐng)域的特性，即醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的準(zhǔn)入要求，指明就算李京生本人為執(zhí)業(yè)醫(yī)生，其亦無(wú)能力獨(dú)立提供任何醫(yī)療服務(wù)這一點(diǎn)。對(duì)刊登在《中原商標(biāo)》上的廣告進(jìn)行性質(zhì)分析，攻擊其欠缺的作為廣告的基本要素。對(duì)李京生為魏縣人民醫(yī)院自費(fèi)印制稿紙、制作印章、機(jī)織標(biāo)簽等違背常理和商業(yè)習(xí)慣的情況一一分析。再結(jié)合李京生自證其擁有長(zhǎng)期的知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)及其在評(píng)審階段聯(lián)系特種外科醫(yī)院獲取高額轉(zhuǎn)讓費(fèi)一點(diǎn)，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了且其根本無(wú)任何在商業(yè)活動(dòng)中真實(shí)使用訴爭(zhēng)商標(biāo)的計(jì)劃及實(shí)踐。

第三、為了論證筆者所在團(tuán)隊(duì)在本案中核心的象征性使用的論點(diǎn)，進(jìn)行了大量的判例檢索工作，并且成功收集了多個(gè)在先類似的判例。及時(shí)且有效地與主審法官進(jìn)行溝通，并向合議庭提交所有相關(guān)的證據(jù)及材料，以支持論點(diǎn)并說(shuō)服法官支持特種外科醫(yī)院的主張。

四、案件的典型意義

第一、撤銷三年不使用程序設(shè)立的原因在于避免因商標(biāo)權(quán)人怠于使用商標(biāo)而造成商標(biāo)資源的浪費(fèi)，因此，象征性使用顯然不應(yīng)該成為商標(biāo)撤銷三年不使用程序的壁壘。在處理商標(biāo)撤銷時(shí)，如果遇到商標(biāo)使用證據(jù)形式上已形成完整的證據(jù)鏈，但是有象征性使用之嫌的情況時(shí)，應(yīng)該從商標(biāo)使用量、持續(xù)使用時(shí)間、使用是否為進(jìn)入流通領(lǐng)域、是否符合相關(guān)商品和服務(wù)的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)等核心方面仔細(xì)分析，判斷是否屬于象征性使用，并且積極收集證據(jù)和類似案例予以支撐。

第二、涉及象征性使用的撤銷案件的證據(jù)收集具有一定的難度和獨(dú)特性。故此，在收集證據(jù)過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)收集更易被法院認(rèn)可的證據(jù)，如經(jīng)公證的證據(jù)及權(quán)威第三方出具的證據(jù)，并且要注重多份證據(jù)組合使用及證據(jù)鏈的完整性。同時(shí)，如遇本案中的病歷檔案這種涉及個(gè)人隱私的證據(jù)，無(wú)法自行收集的，應(yīng)主動(dòng)按照法律規(guī)定向法院申請(qǐng)調(diào)取證據(jù)以證明案件涉及的核心事實(shí)。

五、案件的理解與思考

商標(biāo)象征性使用現(xiàn)行法律并無(wú)直接規(guī)定，其是在司法實(shí)踐中逐漸發(fā)展和清晰起來(lái)的。這一概念最早是由北京市高級(jí)人民法院于2010年在“大橋DAQIAO及圖”商標(biāo)撤銷復(fù)審行政糾紛案中提出的，在此案中北京市高級(jí)人民法院明確指出“商標(biāo)使用應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)性和指向性，即商標(biāo)使用是商標(biāo)權(quán)人控制下的使用，該使用行為能夠表達(dá)出該商標(biāo)與特定商品或服務(wù)的關(guān)聯(lián)性，能夠使相關(guān)公眾意識(shí)到該商標(biāo)指向了特定的商品或服務(wù)。對(duì)于僅以或主要以維持注冊(cè)效力為目的的象征性使用的商標(biāo)的行為，不應(yīng)視為在商標(biāo)法意義上使用商標(biāo)”。這一概念的提出進(jìn)一步明晰了《商標(biāo)法》第四十四條關(guān)于“商標(biāo)法意義上使用商標(biāo)”的含義，明確了在認(rèn)定是否屬于“商標(biāo)法意義上使用商標(biāo)”時(shí)除了考慮要有“將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中”的客觀行為之外，在主觀上也要有“用于識(shí)別商標(biāo)來(lái)源”的這一核心目的，而非淺層“維持商標(biāo)注冊(cè)效力”這一目的。雖然通過(guò)此案及之后幾個(gè)類似的案例，將“象征性使用”排除在“商標(biāo)法意義上的使用”已成為共識(shí)，但是如何判斷是否為“象征性使用”在實(shí)踐中仍然有很大的困難，這也導(dǎo)致這些年認(rèn)定屬于“象征性使用”的類似的判例的數(shù)量非常有限。

在這種情況下，筆者認(rèn)為本案屬于近些年同類案件中的極具典型的案件，對(duì)把握法院判定“象征性使用”的標(biāo)準(zhǔn)提供了很好的借鑒及啟示作用。從北京市高級(jí)人民法院作出的終審判決中，筆者發(fā)現(xiàn)實(shí)際上本案中法院對(duì)于認(rèn)定象征性使用針對(duì)如下三個(gè)核心點(diǎn)的正確判斷值得同仁借鑒和思考。

第一、訴爭(zhēng)商標(biāo)的使用是否符合其核定商品/服務(wù)所在行業(yè)的特點(diǎn)

在本案中，法官直接指出：“盡管李京生持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證書，但訴爭(zhēng)商標(biāo)核定使用的服務(wù)為醫(yī)院、整形外科等，考慮到當(dāng)前醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的準(zhǔn)入資格等要求，此類服務(wù)一般無(wú)法以自然人身份提供”。由此可見，在進(jìn)行商標(biāo)使用是否屬于象征性使用判斷的時(shí)候，首先應(yīng)當(dāng)對(duì)核定使用的商品/服務(wù)所在的行業(yè)的特點(diǎn)進(jìn)行總括性地分析，確定其使用是否有相應(yīng)的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，從而才能夠判定使用證據(jù)的真實(shí)性和關(guān)聯(lián)性。

第二、訴爭(zhēng)商標(biāo)持續(xù)使用時(shí)間是否已達(dá)到《商標(biāo)法》意義上持續(xù)的標(biāo)準(zhǔn)

在本案中，關(guān)于此點(diǎn)，法官特意強(qiáng)調(diào)了：“李京生于指定期間許可魏縣人民醫(yī)院使用訴爭(zhēng)商標(biāo)僅一年時(shí)間，并無(wú)證據(jù)證明訴爭(zhēng)商標(biāo)在此之前及之后存在實(shí)際的持續(xù)使用主體”。由此可見，《商標(biāo)法》意義上的使用必須是持續(xù)的，具體來(lái)講應(yīng)該是使用應(yīng)該是連續(xù)地覆蓋整個(gè)指定使用三年期間的，僅有其中一個(gè)時(shí)間段，或者僅有零星幾個(gè)時(shí)間點(diǎn)在理論和實(shí)踐上都無(wú)法認(rèn)定為《商標(biāo)法》意義上的使用。對(duì)此概念的正確認(rèn)識(shí)是判定商標(biāo)是否屬于象征性使用的重要一點(diǎn)。

第三、訴爭(zhēng)商標(biāo)的使用是否與正常的交易習(xí)慣和常識(shí)相符合

在本案中，關(guān)于這一點(diǎn)，法官認(rèn)定：“《中原商報(bào)》上發(fā)布的訴爭(zhēng)商標(biāo)宣傳廣告未體現(xiàn)服務(wù)提供主體及相關(guān)聯(lián)系方式，所指向的服務(wù)亦不甚明確，此類宣傳廣告難以使訴爭(zhēng)商標(biāo)實(shí)現(xiàn)區(qū)分服務(wù)來(lái)源的作用，從而構(gòu)成商標(biāo)法意義上的使用”。任何商標(biāo)的使用形式實(shí)際上都不能突破正常的交易習(xí)慣和常識(shí)。在很多類似的案件中不少商標(biāo)所有人僅僅為了維持商標(biāo)的注冊(cè)而選擇在一些報(bào)刊雜志上定期刊登與其商標(biāo)相關(guān)的廣告，但是有一些也過(guò)于追求維持注冊(cè)的目的，而漏掉了在正常商業(yè)活動(dòng)中刊登廣告的目的，即宣傳的目的。具體而言就是一個(gè)廣告必須具備基本的要素，包括不限于商品/服務(wù)提供者的信息及指向的商品和服務(wù)的信息，才能起到宣傳的目的。如果僅僅是寫明商標(biāo)的標(biāo)樣、核定使用的商品服務(wù)和商標(biāo)的所有人的名稱就僅能被稱為權(quán)屬證明而非廣告，而這些權(quán)屬證明性質(zhì)的“廣告”不管是刊登于哪種介質(zhì)都無(wú)法實(shí)現(xiàn)其宣傳的目的，故此也不能被作為證明商標(biāo)公開、真實(shí)、有效使用的證據(jù)。

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作者：付同杰北京市鑄成律師事務(wù)所合伙人

羅洋北京市鑄成律師事務(wù)所律師

編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：刺破商標(biāo)象征性使用的“面紗”-從HSS商標(biāo)撤銷案件說(shuō)起（擊標(biāo)題查看原文）

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