優(yōu)先審查可能帶來的這些不利后果一定要了解！

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原標(biāo)題：優(yōu)先審查可能帶來的這些不利后果一定要了解！

自從國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于2017年8月1日起施行第76號(hào)局令《專利優(yōu)先審查管理辦法》以來，申請(qǐng)人便多了一種能夠使專利申請(qǐng)快速地進(jìn)行審查的方式。對(duì)于實(shí)審階段的發(fā)明案件，該辦法更是將通常需要在2-3年才能結(jié)束的審查周期縮短到了1年的時(shí)間。然而，在享受優(yōu)先審查帶給申請(qǐng)人的利好的同時(shí)，申請(qǐng)人也應(yīng)該考慮到優(yōu)先審查可能帶來的不利后果。

一直以來，能夠快速獲得專利權(quán)并行使專利權(quán)是所有申請(qǐng)人以及發(fā)明人所期望的。在日常操作中，申請(qǐng)人會(huì)通過提前公開專利申請(qǐng)或提出PPH申請(qǐng)等方式加快案件的審查進(jìn)程。

自從國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于2017年8月1日起施行第76號(hào)局令《專利優(yōu)先審查管理辦法》以來，申請(qǐng)人便多了一種能夠使專利申請(qǐng)快速地進(jìn)行審查的方式。在該辦法中明確規(guī)定了：

第十條國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局同意進(jìn)行優(yōu)先審查的，應(yīng)當(dāng)自同意之日起，在以下期限內(nèi)結(jié)案：

（一）發(fā)明專利申請(qǐng)?jiān)谒氖迦諆?nèi)發(fā)出第一次審查意見通知書，并在一年內(nèi)結(jié)案；

（二）實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)?jiān)趦蓚€(gè)月內(nèi)結(jié)案；

（三）專利復(fù)審案件在七個(gè)月內(nèi)結(jié)案；

（四）發(fā)明和實(shí)用新型專利無效宣告案件在五個(gè)月內(nèi)結(jié)案，外觀設(shè)計(jì)專利無效宣告案件在四個(gè)月內(nèi)結(jié)案”。

可以看出，對(duì)于實(shí)審階段的發(fā)明案件，該辦法更是將通常需要在2-3年才能結(jié)束的審查周期縮短到了1年的時(shí)間。然而，在享受優(yōu)先審查帶給申請(qǐng)人的利好的同時(shí)，申請(qǐng)人也應(yīng)該考慮到優(yōu)先審查可能帶來的不利后果。

1、可能喪失主動(dòng)修改的機(jī)會(huì)

在《專利優(yōu)先審查管理辦法》中規(guī)定了：

第十二條 對(duì)于優(yōu)先審查的專利申請(qǐng)，有下列情形之一的，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局可以停止優(yōu)先審查程序，按普通程序處理，并及時(shí)通知優(yōu)先審查請(qǐng)求人：

（一）優(yōu)先審查請(qǐng)求獲得同意后，申請(qǐng)人根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第一、二款對(duì)申請(qǐng)文件提出修改；

…

發(fā)明申請(qǐng)需要在提出優(yōu)先審查請(qǐng)求的同時(shí)提交案件的“發(fā)明專利申請(qǐng)公布進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段通知書”以及“實(shí)審繳費(fèi)收據(jù)”。因此，發(fā)明申請(qǐng)的優(yōu)先審查請(qǐng)求只能在進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段之后提出。

眾所周知，在進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查之后的三個(gè)月內(nèi)，申請(qǐng)人可以依照專利法實(shí)施細(xì)則第51條進(jìn)行主動(dòng)修改。然而，由于在提出優(yōu)先審查請(qǐng)求后，2-4周內(nèi)就可能得到案件予以進(jìn)行優(yōu)先審查的通知書，并且進(jìn)入優(yōu)先審查程序后，申請(qǐng)將在45天內(nèi)下發(fā)第一次審查意見通知書。

因此，如果申請(qǐng)人在提出優(yōu)先審查請(qǐng)求后希望進(jìn)行主動(dòng)修改，則可能會(huì)因違反《專利優(yōu)先審查管理辦法》第十二條第一款的規(guī)定而喪失已經(jīng)獲得的優(yōu)先審查的資格。而當(dāng)申請(qǐng)人想保留優(yōu)先審查的資格的情況下，則會(huì)完全喪失進(jìn)實(shí)審主動(dòng)修改的機(jī)會(huì)。因此，在申請(qǐng)人希望提出優(yōu)先審查請(qǐng)求同時(shí)又希望對(duì)案件進(jìn)行主動(dòng)修改的情況下，建議申請(qǐng)人可先提出主動(dòng)修改，然后再提出優(yōu)先審查請(qǐng)求。

2、OA的答復(fù)準(zhǔn)備時(shí)間縮短

在《專利優(yōu)先審查管理辦法》中規(guī)定了：

第十一條對(duì)于優(yōu)先審查的專利申請(qǐng)，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)盡快作出答復(fù)或者補(bǔ)正。申請(qǐng)人答復(fù)發(fā)明專利審查意見通知書的期限為通知書發(fā)文日起兩個(gè)月，申請(qǐng)人答復(fù)實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利審查意見通知書的期限為通知書發(fā)文日起十五日。

對(duì)于申請(qǐng)人而言，針對(duì)審查意見通知書對(duì)專利申請(qǐng)文件做出適當(dāng)修改或者做出充分且適當(dāng)?shù)臓庌q，對(duì)于專利授權(quán)而言起到至關(guān)重要的作用。然而，由于在進(jìn)行優(yōu)先審查過程中，答復(fù)審查意見通知書的時(shí)間被大大縮短。針對(duì)發(fā)明類案件，在審查意見通知書下發(fā)之后必須在發(fā)文日起2個(gè)月內(nèi)進(jìn)行答復(fù)，這與普通申請(qǐng)的第一次審查意見通知書的15天加4個(gè)月的答復(fù)時(shí)間相比，申請(qǐng)人少了一半的時(shí)間進(jìn)行準(zhǔn)備。因此，建議申請(qǐng)人針對(duì)優(yōu)先審查案件，合理安排時(shí)間，在答復(fù)期限內(nèi)做出最佳的策略選擇以及準(zhǔn)備出最充分的答復(fù)意見。

針對(duì)一些化學(xué)類案件，2017年修改的《專利審查指南》中新增第3.5節(jié)關(guān)于補(bǔ)交實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的規(guī)定，其中規(guī)定了：

“對(duì)于申請(qǐng)日后補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，審查員應(yīng)當(dāng)予以審查，補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從專利申請(qǐng)公開的內(nèi)容中得到的”。

因此，在實(shí)際工作中，如果化學(xué)類案件的申請(qǐng)人希望在答復(fù)審查意見通知書時(shí)針對(duì)審查員檢索出的對(duì)比文件補(bǔ)充比較性實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，那么對(duì)于復(fù)雜的實(shí)驗(yàn)而言，兩個(gè)月的答復(fù)時(shí)間顯然不足以完成實(shí)驗(yàn)。

因此，在提出優(yōu)先申請(qǐng)的同時(shí)，申請(qǐng)人還應(yīng)該充分考慮案件的實(shí)際情況（例如所涉及的技術(shù)領(lǐng)域等），以做出合理的規(guī)劃。比如，對(duì)于化學(xué)、生物領(lǐng)域的案件，申請(qǐng)人可以基于自身?xiàng)l件，提前進(jìn)行現(xiàn)有技術(shù)檢索，基于檢索結(jié)果提前準(zhǔn)備比較性實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，以備答復(fù)審查意見時(shí)使用。

3、可能加速案件的駁回

由于《專利優(yōu)先審查管理辦法》規(guī)定了發(fā)明案件需要在一年內(nèi)結(jié)案，因此如果審查員在發(fā)出多次審查意見通知書后，仍認(rèn)為該申請(qǐng)不具備授權(quán)條件，通常會(huì)直接駁回案件以保證在一年的時(shí)間內(nèi)結(jié)案。而對(duì)于非優(yōu)先審查的普通案件，由于沒有明確的結(jié)案時(shí)間限制，審查員會(huì)有更充裕的時(shí)間通過多次審查意見通知書或電話溝通的形式與申請(qǐng)人就案件中的問題進(jìn)行討論，并給申請(qǐng)人更長的時(shí)間予以考慮和修改。

因此，相比于一般申請(qǐng)，對(duì)于優(yōu)先審查案件而言，申請(qǐng)人對(duì)于答復(fù)策略的選擇尤應(yīng)謹(jǐn)慎。如果申請(qǐng)人未能在答復(fù)審查意見時(shí)做出充分的論述或恰當(dāng)?shù)男薷氖沟蒙暾?qǐng)文件可授權(quán)，則審查員很可能會(huì)限于結(jié)案時(shí)長而駁回申請(qǐng)。

建議申請(qǐng)人對(duì)于優(yōu)先審查案件，優(yōu)先予以關(guān)注，在收到審查意見后對(duì)審查意見中指出的缺陷做出全面研究，爭取在答復(fù)期限內(nèi)做出最恰當(dāng)?shù)男薷暮妥畛浞值臓庌q，盡可能使審查員接受該申請(qǐng)。

此外，對(duì)于一些申請(qǐng)人希望長時(shí)間保持案件存活，并在一個(gè)申請(qǐng)的基礎(chǔ)上，通過提出分案的形式以保護(hù)最合適的權(quán)利范圍或最大化權(quán)利范圍的情況，采用優(yōu)先審查的方式顯然也是不合適的。

綜上，在申請(qǐng)人希望通過優(yōu)先審查的途徑來快速進(jìn)行專利審批時(shí)，還是應(yīng)該結(jié)合自身情況，從案件的具體情況出發(fā)來權(quán)衡利弊，不能僅考慮縮短審查周期所帶來的便利，還應(yīng)該對(duì)案件在審理中可能遇到的具體問題有清楚的認(rèn)識(shí)和了解，從而選擇最合適的申請(qǐng)策略。

來源：康信知識(shí)產(chǎn)權(quán)

作者：李海霞 殷爽

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：優(yōu)先審查可能帶來的這些不利后果一定要了解！（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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