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惡意搶注的商標(biāo)它“香”嗎?濫用權(quán)利的行為有啥后果?

訴訟
小杯6年前
惡意搶注的商標(biāo)它“香”嗎?濫用權(quán)利的行為有啥后果?

惡意搶注的商標(biāo)它“香”嗎?濫用權(quán)利的行為有啥后果?
#本文由作者授權(quán)發(fā)布,未經(jīng)作者許可,禁止轉(zhuǎn)載,不代表IPRdaily立場#


來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)

作者:陸晨 上海浦東法院

原標(biāo)題:惡意搶注的商標(biāo)它“香”嗎?濫用權(quán)利的行為有啥后果?來看法院如何判決一起美國企業(yè)提起的確認(rèn)不侵權(quán)案


IPRdaily消息:商標(biāo)注冊人明知他人在先使用的未注冊商標(biāo)有一定影響,而搶注商標(biāo)的,可認(rèn)為系不正當(dāng)搶注。不正當(dāng)搶注后違反誠實信用原則向相關(guān)平臺投訴在先使用人,對在先使用人正當(dāng)經(jīng)營活動造成損失的,依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。


一、寶拉珍選的成長史


1994年11月,美國寶拉珍選公司由美國化妝品、護(hù)膚品專欄作家寶拉培岡在美國設(shè)立,并使用域名為paulaschoice.com的網(wǎng)站宣傳其“PAULA’S CHOICE”產(chǎn)品。


2005年始,寶拉珍選公司許可穎文公司的法定代表人楊穎在淘寶平臺開設(shè)寶拉珍選品牌店出售“寶拉珍選”“PAULA’S CHOICE”化妝品。


2009年7月23日,寶拉珍選旗艦店在天貓平臺開辦,由碧奧公司經(jīng)營,銷售寶拉珍選公司“PAULA’S CHOICE”“寶拉珍選”品牌化妝品等。


惡意搶注的商標(biāo)它“香”嗎?濫用權(quán)利的行為有啥后果?▲ “寶拉珍選”產(chǎn)品


看上去一帆風(fēng)順是不是?

有沒有感覺哪里不太對勁?

(一位知產(chǎn)大師說過)命運怎么可能輕易放過

一個沒有進(jìn)行商標(biāo)注冊的品牌。


2017年6月28日,開門紅公司向天貓公司提起知識產(chǎn)權(quán)投訴,主張上述寶拉珍選天貓旗艦店侵犯其注冊商標(biāo)專用權(quán)。


這個開門紅公司是哪里來的呢?怎么會有商標(biāo)權(quán)?


原來早在2006年12月11日,案外人劉麗娟向國家工商行政管理總局商標(biāo)局申請注冊涉案第5778430號“PAULA’S CHOICE寶拉之選”商標(biāo),指定使用在第3類的肥皂、化妝品用香料、化妝品等商品上。2010年1月8日,劉麗娟將涉案商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給開門紅公司。


惡意搶注的商標(biāo)它“香”嗎?濫用權(quán)利的行為有啥后果?

▲ 第5778430號商標(biāo)


既然這樣,中外寶拉只能開戰(zhàn)了,“戰(zhàn)場”就定在了浦東法院知產(chǎn)庭。


2017年8月23日,寶拉珍選公司以開門紅公司為被告向浦東法院提起確認(rèn)不侵權(quán)之訴,認(rèn)為其對“寶拉珍選”“PAULA’S CHOICE”商業(yè)標(biāo)識享有善意、在先的合法權(quán)益,不構(gòu)成侵害開門紅公司注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為。開門紅公司所依據(jù)的涉案商標(biāo)權(quán)利不穩(wěn)定,已被國家商評委無效宣告。并且,開門紅公司的投訴行為屬于惡意搶注、惡意投訴的權(quán)利濫用行為,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。


2018年1月5日,開門紅公司將以穎文公司、碧奧公司、天貓公司侵犯其注冊商標(biāo)專用權(quán)為由將三者訴至浦東法院。


二、戰(zhàn)況如何?


惡意搶注的商標(biāo)它“香”嗎?濫用權(quán)利的行為有啥后果?▲ 庭審宣判現(xiàn)場


浦東法院在商標(biāo)侵權(quán)訴訟中駁回開門紅公司訴訟,在確認(rèn)不侵權(quán)訴訟中判決:原告的行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán),開門紅公司賠償美國寶拉珍選公司經(jīng)濟(jì)損失人民幣20萬元及為維權(quán)支出的合理費用人民幣17.3萬元,合計人民幣37.3萬元,并在《經(jīng)濟(jì)日報》發(fā)表聲明,消除因?qū)嵤┥姘感袨榻o美國寶拉珍選公司造成的不良影響。


三、為什么有商標(biāo)權(quán)的公司反而敗訴?


因為:

(一)穎文公司、碧奧公司的行為屬于《商標(biāo)法》規(guī)定的在先使用;

(二)開門紅公司的行為構(gòu)成不正當(dāng)搶注。


那么什么叫在先使用?為什么在先使用這么??梢詫股虡?biāo)權(quán)?


(一)商標(biāo)在先使用抗辯的成立條件


《商標(biāo)法》第五十九條第三款規(guī)定,商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前,他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊人使用與注冊商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的,注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo),但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識。


在侵權(quán)訴訟中,被告穎文公司、碧奧公司抗辯稱其行為屬于《商標(biāo)法》第五十九條第三款規(guī)定的在先使用。對此,浦東法院認(rèn)為,商標(biāo)在先使用抗辯的成立應(yīng)當(dāng)同時滿足以下條件:


① 使用相同或者近似商標(biāo)時間在先。涉案商標(biāo)申請日為2006年12月11日,而寶拉珍選公司標(biāo)注“PAULA’S CHOICE”“寶拉珍選”商標(biāo)的商品在2005年4月起就開始在我國銷售,故使用商標(biāo)時間在先。


② 在相同或者類似商品上在先使用。寶拉珍選公司在我國銷售的“PAULA’S CHOICE”“寶拉珍選”精華液、潔面乳、眼霜等商品與涉案商標(biāo)核定使用的化妝品商品構(gòu)成類似。


③ 先使用相同或者近似的標(biāo)識。涉案商標(biāo)“PAULA’S CHOICE寶拉之選”的英文部分與寶拉珍選公司的“PAULA’S CHOICE”完全一致,中文部分與英文意譯亦基本相同,兩者構(gòu)成近似。


④ 在先使用具有一定影響。2006年12月11日前,寶拉珍選公司“PAULA’S CHOICE”“寶拉珍選”商品就通過銷售以及宣傳等在我國護(hù)膚品、化妝品業(yè)內(nèi)具有一定影響。


⑤ 原有范圍內(nèi)使用。自2005年4月起,寶拉珍選公司“PAULA’S CHOICE”“寶拉珍選”商品在我國銷售后,未延展使用至其他商品類別,也未超出原有的地域范圍和使用方式,故屬在原有范圍內(nèi)使用。


綜上,浦東法院認(rèn)為,穎文公司、碧奧公司的在先使用抗辯成立。


那么什么叫不正當(dāng)搶注?為什么不正當(dāng)搶注的商標(biāo)權(quán)這么弱,還要承擔(dān)賠償責(zé)任?


(二)不正當(dāng)搶注的認(rèn)定


《商標(biāo)法》第三十二條規(guī)定,申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利,也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。因此,商標(biāo)注冊人明知他人在先使用的未注冊商標(biāo)有一定影響,而搶注商標(biāo)的,可認(rèn)為系不正當(dāng)搶注。


浦東法院綜合考慮了以下因素來認(rèn)定注冊人是否構(gòu)成不正當(dāng)搶注:


① 在先使用商標(biāo)的知名度。如前所述,寶拉珍選公司對“PAULA’S CHOICE”“寶拉珍選”商標(biāo)不僅使用在先,并且在與涉案商標(biāo)核定使用的化妝品商品類似的精華液、潔面乳、眼霜等商品上具有了一定的知名度和影響力。


② 注冊商標(biāo)人申請及使用注冊商標(biāo)的合理性。“PAULA’S CHOICE”“寶拉珍選”含義與寶拉珍選公司創(chuàng)始人寶拉培岡姓名與商標(biāo)含義存在強(qiáng)關(guān)聯(lián)性,寶拉珍選公司使用上述商標(biāo)存在合理性,而開門紅公司對涉案商標(biāo)含義無法作合理解釋。


③ 商標(biāo)注冊人申請注冊商標(biāo)的使用意圖。涉案商標(biāo)申請人為自然人,后又轉(zhuǎn)讓給原告,在案證據(jù)顯示,上述自然人及原告均無化妝品及護(hù)膚品生產(chǎn)、銷售經(jīng)驗及技術(shù)能力。同時,上述自然人與原告在案外還申請注冊了一定數(shù)量商標(biāo)。上述事實表明,原告申請注冊涉案商標(biāo)時并不具有真實的使用意圖。


④ 商評委對注冊商標(biāo)的無效宣告裁定及相關(guān)行政判決。本案中,國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會裁定以及一審行政判決認(rèn)定原告申請注冊涉案商標(biāo)的行為已構(gòu)成《商標(biāo)法》第三十二條規(guī)定的“不正當(dāng)搶注”的情形而予以商標(biāo)無效宣告。


綜合考慮以上事實,浦東法院認(rèn)定開門紅公司申請注冊涉案商標(biāo)的行為是對寶拉珍選公司在先使用并具有一定影響商標(biāo)的惡意搶注。開門紅公司申請注冊涉案商標(biāo)、獲準(zhǔn)注冊后向天貓公司投訴穎文公司、碧奧公司正當(dāng)經(jīng)營活動明顯違反了誠實信用原則,屬濫用權(quán)利的行為。寶拉珍選天貓旗艦店的商品因開門紅公司的投訴下架,原告分銷商也因投訴停止或減少分銷活動,開門紅公司惡意搶注以及濫用權(quán)利行為給原告造成了經(jīng)濟(jì)損失。


最終


浦東法院支持了美國寶拉珍選公司的確認(rèn)不侵權(quán)訴訟,并綜合考慮寶拉珍選公司因侵權(quán)、投訴等經(jīng)營受到影響情況、開門紅公司搶注以及濫用權(quán)利行為惡意明顯,過錯程度較高等因素,作出上述判決。


來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)

作者:陸晨 上海浦東法院

編輯:IPRdaily王穎          校對:IPRdaily縱橫君



惡意搶注的商標(biāo)它“香”嗎?濫用權(quán)利的行為有啥后果?

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