標(biāo)準(zhǔn)必要專利的司法規(guī)制原則

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原標(biāo)題：標(biāo)準(zhǔn)必要專利的司法規(guī)制原則研究

標(biāo)準(zhǔn)必要專利（Standard Essential Patent）具有標(biāo)準(zhǔn)上的強制性、技術(shù)上的鎖定性和實施上的必然性。為防止標(biāo)準(zhǔn)必要專利的持有人不正當(dāng)?shù)乩蒙鲜鰞?yōu)勢，標(biāo)準(zhǔn)制定組織在其知識產(chǎn)權(quán)政策中一般都要求標(biāo)準(zhǔn)必要專利持有人事先作出FRAND（fair，reasonable，and non-discriminatory，公平、合理、無歧視，通常簡稱FRAND）承諾，將其標(biāo)準(zhǔn)必要專利按照公平、合理、無歧視原則許可他人使用。FRAND承諾本身比較原則，標(biāo)準(zhǔn)制定組織對于一些違反FRAND承諾的商業(yè)做法也無力糾偏，專利法也沒有針對標(biāo)準(zhǔn)必要專利作出特別規(guī)定。為此，筆者認(rèn)為，需要從司法裁判的層面明確規(guī)制標(biāo)準(zhǔn)必要專利的若干基本原則，引導(dǎo)當(dāng)事人盡可能達成專利許可協(xié)議，事先預(yù)防和減少標(biāo)準(zhǔn)必要專利糾紛的發(fā)生。

一、標(biāo)準(zhǔn)必要專利應(yīng)當(dāng)以開放許可為原則

FRAND原則意味著標(biāo)準(zhǔn)必要專利的許可是開放性的、諾成性的，專利持有人不得拒絕或歧視任何潛在的被許可人，任何愿意實施相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)或個人都可以獲得標(biāo)準(zhǔn)必要專利的實施許可。但是在商業(yè)實踐中，一些標(biāo)準(zhǔn)必要專利的持有人為了獲取高額的許可使用費，往往將其持有的標(biāo)準(zhǔn)必要專利只許可給終端產(chǎn)品的制造商。這使得一些產(chǎn)品組件、產(chǎn)品模塊的設(shè)計者、制造商難以獲得有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)必要專利的許可，或者獲得許可的成本較大。專利制度是為了鼓勵創(chuàng)新并使創(chuàng)新者獲得相應(yīng)回報。從理論上講，無論許可發(fā)生在產(chǎn)品價值鏈的任何節(jié)點，標(biāo)準(zhǔn)必要專利的價值貢獻都是基本相同的，并不因為價值鏈節(jié)點的差別而有所不同。因此，標(biāo)準(zhǔn)必要專利無論是單一實施，還是組合實施，無論是在簡單設(shè)備內(nèi)實施，還是在復(fù)雜設(shè)備內(nèi)實施，其價值貢獻都基本相同。

筆者認(rèn)為，如果標(biāo)準(zhǔn)必要專利持有人因潛在被許可人在產(chǎn)品價值鏈中的節(jié)點位置而拒絕許可或提高許可使用費，這就明顯違反了FRAND承諾中“非歧視性”許可的最基本要求。因此，在涉及標(biāo)準(zhǔn)必要專利糾紛案件中，法院應(yīng)當(dāng)堅持標(biāo)準(zhǔn)必要專利開放許可的原則立場，標(biāo)準(zhǔn)必要專利持有人不得拒絕任何愿意實施專利的企業(yè)或個人，并且標(biāo)準(zhǔn)必要專利持有人應(yīng)當(dāng)向所有企業(yè)、個人提供公平、合理和非歧視性條款的許可，而不管這些企業(yè)、個人處于產(chǎn)品價值鏈的任何節(jié)點。

二、標(biāo)準(zhǔn)必要專利的許可條款應(yīng)當(dāng)公開透明

對于普通專利的授權(quán)許可事宜，當(dāng)事人在談判之前和談判過程中往往會簽訂保密協(xié)議或者禁止披露協(xié)議，尤其是對于重要的具體許可條款，雙方都會要求彼此予以保密。專利許可協(xié)議達成后，當(dāng)事人通常會把簽訂的專利許可協(xié)議作為商業(yè)秘密加以保護。因此，除當(dāng)事人之外，其他公司無法知曉專利許可的具體條款，甚至有時都難以知曉當(dāng)事人之間是否存在專利許可。在商業(yè)實踐中，許多標(biāo)準(zhǔn)必要專利持有人也往往要求潛在被許可人簽訂保密協(xié)議或禁止披露協(xié)議，目的就在于阻止?jié)撛诒辉S可人向任何其他公司披露許可協(xié)議及其具體條款。由于潛在被許可人和其他被許可人都受到保密義務(wù)的限制，潛在被許可人無法核實標(biāo)準(zhǔn)專利持有人的陳述是否屬實。標(biāo)準(zhǔn)必要專利持有人公開透明地提供標(biāo)準(zhǔn)必要專利的許可信息，有助于創(chuàng)建公開公平的市場競爭環(huán)境，潛在被許可人可以預(yù)估接受專利許可后的運營成本，可以測算最有競爭力的產(chǎn)品市場價格，這將最終有利于消費者做出明智的購買選擇。據(jù)此筆者認(rèn)為，法院在審理涉及標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可保密糾紛案件時，應(yīng)當(dāng)從嚴(yán)界定當(dāng)事人的保密義務(wù)，鼓勵標(biāo)準(zhǔn)必要專利持有人公開透明一些關(guān)鍵的許可信息，例如產(chǎn)品價值鏈中的哪些公司已經(jīng)獲得許可、專利許可使用費率、許可費的計算方式、許可費的支付方式以及其他許可條件等。

三、標(biāo)準(zhǔn)必要專利原則上不適用禁令救濟

標(biāo)準(zhǔn)必要專利，包含兩層含義。其一，產(chǎn)品必須滿足標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求；其二，產(chǎn)品為滿足標(biāo)準(zhǔn)要求而不得不實施相關(guān)專利。因此，如果一家公司的產(chǎn)品要上市銷售，就必須滿足標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求，同時不得不實施標(biāo)準(zhǔn)中的那些必要專利，無法采取替代性技術(shù)方案而避開標(biāo)準(zhǔn)必要專利。這樣，標(biāo)準(zhǔn)必要專利的持有人就處于明顯的優(yōu)勢地位，因為如果專利有效并且他人未經(jīng)許可而實施，持有人有權(quán)根據(jù)專利法向法院申請禁止制造、銷售產(chǎn)品的禁令。在商業(yè)實踐中，由于禁令制度的存在，標(biāo)準(zhǔn)必要專利持有人往往會以此為由明示或暗示地威脅潛在被許可人，致使二者之間的談判地位嚴(yán)重不對等，從而損害潛在被許可人的利益。理性的潛在被許可人往往被迫接受支付高于合理標(biāo)準(zhǔn)的許可費，以避免被禁止制造、銷售其產(chǎn)品的風(fēng)險。潛在被許可人被迫接受的高于合理標(biāo)準(zhǔn)的那部分許可費自然會轉(zhuǎn)嫁到產(chǎn)品價格中，這樣最終將損害消費者的利益。

專利權(quán)固有的獨占性和禁令救濟制度共同賦予了專利持有人的市場優(yōu)勢地位，標(biāo)準(zhǔn)必要專利所具有的“必要性”在此基礎(chǔ)上更是進一步增強了這種市場優(yōu)勢。為了平衡這種超強的市場優(yōu)勢，法院應(yīng)當(dāng)對禁令救濟進行適當(dāng)限制。如前所述，標(biāo)準(zhǔn)必要專利以開放許可為原則，專利持有人不得拒絕許可，并且已經(jīng)作出FRAND承諾，因此潛在的被許可人不應(yīng)當(dāng)再面臨禁令的法律風(fēng)險。筆者認(rèn)為，在涉及標(biāo)準(zhǔn)必要專利糾紛案件中，除在極其有限的情況下，專利持有人不得提出禁令請求，法院原則上也不應(yīng)當(dāng)支持專利持有人的禁令請求。此處的“極其有限情況”，應(yīng)當(dāng)僅限于潛在被許可人拒絕磋商、惡意磋商，以及通過許可費方式不能解決損害賠償?shù)确浅Ｓ邢薜那樾?。?dāng)然，“惡意磋商”也應(yīng)當(dāng)從嚴(yán)限定，諸如潛在被許可人質(zhì)疑專利有效性、提出反訴等都不應(yīng)當(dāng)認(rèn)為其具有主觀上的惡意。

四、標(biāo)準(zhǔn)必要專利原則上不得打包許可

若干專利形成一個組合，然后打包進行整體許可，例如基于一套設(shè)備而形成的專利組合打包進行許可，基于一家公司所有相關(guān)專利而形成的專利組合打包進行許可。這種專利組合打包許可的做法，無須逐項專利許可談判，可以顯著地降低許可費用和管理成本，可以保障商業(yè)運營的穩(wěn)定性和預(yù)期性，并且可以促進公司之間長期的“專利和平”。在商業(yè)實踐中，專利組合打包進行許可通常是非常受歡迎的專利許可方式。因此，如果沒有強制行為，專利組合打包許可通常不會構(gòu)成專利權(quán)濫用，法院一般不應(yīng)進行干預(yù)。

如前所述，標(biāo)準(zhǔn)必要專利的持有人具有超強的市場優(yōu)勢地位，因此在專利許可談判中往往屬于強勢一方。在商業(yè)實踐中，有的專利持有人將其全部標(biāo)準(zhǔn)必要專利打包后進行整體許可，有的專利持有人甚至將其標(biāo)準(zhǔn)必要專利和非標(biāo)準(zhǔn)必要專利打包后進行整體許可，要求潛在被許可人必須接受整個專利組合的許可，拒絕單獨將某一項或某幾項標(biāo)準(zhǔn)必要專利進行許可。雖然標(biāo)準(zhǔn)必要專利都具有“必要性”，但是對于不同的公司來說卻并不都是必要的。

考慮到標(biāo)準(zhǔn)必要專利持有人的超強市場優(yōu)勢地位，筆者認(rèn)為，在涉及標(biāo)準(zhǔn)必要專利打包許可糾紛案件中，法院原則上不應(yīng)當(dāng)支持專利持有人以任何理由將其持有的標(biāo)準(zhǔn)必要專利進行打包許可，也不應(yīng)當(dāng)支持標(biāo)準(zhǔn)必要專利和非標(biāo)準(zhǔn)必要專利進行打包許可，除非被許可人主動且明確要求標(biāo)準(zhǔn)必要專利持有人同時授權(quán)其他相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)必要專利或非標(biāo)準(zhǔn)必要專利。

五、標(biāo)準(zhǔn)必要專利的轉(zhuǎn)讓原則上不影響FRAND承諾

近年來，一些標(biāo)準(zhǔn)必要專利的持有人將其專利分別單獨地進行轉(zhuǎn)讓。標(biāo)準(zhǔn)必要專利進行轉(zhuǎn)讓后，一方面造成專利持有人變得更加分散，標(biāo)準(zhǔn)必要專利的實施者需要分別進行專利許可談判；另一方面會造成各單項專利收取的許可費總額往往超過原專利許可費總額，產(chǎn)生專利許可費堆疊增加效應(yīng)。這些都最終導(dǎo)致標(biāo)準(zhǔn)必要專利的許可成本大大增加。

原則上，標(biāo)準(zhǔn)必要專利的持有人可以像其他普通專利的持有人一樣，根據(jù)其市場經(jīng)營的需要自由地轉(zhuǎn)讓其持有的標(biāo)準(zhǔn)必要專利。但是，標(biāo)準(zhǔn)必要專利與普通專利又不盡相同，標(biāo)準(zhǔn)必要專利的持有人在其專利納入相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)時事先作出過FRAND承諾，甚至可能已經(jīng)達成具體的許可協(xié)議。因此，一些標(biāo)準(zhǔn)制定組織在其知識產(chǎn)權(quán)政策中一般都會規(guī)定，專利持有人可以轉(zhuǎn)讓標(biāo)準(zhǔn)必要專利，但是專利轉(zhuǎn)讓行為不得影響該項標(biāo)準(zhǔn)必要專利的FRAND承諾。在商業(yè)實踐中，標(biāo)準(zhǔn)必要專利轉(zhuǎn)讓后，有的受讓人以種種理由拒絕履行出讓人先前作出的FRAND承諾。筆者認(rèn)為，如果持有人轉(zhuǎn)讓其標(biāo)準(zhǔn)必要專利的，初始受讓人和所有的后續(xù)受讓人原則上都必須無條件地繼續(xù)接受FRAND承諾的約束。法院在處理涉及標(biāo)準(zhǔn)必要專利轉(zhuǎn)讓糾紛案件時，應(yīng)當(dāng)堅持標(biāo)準(zhǔn)必要專利所有權(quán)與FRAND承諾共同轉(zhuǎn)讓的原則，標(biāo)準(zhǔn)必要專利的轉(zhuǎn)讓不影響此前的FRAND承諾，也不影響業(yè)已達成的FRAND許可協(xié)議。

六、標(biāo)準(zhǔn)必要專利的許可費應(yīng)當(dāng)公平合理

標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可費的計算非常復(fù)雜，公平合理的計算方法和計算標(biāo)準(zhǔn)尚未達成業(yè)內(nèi)普遍共識，標(biāo)準(zhǔn)必要專利持有人與潛在被許可人往往因許可費用難以達成一致意見而形成訴訟。標(biāo)準(zhǔn)必要專利持有人將其專利發(fā)明納入相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)并開放許可實施，理應(yīng)獲得公平合理的補償，但是他們不應(yīng)獲得超出其專利發(fā)明自身價值貢獻而獲得物超所值的高額補償，否則將會提高標(biāo)準(zhǔn)的實施成本，最終降低整個行業(yè)向消費者提供物有所值的能力。

法院依據(jù)公平合理原則計算許可費用時，不僅應(yīng)當(dāng)考慮當(dāng)事人雙方情況、專利自身情況、專利實施情況等個案因素，更應(yīng)當(dāng)確立計算標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可費的一般規(guī)則和一般考量因素。這將為當(dāng)事人提供相對穩(wěn)定的預(yù)期，有助于提高談判效率，并能夠減少許可費糾紛的發(fā)生。筆者認(rèn)為，法院在審理標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可費糾紛案件時，應(yīng)當(dāng)堅持以下原則：

1.標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可費的計算對象應(yīng)當(dāng)是實施專利發(fā)明的最小單元。此處的最小單元是指包含專利發(fā)明并且可以單獨銷售的最小組件。例如，一些基于物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備通信接口標(biāo)準(zhǔn)專利而開發(fā)形成的芯片，不管該芯片最終應(yīng)用到汽車、電視，還是應(yīng)用到手機、洗衣機、空調(diào)等，只能以該芯片為許可費的計算對象。

2.計算標(biāo)準(zhǔn)必要專利的許可費時不應(yīng)過多考慮其“必要性”。通信標(biāo)準(zhǔn)的價值就在于確保不同制造商的產(chǎn)品之間能夠進行互操作，實現(xiàn)互聯(lián)互通。一項專利是因為被納入標(biāo)準(zhǔn)才具有必要性，而不是因為具有必要性才納入標(biāo)準(zhǔn)的。一項專利能否被納入標(biāo)準(zhǔn)，并不僅僅取決于該專利本身的優(yōu)點，更多地取決于產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)互操作的商業(yè)要求。因此，計算標(biāo)準(zhǔn)必要專利的許可費時不應(yīng)過多考慮其“必要性”。

3.計算標(biāo)準(zhǔn)必要專利的許可費時應(yīng)充分考慮其他標(biāo)準(zhǔn)必要專利持有人的許可費要求。在標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可費糾紛案件中，法院計算許可費時，不能只注重涉案標(biāo)準(zhǔn)必要專利，還必須考慮實施標(biāo)準(zhǔn)所需要的全部必要專利，或至少要全面考慮涉案產(chǎn)品所覆蓋的全部標(biāo)準(zhǔn)必要專利。

來源：人民法院報

作者：宋建寶中國應(yīng)用法學(xué)研究所

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

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