企業(yè)專利管理：高質(zhì)量專利與高價值專利的可操作性判斷方法

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作者：王景林

原標題：企業(yè)專利管理：高質(zhì)量專利與高價值專利的可操作性判斷方法

“高質(zhì)量專利”和“高價值專利”是專利法制度的設(shè)計本意，但其評價指標和評價方法在不同行業(yè)、不同企業(yè)應該有各種的不同標準，不同的側(cè)重點。本文系統(tǒng)地公開了國際上最廣泛的評價指標，有的用于評價專利權(quán)人自己的專利質(zhì)量與價值，而有的用于評價他人專利的質(zhì)量與價值。只有了解專利的真實效力，才能對癥下藥，促進國家專利質(zhì)量提升工程。

內(nèi)容提要：為使得實施國家專利質(zhì)量提升工程具有企業(yè)層面的可操作性，需要適合于中國的、最廣泛的、基于國內(nèi)外最新研究結(jié)果的“高質(zhì)量專利”的定性評價指標、以及“高價值專利”的定性和定量評估方法。“高質(zhì)量專利”和“高價值專利”本是兩個不同的概念，應該分別以不同的指標進行評價，才能得到更接近于真實的結(jié)果；不同行業(yè)、不同企業(yè)應該有因地制宜的標準。進行專利政策的研究、專利地圖的繪制、專利預警分析等，如果考慮每項專利的質(zhì)量客觀上存在差異，法律效力不同，在市場競爭中的作用也不一樣，對不同質(zhì)量級別的專利給予不同的權(quán)重，在考慮了全球性的專利質(zhì)量因素的影響之后，可更好地指導專利實踐。

關(guān)鍵詞：專利質(zhì)量；專利撰寫質(zhì)量；高質(zhì)量專利；高價值專利；專利的質(zhì)量評估；專利的價值評估

一、前言

2003年，關(guān)于“高質(zhì)量專利”(quality patent)和“高價值專利”(valuable patent)的美國研究報告【1】公布。國內(nèi)最早涉及有關(guān)“高質(zhì)量專利”主題的文獻包括：2004年發(fā)表的一篇關(guān)于“偽專利侵權(quán)”的論文【2】，2005年發(fā)表的關(guān)于“專利撰寫是與未來專利侵權(quán)者賭博”的論文【3】，2006年發(fā)表的關(guān)于“瑕疵專利會導致專利權(quán)人敗訴”的論文【4】，2007年出版的企業(yè)專利管理培訓教材【5】。

2015年，我國開始了關(guān)于“培育高價值專利”或“培育高質(zhì)量專利”的熱烈討論。至今，國際上還沒有關(guān)于術(shù)語“高質(zhì)量專利”、“高價值專利”的權(quán)威性定義。雖然在基礎(chǔ)理論方面還沒有定論，但在實務方面，判斷“高質(zhì)量專利”和識別“高價值專利”的基本方法仍然有跡可循。

本文總結(jié)國內(nèi)外關(guān)于“高質(zhì)量專利”與“高價值專利”的最新研究成果，以助力國家專利質(zhì)量提升工程。

二、“專利質(zhì)量”與“高質(zhì)量專利”

專利質(zhì)量就是專利權(quán)的實際法律效力，即專利保護發(fā)明創(chuàng)造的實際效果。國內(nèi)外的司法實踐都表明，專利權(quán)人獲得的專利在專利侵權(quán)訴訟中能夠被依法認定的實際保護范圍往往小于專利權(quán)人自己期望的范圍，甚至有的專利根本保護不了自己的技術(shù)創(chuàng)新。國際上，只有少數(shù)專利能夠被評估為“高質(zhì)量專利”，多數(shù)專利可能是并不完美的“普通專利”(issued ordinary patent)，而且客觀上存在一些技術(shù)上難以實現(xiàn)的“無效益專利”(ineffective patent)，甚至還有個別與專利制度本身沒有關(guān)系的、既沒有在法律上的保護價值也沒有在技術(shù)上貢獻社會的公開價值的“毫無價值專利”(worthless patent)[1]。

高質(zhì)量專利的表象包括：依法享受的保護范圍適當、專利權(quán)穩(wěn)定、難以被規(guī)避、侵權(quán)者難以逃脫法律責任、可阻止相同發(fā)明構(gòu)思的其他實施例也成為專利，等等。

國際上，專利的質(zhì)量客觀上存在差別是正?，F(xiàn)象，可能是由發(fā)明創(chuàng)造本身的質(zhì)量決定的，也可能是由專利撰寫的質(zhì)量導致的。而專利撰寫的質(zhì)量不同，有些的確是由不可預測的因素造成的，有些可能是由于專利申請主體方面的原因?qū)е碌?，也可能是專利撰寫人的能力、技術(shù)背景、經(jīng)驗或疏忽導致的。

 
1. 專利質(zhì)量存在差異的客觀原因【2】

撰寫專利申請文件(權(quán)利要求書、說明書、附圖等)并不是簡單的文字工作(介紹發(fā)明創(chuàng)造)，而是復雜的法律工作(為未來可能的訴訟提前準備權(quán)利依據(jù))。當專利申請文件撰寫完成之時，可能的專利侵權(quán)還沒有發(fā)生，因此，撰寫專利申請文件是“在案發(fā)之前提前寫訴狀”。進一步說，專利申請文件的撰寫者極難預測到未來針對本專利申請的技術(shù)方案所有可能的改進、規(guī)避設(shè)計、和競爭對手的變換實施方式，極難預測到在未來的專利侵權(quán)訴訟中爭議會發(fā)生在哪句話或哪個詞，極難預測到說明書中不公開“技術(shù)秘密”對保護發(fā)明成果是有利還是有弊，也極難預測到說明書中對技術(shù)特征解釋得更詳細對專利權(quán)人是福還是禍。在實踐中，由于委托人方面的原因，或由于撰寫者的責任心不強、技術(shù)背景不強、對專利法律了解不夠、缺乏在發(fā)明人技術(shù)方案交底基礎(chǔ)之上的周密思考、或?qū)＠V訟經(jīng)驗不足，導致專利申請文件存在撰寫瑕疵，即申請文件存在的各種內(nèi)在缺陷，從而導致專利的實際法律效力小于期望的保護范圍，即專利的實際保護范圍經(jīng)常小于字面含義所表達的保護范圍。

 
2．專利申請文本撰寫質(zhì)量的評價標準【3】

在專利侵權(quán)訴訟中，專利侵權(quán)判定是嚴格的“法律問題”。專利權(quán)人主張權(quán)利的唯一法定證據(jù)是內(nèi)在證據(jù)(包括專利說明書、權(quán)利要求書和專利審查檔案)。在訴訟過程中，專利權(quán)人提交的外在證據(jù)(包括專家證詞、發(fā)明人證詞、用戶證詞、本領(lǐng)域的技術(shù)人員的理解等)一般只能用來澄清“事實問題”，用于定案的可能性很?。徊捎谩暗韧瓌t”主張權(quán)利的成功比例在國際上也越來越小，因此，專利申請文本的撰寫質(zhì)量對維護專利權(quán)人的權(quán)益極其重要。

所謂“專利質(zhì)量”就是權(quán)利要求書、說明書、附圖的撰寫質(zhì)量。而“高質(zhì)量專利”是指所謂專利申請文件的撰寫質(zhì)量高，即所獲得的專利權(quán)難以被發(fā)現(xiàn)法律保護漏洞、難以被宣告無效、難以在訴訟中難以被現(xiàn)有技術(shù)抗辯成功、最終取得勝訴，等等。

權(quán)利要求書的質(zhì)量瑕疵包括：保護范圍不清、要求保護的多但說明書公開的少、沒有要求保護說明書已經(jīng)公開的某個或某些技術(shù)方案、要求保護的范圍包含了現(xiàn)有技術(shù)、獨立權(quán)利要求存在多余限定、要求保護的主題過窄、從屬權(quán)利要求的布局不足或不當，等等；

說明書的質(zhì)量瑕疵包括：該公開的沒有公開、寫入的多余信息限制了權(quán)利要求得到有利于專利權(quán)人的解釋、寫入的個別信息與權(quán)威認知有矛盾、寫入的不同信息前后矛盾不能自圓其說、寫入的某些信息不同人有不同的理解、產(chǎn)品略加改進或升級就可脫離專利的保護范圍、公開面廣卻沒有把已有產(chǎn)品無可置疑地納入保護范圍。

專利申請文件的撰寫質(zhì)量可按“明白標準”、“授權(quán)標準”、“勝訴標準”三個層次依次進行評價。由于撰寫不利、由于內(nèi)在證據(jù)缺乏，本來應該受到的專利保護有時卻無法被依法認定。

明白標準是指專利申請文件只介紹清楚了發(fā)明的基本構(gòu)思，不一定能夠獲得專利授權(quán)，更難以獲得有效的法律保護；

授權(quán)標準是指專利申請文件符合授權(quán)條件，但可發(fā)現(xiàn)潛在的一種或多種法律漏洞，導致各種“偽專利侵權(quán)”抗辯成功；

勝訴標準是指專利申請文件鮮有與前人相同的撰寫失誤，構(gòu)成專利侵權(quán)要件后就難以被抗辯成功，因此，撰寫者必須掌握以往的各種典型判例、可預測到各措辭可能對未來專利侵權(quán)訴訟成敗的影響。

 
3. 撰寫出“高質(zhì)量專利”需要足夠的投入【4】

如上所述，撰寫專利申請文件時，需用面對許多未知因素，撰寫者極難準確預測到未來的情況，包括：誰是將來的侵權(quán)者，專利侵權(quán)何時發(fā)生，侵權(quán)者如何規(guī)避權(quán)利要求，侵權(quán)者如何進行抗辯，發(fā)明人自己還會進行怎樣的改進，競爭對手如何模仿專利產(chǎn)品，等等。撰寫專利申請文件的人不是先知，可能由于在專利侵權(quán)文件中多寫或少寫了什么而導致專利權(quán)人在訴訟中敗訴。

企業(yè)的競爭對手可能隨著市場的變化而變化。所以，撰寫專利申請文件是與還可能沒有現(xiàn)身的競爭對手進行博弈，是與一個還不認識的人談判簽署“市場劃分合同”，是在瓜分目前可能還不存在的“蛋糕”?？傊珜憣＠暾埼募桥c預測市場走向和防止競爭者侵犯有關(guān)的事情，甚至可以說，專利申請文件的撰寫是在構(gòu)造堡壘、防范隱藏在未來的不可見的敵人。因此，撰寫出在未來的訴訟中當矛當盾都有效的、法律效力強大的專利申請非常困難。

專利權(quán)人的排他權(quán)利的范圍與發(fā)明人的實際發(fā)明沒有關(guān)系，專利權(quán)的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準，說明書和附圖起輔助的解釋作用。換句話說，專利的保護范圍以寫在權(quán)利要求書中的文字為準，并不以實際的發(fā)明創(chuàng)造客觀事實為準。因此，技術(shù)好不等于專利好。專利好與不好只由形成文字的權(quán)利要求書、說明書、附圖來評價。確保專利的撰寫質(zhì)量，才能保護創(chuàng)新成果。

 
4．專利撰寫瑕疵可能導致爭議雙方息訴難【5】

在專利侵權(quán)訴訟中，作為原告的專利權(quán)人和作為被告的被控專利侵權(quán)者都要付出巨大的人力、物力和財力，雙方都不愿意“打官司”?？稍诂F(xiàn)實經(jīng)濟生活中，經(jīng)常有經(jīng)歷了一審、宣告專利權(quán)無效、和二審的專利侵權(quán)案件，有的甚至請求最高人民法院再審或發(fā)回重審。

如果被控專利侵權(quán)者相信，一旦成為被告一定敗訴，雙方就會自行和解，不會去打官司，更不會其中一方不服一審敗訴判決而繼續(xù)上訴。司法實踐中存在漫長而昂貴的專利侵權(quán)訴訟，是因為爭議雙方都認為自己應該勝訴。作為原告的專利權(quán)人不了解“專利權(quán)”的實際法律效力，盲目自信應該勝訴；而作為被告的被控專利侵權(quán)者則根據(jù)涉案專利文本本身存在著這樣或那樣的法律保護漏洞，根據(jù)屢屢勝訴的國內(nèi)外先例，使得“侵權(quán)”者具有勝訴的信心，敢于挑戰(zhàn)所謂的“專利”。

在專利訴訟中，勝訴的專利權(quán)人不是依靠專利的數(shù)量，而是專利的撰寫質(zhì)量；雖然說明書和附圖對權(quán)利要求書具有“解釋”作用，但權(quán)利要求書中記載的文字起更大的決定性作用，這與各級領(lǐng)導給予的高度贊譽、鑒定專家的知名度、獲得過金獎銀獎等都沒有關(guān)系。曾經(jīng)有敗訴的專利權(quán)人認為是法外因素導致自己敗訴，到處申冤告狀，殊不知其實是自己的專利質(zhì)量有問題。

 
5. 專利制度促進社會進步【4】

專利法并沒有規(guī)定專利權(quán)人可以做什么，而是規(guī)定了其他人未經(jīng)許可不能做什么。各國專利法本身都沒有出現(xiàn)“monopoly”(壟斷)一詞，而是用了“exclude from”(排他、獨占)。專利權(quán)僅是“未經(jīng)許可，不得作為”，沒有說不可學習、研究、改進、甚至超越。

國內(nèi)外的司法實踐都表明，作為專利侵權(quán)發(fā)生之前已經(jīng)撰寫完畢而且不允許超范圍修改、通過行政審批產(chǎn)生的無形的“私權(quán)”，難免存在這樣、那樣的法律保護漏洞，難免已經(jīng)把一些技術(shù)方案有意、無意地奉獻給了公眾。規(guī)避他人專利，實施自由公知技術(shù)，在他人專利的基礎(chǔ)上改進技術(shù)，恰恰是專利法所倡導的，在法律上是完全正當?shù)摹?/p>

在專利侵權(quán)訴訟中，權(quán)利要求的特征劃分方式可能并不具有唯一性；不同的特征劃分方案可能導致完全相反的判決結(jié)果。這一點長期以來被企業(yè)忽視。過去的一些案件，如果在特征劃分方面重新爭取一下，就可能有翻案的機會！

“專利質(zhì)量”問題是全球性的問題。對于專利權(quán)人而言，克服潛在“專利質(zhì)量”缺陷的有效手段是對發(fā)明創(chuàng)造實行全方位保護，以一系列專利的組合(patent fortfolio)抵消任何單一專利的潛在缺陷；對于被控專利侵權(quán)者而言，實際上不存在被專利“圍剿”的局面，面對任何來自國內(nèi)外的專利侵權(quán)指控都應該積極應對。

由于他人的專利可能存在法律漏洞和保護瑕疵，企業(yè)通過專利地圖技術(shù)，通過專利侵權(quán)分析技術(shù)，總能夠發(fā)現(xiàn)自我發(fā)展空間。在專利競爭方面，完全有可能以少勝多，以弱勝強。無論專利多的企業(yè)或?qū)＠俚钠髽I(yè)，也無論有專利的企業(yè)或沒有專利的企業(yè)，都可以充分利用專利制度發(fā)展自己。了解專利制度、運用好專利制度，可使得所有的企業(yè)成為受益者。

 
6. “發(fā)明的價值”與“專利的價值”存在區(qū)別【5】

發(fā)明的價值是研發(fā)技術(shù)成果本身的預期市場價值，影響因素包括發(fā)明商業(yè)化過程的風險和發(fā)明創(chuàng)造的市場前景。發(fā)明的市場前景評估包括以下各項：

1) 市場需求分析。需要調(diào)查潛在的市場需求總量、實際可能實現(xiàn)的銷售量、同類產(chǎn)品的未來市場需求、市場需求的波動、產(chǎn)品的生命周期、潛在的不同質(zhì)量與價格的關(guān)系，等等；

2) 市場接受性。需要調(diào)查與現(xiàn)有技術(shù)的可兼容性、學會正確使用所需的學習量、發(fā)明直接帶來的功能和用途、依賴于其他技術(shù)的程度、用戶受益點、推介產(chǎn)品的成本和難度、建立分銷網(wǎng)絡(luò)的成本和難度、產(chǎn)品售后服務的成本和難度，等等；

3) 產(chǎn)品競爭力。需要調(diào)查外觀吸引力、功能吸引力、耐用吸引力、價格吸引力、與其他產(chǎn)品直接和間接的競爭狀況、競爭者的反應、技術(shù)難度、解密難度，以及專利的保護效力，等等；

4) 商業(yè)化風險。需要核實是否真的能夠?qū)崿F(xiàn)所有聲稱的功能、核實生產(chǎn)工藝和設(shè)備是否都滿足要求、調(diào)查產(chǎn)品上市時機是否合適、核實總投資額是否已經(jīng)具備、調(diào)查從產(chǎn)品上市到受益的時間、預期銷售額能夠超過投資的幅度、市場開發(fā)工作是否已經(jīng)具備條件、研發(fā)成果是否達到有訂單就可生產(chǎn)出合格產(chǎn)品的程度，等等；

5) 技術(shù)潛力。需要調(diào)查技術(shù)轉(zhuǎn)讓和許可的可能性、可利用該專利進行投資的潛力、商業(yè)運作經(jīng)驗、將產(chǎn)品投放市場的最佳渠道、進入目標市場的財力障礙、技術(shù)障礙、潛在風險與潛在利潤的比例，等等；

6) 社會標準。需要核實產(chǎn)品是否符合相關(guān)法律和標準、潛在的損害和副作用、環(huán)境友好性、是否使得社會總體財富增加。

而“專利的價值”是指專利的權(quán)利要求書和說明書的文字表達所決定的市場價值，不一定等于發(fā)明的價值。由于撰寫上的權(quán)利損失，專利的價值經(jīng)常小于發(fā)明的價值。好發(fā)明不等于好專利。專利作為行政審批產(chǎn)生的權(quán)利，專利申請文件的撰寫質(zhì)量決定了專利的價值。

另外，專利的價值是指能夠給專利權(quán)人帶來的利益，不是發(fā)明對社會的貢獻，個別對專利權(quán)人有巨大利益的專利可能對社會總體帶來的是負擔。專利的價值是指專利的實際市場價值，是指某一具體的專利權(quán)的市場價值，不是許多專利組合在一起形成的市場競爭力。專利的價值并不一定與專利的保護范圍成正比；與保護范圍大但處于非市場競爭狀態(tài)的專利相比，保護范圍小的處于市場競爭核心的專利更有價值。

三、“高質(zhì)量專利”與“高價值專利”的共同定性評價指標【5】

專利的質(zhì)量評估至少應該考慮的因素包括：專利的潛在法律漏洞；專利的法律穩(wěn)定性；和專利的最大和最低法律效力預測。專利的潛在法律漏洞是指由于專利文本的原因，專利的保護范圍被縮小解釋，結(jié)果讓被控專利侵權(quán)者免除賠償責任的問題；專利的法律穩(wěn)定性是指被宣告無效或部分無效的可能性；專利的最大和最低法律效力是指在被控專利侵權(quán)者是否構(gòu)成等同專利侵權(quán)的問題上具有明顯的兩種可能的情況下，即在專利的保護范圍可能被確定為一個較大范圍也可能被取得為一個較小范圍的情況下，專利權(quán)人勝訴的可能性。

專利的價值評估至少應該考慮多大程度上可實現(xiàn)如下因素，包括：防衛(wèi)競爭市場、獲得市場競爭優(yōu)勢、給競爭者的市場擴張造成障礙、成為獲取交叉許可的條件等獲得的間接經(jīng)濟效益，通過訴訟獲得賠償或取得許可費收入等直接經(jīng)濟效益?？赏ㄟ^專利授權(quán)文本的表象定性地判斷專利的價值。

為此，“高質(zhì)量專利”與“高價值專利”的定性評價指標都包括：

 
指標1) 原創(chuàng)發(fā)明/改進發(fā)明

如果申請專利的發(fā)明創(chuàng)造是原創(chuàng)性的，專利的質(zhì)量很高、專利的價值也很大；如果申請專利的發(fā)明創(chuàng)造是瓶頸技術(shù)的突破，專利的質(zhì)量較高、專利的價值也較大；如果申請專利的發(fā)明創(chuàng)造是小改新，專利的質(zhì)量靠撰寫質(zhì)量決定，專利的價值靠市場機遇決定。

 
指標2) 專利審查歷程

授權(quán)過程越長、授權(quán)之前經(jīng)歷的創(chuàng)造性審查過程越復雜的專利，越有質(zhì)量保障，也越有價值。因為授權(quán)過程越長，往往是由于涉及的現(xiàn)有技術(shù)多，經(jīng)歷的審查意見次數(shù)多而且復雜，也可能有競爭對手提交過用于阻止授權(quán)的相關(guān)文獻，一旦被授權(quán)就是審查員認真考慮之后的結(jié)果，被宣告全部無效的可能性小，對競爭市場的威懾力大。相反，僅克服了形式缺陷就獲得專利授權(quán)的專利，經(jīng)受不住競爭挑戰(zhàn)的可能性就大得多。

 
指標3) 歷經(jīng)無效宣告程序后得以維持

如果一項專利曾經(jīng)被競爭對手宣告過無效，但歷經(jīng)專利復審委員會的無效宣告程序被維持有效，就在實踐中驗證了專利的穩(wěn)定性，反應了專利的質(zhì)量較高；另外，有競爭對手想方設(shè)法宣告該專利無效，說明該專利妨礙了競爭對手的商業(yè)活動，反應了該專利具有市場價值。

 
指標4) 歷經(jīng)過專利權(quán)轉(zhuǎn)移

如果一項專利權(quán)曾經(jīng)實施過專利許可、或?qū)＠D(zhuǎn)讓，且專利受讓方經(jīng)過盡職調(diào)查后沒有對專利本身提出過質(zhì)疑，或雖然有質(zhì)疑但在雙方談判之后受讓方哪個接受，從一個方面證實專利的質(zhì)量沒有原則性問題，另外一方面也證實專利具有較大的市場價值。

 
指標5) 歷經(jīng)專利侵權(quán)訴訟且勝訴

如果一項專利權(quán)曾經(jīng)用于提前專利侵權(quán)訴訟，且戰(zhàn)勝了被控侵權(quán)者的種種質(zhì)疑，最終獲得了勝訴，從一個方面證實專利的質(zhì)量經(jīng)受住了司法實踐的考驗，另外一方面也彰顯了專利具有較大的市場價值。

 
指標6) 具有多國同族專利

如果一項專利申請能夠在多個國家通過專利審查，在多個國家都能獲得同族專利，專利權(quán)的穩(wěn)定性更高，從一個方面證實專利的質(zhì)量沒有大的問題，另外一方面也彰顯了專利具有國際市場價值。

四、“高質(zhì)量專利”與“高價值專利”相關(guān)的定性評價指標【5】

“高價值的專利”通過市場優(yōu)勢或許可費收入就已經(jīng)回報豐厚。而必須通過起訴才能維權(quán)的專利往往是實際法律效力比較弱的、容易被挑戰(zhàn)的、競爭對手不情愿支付許可費的那些專利，這就是為什么專利巨頭在專利侵權(quán)訴訟中經(jīng)常敗訴的原因。

“高質(zhì)量專利”是“高價值專利”的保障，專利質(zhì)量的定性評估標準至少包括：

 
指標1) 說明書引證現(xiàn)有技術(shù)文獻

很多專利說明書只簡要說明現(xiàn)有技術(shù)的不足，不引證任何現(xiàn)有技術(shù)文獻。其實，涉及現(xiàn)有技術(shù)越多的專利越有價值。因為專利申請人主動公開的現(xiàn)有技術(shù)越多，審查員參考的現(xiàn)有技術(shù)越多，在授權(quán)之前被審查的幅度越寬，專利的穩(wěn)定性越好，被宣告無效的可能性也越小，對競爭市場的威懾力也越大。

 
指標2) 專利說明書無歧義

司法實踐中，專利權(quán)人與被控侵權(quán)者的爭議往往集中在對個別術(shù)語真實含義的理解上。如果在說明書對關(guān)鍵術(shù)語的解釋有歧義，有兩種或多種合理的不同解釋，專利權(quán)人會陷入被動。

 
指標2) 專利說明書自圓其說

在專利侵權(quán)訴訟中，如果說明書對技術(shù)特征的解釋存在相互矛盾的表述，或者，存在爭議的術(shù)語在說明書中有完全相反的兩種解釋，一種解釋對專利權(quán)人非常有利，而另外解釋對專利權(quán)人非常不利，導致專利權(quán)人無法自圓其說，專利權(quán)人會陷入被動。

 
指標3) 專利說明書公開的針對性

司法實踐中，某些涉案專利的說明書公開了多種實施例，但并沒有都納入權(quán)利要求書的保護范圍。公開的個別實施例沒有要求保護，就構(gòu)成了捐獻行為(dedicate to public)；或權(quán)利要求書僅保護了部分實施例，具有相同發(fā)明構(gòu)思的其他實施例寫入了其他專利，甚至被他人變換形式申請了專利。某些專利撰寫人認為，要求小的保護范圍便于獲得專利權(quán)，說明書中多余的實施例用于印證應當享受等同侵權(quán)的認定。可司法實踐的結(jié)果卻恰恰相反。誠實撰寫專利申請文件是一個職業(yè)原則，任何投機取巧的所謂經(jīng)驗都可能給專利權(quán)人帶來損失。

 
指標4) 專利說明書浮夸

在說明書夸大發(fā)明技術(shù)效果的現(xiàn)象是常見的。然而，專利說明書中反復強調(diào)某個零件的作用和優(yōu)點，這在側(cè)面證明了專利權(quán)人在提交專利申請時實際希望保護的技術(shù)方案恰恰包括這個零件，而不是其他類似零件。過分夸大發(fā)明的優(yōu)點，在訴訟中不但沒有益處，而且成為保護范圍被依法進行較窄解釋的依據(jù)。

 
指標5) 對附圖的文字解釋不足

某些專利申請文字中，提供了大量的附圖，但對附圖的解釋文字不足，在很多細節(jié)上一語帶過。在專利侵權(quán)訴訟中，專利權(quán)人試圖通過附圖達到獲得對自己有利的權(quán)利要求解釋的機會。然而，司法實踐中，沒有理由認為沒有相應文字說明的附圖可構(gòu)成實施例。法院通常認為，充分公開原則大于等同原則，專利權(quán)人試圖僅通過附圖隱晦公開發(fā)明創(chuàng)造的設(shè)想難以獲得成效。

 
指標6) 專利說明書篇幅明顯不足

某些專利說明書僅有一個實施例，詳細說明部分的文字說明與發(fā)明內(nèi)容部分幾乎完全相同，與權(quán)利要求書的文字也幾乎完全一樣，說明書全文不超過兩頁，權(quán)利要求僅僅1-3個。這樣的專利文本，一旦在專利訴訟中遇到挑戰(zhàn)，幾乎無話可說。

 
指標7) 權(quán)利要求的數(shù)量

某些專利的權(quán)利要求書中，只有2-3個權(quán)利要求，甚至只有一個權(quán)利要求，一旦在專利無效宣告程序中遇到挑戰(zhàn)，幾乎無路可退，這樣的專利質(zhì)量明顯堪憂。而歐美企業(yè)的專利，權(quán)利要求的數(shù)量基本都在10-20個，甚至上百個。其實，權(quán)利要求越多的專利越有價值。因為權(quán)利要求越多，表明專利權(quán)人維權(quán)的決心越大、為獲得高質(zhì)量的專利而投入的力度越大、被宣告全部無效的可能性越小、對競爭市場的威懾力越大。

指標8) 權(quán)利要求的保護范圍虛大

多數(shù)專利申請人往往都希望“保護范圍大”，希望理性的“保護范圍適度”的申請人還不多。其實，如果權(quán)利要求書保護范圍不適當?shù)剡^大，保護范圍會被依法縮小解釋，專利權(quán)人并不能得到額外的利益；更大的害處是，為自己以改進的技術(shù)方案進一步申請專利設(shè)置了障礙，容易導致被控侵權(quán)者的現(xiàn)有技術(shù)抗辯成功，也容易導致涉案專利被宣告無效或部分無效。

 
指標9) 權(quán)利要求書具有非必要技術(shù)特征

“多余制定原則”已經(jīng)退出歷史舞臺。但權(quán)利要求中的個別不適當?shù)奶卣骺赡苋匀蛔钃醯韧瓌t適應，例如，如果適應等同原則，就相當于刪除了一個權(quán)利要求中的技術(shù)特征，或者使得與技術(shù)特征的字面含義恰恰相反，或者使得某個從屬權(quán)利要求與獨立權(quán)利要求的保護范圍變得完全一致。這樣，即使完全符合等同侵權(quán)的要件，也難以享受等同侵權(quán)的法律救濟。

 
指標10) 權(quán)利要求的法律自認

一般認為，通過“其特征在于”等標志把獨立權(quán)利要求劃分為前序部分和特征部分僅僅是“形式問題”，因為前序部分和特征部分作為一個整體通盤考慮，用于確定專利的保護范圍；按通常的理解，某個技術(shù)特征寫在獨立權(quán)利要求的前序部分或特征部分不應該影響到對專利侵權(quán)的判定結(jié)論。然而，如果一個關(guān)于爭議焦點的與現(xiàn)有技術(shù)共有的技術(shù)特征寫在了特征部分，但說明書中的解釋不足，被控專利侵權(quán)者可主張爭議焦點是與發(fā)明點密切相關(guān)的內(nèi)容，用于澄清爭議的各種外在證據(jù)都不能依法被采用。

另外，在一些案件中，“由……組成”被解釋成“窮舉”，認為技術(shù)方案再沒有其他組成元素，而“包含”、“包括”被解釋成“例舉”，認為技術(shù)方案還可能有其他的組成元素。如果專利的技術(shù)方案由“窮舉”語言表達，而被控專利侵權(quán)者實施的技術(shù)方案有專利權(quán)人“窮舉”之外的必要組成元素，那么被控專利侵權(quán)者可能因權(quán)利要求的開放、封閉表述方式不當而成功地擺脫侵權(quán)責任。

 
指標11) 權(quán)利要求的保護主題

即使被控專利侵權(quán)者實施了專利權(quán)人的專利技術(shù)，如果權(quán)利要求保護主題撰寫不當，就可能導致專利權(quán)人在專利侵權(quán)訴訟中敗訴。例如，如果一項專利要求保護一種具有凹入鍵的“大哥大”，而被控專利侵權(quán)者生產(chǎn)了一種具有凹入鍵的手機。那么，關(guān)于大哥大是否就是手機的問題，雙方就可能存在爭議。如果沒有有力證據(jù)表明，大哥大是手機的一種，即使通常公眾可能這么理解，法院也難以認定。如果專利申請文件的撰寫者當初要求保護一種具有凹入鍵的“移動通訊裝置”，專利權(quán)人在專利侵權(quán)訴訟中就變得主動了！

 
五、“高價值專利”與“高價格專利”相關(guān)的定性評價指標【5】

某些專利的價值容易定性識別，例如，以下各類專利容易被認為具有價值。例如：標準必要專利、具有涉嫌侵權(quán)者、是專利組合(portfolio)的一部分、基礎(chǔ)性專利、核心專利、特定產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)專利、有明確競爭對手的專利、為企業(yè)發(fā)展特定產(chǎn)品而布局的專利等等。

對于不容易識別價值的專利，專利價值的定性評估指標至少包括：

 
指標1) 專利保護主題的競爭密度

對于后參與競爭的企業(yè)，在密集專利布局中立足有利于獲得競爭機會；對于新開辟市場領(lǐng)域的企業(yè)，在專利布局空白的領(lǐng)域率先獲得的專利，更用排他性。

 
指標2) 繳納年費的年度數(shù)量

對于取得專利證書之后不繳納年費或僅繳納1年或幾年就不再繳納的專利，即使專利質(zhì)量很高，對專利權(quán)人也不再具有經(jīng)濟價值，對他人的市場價值也往往不大；繳納年費年代越久遠，說明對專利權(quán)人的價值越大，對市場的約束也越大。

 
指標3) 要求的優(yōu)先權(quán)的數(shù)量

要求的優(yōu)先權(quán)越多，表明專利權(quán)人在該專利領(lǐng)域的正在持續(xù)研發(fā)、不斷改進，一旦被無效相當于幾個發(fā)明或一系列的發(fā)明都得不到保護，專利權(quán)人的撰寫方面更加投入，專利的質(zhì)量往往較高，被宣告全部無效的可能性越小。

 
指標4) 被引用的次數(shù)

被專利權(quán)人自己的后續(xù)專利申請引用、被審查員在審查其他專利申請過程中引用、被競爭對手的專利申請引用，都表明該專利在相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域具有重要作用，更被競爭者感興趣，市場限定作用越強，對競爭市場的威懾力越大。

 
指標5) 發(fā)明的投資額

發(fā)明投資越大的專利越有價值。因為可投入巨額資金進行發(fā)明創(chuàng)造的專利往往是有規(guī)劃的研發(fā)，而不是突發(fā)奇想，不容易被放棄，對競爭市場的威懾力較大。

 
指標6) 擁有分類號的數(shù)量

跨越的專利分類越多，市場覆蓋面越廣，對競爭市場的威懾力較大。

 
指標7) 具有關(guān)聯(lián)專利

關(guān)聯(lián)專利越多的專利越有價值，例如，自身為分案申請、要求優(yōu)先權(quán)的數(shù)量多、后續(xù)還有其他專利申請、具有國際上的同族專利。

 
指標8) 專利的剩余壽命

發(fā)明專利的保護期限一般是20年，如果專利權(quán)人一直在繳納年費，剩余的年限越短專利越有價值，專利權(quán)人在專利權(quán)終止之前發(fā)起專利侵權(quán)訴訟的可能性越大，對市場的威懾力越大。

 
指標9) 專利權(quán)人的專利擁有量

專利權(quán)人、或其母公司、子公司、親屬名下的專利數(shù)量越多，說明其申請專利具有長遠的打算，對市場的約束力越大。

指標10) 技術(shù)可替代性

如果發(fā)明的技術(shù)暫時沒有可替代的技術(shù)，市場價值就大；如果發(fā)明的技術(shù)有或很快就會有可替代的技術(shù)，市場價值就小。

六、“高價值專利”的定量評估方法【5】

專利的價值評估，可以用于無形資產(chǎn)的價值依據(jù)、從銀行取得貸款的抵押物價值依據(jù)、轉(zhuǎn)讓專利的最低報價、或收取許可費的依據(jù)等等。國際上的專利價值評估軟件、或某些商業(yè)化的專利價值評估機構(gòu)的評估結(jié)果經(jīng)常帶有故意取悅于客戶的虛高成分，由此而導致的企業(yè)決策失誤或銀行壞賬每年都在發(fā)生。

雖然專利的真正價格是市場供求關(guān)系而調(diào)節(jié)的，不一定能夠完全實現(xiàn)專利的價值，但了解國際上正規(guī)的專利價值評估方法是非常必要的。專利的真正市場價值定量評估，需要專利律師、專利交易專家、財務專家、技術(shù)專家四類高級人才的通力合作。專利價值評估必須考慮的因素：專利的剩余壽命；專利穩(wěn)定性被挑戰(zhàn)導致的價值變化；由專利侵權(quán)導致的價值變化；專利被宣告無效導致的價值損失；分案專利、從屬專利的價值降低等。對專利的價值進行定量評估以識別一項專利是否是高價值專利所必須進行的工作包括：

1) 核實專利的有效性。沒有繳納當年的專利年費并且已經(jīng)超過了滯納期，或已經(jīng)被放棄的專利，專利的價值就是0！

2) 調(diào)查專利的經(jīng)營史。相關(guān)商業(yè)計劃、市場研究、財務報告、獨立評價；過去和現(xiàn)在的所有涉案訴訟資料；所有關(guān)于涉案專利的商業(yè)合同、許可合同、許諾許可資料；關(guān)于實施該專利的經(jīng)濟資料；與該專利有關(guān)的產(chǎn)品促銷和宣傳資料；成本審計記錄和可行性研究報告。以往合理的專利許可費收入，是確定專利價格的重要依據(jù)。

3) 搜集專利的授權(quán)史。包括：專利審查檔案；各國同族專利的審查情況。

4) 組建價值評估小組。包括專利律師、專利交易專家、財務專家、技術(shù)專家四類高級人才，每類專家可以有多名，但相互之間獨立工作、相互隔離信息、確保不相互影響；不同類專家之間各有分工。

5) 閱讀專利文本原文。評估小組成員仔細閱讀專利的權(quán)利要求書、說明書，感受專利質(zhì)量。專利的申請日可用于計算專利的剩余壽命。

6) 調(diào)查權(quán)利要求書與市場的相關(guān)性。了解背景技術(shù)、審查案卷、審查過程中引用的專利、相關(guān)的專利、和被引用的專利，以及專利權(quán)人在后申請的相關(guān)專利，禁止反悔原則是否可能發(fā)揮作用。

7) 與原專利代理人對話。經(jīng)過專利權(quán)人同意，在不公開的場合與在專利申請過程中提供專利代理服務的專利代理人討論專利技術(shù)的細節(jié)和法律細節(jié)，包括該專利是否經(jīng)歷過專利侵權(quán)訴訟，結(jié)果如何；專利被宣告無效的可能性有多大；被侵權(quán)的可能性有多大；成為從屬專利的可能性有多大。

8) 調(diào)查專利的生命力。再次檢索證據(jù)，評估該專利是否可能被宣告無效；必要時向?qū)＠麖蛯徫瘑T會提出無效宣告請求，以試探專利的生命力。

9) 調(diào)查專利的市場地位。了解該專利是基礎(chǔ)專利，還是從屬專利。

10) 考慮專利擁有量。如果一個專利權(quán)人擁有多項專利，就可以降低他人基礎(chǔ)專利或從屬專利的約束，提升某一項專利的市場價值。

11) 調(diào)查國外同族專利的實施情況。一項發(fā)明在越多的國家獲得專利權(quán)，在國外實施得越好，受專利保護的市場范圍就越大，被宣告無效的可能性也越小，因此，專利本身的價值也越大。

12) 考慮專利的剩余壽命。考慮從評估之日到專利保護截至日期的期限長短，該期限越長，專利的市場價值越高。

13) 分析未來專利的直接利潤。調(diào)查從過去到現(xiàn)在專利許可費的變化，許可人和被許可人的商業(yè)關(guān)系、許可人或被許可人是否愿意承擔后續(xù)研發(fā)成本，許可人或被許可人是否可能從中受益，許可人或被許可人是否提起可能的專利侵權(quán)訴訟以及獲得賠償?shù)臄?shù)額。

14) 調(diào)查專利是否經(jīng)歷過專利侵權(quán)訴訟。如果勝訴，更提升專利的價值，并且暗示競爭者遠離該市場。相反，如果敗訴，專利的價值評估就受到不利的影響。

15) 調(diào)查下一代可替代性技術(shù)。預測成本的變化和價格的浮動。分析競爭技術(shù)以確定專利潛在的市場空間和專利的價值定位。

16) 繪制專利產(chǎn)品的需求曲線。在專利產(chǎn)品和替代產(chǎn)品相互競爭的領(lǐng)域進行調(diào)查，弄清楚在不同的價格點上企業(yè)的銷售收入分別預期在什么水平。

17) 確定專利產(chǎn)品具有最大利潤點的價格。不同的價格定位，就會有不同的銷售量，不同的成本，不同的利潤。

18) 專利的市場優(yōu)勢評估。詳細分析被評估專利與競爭專利之間在保護范圍、法律穩(wěn)定性、經(jīng)濟上和技術(shù)上的不同、許可和銷售的條款的差異等。

19) 專利的市場收益評估。專利的經(jīng)濟價值包括專利權(quán)人在許可協(xié)議下可以預期的許可費收入和專利帶來的直接利潤。根據(jù)被評估的專利是單獨運作，還是作為專利集合的一部分進行運作，考慮銷售前景和專利投資回報的風險，進行利潤最大化分析。

20) 專利的價值評估匯總。各專家提交各自的意見，集體討論撰寫《專利價值評估報告》，該報告應該包括被評估專利的基本信息、所作的各種假設(shè)、所作分析的局限性、評估的步驟和程序、評估結(jié)果、評估小組成員的資歷和在評估過程中所作的具體工作。如果評估小組缺乏某種能力的成員，或某位成員在具體評估作業(yè)中因故缺席，報告中應該分析這種缺席對評估準確性的實際影響。

 
“高價值專利”在實現(xiàn)專利的市場價值之前，還需要進行專利投資風險評估，以掌握成功的概率大小，了解需要規(guī)避的風險，掌握發(fā)明商業(yè)化的因素等。專利投資風險評估包括如下項目：

1) 專利地位：滿足以下條件則專利地位高，即在中國和歐、美、日等國際主要經(jīng)濟熱點國家都獲得了專利權(quán)；與主要的合作者都簽署了保密協(xié)議；獲得的保護范圍寬而適度的專利；而且是可替代性比較低的專利；而且產(chǎn)品擁有理想的商標和名稱。

2) 可實施證據(jù)：如所需的樣品或樣機、測試、考驗、評價都均已經(jīng)完畢，則可實施性強。

3) 投資經(jīng)費：有足夠的用于專利維持、市場化和研發(fā)的經(jīng)費。

4) 市場需求量：市場應該具有持續(xù)的需要，甚至具有需要量的增長，足可以保持投資的回報。

5) 市場推廣阻力：產(chǎn)品應該受到市場歡迎，符合各種法律法規(guī)。

七、結(jié)論與建議

“高質(zhì)量專利”和“高價值專利”既是相互獨立的概念，又有某種聯(lián)系或交叉；“高價值專利”必然是“高質(zhì)量專利”，分別以不同的指標進行評價“高質(zhì)量專利”和“高價值專利”，才能得到更接近真實的結(jié)果。

“高質(zhì)量專利”和“高價值專利”是專利法制度的設(shè)計本意，但其評價指標和評價方法在不同行業(yè)、不同企業(yè)應該有各種的不同標準，不同的側(cè)重點。本文系統(tǒng)地公開了國際上最廣泛的評價指標，有的用于評價專利權(quán)人自己的專利質(zhì)量與價值，而有的用于評價他人專利的質(zhì)量與價值。只有了解專利的真實效力，才能對癥下藥，促進國家專利質(zhì)量提升工程。

國內(nèi)外進行專利政策的研究、專利地圖的繪制、專利預警分析等，以往都是假設(shè)所有的專利質(zhì)量都相同，因此都是基于的專利的數(shù)量開展統(tǒng)計和研究工作，沒有考慮每一項專利的質(zhì)量存在客觀差異、在市場中發(fā)揮的作用不一樣；研究社會專利存量的質(zhì)量分布規(guī)律，對不同質(zhì)量級別的專利給予不同的權(quán)重，學術(shù)研究結(jié)果和專利政策才能更好地指導專利實踐。

我們學者2004年就已經(jīng)著手研究“高質(zhì)量專利”的問題，起步時間幾乎與國際同步，研究成果與國際差距也不大。這為貫徹2017年底啟動的國家專利質(zhì)量提升工程，提前13年就做了準備工作。這使得本文公開的各項評價指標，有堅實的研究基礎(chǔ)和豐富的使用經(jīng)驗，在企業(yè)實務層面，為實施國家專利質(zhì)量提升工程提供了具體的可操作性的最新工具。

參考文獻：

1. John R. Allison, et al, Valuable Patents, University of California at Berkeley, School of Law, Public Law and Legal Theory Research Paper Series, Research Paper No. 133, 2003 http://papers.ssrn.com/abstract=426020

2. 王景林，偽專利侵權(quán)及其抗辯策略的實證研究，《知識產(chǎn)權(quán)》增刊，第95-102頁，2004年5月

3. 王景林，撰寫專利申請文件：一場與未來專利侵權(quán)者的賭博，《中國知識產(chǎn)權(quán)制度的發(fā)展與實務》中國知識產(chǎn)權(quán)制度20周年紀念論文集，pp.337-359, 2005年11月20日

4. 王景林，國際專利戰(zhàn)：專利權(quán)人的一系列敗訴案例，《知識產(chǎn)權(quán)研究與實務》，pp.190-202, 知識產(chǎn)權(quán)出版社，2006年6月

5. 王景林，《企業(yè)專利權(quán)管理實務》,《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理理論與實務》第五章，pp.74-133，北京教育出版社，2007年8月

6. 作者聯(lián)系郵箱：info@wang-ip.com

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：王景林

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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