提起確認不侵權專利之訴的獨立程序價值

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原標題：典型案例丨提起確認不侵權之訴的獨立程序價值

法院立案并合并審理確認不侵權之訴一般應具備以下條件：一是權利人發(fā)出了侵權警告；二是被警告人或利害關系人提出了書面催告，催告權利人行使訴權；三是權利人在合理期間內未撤回警告，也未提起訴訟；四是法院立案受理被警告人提起的確認不侵權之訴時，權利人尚未提起侵權訴訟或侵權訴訟尚未立案等；五是確認不侵權之訴與侵權之訴需由同一法院合并審理，在后受理侵權訴訟的法院應將該案移送至在先受理確認不侵權之訴的法院。

一審：蘇州中院(2016)蘇05民初756號民事裁定書；

二審：江蘇高院(2017)蘇民終1007號民事裁定書。

薩馳蘇州公司于2016年2月14日收到了VMI公司就包含涉案專利在內的七個專利發(fā)出的侵權警告函。VMI公司在警告中聲稱，薩馳蘇州公司生產、銷售、許諾銷售的SRS-H成型機未經許可使用了涉案專利記載的相關技術，侵犯了涉案專利在內的七件VMI公司在中國的專利權。VMI公司于2016年2月25日向薩馳蘇州公司上市所在的香港聯(lián)合交易所遞交了投訴函，同樣聲稱薩馳蘇州公司生產、銷售的SRS-H成型機侵犯了包括涉案專利在內的七件VMI公司在中國專利的專利權，對薩馳蘇州公司的上市過程造成很大干擾。為盡快結束當事人之間關于SRS-H成型機是否侵犯涉案專利這一問題的不確定狀態(tài)，薩馳蘇州公司已經于2016年7月25日向VMI公司發(fā)送了催告起訴函，VMI公司也已經在2016年8月1日簽收了該催告函，但VMI公司至今仍然未對薩馳蘇州公司提起訴訟。

薩馳蘇州公司曾以VMI公司為被告，就涉案專利向蘇州中院提起確認不侵權之訴，蘇州中院于2016年8月8日立案受理。蘇州中院受理該案后，認為該案并未滿足提起確認不侵權之訴的催告起訴程序，建議其撤訴，故薩馳蘇州公司于2016年11月28日向蘇州中院郵寄書面撤訴申請，并于2016年12月1日收到準許其撤訴的民事裁定書，后其于同日再次向蘇州中院起訴，請求法院確認其在中國制造、許諾銷售、銷售SRS-H智能化一次法成型機及相關產品不侵犯VMI公司的涉案專利權，即本案，立案日期為2016年12月14日。

VMI公司于2016年12月1日以薩馳蘇州公司、薩馳機械工程（上海）有限公司（以下簡稱薩馳上海公司）、山東盛世泰來橡膠科技有限公司（以下簡稱盛世公司）為被告就涉案專利向蘇州中院提起侵害發(fā)明專利權訴訟，要求三被告承擔相應的侵權責任，立案日期為2016年12月21日，案號為（2016）蘇05民初779號。

VMI公司在薩馳蘇州公司提起的確認不侵權之訴中提出管轄權異議，認為本案系薩馳蘇州公司針對VMI公司提起的確認不侵害專利權之訴，在VMI公司已經啟動專利侵權訴訟程序的情況下，薩馳蘇州公司不應當就相同的法律關系再提起確認不侵權訴訟。

蘇州中院一審認為：

《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（簡稱專利法司法解釋一）第十八條規(guī)定：“權利人向他人發(fā)出侵犯專利權的警告，被警告人或者利害關系人經書面催告權利人行使訴權，自權利人收到該書面催告之日起一個月內或者自書面催告發(fā)出之日起二個月內，權利人不撤回警告也不提起訴訟，被警告人或者利害關系人向人民法院提起請求確認其行為不侵犯專利權的訴訟的，人民法院應當受理?！痹撘?guī)定明確了被警告人或者利害關系人在具備一定的條件下?lián)碛刑崞鸫_認不侵權之訴的權利。該制度設立的目的及主要價值在于：將被警告人或利害關系人從法律權利義務的不安定狀態(tài)中解救出來，制止權利人對知識產權的濫用，實現(xiàn)當事人之間的訴求平衡。而這一制度的立法目的也決定著確認不侵權之訴應作為侵權訴訟的一種補充，是當事人的一種輔助救濟手段。具言之，通過確認不侵權之訴明確當事人之間的權利義務關系、解決紛爭必須有其必要性。

本案中，VMI公司和薩馳蘇州公司在同一天就涉案專利分別向一審法院提起侵權訴訟和確認不侵權之訴，而在權利人啟動訴訟程序后，確認不侵權之訴的適用前提已經不存在，即薩馳蘇州公司已從法律權利義務的不安定狀態(tài)中解除。此時，如并行審理確認不侵權之訴既增加雙方當事人訴累，又容易造成司法資源的浪費。且鑒于侵權之訴已被法院受理，該案的審理結果亦能實質上實現(xiàn)薩馳蘇州公司的訴訟目的，故從維護雙方權益、提高審判效率的角度而言，駁回薩馳蘇州公司的起訴并不損害其實體權益，其可通過在侵權訴訟中行使抗辯權來救濟己方權利。當然，鑒于薩馳蘇州公司已經明確提出過確認不侵權之訴，為平衡雙方權益，避免再次出現(xiàn)法律權利義務的不安定狀態(tài)，在侵權訴訟中，法院將視情況對VMI公司的撤訴權進行一定的審查或限制。因此，在VMI公司已提起侵權訴訟的情況下，薩馳蘇州公司再根據(jù)《專利法司法解釋》第十八條的規(guī)定提起確認不侵權之訴，法院應駁回薩馳蘇州公司的起訴。

薩馳蘇州公司不服一審裁定，向江蘇高院提起上訴。

江蘇高院二審認為：

最高人民法院在專利法司法解釋一中首次明確了確認不侵犯專利權糾紛案件的受理條件，該法第十八條規(guī)定：“權利人向他人發(fā)出侵犯專利權的警告，被警告人或者利害關系人經書面催告權利人行使訴權，自權利人收到該書面催告之日起一個月內或者自書面催告發(fā)出之日起二個月內，權利人不撤回警告也不提起訴訟，被警告人或者利害關系人向人民法院提起請求確認其行為不侵犯專利權的訴訟的，人民法院應當受理。”同時，最高人民法院在〔2004〕民三他字第4號《關于本田技研工業(yè)株式會社與石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司、北京旭陽恒興經貿有限公司專利糾紛案件指定管轄的通知》中亦明確，“……涉及同一事實的確認不侵犯專利權訴訟和專利侵權訴訟，是當事人雙方依照民事訴訟法為保護自己的權益在糾紛發(fā)生過程的不同階段分別提起的訴訟，均屬獨立的訴訟，一方當事人提起的確認不侵犯專利權訴訟不因對方當事人另行提起專利侵權訴訟而被吸收。但為了避免就同一事實的案件為不同法院重復審判，人民法院應當依法移送管轄合并審理?！?nbsp;”，該批復明確以立案受理的先后時間為準決定侵權訴訟與確認不侵權訴訟的移送合并審理問題，即，需將在后受理的侵權案件移送在先受理確認不侵權案件的法院合并處理。依據(jù)上述相關規(guī)定，法院立案受理并審理確認不侵權之訴須具備以下條件：一是權利人發(fā)出了侵權警告；二是被警告人或利害關系人提出了書面催告，催告權利人行使訴權；三是權利人在合理期間內未撤回警告，也未提起訴訟；四是法院立案受理被警告人提起的確認不侵權之訴時，權利人尚未提起侵權訴訟或侵權訴訟尚未立案等；五是侵權之訴與確認不侵權之訴需由同一法院合并審理，在后受理侵權訴訟的法院應將該案移送至在先受理確認不侵權之訴的法院。

本案中，薩馳蘇州公司于2016年2月14日收到VMI公司于2016年2月4日向其法定代表人發(fā)出的警告函，VMI公司在警告中聲稱，薩馳蘇州公司生產、銷售、許諾銷售的SRS-H成型機未經許可，使用了涉案專利記載的相關技術，侵犯了涉案專利在內的七件VMI公司在中國的專利權。VMI公司自發(fā)出警告后未對薩馳蘇州公司提起訴訟，后薩馳蘇州公司于2016年7月25日向VMI公司發(fā)送催告函，VMI公司于2016年8月1日簽收了該催告函，但VMI公司仍未對薩馳蘇州公司提起訴訟，故薩馳蘇州公司于2016年12月1日向一審法院提起訴訟，請求確認其生產、銷售、許諾銷售的SRS-H成型機不落入涉案專利的保護范圍，一審法院于2016年12月14日立案受理了此案。與此同時，VMI公司亦于2016年12月1日以薩馳蘇州公司、薩馳上海公司及盛世公司為被告，就涉案專利向一審法院提起侵害專利權訴訟，要求三被告承擔相應的侵權責任，立案日期為2016年12月21日，晚于一審法院立案受理薩馳蘇州公司提起確認不侵權之訴的時間。因此，結合前述專利法司法解釋一等相關規(guī)定，二審法院認為，由于薩馳蘇州公司提起的確認不侵權之訴符合民事訴訟法及專利法司法解釋一的相關規(guī)定，一審法院亦已在先立案受理薩馳蘇州公司提起的確認不侵權之訴，且考慮薩馳蘇州公司早在2016年8月即希望法院盡快確定其與VMI公司之間是否存在侵權法律關系，一審法院不應輕易否定薩馳蘇州公司的訴權，而應將薩馳蘇州公司提起的確認不侵權之訴與VMI公司提起的侵權訴訟合并審理，并在合并審理中視情選擇相應的簡化訴訟程序等措施，減輕當事人的訴累，提高司法的審判效率。

一審裁定：駁回薩馳蘇州公司的起訴。

二審裁定：撤銷原審裁定；指令蘇州中院繼續(xù)審理。

二審合議庭：李紅建、劉莉、史蕾

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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