商標(biāo)搶注案件中的證據(jù)搜集問題探討 ?

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“對(duì)于知名品牌來說，更為重要的仍是注冊(cè)先行。”

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：朱磊 張立娜 鴻鵠律師事務(wù)所

商標(biāo)惡意搶注一直是商標(biāo)確權(quán)授權(quán)實(shí)踐中較受關(guān)注的問題。不論搶注的目的是通過攀附被搶注品牌知名度和商譽(yù)、在商標(biāo)的實(shí)際使用中獲利，還是企圖高價(jià)轉(zhuǎn)讓或通過侵權(quán)投訴、訴訟牟利，都會(huì)給被搶注的品牌方帶來極大的麻煩。尤其是對(duì)國(guó)外知名品牌，其商標(biāo)一旦被搶注，品牌方可能需要投入大量的時(shí)間和費(fèi)用，采取各種法律或商業(yè)措施，以奪回其商標(biāo)權(quán)，常有品牌陷入長(zhǎng)期的商標(biāo)爭(zhēng)奪拉鋸戰(zhàn)，即使最后取得勝利，也可能喪失了最佳商業(yè)時(shí)機(jī)。

近年來，為解決惡意搶注他人知名商標(biāo)、囤積商標(biāo)等而產(chǎn)生的商標(biāo)確權(quán)授權(quán)糾紛，中國(guó)國(guó)家機(jī)關(guān)也不斷修改法律、出臺(tái)相關(guān)政策、開展各種專項(xiàng)行動(dòng)。這些措施的確為權(quán)利人打惡意搶注、獲得商標(biāo)權(quán)保護(hù)起到了一定的積極的作用，遏制惡意搶注的法律環(huán)境也隨之得到了改善，但權(quán)利人在實(shí)際維權(quán)過程中仍然存在一定的困難。實(shí)踐中，國(guó)外企業(yè)想要打擊商標(biāo)惡意搶注人并奪回其商標(biāo)權(quán)，核心難點(diǎn)主要體現(xiàn)在，在法律適用上，對(duì)認(rèn)定“惡意搶注”、證明權(quán)利人的在先權(quán)利的證據(jù)要求比較高。

在確權(quán)授權(quán)案件中規(guī)制惡意搶注的法律依據(jù)主要是《商標(biāo)法》四十四條第一款的 “以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”、第四條“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)”等絕對(duì)條款以及第十三條對(duì)已在中國(guó)注冊(cè)或未在中國(guó)注冊(cè)的馳名商標(biāo)的保護(hù)、第三十二條對(duì)在先權(quán)利以及在先使用并有一定影響的商標(biāo)的保護(hù)等相對(duì)條款。每一條款在具體的適用中都有特定的要求，如果沒有足夠的證據(jù)來滿足上述法律適用的要件，將很難適用上述法律條款認(rèn)定其“惡意搶注”行為。

從絕對(duì)條款看，《商標(biāo)法》第四十四條第一款、第四條一般針對(duì)大量搶注他人知名商標(biāo)、囤積商標(biāo)等行為，認(rèn)為其屬于不正當(dāng)占用公共資源、擾亂商標(biāo)注冊(cè)秩序或以其他方式謀取不正當(dāng)利益的行為，或不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)行為，據(jù)此予以規(guī)制。目前上述條款在適用的過程中通常需要證明被搶注的商標(biāo)具有一定的顯著性和知名度，以及搶注方存在一定程度的抄襲、模仿他人知名商標(biāo)、故意攀附他人商譽(yù)、謀取不正當(dāng)利益的行為，對(duì)于搶注或囤積的商標(biāo)有一定的數(shù)量上的要求。因此，若搶注者申請(qǐng)商標(biāo)數(shù)量較少則在惡意搶注或囤積商標(biāo)的認(rèn)定上可能較為困難，若搶注者將商標(biāo)投入使用，也不易認(rèn)定其為不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)。這種情況下，被搶注的品牌方需要積極查詢、調(diào)查搶注方以及與搶注方有關(guān)聯(lián)關(guān)系的其他自然人、公司是否屬于同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者、是否有其他惡意搶注、高價(jià)轉(zhuǎn)讓、商標(biāo)侵權(quán)行為等，盡可能搜集惡意方面的證據(jù)。尤其是針對(duì)新的商標(biāo)搶注方式，如代理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一操控多家明面上并無關(guān)聯(lián)關(guān)系的個(gè)體工商戶、或在境外注冊(cè)的多家空殼公司進(jìn)行商標(biāo)搶注，每一主體名下商標(biāo)數(shù)量都不多，幾枚或十幾枚，且其中僅部分為搶注的知名品牌等，搶注者通過這種將搶注商標(biāo)分散至多個(gè)申請(qǐng)人的方式規(guī)避來“惡意搶注”認(rèn)定中要求的“大量搶注知名品牌”的要件。這種情況下，需要對(duì)搶注方及其代理機(jī)構(gòu)以及代理機(jī)構(gòu)所代理的其他申請(qǐng)人的商標(biāo)中抄襲、模仿知名商標(biāo)的情況進(jìn)行更深入的調(diào)查，分析不同申請(qǐng)人之間深層次的關(guān)聯(lián)，尋找惡意搶注的線索。

從相對(duì)條款看，品牌方不論是主張?jiān)谙葯?quán)利、商標(biāo)的在先使用及影響，還是主張商標(biāo)馳名，雖然不同的在先權(quán)利主張所需要達(dá)成的要件各有不同，但共同點(diǎn)都是需要提交大量的在中國(guó)的在先使用及知名度的證據(jù)材料。證據(jù)的數(shù)量、關(guān)聯(lián)性以及證明力，對(duì)其在先權(quán)利的主張有著決定性的作用。在近年的較為知名的數(shù)起歷時(shí)較久的商標(biāo)糾紛中，既有喬丹（（2016）最高法行再27號(hào)再審判決，商標(biāo)爭(zhēng)議行政糾紛）、Manolo Blahnik（（2021）最高法行再75號(hào)再審判決，商標(biāo)無效宣告行政糾紛）等在先姓名權(quán)、AESOP（（2018）最高法行再18號(hào)再審判決，商標(biāo)異議復(fù)審行政糾紛）在先使用并有一定影響商標(biāo)等權(quán)利主張獲得支持的案例，也有POLO（（2018）京行終6197號(hào)二審判決，商標(biāo)無效宣告行政糾紛）等未能獲得支持的案例。這些案例中，品牌方大多都在先后的不同程序中不斷搜集、提交大量證據(jù)材料，用于證明其品牌或相關(guān)名稱在中國(guó)的在先知名度。即使是針對(duì)同一商標(biāo)，在異議、無效宣告等不同程序中提交不同類型、時(shí)間、數(shù)量的證據(jù)，也可能產(chǎn)生不同的結(jié)果。例如，在Manolo Blahnik案中，品牌方在爭(zhēng)議商標(biāo)注冊(cè)前的異議、異議復(fù)審及異議復(fù)審訴訟程序中就提交了一定數(shù)量的證據(jù)材料，如部分中外網(wǎng)站對(duì)設(shè)計(jì)師Manolo Blahnik及品牌方產(chǎn)品的介紹、國(guó)外及國(guó)內(nèi)流行時(shí)裝雜志上刊登的關(guān)于設(shè)計(jì)師及品牌方產(chǎn)品的文章、介紹設(shè)計(jì)師及其產(chǎn)品的書籍、1976-2001年世界各地雜志上刊登的關(guān)于設(shè)計(jì)師及其產(chǎn)品的文章、特寫及廣告、品牌方產(chǎn)品在世界各地的銷售額和廣告支出資料、品牌方商標(biāo)在世界各國(guó)的注冊(cè)證、時(shí)尚詞典、百科全書中收錄的關(guān)于設(shè)計(jì)師的介紹等。但因部分外文證據(jù)未附中文譯為、被視為未提交，也因?yàn)樯鲜鲎C據(jù)不足以證明設(shè)計(jì)師姓名在中國(guó)的在先知名度，品牌方的主張未獲得支持。但在無效宣告的訴訟再審中，品牌方基于新證據(jù)提出的在先姓名權(quán)的主張獲得了支持。這些案件中的證據(jù)的認(rèn)定，對(duì)于海外品牌在中國(guó)進(jìn)行商標(biāo)保護(hù)無疑有著重要的借鑒意義。

從證據(jù)的地域范圍看，上述案件中品牌方所提交的證據(jù)一般都包括中國(guó)大陸的證據(jù)，周邊地區(qū)的證據(jù)以及其他國(guó)家地區(qū)的證據(jù)。

一、中國(guó)大陸的證據(jù)

最具證明力證據(jù)當(dāng)然是權(quán)利人或其授權(quán)商在中國(guó)大陸對(duì)其商標(biāo)進(jìn)行使用、對(duì)相關(guān)商品進(jìn)行生產(chǎn)、銷售及廣告宣傳的證據(jù)材料，尤其是含有銷售額、納稅額、廣告支出等數(shù)據(jù)的財(cái)務(wù)報(bào)表、行業(yè)協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)出具的行業(yè)排名等證據(jù)。

但對(duì)于遭遇惡意搶注的國(guó)外品牌而言，較為常見的問題是在搶注商標(biāo)申請(qǐng)前，品牌方在中國(guó)大陸進(jìn)行主動(dòng)銷售、宣傳的證據(jù)不足，甚至尚未正式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。例如，在Manolo Blahnik無效宣告案中，權(quán)利人在異議復(fù)審訴訟及無效宣告訴訟中都明確承認(rèn)，在訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)前，其“Manolo Blahnik”商標(biāo)并未在中國(guó)實(shí)際使用。在這種情況下，需要搜集第三方的證據(jù)證明相關(guān)商標(biāo)在中國(guó)的知名度和知名范圍。第三方的證據(jù)包括中國(guó)媒體的對(duì)相關(guān)品牌、產(chǎn)品的報(bào)道、介紹，以及用戶評(píng)價(jià)及推介等。

證據(jù)搜集的渠道也不限于網(wǎng)絡(luò)檢索、媒體數(shù)據(jù)庫檢索，必要時(shí)也可以進(jìn)行紙質(zhì)報(bào)刊、行業(yè)雜志、行業(yè)辭典、百科全書等材料的手動(dòng)檢索，以獲得數(shù)據(jù)庫中未能充分收錄的證據(jù)材料。例如，在Manolo Blahnik無效宣告案中，權(quán)利人為了證明設(shè)計(jì)師姓名在中國(guó)的在先知名度，不僅提交了通過報(bào)刊雜志數(shù)據(jù)庫檢索、網(wǎng)絡(luò)檢索獲得的國(guó)內(nèi)媒體的報(bào)道，也查找到了行業(yè)相關(guān)的辭書、百科全書，甚至不遺余力地在圖書館進(jìn)行紙質(zhì)報(bào)刊、雜志的檢索，在一審?fù)徍笱a(bǔ)充提交了上世紀(jì)九十年代在中國(guó)發(fā)行的時(shí)尚雜志中提及該設(shè)計(jì)師及其同名品牌的相關(guān)文章，例如，某時(shí)裝雜志中一篇關(guān)于涼鞋的文章提及數(shù)款該品牌女鞋，某時(shí)裝雜志中一篇關(guān)于設(shè)計(jì)師衣著的文章中介紹了一名設(shè)計(jì)師對(duì)該品牌的鐘愛，某電視雜志中介紹影星對(duì)該品牌皮鞋的鐘愛，部分時(shí)尚雜志文章的配圖中模特所穿皮鞋是該品牌的鞋品，以及時(shí)尚雜志關(guān)于該設(shè)計(jì)師的介紹等。而相關(guān)媒體的專業(yè)相關(guān)性、權(quán)威性、影響力、影響范圍也對(duì)證據(jù)的證明力有著直接的影響，除行業(yè)專業(yè)媒體外，具有較高權(quán)威性和廣泛影響力的全國(guó)性綜合媒體的報(bào)道一般也具有較強(qiáng)的證明力。

除了紙質(zhì)媒體、網(wǎng)絡(luò)媒體的報(bào)道、介紹外，國(guó)內(nèi)知名的網(wǎng)絡(luò)論壇、社交媒體網(wǎng)絡(luò)上的第三方宣傳介紹、用戶評(píng)價(jià)等也可以作為重點(diǎn)搜集對(duì)象，甚至在權(quán)利人缺乏中國(guó)大陸的直接銷售證據(jù)的情況下，也可考慮第三方網(wǎng)站上發(fā)布的網(wǎng)購(gòu)、代購(gòu)相關(guān)信息。例如，在AESOP商標(biāo)無效宣告訴訟案中，權(quán)利人為證明其AESOP商標(biāo)及該品牌的化妝品在中國(guó)的在先使用及影響，不僅提交了知名網(wǎng)絡(luò)媒體及紙質(zhì)媒體的報(bào)道，也提交了部分知名度較高、注冊(cè)用戶眾多的國(guó)內(nèi)大型網(wǎng)絡(luò)論壇上對(duì)該品牌產(chǎn)品以及購(gòu)買渠道的宣傳，該證據(jù)也被法院認(rèn)可，認(rèn)為中國(guó)消費(fèi)者已經(jīng)通過代購(gòu)、網(wǎng)購(gòu)等渠道購(gòu)買該品牌的產(chǎn)品。法院也綜合考量了權(quán)利人提交的證據(jù)材料，認(rèn)為，即使部分新聞報(bào)道或評(píng)論文章并非權(quán)利人主動(dòng)進(jìn)行的商業(yè)宣傳，但“不可否認(rèn)的是，相關(guān)公眾通過媒體報(bào)道等方式，已經(jīng)形成AESOP為再審申請(qǐng)人產(chǎn)品的認(rèn)知”。

此外，如果需要證明權(quán)利人與其商標(biāo)或相關(guān)名稱（如設(shè)計(jì)師姓名）的直接關(guān)聯(lián)或穩(wěn)定的對(duì)應(yīng)關(guān)系，權(quán)利人也可考慮進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查（喬丹案中即提交了關(guān)于公眾對(duì)喬丹名稱認(rèn)知的調(diào)查報(bào)告）；如果權(quán)利人與第三方品牌進(jìn)行過品牌合作，即使合作涉及的商品與涉案商品無直接關(guān)聯(lián)，相關(guān)證據(jù)也可以用來從側(cè)面證明該品牌的知名度可以通過其他渠道為中國(guó)公眾所知，進(jìn)而證明其知名程度和知名范圍。例如，喬丹案中，權(quán)利人提交的飲料、內(nèi)衣、麥片等產(chǎn)品領(lǐng)域的代言活動(dòng)的相關(guān)證據(jù)，也被認(rèn)定為可以證明其個(gè)人形象和知名度已得到相關(guān)商品經(jīng)營(yíng)者的普遍認(rèn)可。隨著媒體和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)達(dá)。相關(guān)公眾在日常生活中接觸廣告、媒體的機(jī)會(huì)增多，能夠更輕易地了解到權(quán)利人，也更有機(jī)會(huì)接觸到其品牌和商品信息。因此，該證明方法可謂十分有效。

二、中國(guó)香港、澳門、臺(tái)灣以及周邊地區(qū)的證據(jù)

如果相關(guān)商標(biāo)在中國(guó)大陸的證據(jù)不夠充分，甚至完全沒有在中國(guó)大陸的在先的商品銷售、宣傳，也可考慮積極搜集中國(guó)大陸周邊地區(qū)的相關(guān)證據(jù)，用以證明品牌的知名度可以輻射到中國(guó)內(nèi)地。例如，在Manolo Blahnik無效宣告案中，權(quán)利人提交了中國(guó)香港、韓國(guó)、新加坡、印度尼西亞、菲律賓的店鋪經(jīng)營(yíng)相關(guān)證據(jù)（包括在香港的銷售額等），又通過亞洲經(jīng)銷商出具的聲明等材料予以加強(qiáng)，并提交了該品牌鞋履被香港著名演員在相關(guān)電影或演唱會(huì)上穿著的相關(guān)材料。法院也認(rèn)可，這些證據(jù)可以表明該品牌在中國(guó)周邊地區(qū)的知名度在一定程度上會(huì)輻射至中國(guó)內(nèi)地，從而達(dá)到證明其在中國(guó)相關(guān)公眾中享有高知名度的目的。

三、其他國(guó)家地區(qū)的證據(jù)

除上述地域外，考慮到很多行業(yè)、尤其是時(shí)尚行業(yè)的全球性，權(quán)利人也可積極搜集其他國(guó)家的廣告、宣傳、銷售、所獲獎(jiǎng)項(xiàng)、媒體報(bào)道、個(gè)人傳記等證據(jù)，盡可能地證明其品牌能夠?yàn)橹袊?guó)的相關(guān)公眾所知悉。在Manolo Blahnik無效宣告案中，權(quán)利人提交了大量訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日之前的此類證據(jù)，比如該品牌及其產(chǎn)品在其他國(guó)家的相關(guān)報(bào)道及廣宣資料、該品牌在美國(guó)、英國(guó)及西班牙的多項(xiàng)獲獎(jiǎng)記錄及相關(guān)報(bào)道、該設(shè)計(jì)師的傳記等。

從證據(jù)的提交時(shí)間看，一般建議品牌方盡早啟動(dòng)針對(duì)惡意搶注商標(biāo)的法律行動(dòng)，并盡可能在第一個(gè)程序中就廣泛搜集、提交證據(jù)材料，對(duì)主張的最有力的理由盡可能充分地進(jìn)行舉證，畢其功于一役，以盡可能縮短維權(quán)時(shí)間、降低費(fèi)用。以Manolo Blahnik案為例，僅針對(duì)申請(qǐng)最早的一件搶注商標(biāo)，就涉及了異議、異議復(fù)審、異議復(fù)審訴訟一審、二審、無效宣告、無效宣告訴訟一審、二審、再審、撤銷、撤銷復(fù)審、第二輪撤銷、撤銷復(fù)審、撤銷復(fù)審訴訟等，前后耗時(shí)22年，無效宣告勝訴后，品牌方自己的商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊(cè)仍需一定的時(shí)間。上述案件及關(guān)聯(lián)案件的費(fèi)用可能也高達(dá)數(shù)十萬美元。

而即使在某一程序中未能獲得支持，品牌方也應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)后續(xù)的法律行動(dòng)，并進(jìn)一步搜集、提交證據(jù)材料。前文POLO案件未能獲得支持的原因之一正是在異議復(fù)審程序后未及時(shí)進(jìn)入司法審查，而后續(xù)的無效宣告的啟動(dòng)時(shí)間超過了爭(zhēng)議商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊(cè)后的五年期限，使得品牌方基于在先權(quán)利、在先使用的主張無法適用，僅能依據(jù)馳名商標(biāo)及絕對(duì)條款提出無效宣告的請(qǐng)求，而主張馳名的證據(jù)材料又被認(rèn)定為未夠成新的事實(shí)與理由，違反了一事不再理原則。與之相比，喬丹案、Manolo Blahnik都及時(shí)提起了無效宣告請(qǐng)求，品牌方因此能夠主張姓名權(quán)等在先權(quán)利。而Manolo Blahnik無效宣告行政及司法程序中一直補(bǔ)充提交新的證據(jù)材料，尤其是關(guān)鍵性的證明其名稱在中國(guó)的在先知名度的證據(jù)材料，最終成功被認(rèn)定為構(gòu)成新的事實(shí)與理由，以姓名權(quán)獲得支持。

當(dāng)然，對(duì)于知名品牌來說，更為重要的仍是注冊(cè)先行。在現(xiàn)行的中國(guó)商標(biāo)保護(hù)體系中，注冊(cè)保護(hù)仍是更優(yōu)先、更有效的保護(hù)方式。品牌方在進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)前有必要提前進(jìn)行商標(biāo)布局，盡早提交商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，并盡可能覆蓋更廣泛的商標(biāo)和商品服務(wù)范圍。

（原標(biāo)題：商標(biāo)搶注案件中的證據(jù)搜集問題探討——以Manolo Blahnik等案為例）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：朱磊 張立娜 鴻鵠律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：  商標(biāo)搶注案件中的證據(jù)搜集問題探討 （點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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