專利被無效后繳納的年費(fèi)應(yīng)退款？

#本文由作者授權(quán)發(fā)布，未經(jīng)作者許可，禁止轉(zhuǎn)載，不代表IPRdaily立場#

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：鄧超 IP法

原標(biāo)題：專利被無效后繳納的年費(fèi)應(yīng)退款

權(quán)利人在專利被無效后提起訴訟的，仍應(yīng)繼續(xù)繳納專利年費(fèi)，否則專利將因?yàn)槭Ф沟闷鹪V喪失意義。但同時，權(quán)利人在專利被無效的期間，除了應(yīng)訴并繳納年費(fèi)外，針對該專利并不享有任何實(shí)質(zhì)性權(quán)利。如果無效決定最后被法院維持，那么在無效期間收取專利年費(fèi)顯得非常不合理。

相信很多代理專利案件的同仁都有和筆者同樣的疑問，并且在交流的過程中，少有人質(zhì)疑專利局的這一做法。筆者查詢到如下判例，并且未查詢到上訴案件，應(yīng)該屬于已生效的判決。

其案情大致如下：

2009年，涉案專利被復(fù)審委宣告無效。權(quán)利人起訴至北京一中院，2011年，北京一中院維持無效決定。權(quán)利人上訴至北京高院，2013年，北京高院維持原判。權(quán)利人針對繳納的2008-2013年度的專利年費(fèi)提出退費(fèi)請求，被專利局拒絕。

法院認(rèn)為：無效決定作出即成立并生效，在無效決定生效后繳納的年費(fèi)屬于錯繳，專利局應(yīng)重新處理該退費(fèi)請求。

后附判決書原文。

北京市第一中級人民法院

行政判決書

（2015）一中行初字第1604號

原告蔡耀華，男。

被告中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局，住所地北京市海淀區(qū)薊門橋西土城路6號。

法定代表人申長雨，局長。

委托代理人林冠，中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局工作人員。

委托代理人任榮東，中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局工作人員。

第三人陳紹華。

原告蔡耀華不服被告中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局（以下簡稱國知局）作出的發(fā)文號為×××的退款審批通知書（以下簡稱被訴通知書），向本院提起行政訴訟。本院立案后，在法定期限內(nèi)向被告國知局送達(dá)了起訴狀副本和應(yīng)訴通知書。因陳紹華與本案被訴通知書具有利害關(guān)系，本院通知其作為第三人參加訴訟。本院依法組成合議庭，于2016年11月15日、12月7日公開開庭審理了本案。原告蔡耀華、被告國知局的委托代理人林冠到庭參加了訴訟。第三人陳紹華經(jīng)本院合法傳喚，未到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

2014年7月21日，被告針對原告及第三人2014年7月10日提出的退款請求作出了被訴通知書，不同意退款。原因?yàn)椋嘿M(fèi)用已使用，不屬于多繳、重繳、錯繳的專利費(fèi)用，不予退款。

原告蔡耀華訴稱：2009年3月17日，中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會（以下簡稱專利復(fù)審委）作出第13065號無效宣告請求審查決定（以下簡稱13065號決定），宣告第96107031.5號發(fā)明專利權(quán)（以下簡稱涉案專利）全部無效。其不服，向法院提起訴訟。2011年6月17日，北京市第一中級人民法院作出判決，維持了13065號決定。2013年9月25日，北京市高級人民法院（以下簡稱市高院）作出（2011）高行終字第1541號行政判決（以下簡稱1541號判決），駁回上訴，維持原判。盡管專利復(fù)審委在涉案專利2008年度年費(fèi)期間作出該專利權(quán)全部無效決定，但原告仍然繳納了2008-2013年度的專利年費(fèi)，但在此期間，原告的專利權(quán)已經(jīng)被全部無效。即從13065號決定作出日所在的年度開始，被告不應(yīng)該收取專利年費(fèi)，已經(jīng)收取的應(yīng)當(dāng)予以退還。原告先后兩次到被告窗口要求退費(fèi)。被告工作人員梁素玲表示退還，但要求提供繳費(fèi)收據(jù)；而第二次工作人員則答復(fù)不予退還。被告不予退費(fèi)，不履行已經(jīng)生效的判決和行政決定，侵害了原告的財(cái)產(chǎn)權(quán)，造成原告6年專利年費(fèi)及其利息損失?！吨腥A人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則》（以下簡稱專利法實(shí)施細(xì)則）第九十四條第四款規(guī)定，多繳、重繳、錯繳專利費(fèi)用的，當(dāng)事人可以自繳費(fèi)日起三年內(nèi)，向國務(wù)院專利行政部門提出退款請求，國務(wù)院專利行政部門應(yīng)當(dāng)予以退還。最高人民法院（2012）民提字第110號民事判決書（以下簡稱110號民事判決）認(rèn)定，《中華人民共和國專利法》（以下簡稱專利法）第四十七條第二款規(guī)定中宣告專利權(quán)無效的時間點(diǎn)應(yīng)以無效宣告請求審查決定的決定日（作出日）為準(zhǔn)。被告拒絕退費(fèi)應(yīng)當(dāng)提供理由及依據(jù)。被告關(guān)于費(fèi)用已經(jīng)使用的主張與退費(fèi)無關(guān)?！秾彶橹改稀分皇遣块T規(guī)章，不能與最高人民法院的認(rèn)定相悖。綜上，請求法院依法判決確認(rèn)被訴通知書違法，即在13065號決定載明的決定日決定涉案專利權(quán)全部無效之后仍收取專利年費(fèi)共計(jì)4.2萬元并且不予退款的具體行政行為違法；判令被告承擔(dān)本案全部訴訟費(fèi)用。

原告為支持其訴訟主張?jiān)谂e證期限內(nèi)向本院提交了下列證據(jù)：1.13065號決定書，2.湖北省武漢市中級人民法院（2008）武知初字第91-2號民事裁定書，3.1541號判決書，4.2013年12月25日被告發(fā)出的審查業(yè)務(wù)專用函，5.2013年12月20日原告與國知局梁素玲電話錄音文字材料，6.被訴通知書，7.2013年11月29日當(dāng)事人向被告提交的意見陳述書，8.2014年7月10日當(dāng)事人向被告提交的意見陳述書及相關(guān)文件。在庭審后，原告向本院補(bǔ)充提交了下列證據(jù)：1.發(fā)明專利公報2014年第30卷第13號第9517頁，2.最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)案件年度報告（2012）：“11.專利法第四十七條第二款意義上專利權(quán)被宣告無效的時間點(diǎn)的確定”，3.110號民事判決書，4.2008-2013年度4.2萬元專利年費(fèi)利息損失計(jì)算，上述證據(jù)用以證明專利權(quán)被宣告無效的時間點(diǎn)應(yīng)以無效宣告請求審查決定的決定日（作出日）為準(zhǔn)。同時，原告提交了《中華人民共和國憲法》第五條，專利法第四十六條，《審查指南》第五部分第二章第4.2.1.1、4.2.1.2、4.2.1.3作為支持其訴訟主張的法律規(guī)范依據(jù)。

被告國知局辯稱，根據(jù)專利法第四十三條、第四十四條以及專利法實(shí)施細(xì)則第九十八條的規(guī)定，在2002年3月20日被告對原告、第三人提出的專利申請作出授權(quán)公告之后，專利權(quán)人有繳納年費(fèi)的義務(wù)。如未按規(guī)定繳納，專利權(quán)在應(yīng)當(dāng)繳納年費(fèi)期滿之日起終止。在2008年7月7日至2013年7月8日期間，專利權(quán)人先后六次繳納了第13-18年度的年費(fèi)共計(jì)4.2萬元。被告依法對費(fèi)用進(jìn)行了收取和使用。專利法實(shí)施細(xì)則第九十四條第四款的規(guī)定，多繳、重繳、錯繳專利費(fèi)用的，當(dāng)事人可以自繳費(fèi)日其三年內(nèi)，提出退款請求。符合規(guī)定的，專利局應(yīng)當(dāng)予以退款。此外《審查指南》第五部分第二章4.2.1.2規(guī)定，在專利權(quán)終止或者宣告專利權(quán)全部無效的決定公告后繳納的年費(fèi)，專利局應(yīng)當(dāng)主動退款。在本案中，市高院于2013年9月25日作出維持13065號決定的終審判決，被告后于2014年3月26日對該專利權(quán)無效宣告予以公告。原告及第三人繳納第13-18年度年費(fèi)的時間既在被告無效宣告公告日之前，也在市高院作出終審判決之前，因此并不屬于多繳、重繳、錯繳專利費(fèi)用，也不屬于宣告專利權(quán)全部無效的決定公告后繳納的年費(fèi)，被告不予退款的審查決定無誤。綜上所述，被告收取第13-18年度年費(fèi)的行為適用法律、法規(guī)正確，符合法定程序。請求法院判決駁回原告的訴訟請求。

在法定舉證期限內(nèi)，被告提交了下列證據(jù)：1.專利電子審批系統(tǒng)中記錄的第13-18年度年費(fèi)的繳納及使用情況，證明當(dāng)事人繳納了相關(guān)年費(fèi)并且系統(tǒng)對費(fèi)用進(jìn)行了使用；2.13065號決定書，證明專利復(fù)審委2009年3月25日發(fā)出了該決定書；3.1541號行政判決書，證明市高院于2013年9月25日作出維持無效決定的終審判決；4.2013年11月29日當(dāng)事人向被告提交的意見陳述書，證明原告提交該文件的情況；5.2013年12月25日被告發(fā)出的審查業(yè)務(wù)專用函，證明被告發(fā)出相應(yīng)通知書；6.發(fā)明專利公報2014年第30卷第13號第9517頁，證明被告對專利權(quán)的全部無效宣告進(jìn)行了公告；7.2014年7月10日當(dāng)事人向被告提交的意見陳述書及相關(guān)文件，證明原告提交該文件的情況；8.被訴通知書，證明被告發(fā)出相應(yīng)通知書。

第三人陳紹華未向本院陳述意見，亦未向本院提交證據(jù)。

經(jīng)庭審質(zhì)證，原告對被告提交證據(jù)的關(guān)聯(lián)性、合法性、真實(shí)性無異議，但不同意被告主張的證據(jù)1、2、8的證明作用。同時原告認(rèn)為，證據(jù)6已經(jīng)明確載明了涉案專利的授權(quán)日以及16035號決定的決定日，并未包括其他的日期。公告具有對外公示的效力。被告不認(rèn)可原告提交證據(jù)5的真實(shí)性，對原告提交的其他證據(jù)沒有異議。對于原告庭后提交的證據(jù)，本院亦交換給被告進(jìn)行質(zhì)證，被告未對上述證據(jù)提出異議。

本院對證據(jù)認(rèn)證如下，被告提交的證據(jù)8以及原告提交的證據(jù)6均為本案被訴行為，不作為證據(jù)使用。原告提交的證據(jù)2以及庭后補(bǔ)充提交的證據(jù)2、4與本案被訴通知書的合法性審查無關(guān)，本院不予采信。被告以及原告提交的其他證據(jù)，與本案有關(guān)，且符合證據(jù)合法性、真實(shí)性要求，本院予以采信。

經(jīng)審理查明：涉案專利權(quán)的申請日為1996年7月8日，授權(quán)公告日為2002年3月20日，專利權(quán)人為原告、第三人。2009年3月17日，專利復(fù)審委作出13065號決定，宣告涉案專利權(quán)全部無效。原告不服該決定，向本院提起行政訴訟。2011年6月17日，本院作出（2009）一中知行初字第1718號行政判決，維持了13065號決定。原告不服，向市高院提起上訴。2013年9月25日，市高院作出1541號行政判決，駁回上訴，維持原判。2014年3月26日，被告就涉案專利權(quán)被宣告無效發(fā)布了公告。在公告中載明了涉案專利的專利號、授權(quán)公告日、無效宣告決定號、無效宣告決定日。

原告及第三人分別于2008年7月7日、2009年6月29日、2010年6月29日繳納涉案專利權(quán)第13-15年度年費(fèi)，每年為6000元，共計(jì)18000元。2011年7月6日、2012年7月3日、2013年7月8日，原告及第三人向被告繳納了涉案專利權(quán)第16-18年度的年費(fèi)，每年為8000元，共計(jì)24000元。2013年11月19日，原告及第三人向被告提出退費(fèi)申請，認(rèn)為，專利復(fù)審委作出13065號決定，宣告涉案專利權(quán)無效。該決定已經(jīng)終審判決予以維持。但該專利一直繳納專利年費(fèi)至今，故申請將13065號決定作出后交納的費(fèi)用，即2009年7月起共計(jì)4萬元整，予以辦理退費(fèi)。同年12月25日，被告作出審查業(yè)務(wù)專用函，告知原告及第三人，其請求退款，應(yīng)提供專利局開具的費(fèi)用收據(jù)復(fù)印件，同時在意見陳述書（關(guān)于費(fèi)用）中注明退款方式，郵局退款或銀行退款，如果要求通過郵局退款，應(yīng)注明收款人姓名、地址及郵編；如果要求通過銀行退款，應(yīng)注明收款人的開戶行名稱（具體到地市級支行）、銀行賬號和賬戶名稱。2014年7月10，原告及第三人再次向被告提出退費(fèi)申請，明確選擇銀行退款方式，并提交了2008年至2013年繳費(fèi)收據(jù)，提供了戶名為蔡耀華的銀行卡復(fù)印件。同年7月21日，被告作出被訴通知書，并送達(dá)給原告。原告不服，向本院提起行政訴訟。

本院認(rèn)為：專利法實(shí)施細(xì)則第九十八條規(guī)定，授予專利權(quán)當(dāng)年以后的年費(fèi)應(yīng)當(dāng)在上一年度期滿前繳納。該細(xì)則第九十四條第四款亦規(guī)定，多繳、重繳、錯繳專利費(fèi)用的，當(dāng)事人可以自繳費(fèi)日起三年內(nèi)，提出退款請求。符合規(guī)定的，專利局應(yīng)當(dāng)予以退款。《審查指南》第五部分第二章4.2.1.1規(guī)定了當(dāng)事人可以退款的情形。其中第（3）項(xiàng)規(guī)定，錯繳費(fèi)用的情形：如當(dāng)事人繳費(fèi)時寫錯費(fèi)用種類、申請?zhí)枺ɑ驅(qū)＠枺┑模换蛘咭蚶U費(fèi)不足、逾期繳費(fèi)導(dǎo)致權(quán)利喪失的，或者權(quán)利喪失后繳納專利費(fèi)用的，當(dāng)事人可以提出退款請求。本案中，原告及第三人在2008年至2013年間分別向被告繳納了涉案專利權(quán)的第13-18年度的年費(fèi)。2009年3月17日，專利復(fù)審委作出13065號決定，宣告涉案專利權(quán)全部無效。該決定亦送達(dá)給無效宣告請求申請人以及涉案專利權(quán)人。自該決定作出之日，即已經(jīng)成立，并對外發(fā)生法律效力。專利法規(guī)定，專利被宣告無效視為自始無效。因此，13065號決定作出之日，專利權(quán)人已喪失了專利權(quán)。原告、第三人繳納的涉案專利第13-18年度的年費(fèi)即屬于上述法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的錯繳情形。被告作出的被訴通知書認(rèn)定原告、第三人繳納的上述費(fèi)用不屬于多繳、重繳、錯繳的專利費(fèi)用，屬于認(rèn)定事實(shí)錯誤。被告認(rèn)定上述費(fèi)用已使用，但缺乏證據(jù)佐證，亦屬認(rèn)定事實(shí)不清。

《中華人民共和國行政訴訟法》第六條規(guī)定，人民法院審理行政案件，對行政行為是否合法進(jìn)行審查。合法性的審查應(yīng)當(dāng)包括對行政機(jī)關(guān)作出行政行為的事實(shí)依據(jù)、法律依據(jù)，以及作出的程序是否符合法律和法規(guī)的規(guī)定。被告作出的被訴通知書，應(yīng)當(dāng)告知退費(fèi)申請人所作答復(fù)的法律規(guī)范依據(jù)。本案中，被告作出的被訴通知書僅載明了不予退費(fèi)的結(jié)論以及相關(guān)理由，并沒有表明作出該通知的法律依據(jù)，故應(yīng)認(rèn)定被告作出的被訴通知書適用法律錯誤。

綜上所述，被告作出的被訴通知，認(rèn)定事實(shí)不清，適用法律錯誤，本院應(yīng)予撤銷。被訴通知書被撤銷后，被告應(yīng)當(dāng)針對原告、第三人的退費(fèi)申請重新作出處理。鑒于本院已經(jīng)判決撤銷了被訴通知書，故原告要求確認(rèn)該通知違法的訴訟請求，本院不予支持。依照《中華人民共和國行政訴訟法》第七十條第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、《最高人民法院關(guān)于執(zhí)行＜中華人民共和國行政訴訟法＞若干問題的解釋》第五十六條第（四）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：

一、撤銷被告中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局二〇一四年七月二十一日作出的發(fā)文號為×××的退款審批通知書；

二、責(zé)令被告中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局自本判決生效之日起六十日內(nèi)針對原告蔡耀華、第三人陳紹華的退費(fèi)申請重新作出處理；

三、駁回原告蔡耀華的其他訴訟請求。

案件受理費(fèi)50元，由被告中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局負(fù)擔(dān)（自本判決生效之日起7日內(nèi)交納）。

如不服本判決，可在本判決書送達(dá)之日起15日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，預(yù)交上訴案件受理費(fèi)50元，上訴于北京市高級人民法院。上訴人在上訴期限內(nèi)未預(yù)交上訴案件受理費(fèi)，又不提出緩交申請的，按自動撤回上訴處理。

審　判　長　　何君慧

審　判　員　　魏紀(jì)明

代理審判員　　范術(shù)偉

二〇一七年九月十三日

書　記　員　　劉京勇

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）