專利維權(quán)還是商業(yè)打擊？“惡意者”被判賠25萬

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原標(biāo)題：專利維權(quán)還是商業(yè)打擊？“惡意者”被判賠25萬

產(chǎn)品早已公開銷售，卻向?qū)＠稚暾?qǐng)外觀設(shè)計(jì)專利；自己專利權(quán)存在權(quán)利“瑕疵”，卻起訴同行高額索賠，并申請(qǐng)高達(dá)千萬元的財(cái)產(chǎn)保全，影響他人正常的公司運(yùn)營(yíng)。8月19日上午，上海市高級(jí)人民法院對(duì)這起因惡意訴訟引發(fā)的糾紛案作出二審宣判，駁回電子公司原法定代表人張某的上訴，維持原判。根據(jù)一審判決，張某需賠償科技公司25萬余元。

專利維權(quán)還是商業(yè)打擊？“惡意者”被判賠25萬

▲圖為庭審現(xiàn)場(chǎng)（錢成攝）

是專利維權(quán)，還是商業(yè)打擊？

科技公司與電子公司經(jīng)營(yíng)范圍都涉及生產(chǎn)、銷售高清監(jiān)控?cái)z像產(chǎn)品，彼此互為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

2017年6月27日，科技公司一紙?jiān)V狀遞至上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（以下簡(jiǎn)稱上海知產(chǎn)法院），指出電子公司原法定代表人張某在一年前提起的一起侵害外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)訴訟，是借專利維權(quán)之名，行商業(yè)打擊之實(shí)，造成了科技公司經(jīng)營(yíng)受損，現(xiàn)起訴要求張某賠償科技公司100萬元損失，電子公司承擔(dān)連帶責(zé)任。

這到底是怎么一回事呢？

一切都得從五年前說起。2014年1月，電子公司原法定代表人張某向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)名稱為“監(jiān)控?cái)z像機(jī)（S421C）”的外觀設(shè)計(jì)專利，并于當(dāng)年6月獲得授權(quán)。

2016年1月，張某以專利權(quán)人身份，向上海知產(chǎn)法院起訴，稱科技公司淘寶網(wǎng)天貓店銷售的1200線攝像頭，與她的專利構(gòu)成相同，侵害了其外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)，要求科技公司停止侵權(quán)，并賠償經(jīng)濟(jì)損失1000萬元。

專利維權(quán)還是商業(yè)打擊？“惡意者”被判賠25萬

▲圖為電子公司的421C攝像機(jī)與科技公司的1200線攝像頭

立案后，張某向法院申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全。當(dāng)年2月，法院依其申請(qǐng)凍結(jié)了科技公司銀行賬戶、支付寶賬戶內(nèi)的資金共計(jì)1000萬元。

在該起訴訟中，科技公司向法庭提交了兩份公證書。公證書顯示，搜狐視頻、中安網(wǎng)文章配圖、淘寶網(wǎng)銷售記錄中的相關(guān)科技公司產(chǎn)品，與1200線攝像頭外觀完全相同，其上傳、發(fā)布、成交的時(shí)間分別為2013年3月、9月、10月，均早于涉案專利申請(qǐng)日2014年1月9日。據(jù)此，科技公司提出現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯。

所謂現(xiàn)有設(shè)計(jì)，即指專利申請(qǐng)日以前在國(guó)內(nèi)外為公眾所知的設(shè)計(jì)。在專利侵權(quán)糾紛中，如果被控侵權(quán)人有證據(jù)證明其實(shí)施的技術(shù)或者設(shè)計(jì)屬于現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計(jì)的，則其不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。

2016年6月，科技公司以存在現(xiàn)有設(shè)計(jì)為由，針對(duì)涉案專利，向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委提起無效宣告請(qǐng)求。9月，專利復(fù)審委作出審查決定，宣告該專利權(quán)全部無效。

上海知產(chǎn)法院經(jīng)審理后認(rèn)為，雙方攝像頭產(chǎn)品構(gòu)成近似設(shè)計(jì)，鑒于科技公司的現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯成立，其銷售1200線攝像頭的行為不構(gòu)成專利侵權(quán)，無需承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。法院一審駁回了張某訴訟請(qǐng)求，并解除了前述財(cái)產(chǎn)保全。

案中案帶出疑點(diǎn)

案件宣判后，科技公司在翻閱2014年的一起商業(yè)詆毀案時(shí)，發(fā)現(xiàn)了新的疑點(diǎn)。

2014年4月，電子公司曾向上海市楊浦區(qū)人民法院提起商業(yè)詆毀之訴，認(rèn)為科技公司操縱淘寶網(wǎng)上的三個(gè)會(huì)員賬號(hào)，捏造事實(shí)、惡意詆毀電子公司商業(yè)信譽(yù)，損害其合法權(quán)益，請(qǐng)求法院判決科技公司停止商業(yè)詆毀行為，并賠償相關(guān)損失。

原來，在2013年12月，會(huì)員名為“田鳳豺”“習(xí)再便”“許塢井”的三位買家，先后在電子公司淘寶網(wǎng)天貓店，購買了421C攝像機(jī)，并先后留下“技術(shù)直接叼我說打擾他吃飯時(shí)間”“電話給他們一個(gè)姓劉的老板，語氣蠻橫，好不在乎”等差評(píng)。

法院經(jīng)審理認(rèn)為，前述三個(gè)會(huì)員賬號(hào)與科技公司在登錄淘寶帳戶時(shí)的IP地址均是動(dòng)態(tài)IP地址。由于動(dòng)態(tài)IP地址是運(yùn)營(yíng)商隨機(jī)分配的，不同帳戶登錄網(wǎng)絡(luò)時(shí)可能使用相同的動(dòng)態(tài)IP地址。因此，即使三個(gè)會(huì)員賬號(hào)與科技公司的動(dòng)態(tài)IP地址出現(xiàn)過偶爾一致，也不能絕對(duì)地得出他們之間有關(guān)聯(lián)，更無法直接得出科技公司操縱三個(gè)會(huì)員賬號(hào)的結(jié)論。電子公司指控科技公司實(shí)施商業(yè)詆毀行為沒有證據(jù)支持，法院駁回了其訴訟請(qǐng)求。

該案的證據(jù)顯示，2013年12月，421C攝像機(jī)已經(jīng)在淘寶網(wǎng)公開銷售，說明張某的外觀設(shè)計(jì)專利在專利申請(qǐng)日2014年1月9日之前已經(jīng)公開，也就不符合授予外觀設(shè)計(jì)專利的新穎性條件了。

明知外觀設(shè)計(jì)已經(jīng)公開，仍申請(qǐng)專利，并以此專利惡意提起訴訟，還申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全，這不是借專利維權(quán)之名，行商業(yè)打擊之實(shí)嗎？科技公司一怒之下，將電子公司及張某訴至法院。

證人湯某出庭作證

“張某惡意訴訟，并申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全，致使科技公司資金周轉(zhuǎn)困難，銷量銳減，經(jīng)營(yíng)困難……”科技公司認(rèn)為，張某應(yīng)賠償其損失，鑒于張某提起惡意訴訟的費(fèi)用均由電子公司支付，其違法行為的受益方也是電子公司，故電子公司也應(yīng)連帶賠償。

張某和電子公司則辯解，在提起專利侵權(quán)訴訟以及整個(gè)案件審理過程中，涉案專利一直處于有效狀態(tài)，張某不存在主觀惡意。涉案專利在先公開，張某作為權(quán)利人并不知情，不構(gòu)成惡意申請(qǐng)專利。至于電子公司，既不是專利侵權(quán)案當(dāng)事人，與張某也不存在財(cái)產(chǎn)混同，不應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。

庭審中，經(jīng)張某和電子公司申請(qǐng)，該公司前員工湯某作為證人出庭作證。湯某稱，在臨近2013年雙11的時(shí)候，也就是專利申請(qǐng)日前，因自己的工作疏忽，將網(wǎng)店原先產(chǎn)品銷售鏈接圖片換成了421C攝像機(jī)圖片。

同時(shí)，張某還提交了相關(guān)病歷卡、出院記錄等證據(jù)，提出商業(yè)詆毀案審理期間，自己在外地待產(chǎn)、分娩、照顧新生兒，亦不可能了解到此案中421C攝像機(jī)在先銷售等情況。

2018年12月27日，上海知產(chǎn)法院一審宣判，張某構(gòu)成惡意提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟，其申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全的行為具有過錯(cuò)，造成了科技公司經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，據(jù)此，法院判決張某賠償科技公司25萬余元，駁回科技公司其余訴訟請(qǐng)求。

2019年2月22日，張某不服一審判決，向上海高院提起上訴。

上訴期間，張某堅(jiān)持認(rèn)為，一審法院不認(rèn)可湯某的證言內(nèi)容，屬于認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤及適用法律錯(cuò)誤，不認(rèn)可病歷卡、出院記錄等證據(jù)的關(guān)聯(lián)性，屬于事實(shí)認(rèn)定錯(cuò)誤。另外，她提出此前訴訟中自己提出1000萬元索賠金額，是根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品的單價(jià)、銷量、行業(yè)通常利潤(rùn)率計(jì)算產(chǎn)品獲利所得，具有合理性，其不存在主觀惡意和過錯(cuò)。

科技公司則表示，湯某的證言不可信，張某提交的病歷卡、出院記錄等證據(jù)也不可信，無法否定她作為公司高管，明知或應(yīng)知發(fā)起商業(yè)詆毀案和專利侵權(quán)案的行為及相應(yīng)法律責(zé)任。

8月19日上午，上海高院對(duì)該案二審宣判，判決駁回張某的上訴，維持原判。

【現(xiàn)場(chǎng)連線：主審法官朱佳平】

惡意者為“惡意”買單

宣判結(jié)束后，本案合議庭成員、上海高院知產(chǎn)庭法官朱佳平表示，本案有兩大爭(zhēng)議焦點(diǎn)，一是張某提起專利侵權(quán)訴訟是否構(gòu)成惡意訴訟，二是張某在專利侵權(quán)訴訟中是否構(gòu)成申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全錯(cuò)誤。

? 關(guān)于是否構(gòu)成惡意訴訟，朱佳平解釋，惡意訴訟的構(gòu)成要件包括侵害行為、損害后果、因果關(guān)系和主觀惡意四個(gè)方面，本案中張某提起專利侵權(quán)訴訟，被法院判決駁回，科技公司為該案付出了相應(yīng)的訴訟成本，故惡意訴訟中的前三個(gè)構(gòu)成要件都已具備，關(guān)鍵在于主觀惡意的判定。

惡意訴訟中的主觀惡意是指行為人明知其訴訟行為缺乏法律依據(jù)和事實(shí)根據(jù)，仍以損害對(duì)方當(dāng)事人利益或者為自己謀取不正當(dāng)利益為訴訟目的。本案中，電子公司在專利申請(qǐng)日前已經(jīng)公開銷售了與專利基本相同的421C攝像機(jī)，故涉案專利實(shí)質(zhì)上因缺乏新穎性而自始無效。張某作為電子公司當(dāng)時(shí)的法定代表人，已經(jīng)知道421C攝像機(jī)的在先銷售情況，卻仍以該無效專利提起專利侵權(quán)訴訟，屬于明知其訴請(qǐng)缺乏法律依據(jù)或事實(shí)根據(jù)。

朱佳平指出，雖然證人湯某曾在一審中出庭作證，稱因其工作疏忽導(dǎo)致產(chǎn)品在先銷售，但湯某系電子公司員工，與作為公司領(lǐng)導(dǎo)的張某有明顯利害關(guān)系，她的證言證明效力不足。至于張某提出的異地待產(chǎn)、分娩、照顧新生兒等證據(jù)，亦不能免除其作為公司法定代表人和總經(jīng)理主持公司經(jīng)營(yíng)管理的職責(zé)，不能成為其不了解電子公司在先銷售專利產(chǎn)品的理由。

除此之外，科技公司與電子公司是同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，張某在專利侵權(quán)案中索賠高達(dá)1000萬元，明顯超出了外觀設(shè)計(jì)專利對(duì)產(chǎn)品利潤(rùn)的貢獻(xiàn)，足見有維權(quán)以外的目的。而且，由于外觀設(shè)計(jì)專利在專利授權(quán)時(shí)不進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查，所以專利效力不穩(wěn)定，專利權(quán)人提起侵權(quán)訴訟能否勝訴很不確定，凍結(jié)科技公司資金1000萬元更會(huì)給其造成不必要損失，可見張某提起該訴訟具有損害科技公司利益的不正當(dāng)目的，并且也實(shí)施了明顯不當(dāng)、有違誠(chéng)信的訴訟行為。

? 關(guān)于是否構(gòu)成申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全錯(cuò)誤，朱佳平表示，申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全錯(cuò)誤適用過錯(cuò)責(zé)任原則，其中過錯(cuò)既包括故意，也包括過失，具體到財(cái)產(chǎn)保全制度，為了平衡雙方當(dāng)事人的利益，應(yīng)當(dāng)要求申請(qǐng)保全人謹(jǐn)慎仔細(xì)地處理該保全事務(wù)并提供相應(yīng)擔(dān)保，即便是輕過失也應(yīng)當(dāng)避免。本案中，張某應(yīng)預(yù)見1000萬元索賠難獲法院全額支持，故申請(qǐng)凍結(jié)科技公司資金1000萬元金額明顯過高，會(huì)嚴(yán)重影響該公司的正常經(jīng)營(yíng)；商業(yè)詆毀案中出現(xiàn)專利喪失新穎性的證據(jù)后，張某繼續(xù)提出專利侵權(quán)訴訟，這些均證明她沒有盡到合理注意義務(wù)。

綜上，法院二審認(rèn)定，張某起訴的專利侵權(quán)案構(gòu)成惡意訴訟，其在該案中申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全具有過錯(cuò)，應(yīng)當(dāng)賠償科技公司相應(yīng)損失。

【鏈接：事件時(shí)間線】

2013年12月：

“田鳳豺”、“習(xí)再便”、“許塢井”三位買家在電子公司淘寶網(wǎng)天貓店，購買了421C攝像機(jī)，并給予差評(píng)。

2014年1月：

電子公司原法定代表人張某向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)名稱為“監(jiān)控?cái)z像機(jī)（S421C）”的外觀設(shè)計(jì)專利。

2014年4月：

電子公司向上海楊浦法院起訴科技公司商業(yè)詆毀糾紛一案。

2014年6月：

國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局授權(quán)公告“監(jiān)控?cái)z像機(jī)（S421C）”外觀設(shè)計(jì)專利。

2014年12月：

上海楊浦法院判決駁回電子公司的訴訟請(qǐng)求。

2016年1月：

電子公司原法定代表人張某向上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院起訴科技公司侵害外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛一案。

2016年1月：

經(jīng)張某申請(qǐng)?jiān)V中財(cái)產(chǎn)保全，上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院裁定，凍結(jié)科技公司銀行賬戶以及支付寶賬戶內(nèi)的資金1000萬元或查封其相同價(jià)值的其他財(cái)產(chǎn)。

2016年6月：

科技公司針對(duì)涉案外觀設(shè)計(jì)專利，向專利復(fù)審委提起無效宣告請(qǐng)求。

2016年7月：

上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院判決駁回張某的訴訟請(qǐng)求。

2016年8月：

專利侵權(quán)案一審判決生效，上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院裁定解除前述財(cái)產(chǎn)保全措施。

2016年9月：

專利復(fù)審委宣告張某的外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)全部無效。

2017年6月：

科技公司向上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院起訴張某、電子公司因惡意提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟損害責(zé)任糾紛、因申請(qǐng)?jiān)V中財(cái)產(chǎn)保全損害責(zé)任糾紛一案。

2018年12月：

上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院判決部分支持科技公司的訴訟請(qǐng)求。

2019年2月：

張某向上海高院提起上訴。

2019年8月19日：

上海高院二審判決駁回上訴，維持原判。

來源：浦江天平公眾號(hào)、上海市高級(jí)人民法院

作者：嚴(yán)劍漪郭燕

編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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本文來自浦江天平公眾號(hào)、上海市高級(jí)人民法院并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場(chǎng)，如若轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處：“http://m.jupyterflow.com/”