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“請求寬恕不應(yīng)該比征得允許更容易。”
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp
翻譯：北京思韜知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司
在沒有證據(jù)表明專利所有者不準備給予FRAND 許可的情況下，憑什么“需要給予許可”的義務(wù)能夠被那些未經(jīng)許可就實施專利技術(shù)的人濫用從而逼迫權(quán)利人獲得責任豁免？據(jù)我們所知，沒有任何其他“許可”制度以這種方式運作。
正如我們之前所解釋的[1]，許多實施者都希望要求專利所有者證明 (1)許可的必要性，以及 (2)許可條款實際上是公平、合理和無歧視的 (FRAND)，但實施者卻不必做出接受 FRAND 許可的任何承諾，同時還不會喪失獲得FRAND許可的權(quán)利。關(guān)于后者，例如可以參見蘋果公司在其與 PanOptis 案中的立場，即蘋果公司認為， “根據(jù)美國法律，PanOptis沒有法定權(quán)利要求蘋果公司承擔就原告聲明的標準必要專利組合的許可進行談判的責任，或因未能如此行事而喪失任何抗辯理由的責任”（Apple公司以缺乏對事管轄權(quán)為由而要求駁回起訴的第VIII 項動議[2]、Optis Wireless Technology, LLC、Optis Cellular Technology, LLC、Unwired Planet, LLC、Unwired Planet International Limited 和PanOptis Patent Management, LLC 訴 Apple Inc.，民事訴訟編號 2:19-cv-00066-JRG（德克薩斯州東區(qū)法院，2020 年 6 月 22 日）[以下簡稱 Optis 訴 Apple]。基本上，此類實施者希望選擇即使在被認定侵權(quán)也可將其風險控制在承擔FRAND 費率之下。我們將其稱為希望獲得其 FRAND 蛋糕并吃掉它的實施者。
在 Optis v. Apple 案中可以看到這種做法的一個例子，其中，Apple在被確認侵權(quán)后，正如法官 Rodney Gilstrap 所描述的，其“在庭審后意識到缺乏 FRAND 證據(jù)”，進而就損害賠償成功的獲得了新的庭審機會（請參閱有關(guān) Apple 的新庭審動議的判決[3]）。在另一篇文章中[4]，我們質(zhì)疑了蘋果公司是如何設(shè)法獲得新的關(guān)于損害賠償?shù)耐彊C會的，理由是因為，盡管在本案中已經(jīng)不存在與 FRAND 相關(guān)的訴請（原因參見此處[5]），“……確認被侵權(quán)的專利是承擔 FRAND 義務(wù)的標準必要專利，判賠的許可費必須滿足 FRAND要求”。但案件結(jié)果特別令人費解，即在 Apple 假定應(yīng)對基于 FRAND 的反訴或抗辯理由承擔舉證責任的情況下，其不僅沒有對標準必要性進行確認（這是將承擔基于FRAND 條款獲得許可的義務(wù)的前提條件），事實上，Apple否認了涉案專利的標準必要性。例如，參見 Apple 公司對原告提起訴前損害賠償作出簡易判決的動議[6]， Apple在其中辯稱，根據(jù)歐洲電信標準協(xié)會（ETSI）作出的許可聲明，就訴前損害賠償其并未收到與專利侵權(quán)相關(guān)的提示：
此外，毫無爭議的是，聲明僅表明聲明中包含的專利或?qū)＠暾?“可能是或可能成為”與LTE 標準相關(guān)的標準必要專利。見Exs. 1-6。正如原告及其專家所承認的，專利或?qū)＠暾埍涣性?ETSI 聲明中這一事實并不意味著它客觀上必然具備標準必要性。Ex. 52; 307:5-309:16的Ex. 23; 176:17-22的Ex. 25; 109:23-111:17的Ex. 26; 60:3-24的Ex. 27; 359:17-360:5的Ex. 36; 98:19-99:4的Ex. 37; 109:13-21的Ex. 54; 131:1-12的Ex. 55; 50:17-53:2 的Ex. 56。即使 ETSI 聲明包括真實標準必要專利或?qū)＠暾?，其也無法實現(xiàn)事實上的提示作用——因為并沒有“真實標準必要”的標注，更不用說證明特定產(chǎn)品實施了相關(guān)的標準章節(jié)。
值得注意的是，該立場與 Apple 為了爭辯其有權(quán)獲得FRAND許可而將 Optis 的專利描述為“聲明的標準必要專利”的說法不一致（即不會因未能協(xié)商獲得Optis專利組合的許可而放棄任何抗辯機會）。
無論如何，即使假定案件涉及 FRAND問題，并且專利是真實標準必要的，第三方受益人未行使的合同權(quán)利也不能構(gòu)成對專利侵權(quán)的抗辯，因此與損害賠償無關(guān)。此外，我們從美國第五巡回上訴法院對 HTC Corp. 等v. Telefonaktiebolaget LM 等[7]的裁決（案件編號 19-40643）可知，盡管對 ETSI 的許可承諾要在法國合同法下釋義，美國專利法和法國合同法完全是兩回事（正如我們在這里[8]所寫的）。
但是，即使假定基于法國合同中規(guī)定的第三方受益人未行使的權(quán)利在某種程度上與侵犯美國專利的侵權(quán)損害賠償有關(guān)，那么當審視拒絕FRAND許可的實施者先前未經(jīng)許可而實施的侵權(quán)行為時，違約的證據(jù)又是什么？（即，是誰在反向劫持（hold out）從而迫使專利所有者證明許可是必須的）？
你可以把一匹馬帶到水邊……
在評估違約行為之前，首先考慮 ETSI 的“IPR 信息聲明和許可聲明”表格中規(guī)定的聲明者義務(wù)的范圍（做了重點強調(diào)）：
“假定在所附的知識產(chǎn)權(quán)信息聲明附件中披露的知識產(chǎn)權(quán)對于所附的知識產(chǎn)權(quán)信息聲明附件中確定的 ETSI 工作項目、標準和/或技術(shù)規(guī)范而言是或?qū)⒊蔀椴⑶胰匀皇菢藴时匾?，聲明人?或其關(guān)聯(lián)公司 (1) 準備對基于 ETSI 知識產(chǎn)權(quán)政策第 6.1 條的條款和條件約束的知識產(chǎn)權(quán)給予不可撤銷的許可；并且 (2) 將遵守 ETSI 知識產(chǎn)權(quán)政策第 6.1 條之二。
請注意，聲明人并未向 ETSI 承諾他們必然會給予不可撤銷的許可。相反，考慮到不能將許可強加給他人的事實，聲明人只是聲明他們“準備給予不可撤銷的許可”。因此，要證明違反該義務(wù)，技術(shù)實施者需要證明受許可聲明約束的專利所有者不準備根據(jù) FRAND 條款和條件給予不可撤銷的許可。理論上，唯一可行的方式是讓技術(shù)實施者證明它曾試圖獲得 FRAND 許可但被拒絕（這就好比，如果你從未把你自己的手從口袋里拿出來，你就不能說對方不準備握手）。但這并不是當專利所有者做出無條件承諾(例如，由仲裁員決定)給予FRAND許可或提供一個特定的滿足FRAND(或至少并不違反FRAND，在某種程度上存在差異)的要約 時，技術(shù)實施者反向劫持并拒絕獲得許可的情況。就該義務(wù)的范圍，Rodney Gilstrap 法官認為，“涉及法國法律，根據(jù) ETSI 知識產(chǎn)權(quán) (“IPR”) 政策第 6.1 條提交許可聲明的 ETSI 成員滿足其 FRAND 義務(wù)的方式：(1) 根據(jù) FRAND 條款和條件提供許可，或 (2) 真誠地為了達成 FRAND 許可進行商談?！?（參見備忘錄意見和最終判決，HTC Corporation，HTC America Inc 訴 Telefonaktiebolaget LM Ericsson，Ericsson Inc[9]，案件編號：6:18-CV-00243-JRG（德克薩斯州東區(qū)法院，2019 年 5 月 22 日））（做了重點強調(diào)）。
請求寬恕不應(yīng)該比征得允許更容易
關(guān)于專利所有者對 ETSI 做出的承諾，最重要的一點可能是該承諾是關(guān)于給予許可的。根據(jù)布萊克法律詞典（Black’s Law Dictionary），許可的定義如下（做了重點強調(diào)）：
“主管當局允許可為的行為，如果沒有這種允許，將是非法、侵入、侵權(quán)或其他不被允許的行為”（做了重點強調(diào)）。另一個定義是 “給予許可的證書或文件本身。允許做許可人本可以阻止的事情”（做了重點強調(diào)）。
相比之下，責任豁免的定義如下（做了重點強調(diào)）：
“書面或口頭聲明，表明有意解除他人現(xiàn)有或被追究的責任。擁有權(quán)利、主張或特權(quán)的的人對可能被要求或強制執(zhí)行這些權(quán)利、主張或特權(quán)的人作出對這些權(quán)利、主張或特權(quán)的放棄、讓步或妥協(xié)。放棄向其所針對的一方提出主張，并且屬于放棄訴訟因由，可能是無償?shù)幕蛴袃數(shù)??！?/span>
這意味著專利所有者并未“許可”已經(jīng)發(fā)生的侵權(quán)行為，而只能“豁免”侵權(quán)人免遭因侵權(quán)而產(chǎn)生的現(xiàn)有權(quán)利、主張的追究。
在沒有證據(jù)表明專利所有者不準備給予FRAND 許可的情況下，憑什么“需要給予許可（即未來的侵權(quán)行為得以允許）”的義務(wù)如何能夠被那些未經(jīng)許可就實施專利技術(shù)的人利用從而逼迫權(quán)利人獲得責任豁免？據(jù)我們所知，沒有任何其他“許可”制度以這種方式運作。例如，雖然加利福尼亞州的捕魚許可證價格為 54 美元，但每次無證捕魚的罰款為100 至 1,000 美元（如果在第一次違規(guī)后五年內(nèi)再次違規(guī)，則罰款為 250 至 1,000 美元）。無證駕駛的處罰則更為嚴厲——如果被指控為輕罪，最高可被判入獄六個月。
即使之前準備給予 FRAND 許可的專利所有者在發(fā)現(xiàn)侵權(quán)后拒絕給予 FRAND 許可，這仍然不會對實施者在尋求許可之前采取的行為產(chǎn)生任何影響。相反，這種拒絕造成的唯一損害僅和未來將支付的超過 FRAND 的許可使用費（任何技術(shù)實施者都不會自愿支付）有關(guān)，或者類似于在 Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.[10], 795 F.3d 1024, 1040 (9th Cir. 2015) 中的主張（即因?qū)o根據(jù)的禁令行動進行辯護或因禁令威脅而不得不搬遷配送設(shè)施的成本而造成的損害）。
正如我們之前所評述的[11]，將侵權(quán)損害賠償和 FRAND 許可費率雜糅在一起產(chǎn)生的主要問題是它導致了反向劫持。如果罰款不超過原本應(yīng)繳納的費用，怎么能夠期待人們向停車收費表繳納停車費？特別是如果他們有機會不付任何費用就溜走，包括讓罰款從經(jīng)濟角度考慮不可行。這種雜糅產(chǎn)生的另一個問題是，它忽略了許可費率的制定已經(jīng)考慮了無法證明侵權(quán)和有效性的風險這一事實，一旦此類問題在法庭上作出裁決，情況就大相徑庭。
人們常說“請求寬恕比征得允許更容易”。雖然這可能是真的，即如果人們對不遵守規(guī)則可以帶來積極的結(jié)果感到滿意（例如，參見 Bill Barilko[12]），但在許可制度中情況不可能如此，因為這對于那些并未被征得許可的人沒有任何好處（ 相反，這僅有利于那些避免了許可成本/要求的人）。
注釋：
[1].https://www.ipwatchdog.com/2020/12/02/sep-owner-obligations-analyzing-frand-statements-cellular-wireless-seps-part-iv/id=127858/
[2].https://www.ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2021/04/PanOptis-v.-Apple-motion-to-dismiss-DJ-jdxn_-no-breach-of-FRAND-_-no-FRAND-defenses.pdf [3].http://www.ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2021/04/PanOptis-v.-Apple-New-Trial-Order.pdf
[4].https://www.ipwatchdog.com/2021/04/29/a-new-trial-is-ordered-with-respect-to-damages-in-optis-wireless-v-apple-despite-no-frand-claims-at-issue/id=132833/
[5].https://www.ipwatchdog.com/2021/03/14/latest-optis-wireless-v-apple-ruling-means-patent-infringement-damages-seps/id=130874/
[6].https://www.ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2022/06/PanOptis-v.-Apple-Apples-MSJ-pre-suit-dmgs-_-confidentiality.pdf
[7].https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca5/19-40643/19-40643-2021-08-31.html
[8].https://www.ipwatchdog.com/2021/09/06/patent-damages-laws-regarding-apportionment-inapplicable-breach-contract-frand-claims/id=137333/
[9].https://www.ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2022/06/HTC-v.-Ericsson-Memorandum-Opinion-and-Final-Judgment-2.pdf
[10].https://www.leagle.com/decision/infco20150730157
[11].https://www.ipwatchdog.com/2020/12/08/damages-patent-infringement-versus-frand-licensing-rates/id=128050/
[12].https://www.nhl.com/news/bill-barilko-disobeyed-coach-won-cup-for-toronto-in-1951/c-317321484
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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp
翻譯：北京思韜知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司
編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君
注：原文鏈接：“我的責任應(yīng)當被豁免” （“I Shall Be Released”）：標準必要專利技術(shù)實施者最喜歡的歌曲（點擊標題查看原文）
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