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美國最高法或重新定義專利法中的「on-sale bar」

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美國最高法或重新定義專利法中的「on-sale bar」

美國最高法或重新定義專利法中的「on-sale bar」

#本文由作者授權(quán)發(fā)表,未經(jīng)作者許可,禁止轉(zhuǎn)載,文章不代表IPRdaily立場#


來源:IPRdaily中文網(wǎng)(IPRdaily.cn)

作者:Leo_Yan

原標(biāo)題:美國最高法或重新定義專利法中的on-sale bar


6月25日,美國聯(lián)邦最高法院同意了Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharms. USA, Inc. 一案的上訴請求。LexisNexis旗下媒體說,“整個(gè)專利界都將密切關(guān)注這一案件的進(jìn)展”。這一決定不僅備受科技企業(yè)和律師們的關(guān)注,連美國專利商標(biāo)局(USPTO)的代表都出來發(fā)聲,“USPTO和國會(huì)對(duì)于目前的判決有著不同的看法,而他們的異見一定程度上也促使了最高法重審該案”。最高法對(duì)該案的裁決將成為美國發(fā)明法案(American Invents Act, AIA)實(shí)施后,首次為“on-sale bar”的范圍劃清界限的判例。


美國最高法或重新定義專利法中的「on-sale bar」


法條概述

美國專利法中所謂的“on-sale bar”是指在專利申請之前的銷售行為可能使發(fā)明內(nèi)容成為現(xiàn)有技術(shù)從而不能被授予專利權(quán)。美國于2011年9月16日頒布了AIA,新法對(duì)2013年3月16日之后(也稱Post-AIA)的專利申請適用。此處需要了解一下新法與舊法對(duì)“on-sale bar”的不同規(guī)定:


舊專利法(Pre-AIA):

“A person shall be entitled to a patent unless—the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States, or…”


--35U.S.C.§?102(b)


如果在專利申請?zhí)峤粫r(shí),所要求保護(hù)的發(fā)明已經(jīng)被公開使用或被銷售,且超過12個(gè)月的,該發(fā)明不能被授予專利權(quán)。


新專利法(Post-AIA):

“A person shall be entitled to a patent unless—the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention…”


--35U.S.C.§?102(a)(1)


如果在專利申請?zhí)峤粫r(shí),所要求保護(hù)的發(fā)明已經(jīng)通過公開使用、銷售或其它的方式被公眾所知,且超過12個(gè)月的,則發(fā)明不能被授予專利權(quán)。


對(duì)比法條來看,新法表面上強(qiáng)調(diào)了“otherwise”和“available”兩點(diǎn),其中otherwise增加了破壞可專利性的其他可能方式,available則要求公眾可知。然而,新法中otherwise是被available所限定的,即“其他可獲得的”方式,歸根結(jié)底強(qiáng)調(diào)的是“公眾可知性”。如果申請人在提交申請前一年以上已經(jīng)開始銷售產(chǎn)品,但其專利申請所要保護(hù)的發(fā)明內(nèi)容(claimed invention),在銷售的時(shí)候并不為公眾所知,那么這種“on-sale”的行為是否破壞該申請的可專利性呢?本案所要討論的就是這種Post-AIA才會(huì)出現(xiàn)的特殊情況。


案件背景

瑞士的制藥公司Helsinn在美國地方法院起訴美國制藥公司Teva侵犯其4項(xiàng)專利權(quán)(US 7,947,724; 7,947,725; 7,960,424; and 8,598,219, 其中只有’219申請日在AIA生效之后),Teva遂基于美國專利法102條所規(guī)定的“on-sale bar”主張Helsinn的專利權(quán)無效。地方法院認(rèn)為:


1)關(guān)于’724, ’725 和’424 專利,在銷售行為發(fā)生時(shí)Helsinn并沒有做好申請專利的準(zhǔn)備;


2)關(guān)于’219專利,Helsinn的銷售行為屬于confidential sale(保密銷售),而AIA改變了原有專利法關(guān)于“on-sale bar”的定義,要求銷售行為使得技術(shù)細(xì)節(jié)“available to the public”(為公眾所知);


基于上述理由,地方法院于2015年11月13日裁定Helsinn的全部專利權(quán)有效且Teva侵犯其4項(xiàng)專利權(quán)罪名成立。


Teva上訴至聯(lián)邦巡回上訴法院(Court of Appeals for the Federal Circuits, CAFC)使得案情出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。CAFC認(rèn)為:


1)Helsinn早于申請日前12個(gè)月的行為構(gòu)成銷售行為;


2)AIA并沒有改變“on-sale bar”的定義,發(fā)明細(xì)節(jié)為公眾所知不是“on-sale bar”觸發(fā)的前提,否則會(huì)給予專利權(quán)人過多的權(quán)利(文末討論);


3)案件中的多個(gè)證據(jù)證明Helsinn此前已經(jīng)做好了申請專利的準(zhǔn)備。


基于上述理由,CAFC于2017年5月1日推翻了地方法院的判決,裁定Helsinn的涉案權(quán)利要求基于“on-sale bar”全部無效。


再次反轉(zhuǎn)


最高法的重審決定給該案件增加了更多的不確定性,該案也將成為美國專利法未來走向的一個(gè)風(fēng)向標(biāo)。


到目前為止,該案件的討論都是圍繞著“otherwise available to the public”展開,最高法的判決也會(huì)著重分析這句話在專利法中的具體含義。


關(guān)于“on-sale bar”的討論


CAFC在2017年的判決中指出,如果“on-sale bar”的適用需要以發(fā)明細(xì)節(jié)的公開為前提,會(huì)賦予發(fā)明人太多的權(quán)利。有觀點(diǎn)指出,發(fā)明人可以先銷售其產(chǎn)品,待其產(chǎn)品被市場所接受之后,再將專利技術(shù)的細(xì)節(jié)申請專利,從而達(dá)到延長保護(hù)期限等效果。


筆者認(rèn)為,這種假設(shè)與專利法的立法宗旨并不沖突。其一,發(fā)明人有權(quán)選擇是否公開其發(fā)明成果,如果其在市場上長期銷售還能保證技術(shù)細(xì)節(jié)不被公眾所知,說明其將該技術(shù)作為商業(yè)秘密保護(hù)得非常完善。其二,商業(yè)秘密在為公眾所知之前,依然可以選擇公開來換取專利保護(hù)。其三,“on-sale bar”被放在§?102法條下,說明其宗旨是為了避免將喪失新穎性的技術(shù)授予專利權(quán),而是否為公眾所知即新穎性的判斷核心。



來源:IPRdaily中文網(wǎng)(IPRdaily.cn)

作者:Leo_Yan

編輯:IPRdaily趙珍          校對(duì):IPRdaily縱橫君


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(英文官網(wǎng):iprdaily.com  中文官網(wǎng):iprdaily.cn) 


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