專利法大修劍指“黑代理”

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【小D導讀】

4月1日，國家知識產權局公布《中華人民共和國專利法修改草案（征求意見稿）》（下稱《草案》），其中多項內容涉及對廣受詬病的“專利黑代理”行為的規(guī)制，表明國家將加大對專利代理市場的進一步監(jiān)管。而專利代理市場目前問題頻出，借此修法契機，或是思考應對之策的良機。

代理不明致案件多發(fā)

《草案》涉及實質性修改的條文共30條，其中涉及“黑代理”行為的規(guī)制有4條，可見國家對于打擊“黑代理”行為的重視程度。

“黑代理”是指未經國務院專利行政部門許可，以經營為目的從事專利代理業(yè)務的行為，由于相關法規(guī)規(guī)定了從事專利代理必須經過相關部門的審批，執(zhí)業(yè)人員也必須經過考核和培訓才能獲得執(zhí)業(yè)資格。因此，未經批準而擅自進行專利代理行為的都應是“黑代理”。

北京市偉博律師事務所主任李偉民在接受《法人》記者采訪時表示：“黑代理”是一個不規(guī)范的說法，不是一個法律概念，通常把沒有代理資質的機構和人承攬專利業(yè)務稱為專利“黑代理”。從目前的法律來看，民事行為允許私人代理，專利申請的事項屬于民事法律可以代理的內容。目前還沒有法律規(guī)定，申請專利不得個人代理。

“另外一點，專利申請不是強制代理的事項，也就是說個人申請專利是可以的，所以說可以允許代理。至于沒有專利資質的人代理，可能存在質量不高、欺詐的情形?！崩顐ッ裾f。

北京三聚陽光知識產權代理有限公司總經理張建綱在接受《法人》記者的采訪時亦表示，據(jù)中華全國專利代理人協(xié)會統(tǒng)計，截至2015年3月31日，全國專利代理機構總數(shù)為1133家，其中北京345家，廣東145家，其余省市都不足百家。執(zhí)業(yè)專利代理人10755人，其中北京4777人，廣東1180人，很多省市都不足百人。

由此可見，目前專利代理機構和專利代理人數(shù)量都不是很多，而且在全國的分布不是很均衡。

至于專利“黑代理”對專利代理市場的危害性，張建綱對《法人》記者說：“由于未經審批，‘黑代理’不具備從事代理業(yè)務的資質，代理服務質量不能保障，撰寫的專利經常不能確定好的保護效果，管理也不規(guī)范，經常會出現(xiàn)因為耽誤期限而導致專利失效，危害委托人利益。”

同時，也對依法取得資質的專利代理機構和專利代理人形成不正當競爭，而很多當事人由于不了解“黑代理”與正規(guī)代理機構的區(qū)別，從而損害了整個專利代理行業(yè)的聲譽，擾亂了正常的專利代理行業(yè)秩序。而近幾年，因為“黑代理”行為曾發(fā)生多起案件。

法律框架進一步明確

“目前，地方知識產權局對打擊專利‘黑代理’還存在法律空白，需和工商部門聯(lián)合執(zhí)法?！睆埥ňV對《法人》記者表示。此次專利法修改稿第72條明確：“未經國務院專利行政部門許可，任何單位或者個人不得為經營目的從事專利代理業(yè)務。違反本條規(guī)定的，由專利行政部門視其情節(jié)責令停止違法行為，沒收違法所得，可以并處罰款?！?

對于專利代理資格的法律框架，張建綱認為較為清晰。他解釋道，現(xiàn)行《專利法》《專利代理條例》和《專利代理管理辦法》等法律法規(guī)對專利代理都有嚴格的規(guī)定，比如《專利法》第19條規(guī)定“在中國沒有經常居所或者營業(yè)所的外國人、外國企業(yè)或者外國其他組織在中國申請專利和辦理其他專利事務的，應當委托依法設立的專利代理機構辦理。中國單位或者個人在國內申請專利和辦理其他專利事務的，可以委托依法設立的專利代理機構辦理。專利代理機構應當遵守法律、行政法規(guī)，按照被代理人的委托辦理專利申請或者其他專利事務；對被代理人發(fā)明創(chuàng)造的內容，除專利申請已經公布或者公告的以外，負有保密責任。”

而《專利代理條例》第10條則規(guī)定：“專利代理機構接受委托后，不得就同一內容的專利事務接受有利害關系的其他委托人的委托?！钡?3條規(guī)定：“專利代理機構變更機構名稱、地址和負責人的，應當報中國專利局予以變更登記。經批準登記后，變更方可生效。專利代理機構停業(yè)，應當在妥善處理各種尚未辦結的事項后，向原審查機關申報，并由該機關報中國專利局辦理有關手續(xù)?！?

第23條規(guī)定：“專利代理人對其在代理業(yè)務活動中了解的發(fā)明創(chuàng)造的內容，除專利申請已經公布或者公告的以外，負有保守秘密的責任”。

嘗試中逐步完善

地方對于治理“黑代理”的行為也早有嘗試。《惠州市知識產權局財政局關于推進惠州市專利工作實施意見的操作規(guī)程補充規(guī)定》日前印發(fā)?！堆a充規(guī)定》主要對專利代理機構進行規(guī)范，取消“黑代理”的專利申請資格，對優(yōu)秀專利代理機構進行量化獎勵。

廣東省惠州市知識產權局專利科科長陳洪在接受《法人》記者采訪時說：“這個補充規(guī)定是一個部門的規(guī)范性文件。在大的方面來說是把商標、專利、版權等工商營業(yè)執(zhí)照上有的知識產權方面的內容與專利代理資格的區(qū)別進一步明確。工商營業(yè)執(zhí)照上的知識產權服務內容不一定意味著可以做專利代理，因為專利的代理與一般意義上的版權、商標服務，無論是難度還是服務水平上，差異都是十分巨大的?！?

陳洪認為，現(xiàn)在很多企業(yè)在工商營業(yè)執(zhí)照上拿到知識產權服務內容，實際上是沒有能力做專利代理的。此前的一些案例顯示，因為沒有監(jiān)控，甚至存在有的機構收了代理費之后就消失的情況，究其原因，其并不是代理人，而僅僅是一個聯(lián)系人。而此次明確取消“黑代理”的專利申請資格，有利于厘清當?shù)氐氖袌霏h(huán)境，確保企業(yè)專利申報不被耽誤。

陳洪同時說：“還有一個問題是，一些沒有知產服務資質的企業(yè)，在接到知產申請工作后，在專利審查答辯中出現(xiàn)不到場的情形，也有造成專利申請人技術公開的情形，到最后申請人不僅沒有拿到授權，反而造成信息的泄漏。這也是我們對黑代理進行打擊的原因?！?

對于國外的實踐經驗，張建綱則介紹道，我國行政許可法和行政處罰法中都規(guī)定了當事人從事特定活動需獲得行政許可，未經許可則應當受到行政處罰。因此，對“黑代理”設定行政處罰符合相關法律的規(guī)定。

從國外立法看，在設立了專利代理制度的美國、英國、法國、意大利、澳大利亞、日本、印度、南非等國，,以及歐盟等地區(qū)，無一例外地在法律上對未經許可從事專利代理的行為規(guī)定了行政處罰措施，韓國甚至給予五年監(jiān)禁的處罰。

對于《草案》的進步之處，張建綱表示，在專利法的層面中明確專利行政部門可以對“黑代理”行為進行規(guī)制，為后續(xù)嚴厲打擊“黑代理”提供了法律依據(jù)。對于知產“黑代理”的規(guī)制問題，他建議，希望能進一步聽取行業(yè)內各個層面的對聲音，推進立法建設，真正實現(xiàn)有法可依，有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究。

來源：《法人》作者：李立娟編輯：IPRdaily 趙珍 -------------

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