外觀設計專利在發(fā)明和實用新型專利的新創(chuàng)性評價中的角色

阿耐7個月前

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“本文將探討外觀設計專利在這一過程中的具體角色，并結合具體案例進行分析?！?/strong>

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：王紅

在專利類型中，發(fā)明和實用新型專利無疑是創(chuàng)新的代表，而外觀設計專利似乎只是裝飾性、美感的補充。但事實上，外觀設計專利在評價發(fā)明或實用新型專利的新穎性和創(chuàng)造性時，扮演著一個不可忽視的角色。本文將探討外觀設計專利在這一過程中的具體角色，并結合具體案例進行分析。

一、外觀設計專利作為對比文件的可能性

外觀設計專利通常涵蓋產品的外觀設計，包括形狀、圖案或者其組合，以及顏色與形狀、圖案的組合。外觀設計專利的公開文件主要以圖片或照片為主，僅有少量的文字說明。只有能夠從附圖中直接地、毫無疑義地確定的技術特征才屬于其公開的技術內容。這意味著外觀設計專利中的技術內容主要限于產品的外觀部分，產品內部結構通常無法從外觀設計的公告文本中得出。

根據(jù)專利法的規(guī)定，評價發(fā)明或實用新型專利的新穎性和創(chuàng)造性時，需要考慮現(xiàn)有技術?，F(xiàn)有技術不僅包括公開的技術文獻，也包括已經公開的專利文件，其中就包括外觀設計專利。如果外觀設計專利公開了與發(fā)明或實用新型專利申請相關的設計特征，那么它就可以作為評價的對比文件。當發(fā)明和實用新型專利的權利要求的技術方案中全部或大部分為產品的外部結構特征時，這類技術方案可以采用外觀設計專利作為對比文件。外觀設計專利可以作為X類文件（單獨影響權利要求新穎性或創(chuàng)造性的文件）或Y類文件（與其他文件組合后影響創(chuàng)造性的文件）。

二、案例分析

1、維持專利權有效的某案例

案情簡介：

無效請求人：某電子廠

被請求人：某科技公司

無效宣告請求審查決定案號：第41878號

某電子廠請求宣告某科技公司的名稱為“一種智能電源時序器”的實用新型專利權無效，請求人提交的對比文件包括對比文件1：某實用新型專利，對比文件2：某外觀設計專利，和對比文件3：某實用新型專利，口頭審理過程中，請求人明確無效請求理由為:......權利要求1相對于對比文件1、2、3的結合不具備創(chuàng)造性，權利要求2-5附加技術特征被對比文件1或對比文件2公開，不具有創(chuàng)造性，故權利要求1-5不符合專利法第二十二條第三款的規(guī)定。在口頭審理時，請求人認為:對比文件2的專利權人、設計人為唐某，其與本專利的發(fā)明人唐某是同一人，對比文件2的外觀設計圖片或照片反映的產品和本專利附圖1、2反映的產品相同，因此對比文件2中照片所示產品的部件和本專利所涉及產品的部件一致，具有一一對應關系，因此本專利“數(shù)碼編輯輪”、“級聯(lián)接口”、“中控接口”毫無疑義地被對比文件2中圖片所示產品的相應部件公開。專利權人認為:對比文件2專利權人和本專利的專利權人不同，認為對比文件2的智能時序控制器沒有“顯示器”、“數(shù)碼編輯輪”、“級聯(lián)接口”、“中控接口”等部件。

對此，合議組認為:對比文件2是外觀設計專利，其公開了產品的形狀、圖案及其結合，對于本領域技術人員來說，從外觀設計專利的簡要說明能夠確定部分技術內容，比如能夠確定該外觀設計產品名稱為智能電源時序控制器、其前面板設置有功能鍵和屏幕等部件，后面板設置有接頭、接口、插座等部件，然而本領域技術人員無法從該外觀設計照片直接、毫無疑義地確定功能鍵、接頭、接口的具體類型和其實現(xiàn)的功能，無法直接、毫無疑義確定其與本專利“數(shù)碼編輯輪”、“級聯(lián)接口”、“中控接口”具有對應關系，即使專利權人、設計人、發(fā)明人相同也不能證明本專利上述部件與對比文件2公開的形似部件之間具有一一對應的關系，因此，請求人的觀點合議組不予支持。

由上述案例可見，只有能夠從附圖中直接地、毫無疑義地確定的技術特征才屬于公開的技術內容，才會對發(fā)明或實用新型專利的新穎性和創(chuàng)造性評價產生影響，反之，外觀設計專利不會或不應該對發(fā)明或實用新型專利的新穎性和創(chuàng)造性評價產生影響。

2、宣告專利全部無效的某案例

案情簡介

無效請求人：某自然人

被請求人：某有限公司

無效宣告請求審查決定案號：第562224號

某自然人請求宣告某有限公司的名稱為“飛盤扣”的實用新型專利權無效，該自然人提交的證據(jù)4為與被請求宣告無效的專利相同的專利權人和發(fā)明人，也就是說被請求無效的專利屬于同樣的產品先申請了外觀設計專利，然后又申請了實用新型專利，口審中，合議組用證據(jù)4否定了被請求無效的專利的新穎性，繼而決定該專利全部無效。

由上述案例可見，外觀專利對于一些結構簡單且主要保護外部技術特征的專利或者是同一產品沒有同時申報不同類型的專利，而是申報又先后，是有可能公開它的全部技術特征的，進而影響該專利的新穎性和創(chuàng)造性。

3、某實用新型專利從無效到一審、二審的案例

案情簡介：

無效請求人（一、二審第三人）：某店鋪

無效被請求人（一審原告、二審上訴人）：某自然人

一、二審被告：國家知識產權局

無效宣告審查決定案號：第58491號

一審案號：(2023)京73行初115號

二審案號：(2023)最高法知行終686號

某店鋪因市場競爭關系，對某自然人的名稱為“一種新型喜字頭飾”的實用新型專利提起無效，口審中，合議組選用了證據(jù)3（一張微博發(fā)布的照片）和證據(jù)5（CN1789532A號中國專利文獻），合議組認為：證據(jù)3為一篇微博，從該微博原文的圖片中能夠清楚地看出點狀絨條、直絨條、U字形絨條、口字型絨條、亮片及其之間的排布關系，其中直絨條為一整根而非中間斷開的兩根組成，對于U字形絨條，從證據(jù)3圖中可以看出左側3組帶亮片的絨條具有向右敞開的端口及連接到各自右側絨條的拼接痕跡，并且，即使無法從證據(jù)3圖中確定其喜字左側3組帶有亮片的絨條是U字形還是口字形，本領域技術人員結合實際需求如方便制作、節(jié)省材料和工藝，也容易想到將其設置為U字形，并不需要付出創(chuàng)造性的勞動。所以，合議組對于專利權人的上述主張不予支持。

被無效請求人不服無效決定，向北京知識產權法院起訴，北京知產法院認為被訴決定遺漏了區(qū)別特征，證據(jù)3僅顯示正面視圖，未顯示背面視圖，不能排除“U”字型是由于左側絨條的右側被口字形遮擋而形成，因此，還存在區(qū)別技術特征(4):“主體上部的兩根直絨條及主體中部的直絨條下面有各三組U字型絨條，U字型絨條開口處與右側絨條閉合的底部相連。”但是，區(qū)別技術特征（4）是本領域常見設計，不需要付出創(chuàng)造性勞動，然后認定被訴決定雖然部分認定有誤，但程序合法，結論正確，故對被訴決定予以維持。

一審原告不服一審判決，向最高人民法院提起上訴，二審法院審理認為：“

（一）、與涉案專利最接近的現(xiàn)有技術為證據(jù)3；

（二）、權利要求1相對于證據(jù)3的區(qū)別技術特征的認定與一審相同；

（三）、關于本專利權利要求1要求保護的技術方案對于本領域技術人員而言是否顯而易見

上訴人上訴主張，本領域技術人員不容易想到將“口字型絨條替換為U字型”。對此，本院認為，判斷要求保護的實用新型對本領域技術人員來說是否顯而易見，就是要確定現(xiàn)有技術整體上是否存在某種技術啟示，即現(xiàn)有技術中是否給出將上述區(qū)別特征應用到該最接近的現(xiàn)有技術以解決其存在的技術問題的啟示，這種啟示會使本領域技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進該最接近的現(xiàn)有技術并獲得要求保護的實用新型。如果現(xiàn)有技術存在這種技術啟示，則實用新型是顯而易見的，不具有實質性特點。通常情況下，如果所述區(qū)別特征為公知常識，例如，本領域中解決該重新確定的技術問題的慣用手段，或教科書或者工具書等中披露的解決該重新確定的技術問題的技術手段，則可以認定現(xiàn)有技術中存在上述技術啟示。本案中，本領域技術人員結合實際需要，將“口字型絨條替換為U字型”，并不需要付出創(chuàng)造性勞動，某自然人雖對此不認可,但并未向本院提供證據(jù)予以證明。因此，某自然人的該項上訴主張不能成立，本院不予支持。

......綜上所述，上訴請求不能成立，應予駁回。一審判決認定事實清楚，適用法律正確，應予維持?！?/p>

筆者認為二審法院的上述論述存在如下問題：

一）、二審法院對“本專利是否符合專利法第二十二條第三款的規(guī)定，即本專利是否具備創(chuàng)造性”，二審屬于認定事實錯誤。

在上述二審法院的第（三）點關于本專利權利要求1要求保護的技術方案對于本領域技術人員而言是否顯而易見的論述中，首先，二審法院沒有依法查清將“口字型絨條替換為U字型”需要付出創(chuàng)造性勞動這一事實，并且上述論述部分90%以上都是法律規(guī)定，并沒有相應的證據(jù)支持，卻直接給出了上述技術特征不需要付出創(chuàng)造性勞動的結論；其次，將“口字型絨條替換為U字型”，本領域技術人員是很難想到的，因為喜字中的口字形通常象征著圓滿，這就教導本領域技術人員必須保持口字的完整，所以本領域技術人員很難甚至不可能想到將口字形替換為U字形，這與常理相違背，而且該特征產生了節(jié)省材料，減少工序進而提高效率節(jié)約成本的效果，因此該特征對于本領域技術人員而言是非顯而易見的，而且上述論述在二審庭審過程也有所提及，并且對比文件5也沒有公開上述技術特征，該特征也不屬于公知常識和慣用技術手段，但二審法院卻直接給出了上述技術特征不需要付出創(chuàng)造性勞動的結論；因此，上述事實認定沒有證據(jù)支持，屬于事實認定錯誤。

二）、二審法院對本專利是否符合專利法第二十二條第三款的規(guī)定，即本專利是否具備創(chuàng)造性的論述中關于舉證責任的分配，二審屬于適用法律錯誤。

如果說上述區(qū)別技術特征在現(xiàn)有技術中存在技術啟示，就像在前述二審法院的第（三）點加粗字體部分所論述的依據(jù)那樣，如果所述區(qū)別特征為公知常識，那么被請求人（國知局）需要提供例如教科書等證據(jù)予以證明，而二審法院卻將舉證責任倒置給了上訴人，比如：二審法院直接給出“申請人對此不認可，但并未向本院提供證據(jù)予以證明，因此，某自然人的該項上訴主張不能成立，本院不予支持”的結論，也就是說二審法院將舉證責任倒置，并且讓上訴人承擔了舉證不利的后果，但事實上《專利審查指南》第四部分第八章4.3.3公知常識部分（P466）中規(guī)定：“主張某技術手段是本領域公知常識的當事人，對其主張承擔舉證責任。該當事人未能舉證證明或者未能充分說明該技術手段是本領域公知常識，并且對方當事人不予認可的，合議組對該技術手段是本領域公知常識的主張不予支持?！币虼耍鲜稣J定屬于適用法律、法規(guī)錯誤。

三、結論

外觀設計專利不僅僅是產品外觀的保護，它們也可以是評價發(fā)明或實用新型專利新穎性和創(chuàng)造性的重要資源。通過將外觀設計專利納入評價過程，可以更全面地考慮發(fā)明或實用新型專利與現(xiàn)有技術的差異，從而做出更準確的評價。但只有能夠從附圖中直接地、毫無疑義地確定的技術特征才屬于公開的內容，才能用于新穎性和創(chuàng)造性的評價中。

注意事項

1.外觀設計專利僅能作為現(xiàn)有技術，不能作為抵觸申請評價發(fā)明或實用新型的新穎性。此外，外觀設計專利的評價需要考慮其公開日，以確保其在發(fā)明或實用新型專利申請日之前已經公開。

2.同一產品需要不同專利類型進行保護時，記得同時申報（尤其是結構相對簡單、沒有什么內部連接關系的產品），以免非同時申報影響后續(xù)專利的新穎性、創(chuàng)造性。

3.撰寫專利時一定要深度挖掘，尤其是一些違背常理或有相反教導的情況一定要在專利文件里詳細說明，這不僅關乎專利的授權，也對無效和訴訟中的專利創(chuàng)造性評價具有至關重要的作用。

綜上所述，外觀設計專利可以作為評價發(fā)明或實用新型專利的對比文件，但需要根據(jù)具體情況和條件進行適當?shù)脑u價。

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（原標題：外觀設計專利在發(fā)明和實用新型專利的新創(chuàng)性評價中的角色）

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：王紅

編輯：IPRdaily辛夷校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：外觀設計專利在發(fā)明和實用新型專利的新創(chuàng)性評價中的角色（點擊標題查看原文）

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