《專利審查指南》（2023）修改解讀（三）——發(fā)明專利申請實(shí)質(zhì)審查的一般規(guī)定

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“為更好地引導(dǎo)專利申請和審查實(shí)踐，現(xiàn)對《專利審查指南》（2023）本次修改的重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行介紹和解讀。”

《專利審查指南》（2023）修改解讀

1、《專利審查指南》（2023）修改解讀—發(fā)明和實(shí)用新型專利申請的初步審查及進(jìn)入國家階段的國際申請的審查

2、《專利審查指南》（2023）修改解讀—專利權(quán)期限的補(bǔ)償

3、《專利審查指南》（2023）修改解讀—發(fā)明專利申請實(shí)質(zhì)審查的一般規(guī)定

4、《專利審查指南》（2023）修改解讀—涉及計(jì)算機(jī)程序的發(fā)明專利申請審查

5、《專利審查指南》（2023）修改解讀—中藥領(lǐng)域發(fā)明專利申請審查

6、《專利審查指南》（2023）修改解讀—復(fù)審與無效請求的審查

7、《專利審查指南》（2023）修改解讀—外觀設(shè)計(jì)專利申請的初步審查及外觀設(shè)計(jì)國際申請

8、《專利審查指南》（2023）修改解讀—專利申請手續(xù)和事務(wù)處理

2020年10月17日發(fā)布的《中華人民共和國專利法》（下稱專利法）已于2021年6月1日施行，2023年12月21日發(fā)布的《中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則》（下稱專利法實(shí)施細(xì)則）及《專利審查指南》（2023）（下稱審查指南）將于2024年1月20日起施行。為更好地引導(dǎo)專利申請和審查實(shí)踐，現(xiàn)對審查指南本次修改的重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行介紹和解讀。本文為《專利審查指南》（2023）修改解讀（三）——發(fā)明專利申請實(shí)質(zhì)審查的一般規(guī)定

2023年12月21日國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局公布了新修改的《專利審查指南》（下稱審查指南），對于發(fā)明實(shí)質(zhì)審查部分一般規(guī)定的修改主要包括以下三個(gè)方面：一是，涉及與新修改的專利法及其實(shí)施細(xì)則的聯(lián)動(dòng)性修改，包括完善遺傳資源的定義、增加誠實(shí)信用原則適用的相關(guān)規(guī)定等；二是，涉及審查規(guī)則優(yōu)化的完善性修改，包括增加妨害公共利益的例舉情形、統(tǒng)一背景技術(shù)中引用中外專利文件的要求、強(qiáng)化對權(quán)利要求不支持充分說理的要求、完善創(chuàng)造性“三步法”有關(guān)確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)、確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題和公知常識(shí)證據(jù)類型的相關(guān)規(guī)定、明確再次公開情形下不喪失新穎性的寬限期的審查規(guī)則等；三是，適應(yīng)新領(lǐng)域新業(yè)態(tài)發(fā)展、回應(yīng)創(chuàng)新主體訴求的適應(yīng)性修改，包括完善智能醫(yī)療領(lǐng)域疾病診斷方法的審查規(guī)則、明確互聯(lián)網(wǎng)證據(jù)的認(rèn)定規(guī)則等。

一、關(guān)于不授予專利權(quán)的申請

（一）完善專利法第五條適用的標(biāo)準(zhǔn)(第二部分第一章第3.1.1節(jié)、第3.1.3節(jié)、第3.2節(jié)）

在對違反法律的發(fā)明創(chuàng)造舉例中，進(jìn)一步補(bǔ)充相關(guān)的法律依據(jù)，同時(shí)，刪除了偽造文物設(shè)備屬于違反法律的發(fā)明創(chuàng)造的示例。關(guān)于妨害公共利益的發(fā)明創(chuàng)造，進(jìn)行了進(jìn)一步細(xì)化的規(guī)定和舉例說明。以及，對“遺傳資源”定義進(jìn)行了擴(kuò)展并舉例予以說明。

修改解讀

原審查指南給出了“用于賭博的設(shè)備、機(jī)器或工具”等屬于違反法律的發(fā)明創(chuàng)造的示例，但并沒有明確具體的法律依據(jù)，為進(jìn)一步規(guī)范專利法第五條的審查，審查指南對示例中有關(guān)行為所違反的具體法律予以明確。關(guān)于“偽造文物的設(shè)備”，相關(guān)法律對于“偽造文物”行為本身并無明文規(guī)定；復(fù)制或仿制文物行為本身并未被法律明文禁止，只有存在利用復(fù)制或仿制的文物實(shí)施詐騙等不當(dāng)行為時(shí)才可能觸犯《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國治安管理處罰法》等法律的規(guī)定；并且，在審查實(shí)踐中，偽造文物的設(shè)備與復(fù)制或仿制文物的設(shè)備實(shí)質(zhì)上難于區(qū)分。因此，此處修改將“偽造文物”的示例刪除，使得審查指南表述更為嚴(yán)謹(jǐn)。

針對發(fā)明創(chuàng)造涉及“政黨的象征和標(biāo)志”的，審查指南明確其妨害公共利益，不能被授予專利權(quán)。對于涉及“國家重大經(jīng)濟(jì)事件、文化事件”的發(fā)明創(chuàng)造，則需要考慮該發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)施或使用對于社會(huì)的危害或影響的程度，是否達(dá)到妨害公共利益的程度，如果達(dá)到了“妨害公共利益”的程度，則不能被授予專利權(quán)。

專利法實(shí)施細(xì)則第二十九條第一款將“遺傳資源”的概念由“取自人體、動(dòng)物、植物或者微生物等含有遺傳功能單位并具有實(shí)際或者潛在價(jià)值的材料”擴(kuò)展至還包含“利用此類材料產(chǎn)生的遺傳信息”。審查指南對“遺傳資源”的定義進(jìn)行適應(yīng)性修改，在“發(fā)明創(chuàng)造利用了遺傳資源的遺傳功能”的解釋中相應(yīng)增加了“對遺傳功能單位產(chǎn)生的遺傳信息進(jìn)行分析和利用”，并增加了相應(yīng)的規(guī)定和示例。

（二）適應(yīng)新技術(shù)發(fā)展刪除血壓測量法的示例并明確智慧醫(yī)療審查標(biāo)準(zhǔn)（第二部分第一章第4.3.1節(jié)）

在列舉的不能被授予專利權(quán)的例子中刪除“血壓測量法”的示例。明確“全部步驟由計(jì)算機(jī)等裝置實(shí)施的信息處理方法”不屬于診斷方法。

修改解讀

根據(jù)審查指南第二部分第一章第4.3.1.1節(jié)的規(guī)定，屬于疾病的診斷方法必須同時(shí)滿足兩個(gè)條件“（1）以有生命的人體或動(dòng)物體為對象；（2）以獲得疾病診斷結(jié)果或健康狀況為直接目的?！彪S著技術(shù)的發(fā)展，血壓測量的目的日益多樣化，越來越多的涉及血壓測量的專利申請的直接目的不是獲得疾病診斷結(jié)果或健康狀況，而只是獲取中間結(jié)果信息，例如提供安全保護(hù)、改進(jìn)健身方案或改善睡眠質(zhì)量等，并不滿足“以獲得疾病診斷結(jié)果或健康狀況為直接目的”的條件，血壓測量法不再是疾病診斷方法的典型情形，因此，刪除“血壓測量法”的示例。同時(shí)，需要說明的是，對于其他示例，在判斷是否屬于疾病診斷方法時(shí)，仍需按照前述兩個(gè)條件進(jìn)行。

《知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國建設(shè)綱要(2021-2035)》提出，加快大數(shù)據(jù)、人工智能、基因技術(shù)等新領(lǐng)域新業(yè)態(tài)知識(shí)產(chǎn)權(quán)立法。在醫(yī)療領(lǐng)域，由計(jì)算機(jī)等具有信息處理能力的裝置實(shí)施的涉及診斷的信息處理方法，一般是為了提高信息處理的準(zhǔn)確率，方便信息的識(shí)別?存儲(chǔ)和傳輸，計(jì)算機(jī)等提供的結(jié)果只是概率值，通常只能為醫(yī)生準(zhǔn)確診斷疾病和制定治療方案提供參考。為適應(yīng)科技進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展形勢需要，此次修改明確不應(yīng)將“全部步驟由計(jì)算機(jī)等裝置實(shí)施的信息處理方法”直接認(rèn)定為疾病診斷方法，回應(yīng)了近年來創(chuàng)新主體的需求，也加強(qiáng)對此類創(chuàng)新的保護(hù)。

（三）關(guān)于誠實(shí)信用原則的適用（第二部分第一章第5節(jié)，第二部分第八章第4.7節(jié)、第6.1.2節(jié)）

在第二部分第一章新增第5節(jié)“根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第十一條的審查”，規(guī)定對發(fā)明專利申請是否符合專利法實(shí)施細(xì)則第十一條規(guī)定進(jìn)行審查，以及審查適用《規(guī)范申請專利行為的規(guī)定》。需要說明的是，在以下章節(jié)中也引入了該條款審查的相關(guān)規(guī)定，包括：發(fā)明初審第一部分第一章第7.9節(jié)、實(shí)用新型初審第一部分第二章第5節(jié)、外觀設(shè)計(jì)初審第一部分第三章第6.3節(jié)、發(fā)明實(shí)審第二部分第一章第1節(jié)、第八章第4.7節(jié)、第6.1.2節(jié)、PCT實(shí)審第三部分第二章第2.2節(jié)、復(fù)審第四部分第二章第4.1節(jié)、無效宣告請求的審查第四部分第三章第4.1節(jié)、專利權(quán)評價(jià)報(bào)告第五部分第十章第3.2.1節(jié)、外觀設(shè)計(jì)國際申請的審查第六部分第二章第5.4節(jié)。

修改解讀

專利法第二十條規(guī)定：申請專利和行使專利權(quán)應(yīng)當(dāng)遵循誠實(shí)信用原則。不得濫用專利權(quán)損害公共利益或者他人合法權(quán)益。專利法實(shí)施細(xì)則第十一條規(guī)定：申請專利應(yīng)當(dāng)遵循誠實(shí)信用原則。提出各類專利申請應(yīng)當(dāng)以真實(shí)發(fā)明創(chuàng)造活動(dòng)為基礎(chǔ)，不得弄虛作假。在審查指南實(shí)質(zhì)審查部分規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對申請是否符合專利法實(shí)施細(xì)則第十一條進(jìn)行審查，同時(shí)，在三種專利的初步審查范圍、復(fù)審和無效宣告程序、專利權(quán)評價(jià)報(bào)告制定等相關(guān)規(guī)定中增加對于專利法實(shí)施細(xì)則第十一條的審查要求，以此形成一個(gè)全面、系統(tǒng)的規(guī)制體系，確保誠實(shí)信用法律條款的立法宗旨在專利審查各個(gè)環(huán)節(jié)中得到有效落實(shí)和執(zhí)行保障。

在實(shí)質(zhì)審查程序中，應(yīng)當(dāng)對發(fā)明專利申請是否符合專利法實(shí)施細(xì)則第十一條規(guī)定進(jìn)行審查，在審查中，適用《規(guī)范申請專利行為的規(guī)定》；如果經(jīng)審查，申請不符合專利法實(shí)施細(xì)則第十一條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)予以駁回。審查指南第二部分第八章第4.7節(jié)則強(qiáng)調(diào)，在審查中適用該條款時(shí)，應(yīng)當(dāng)有證據(jù)或充分理由，將“有證據(jù)”放在“充分理由”之前，體現(xiàn)了舉證優(yōu)先的原則。

二、關(guān)于說明書和權(quán)利要求書

（一）統(tǒng)一說明書背景技術(shù)中引證中外專利文件的公開時(shí)間要求（第二部分第二章第2.2.3節(jié)）

對于背景技術(shù)中的引證文件，將引證外國專利文件的要求修改為“公開日不能晚于本申請的公開日”。

修改解讀

在說明書背景技術(shù)部分引證文件為專利文件時(shí)，原審查指南對于中國專利文件和外國專利文件的公開日要求存在不同。此次修改規(guī)定：引證的“專利文件的公開日不能晚于本申請的公開日”，以此統(tǒng)一了引證中外專利文件的公開日的要求，方便申請人，同時(shí)，也使得PCT國際申請國家階段的審查標(biāo)準(zhǔn)與國際階段協(xié)調(diào)一致。

（二）強(qiáng)調(diào)權(quán)利要求支持問題評述的充分說理（第二部分第二章第3.2.1節(jié)）

將本節(jié)“以說明書為依據(jù)”中三處“有理由懷疑”修改為“有充分理由懷疑”，同時(shí)在處理植物種子方法的案例中，增加關(guān)于權(quán)利要求得不到說明書支持的原因分析，即增加“由于不同植物種子的低溫耐受力等生理特性差別較大”，使得該案例說理更充分。

修改解讀

權(quán)利要求支持問題的審查直接關(guān)系到保護(hù)范圍的大小。此次修改將“有理由懷疑”修改為“有充分理由懷疑”，同時(shí)修改處理植物種子方法的示例，增加了不同植物種子存在低溫耐受力等生理特性差異的原因分析，強(qiáng)調(diào)在作出權(quán)利要求得不到說明書支持的審查結(jié)論時(shí)應(yīng)當(dāng)充分說理，避免在缺乏任何分析的情況下直接得出斷言性結(jié)論。

三、關(guān)于新穎性

（一）對存在于互聯(lián)網(wǎng)或者其他在線數(shù)據(jù)庫中的資料進(jìn)行專門規(guī)定（第二部分第三章第2.1.2.1節(jié) ）

將審查指南規(guī)定的出版物明確分為兩類:“（1）紙質(zhì)出版物和視聽資料”和“（2）存在于互聯(lián)網(wǎng)或者其他在線數(shù)據(jù)庫中的資料”，凸顯了“（2）存在于互聯(lián)網(wǎng)或者其他在線數(shù)據(jù)庫中的資料”，并對其定義、公開日的確定、涉及的特殊情形的處理等進(jìn)行規(guī)定。

修改解讀

互聯(lián)網(wǎng)日益成為信息傳播的重要途徑，審查實(shí)踐中越來越多地將存在于互聯(lián)網(wǎng)或者其他在線數(shù)據(jù)庫中的資料作為證據(jù)使用。與傳統(tǒng)證據(jù)相比，互聯(lián)網(wǎng)證據(jù)公開形式多樣，公開時(shí)間易產(chǎn)生爭議，證據(jù)容易被篡改或滅失，有必要單獨(dú)予以規(guī)定。對于存在于互聯(lián)網(wǎng)或者其他在線數(shù)據(jù)庫中的資料，此次修改著重明確以下三方面的內(nèi)容：

一是，首次明確了互聯(lián)網(wǎng)或者其他在線數(shù)據(jù)庫中的資料的定義，以數(shù)據(jù)形式存儲(chǔ)?以網(wǎng)絡(luò)為傳播途徑作為此類資料的構(gòu)成要件。

二是，細(xì)化對此類資料獲得方式的規(guī)定。強(qiáng)調(diào)此類資料應(yīng)當(dāng)是通過“合法途徑”能夠獲得的。增加“資料的獲得與是否需要口令或者付費(fèi)、資料是否有人閱讀過無關(guān)”，有些以網(wǎng)絡(luò)為傳播途徑的電子期刊等出版物必須付費(fèi)方能獲得，這并不構(gòu)成公眾獲得上述出版物的限制。

三是，細(xì)化關(guān)于確定公開日的規(guī)定。參照審查指南第四部分第八章的規(guī)定，將此類資料的公開日原則性地規(guī)定為“一般以發(fā)布日為準(zhǔn)，有其他證據(jù)證明其公開日的除外?！卑l(fā)布日可能為上傳日期、修改更新日期、信息載體上記載的其他日期等，受網(wǎng)站管理機(jī)制等因素影響，這需要根據(jù)個(gè)案情況判斷。在此基礎(chǔ)上，審查指南還針對“以網(wǎng)絡(luò)方式出版的書籍、期刊、學(xué)位論文等出版物”以及“網(wǎng)頁上未明確發(fā)布日或者發(fā)布日存疑的資料”兩種情形，分別對如何確定其公開日進(jìn)行說明：對第一種情形，其公開日為網(wǎng)頁上記載的網(wǎng)絡(luò)發(fā)布日；對第二種情形，則提示了可以幫助確定公開日的多種方法或途徑，例如，可以參考日志文件中記載的發(fā)布日期和修改日期、搜索引擎給出的索引日期等信息確定公開日。

（二）新增一類不喪失新穎性的寬限期的情形，并明確再次公開后是否享受寬限期（第二部分第三章第5節(jié)）

專利法第二十四條新增：申請專利的發(fā)明創(chuàng)造在申請日以前六個(gè)月內(nèi)，有下列情形之一的，不喪失新穎性：（一）在國家出現(xiàn)緊急狀態(tài)或者非常情況時(shí)，為公共利益目的首次公開的。對此，審查指南進(jìn)行了適應(yīng)性修改，同時(shí)，明確在國家出現(xiàn)緊急狀態(tài)或者非常情況時(shí)，為公共利益目的首次公開的發(fā)明創(chuàng)造，他人得知后將其再次公開的，視為專利法第二十四條第（一）項(xiàng)所述情形；他人未經(jīng)申請人同意泄露發(fā)明創(chuàng)造的內(nèi)容，第三人得知該方式公開的發(fā)明創(chuàng)造后將其再次公開的，視為專利法第二十四條第（四）項(xiàng)所述情形。

修改解讀

隨著互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)的發(fā)展，其他人獲知發(fā)明創(chuàng)造的內(nèi)容后將其再次公開的可能性大幅增加，再次公開是否可以享受寬限期，存在不同觀點(diǎn)。為平衡社會(huì)公眾和申請人利益，審查指南規(guī)定，對于專利法第二十四條第（一）項(xiàng)或第（四）項(xiàng)的情形，即“在國家出現(xiàn)緊急狀態(tài)或者非常情況時(shí)，為公共利益目的首次公開的發(fā)明創(chuàng)造，他人得知后將其再次公開的”和“他人未經(jīng)申請人同意泄露發(fā)明創(chuàng)造的內(nèi)容，第三人得知該方式公開的發(fā)明創(chuàng)造后將其再次公開的”，將其與相應(yīng)的首次公開視為同一行為，專利申請不會(huì)因所述再次公開行為而喪失新穎性。同時(shí)，由于這兩類再次公開均源于首次公開，故寬限期仍然自發(fā)明創(chuàng)造的首次公開之日起計(jì)算。

四、關(guān)于創(chuàng)造性

創(chuàng)造性是發(fā)明專利申請授予專利權(quán)需要滿足的最重要的條件，是對發(fā)明創(chuàng)造創(chuàng)新高度的要求。為進(jìn)一步回應(yīng)創(chuàng)新主體對創(chuàng)造性審查的關(guān)切、提高創(chuàng)造性審查質(zhì)量，此次新修改的審查指南對確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)以及確定發(fā)明實(shí)際解決技術(shù)問題的規(guī)則、公知常識(shí)性證據(jù)的類型等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了完善。

（一）完善確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)的規(guī)則（第二部分第四章第3.2.1.1節(jié)）

審查指南修改進(jìn)一步完善“三步法”評述創(chuàng)造性中有關(guān)確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)的相關(guān)規(guī)定，明確在確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，要優(yōu)先考慮與發(fā)明要解決的技術(shù)問題相關(guān)聯(lián)的現(xiàn)有技術(shù)。

修改解讀

最接近的現(xiàn)有技術(shù)，是指現(xiàn)有技術(shù)中與要求保護(hù)的發(fā)明最密切相關(guān)的一個(gè)技術(shù)方案，它是判斷發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)的基礎(chǔ)。審查指南第二部分第四章第3.2.1.1節(jié)之（1）指引在選擇最接近的現(xiàn)有技術(shù)時(shí)要綜合考慮技術(shù)領(lǐng)域是否相同，所要解決的技術(shù)問題、技術(shù)效果或者用途是否最接近，以及公開了發(fā)明的技術(shù)特征是否最多等多個(gè)因素。然而，實(shí)踐中仍發(fā)現(xiàn)在評判創(chuàng)造性時(shí)存在一些偏差，包括在選擇最接近的現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，片面強(qiáng)調(diào)本申請權(quán)利要求與現(xiàn)有技術(shù)共有技術(shù)特征的多少，而忽視發(fā)明所要解決的技術(shù)問題與現(xiàn)有技術(shù)所針對或解決的技術(shù)問題之間的關(guān)系。

此次修改在原審查指南規(guī)定確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)時(shí)應(yīng)當(dāng)注意“首先考慮技術(shù)領(lǐng)域相同或者相近的現(xiàn)有技術(shù)”的基礎(chǔ)上增加“其中，要優(yōu)先考慮與發(fā)明要解決的技術(shù)問題相關(guān)聯(lián)的現(xiàn)有技術(shù)”。這里的技術(shù)問題“相關(guān)聯(lián)”強(qiáng)調(diào)本申請所要解決的技術(shù)問題與現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)問題應(yīng)存在聯(lián)系，例如，現(xiàn)有技術(shù)中明確記載的發(fā)明目的或技術(shù)問題與本申請所要解決的技術(shù)問題相同或相似，或者，雖然沒有明確記載，但所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員可以認(rèn)識(shí)到該技術(shù)問題的存在。一般來說，發(fā)明的目的在于通過技術(shù)方案解決發(fā)明所要解決的技術(shù)問題并實(shí)現(xiàn)技術(shù)效果，現(xiàn)有技術(shù)與發(fā)明所要解決的技術(shù)問題之間存在技術(shù)上的聯(lián)系，該現(xiàn)有技術(shù)才更有可能作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，成為達(dá)到發(fā)明目的最理想的起點(diǎn)。該修改旨在引導(dǎo)創(chuàng)造性審查中注重還原發(fā)明創(chuàng)造的起點(diǎn)和過程，盡可能避免“事后諸葛亮”。

（二）完善確定發(fā)明實(shí)際解決技術(shù)問題的規(guī)則（第二部分第四章第3.2.1.1節(jié)）

根據(jù)區(qū)別特征確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題在“三步法”的運(yùn)用中起到承上啟下的作用，為第三步中技術(shù)啟示的找尋確定了方向。2019年發(fā)布的局第328號(hào)公告對審查指南有關(guān)“三步法”中確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題的規(guī)定進(jìn)行了完善，明確應(yīng)當(dāng)根據(jù)區(qū)別特征“在要求保護(hù)的發(fā)明中”所能達(dá)到的技術(shù)效果確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，同時(shí)，強(qiáng)調(diào)技術(shù)方案整體考慮的原則，對于功能上彼此相互支持、存在相互作用關(guān)系的技術(shù)特征，應(yīng)整體上考慮所述技術(shù)特征和它們之間的關(guān)系在要求保護(hù)的發(fā)明中所達(dá)到的技術(shù)效果?？紤]到客觀分析并確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題在“三步法”判斷整體過程中的重要性，此次修改進(jìn)一步對重新確定技術(shù)問題時(shí)的特殊情形和需要注意的問題等予以說明。

1.增加重新確定技術(shù)問題的特殊情形

審查指南增加一種重新確定“發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題”的特殊情形，即當(dāng)發(fā)明的所有技術(shù)效果與最接近的現(xiàn)有技術(shù)均相當(dāng)時(shí)，重新確定的技術(shù)問題是提供一種不同于最接近的現(xiàn)有技術(shù)的可供選擇的技術(shù)方案。

修改解讀

根據(jù)審查指南第二部分第四章第3.2.1.1節(jié)之（2）的規(guī)定，發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題是指“為獲得更好的技術(shù)效果而需對最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)的技術(shù)任務(wù)”。在一些情況下由于審查員所認(rèn)定的最接近的現(xiàn)有技術(shù)可能不同于申請人在說明書中所描述的現(xiàn)有技術(shù)，因此，基于最接近的現(xiàn)有技術(shù)重新確定的發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，就可能不同于說明書中所描述的技術(shù)問題；在這種情況下，應(yīng)當(dāng)基于審查員所認(rèn)定的最接近的現(xiàn)有技術(shù)重新確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題。審查指南中給出了重新確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題的原則，即“發(fā)明的任何技術(shù)效果都可以作為重新確定技術(shù)問題的基礎(chǔ)，只要本領(lǐng)域的技術(shù)人員從該申請說明書中所記載的內(nèi)容能夠得知該技術(shù)效果即可”。如何把握該原則是審查中的難點(diǎn)。

在審查實(shí)踐中，某些發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比，技術(shù)效果相當(dāng)，未表現(xiàn)出“更好的技術(shù)效果”，卻提供了一種技術(shù)構(gòu)思不同的可供選擇的技術(shù)方案。原審查指南有關(guān)重新確定技術(shù)問題的規(guī)定并未涵蓋這種情形。修改后的審查指南將“提供一種不同于最接近的現(xiàn)有技術(shù)的可供選擇的技術(shù)方案”作為重新確定的發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題的一種特殊情況，以更全面反映創(chuàng)新的規(guī)律和特點(diǎn)。需要注意的是，發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題被確定為“提供一種不同于最接近的現(xiàn)有技術(shù)的可供選擇的技術(shù)方案”并不意味著該技術(shù)方案必然具有或者不具有創(chuàng)造性，仍然需要從該技術(shù)問題出發(fā)判斷要求保護(hù)的發(fā)明對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員而言是否顯而易見。

2.增加重新確定技術(shù)問題時(shí)需要注意的問題

審查指南進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)重新確定的技術(shù)問題應(yīng)當(dāng)與區(qū)別特征在發(fā)明中所能達(dá)到的技術(shù)效果相匹配，不應(yīng)當(dāng)被確定為區(qū)別特征本身，也不應(yīng)當(dāng)包含對區(qū)別特征的指引或者暗示。

修改解讀

創(chuàng)造性判斷“三步法”的第三步要從最接近的現(xiàn)有技術(shù)和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題出發(fā)，判斷要求保護(hù)的發(fā)明對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。如果將發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題確定得太過寬泛或者太過具體，尤其是所確定的發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題中包含對區(qū)別特征的指引或者直接將區(qū)別特征作為發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，就容易得出發(fā)明是顯而易見的結(jié)論，使得創(chuàng)造性的判斷陷入“事后諸葛亮”的誤區(qū)。

審查指南強(qiáng)調(diào)了在確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題時(shí)，要對技術(shù)特征與技術(shù)效果之間的關(guān)系進(jìn)行客觀分析，一方面，要基于區(qū)別特征在發(fā)明中所能達(dá)到的技術(shù)效果進(jìn)行確定，使重新確定的技術(shù)問題與該技術(shù)效果相匹配；另一方面，所確定的發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題不能帶有發(fā)明為解決該技術(shù)問題而提出的技術(shù)手段，既不能被確定為區(qū)別特征本身，也不能包含對區(qū)別特征的指引或暗示。

為進(jìn)一步說明這一原則，審查指南還適應(yīng)性地增加一個(gè)消費(fèi)電子設(shè)備的案例。在該案例中，要求保護(hù)的發(fā)明是一種消費(fèi)電子設(shè)備，包括對用戶進(jìn)行賬戶授權(quán)的生物認(rèn)證單元，該認(rèn)證單元基于指紋和選自掌紋、虹膜、眼底、面部特征中的至少一種認(rèn)證方式的組合。說明書記載，通過至少兩種認(rèn)證可以使用戶賬戶更加安全。最接近的現(xiàn)有技術(shù)公開了一種消費(fèi)電子設(shè)備，僅基于指紋信息進(jìn)行身份認(rèn)證。兩者的區(qū)別在于發(fā)明通過至少兩種生物特征進(jìn)行身份認(rèn)證。根據(jù)該區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中所能達(dá)到的技術(shù)效果，發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題應(yīng)當(dāng)是“如何提高消費(fèi)電子設(shè)備的用戶賬戶安全性”，而非“如何增加掌紋等至少一種生物認(rèn)證方式”或者“如何通過增加認(rèn)證方式實(shí)現(xiàn)消費(fèi)電子設(shè)備的安全性”，否則，意味著將“技術(shù)啟示”直接帶入技術(shù)問題，影響對創(chuàng)造性的客觀評價(jià)。

（三）統(tǒng)一公知常識(shí)性證據(jù)的類型（第二部分第四章第3.2.1.1節(jié)）

審查指南統(tǒng)一了第二部分實(shí)質(zhì)審查與第四部分復(fù)審與無效請求的審查有關(guān)公知常識(shí)性證據(jù)類型的列舉，在審查指南第二部分第四章第3.2.1.1節(jié)，將技術(shù)詞典和技術(shù)手冊也作為工具書的列舉項(xiàng)。

修改解讀

關(guān)于公知常識(shí)性證據(jù)的類型，原審查指南第二部分實(shí)質(zhì)審查和第四部分復(fù)審與無效請求的審查中對公知常識(shí)性證據(jù)的類型均采用列舉方式說明。此次修改參照審查指南第四部分的規(guī)定，在審查指南第二部分工具書的列舉項(xiàng)中增加“技術(shù)詞典?技術(shù)手冊”，進(jìn)一步明確了對公知常識(shí)進(jìn)行舉證也可以在技術(shù)詞典?技術(shù)手冊中尋找相關(guān)信息。

需要注意的是，應(yīng)當(dāng)區(qū)分公知常識(shí)性證據(jù)以及在創(chuàng)造性審查中能夠作為“技術(shù)啟示”的公知常識(shí)。判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見時(shí)，技術(shù)啟示與技術(shù)問題密不可分，如果認(rèn)為某技術(shù)手段屬于本技術(shù)領(lǐng)域的公知常識(shí)而構(gòu)成技術(shù)啟示時(shí)，應(yīng)當(dāng)能夠說明“為什么該技術(shù)手段在該技術(shù)領(lǐng)域解決該具體技術(shù)問題是公知的”。

五、結(jié)語

此次審查指南發(fā)明實(shí)質(zhì)審查部分一般規(guī)定的修改，明確和完善了發(fā)明專利實(shí)質(zhì)審查中有關(guān)授權(quán)客體、新穎性、創(chuàng)造性以及權(quán)利要求是否得到說明書支持等的審查標(biāo)準(zhǔn)，一方面，針對新的專利法及其實(shí)施細(xì)則進(jìn)行了適應(yīng)性修改，另一方面，總結(jié)了審查工作中的有益經(jīng)驗(yàn)，并充分考慮了新領(lǐng)域新業(yè)態(tài)技術(shù)發(fā)展的需要，積極回應(yīng)了創(chuàng)新主體和社會(huì)公眾的訴求，體現(xiàn)了滿足國家需求和用戶滿意的導(dǎo)向，有利于促進(jìn)審查標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行一致，發(fā)揮專利制度鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造、促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新的作用。

（原標(biāo)題：《專利審查指南》（2023）修改解讀（三））

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來源：國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：《專利審查指南》（2023）修改解讀（三）——發(fā)明專利申請實(shí)質(zhì)審查的一般規(guī)定（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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