處于產業(yè)鏈中的企業(yè)對專利侵權風險的識別及應對策略

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“本文從若干實際場景出發(fā)，著重剖析處于產業(yè)鏈中的企業(yè)面臨產業(yè)鏈中其他企業(yè)的專利侵權行為所帶來的專利侵權風險?！?br/>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：李亞南

摘要 >>

從產業(yè)鏈的視角出發(fā)，探討專利侵權風險在產業(yè)鏈中不同企業(yè)主體之間的傳導和影響，并且結合不同企業(yè)主體在產業(yè)鏈的角色，來針對性地剖析來自其他企業(yè)主體的專利侵權行為給自身企業(yè)所帶來的專利侵權風險，同時給出相應的應對策略，以期能給產業(yè)鏈中的企業(yè)主體帶來一定的啟示，盡可能降低或避免專利侵權風險。

關鍵詞：產業(yè)鏈、專利侵權風險、應對策略

PART01
引言

產業(yè)鏈也即產供銷的產業(yè)鏈條，整個鏈條中涉及制造商、供應商、采購商、客戶等多個參與主體，而某些參與主體根據(jù)實際情況又會變換多個角色，如采購商即可如其名字所傳達的含義，也可化身為制造商來利用采購來的產品生產其他產品，因此，處于產業(yè)鏈中的企業(yè)會面臨著錯綜復雜的專利侵權風險。作為產業(yè)鏈中的一員，企業(yè)有必要提前識別專利侵權風險，并準備好應對策略，以避免或者盡量降低專利侵權風險發(fā)生的可能性。

那么企業(yè)如何識別潛在的專利侵權風險呢？首先，要清楚什么是侵權行為？對此，《民法典》第七編第一千一百六十五條[1]規(guī)定：“行為人因過錯侵害他人民事權益造成損害的，應當承擔侵權責任。依照法律規(guī)定推定行為人有過錯，其不能證明自己沒有過錯的，應當承擔侵權責任。”其次，要清楚什么是專利侵權行為？對此，《專利法》第十一條[2]規(guī)定：發(fā)明和實用新型專利權被授予后，除本法另有規(guī)定以外，任何單位或者個人未經(jīng)專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。外觀設計專利權被授予后，任何單位或者個人未經(jīng)專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經(jīng)營目的制造、許諾銷售、銷售、進口其外觀設計專利產品。

上述《民法典》和《專利法》都是從法條上來闡述什么是侵權行為，略顯抽象。為此，從若干實際場景出發(fā)，著重剖析處于產業(yè)鏈中的企業(yè)面臨產業(yè)鏈中其他企業(yè)的專利侵權行為所帶來的專利侵權風險。

PART02
專利侵權風險的識別

是否存在專利侵權風險一般按如下步驟逐次判斷：

第一步、判斷是否存在侵權對象，也即是否存在有效專利，若否，則無專利侵權風險，若是，則進行第二步判斷；

第二步、判斷是否存在專利侵權行為，諸如為生產經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售等專利侵權行為，若否，則無專利侵權風險，若是，則進行第三步判斷；

第三步、判斷侵權產品是否落入上述第一步中有效專利的保護范圍內，若否，則無專利侵權風險，若是，則存在專利侵權行為，也即具有違法性，此時需要進行第四步判斷；

第四步、判斷專利侵權行為是否具有有責性，即是否有阻卻事由來阻卻專利侵權行為的違法性所帶來的責任性，諸如《專利法》第七十七條[3]規(guī)定：為生產經(jīng)營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經(jīng)專利權人許可而制造并售出的專利侵權產品，能證明該產品合法來源的，不承擔賠償責任。也即此時只需停止專利侵權行為，無需承擔賠償責任；再如《專利法》第七十五條[4]中規(guī)定的“先用權”等。

通過上述四步大概能判斷是否存在專利侵權風險。但是，處于產業(yè)鏈中的企業(yè)會面臨著錯綜復雜的專利侵權風險，例如可能面臨上游原材料供應商帶來的專利侵權風險，也可能面臨中游設備供應商帶來的專利侵權風險，更有甚者也可能面臨下游客戶帶來的專利侵權風險。為此，主要從如下幾種實際場景，分別識別來自產業(yè)鏈中其他企業(yè)的專利侵權行為所帶來的專利侵權風險。

2.1來自供應商專利侵權行為的風險識別

企業(yè)，特別是生產性企業(yè)，需要從供應商處采購原料、設備等生產資料，利用這些生產資料來制備產品，并將產品在市場上銷售。此時需要考慮并識別來自供應商的專利侵權行為會給自身企業(yè)帶來什么專利侵權風險？

2.1.1來自單一供應商專利侵權行為的風險識別

2.1.1.1該供應商只供應一種產品

假設A企業(yè)為電芯防爆閥制造商，B企業(yè)為電芯制造商，A企業(yè)作為B企業(yè)的供應商向其供應作為電芯結構件的防爆閥，假定A企業(yè)向B企業(yè)供應的防爆閥存在侵犯專利權人C的專利侵權行為，那么B企業(yè)利用該防爆閥生產電芯并銷售是否存在專利侵權行為，主要分為如下幾種情況來區(qū)別判斷：

? B企業(yè)事先明知A企業(yè)供應的防爆閥為侵犯專利權人C的侵權產品，仍然為了生產經(jīng)營目的購買該防爆閥，并將其用到自身生產的電芯上，則專利權人C可選擇A企業(yè)和B企業(yè)中至少一者為被告，故B企業(yè)存在專利侵權風險，進一步地，B企業(yè)可能面臨無法繼續(xù)使用該防爆閥以及面臨賠償責任等后果；

? B企業(yè)事先不知道A企業(yè)供應的防爆閥為侵犯專利權人C的侵權產品，并盡到了合理知識產權調查義務，為了生產經(jīng)營目的購買該防爆閥，并將其用到自身生產的電芯上，則專利權人C可選擇A企業(yè)和B企業(yè)中至少一者為被告，故B企業(yè)存在專利侵權風險，也即B企業(yè)仍然存在專利侵權行為，但是只要能證明該防爆閥具有合法來源，如該防爆閥為B企業(yè)通過合法途徑以當時市價合理購得，B企業(yè)只需停止使用侵權產品而無需承擔賠償責任；

? B企業(yè)事先不知道A企業(yè)供應的防爆閥為侵犯專利權人C的侵權產品，為了生產經(jīng)營目的購買該防爆閥，并將其用到自身生產的電芯上，則專利權人C可選擇A企業(yè)和B企業(yè)中至少一者為被告，故B企業(yè)存在專利侵權風險，若此時，B企業(yè)無法證明該防爆閥具有合法來源，則B企業(yè)可能面臨無法繼續(xù)使用該防爆閥以及面臨賠償責任等后果；

? 為了生產經(jīng)營目的，B企業(yè)購買該防爆閥，并將其用到自身生產的電芯上，但A企業(yè)的防爆閥存在“在專利權人C的專利申請日前已經(jīng)制造相同產品、使用相同方法或者已經(jīng)作好制造、使用的必要準備，并且僅在原有范圍內繼續(xù)制造、使用的”的情形，則B企業(yè)不存在專利侵權風險；

? 為了生產經(jīng)營目的，B企業(yè)購買該防爆閥，并將其用到自身生產的電芯上，但A企業(yè)的防爆閥并非A企業(yè)制造，而是購自經(jīng)專利權人C許可的單位、個人售出后的防爆閥,此時專利權人C權利用盡，則B企業(yè)不存在專利侵權風險。

2.1.1.2該供應商供應多種產品

假設A企業(yè)為電芯防爆閥制造商，同時也是電芯殼體供應商，B企業(yè)為電芯防爆外殼制造商，A企業(yè)作為B企業(yè)的供應商向其同時供應電芯防爆閥和電芯殼體，B企業(yè)通過電芯防爆閥和電芯殼體組裝成電芯防爆外殼；

若A企業(yè)向B企業(yè)供應的防爆閥或電芯殼體存在侵犯專利權人C的專利侵權行為，則可依據(jù)上述“2.1.1.1”中的情況，判斷B企業(yè)利用該防爆閥或電芯殼體生產電芯防爆外殼并銷售是否存在專利侵權行為；

若A企業(yè)向B企業(yè)供應的防爆閥和電芯殼體均不侵犯他人專利權，但是，B企業(yè)利用該防爆閥和電芯殼體生產的電芯防爆外殼侵犯專利權人C的專利權，B企業(yè)構成直接侵權，此時，A企業(yè)是否侵權專利權人C的專利呢？主要分如下情況討論：（1）假設A企業(yè)向B企業(yè)供應防爆閥和電芯殼體的同時，也提供給B企業(yè)兩者的組裝說明書，或者雖未提供，但是兩者組裝關系唯一，換言之，B企業(yè)類似是電芯防爆外殼的純組裝企業(yè)，則A企業(yè)構成間接侵權，且A企業(yè)與B企業(yè)也構成共同侵權，應當承擔連帶民事責任；（2）假設A企業(yè)向B企業(yè)供應的防爆閥和電芯殼體之間并不能直接組裝在一起，需要經(jīng)過中間部件配合才能實現(xiàn)兩者組裝成形，則A企業(yè)無專利侵權風險。

2.1.2 來自多個供應商專利侵權行為的風險識別

假設A企業(yè)為電芯防爆閥制造商，D企業(yè)為電芯殼體供應商，B企業(yè)為電芯防爆外殼制造商，A企業(yè)向B企業(yè)供應電芯防爆閥，D企業(yè)向B企業(yè)供應電芯殼體，B企業(yè)通過電芯防爆閥和電芯殼體組裝成電芯防爆外殼，該電芯防爆外殼侵犯專利權人C的專利權，B企業(yè)構成直接侵權，此時，A企業(yè)和D企業(yè)是否侵權專利權人C的專利呢？主要分如下情況討論：

（1）A企業(yè)和D企業(yè)事先存在意思聯(lián)絡，通過分別生產電芯防爆閥和電芯殼體，且兩者只能用于B企業(yè)生產的電芯防爆外殼的關鍵部件，則A企業(yè)和D企業(yè)具有幫助B企業(yè)實施直接侵害專利權人C專利權的故意，其行為與專利直接侵權行為存在因果關系,因此，A企業(yè)和D企業(yè)構成間接侵權；

（2）A企業(yè)和D企業(yè)事先無意思聯(lián)絡，分別生產電芯防爆閥和電芯殼體，且電芯防爆閥和電芯殼體具有通用性，不僅可用于B企業(yè)生產的電芯防爆外殼，還可用于其它電芯防爆外殼產品，則A企業(yè)和D企業(yè)無專利侵權風險。

2.1.3 來自多級供應商專利侵權行為的風險識別

假設A企業(yè)為電芯防爆閥制造商，D企業(yè)為采購A企業(yè)的電芯防爆閥制造電芯防爆外殼的制造商，B企業(yè)為電芯制造商，其采購D企業(yè)的電芯防爆外殼生產電芯，換言之，D企業(yè)為B企業(yè)的一級供應商，A企業(yè)為B企業(yè)的二級供應商，假設A企業(yè)制造的電芯防爆閥侵犯專利權人C的專利權，則B企業(yè)是否存在專利侵權風險？此時，可以參照“2.1.1.1”中的實際場景逐層判斷，也即根據(jù)“2.1.1.1”先判斷D企業(yè)是否存在專利侵權風險，再根據(jù)“2.1.1.1”判斷B企業(yè)是否存在專利侵權風險即可。當然，此判斷規(guī)則還可以擴展至三級及以上的供應商。

2.2 來自銷售商專利侵權行為的風險識別

在進行下述情況判斷時，先假設海外關于專利侵權的規(guī)定與國內一致，若不一致，首先要確定海外相應銷售地的法律是如何規(guī)定專利侵權的，以當?shù)胤梢?guī)定來判斷。

A企業(yè)為銷售商，B企業(yè)為電芯制造商，A企業(yè)銷售B企業(yè)的電芯，并將該電芯在海外售賣，假設B企業(yè)制造的電芯在國內無專利侵權風險，但是在海外存在專利侵權風險，B企業(yè)也只是在國內售賣電芯，那么因為A企業(yè)的行為，B企業(yè)在海外是否存在專利侵權風險？主要分為如下情況討論：

? 假如A企業(yè)為B企業(yè)的代理商，也即A企業(yè)得到B企業(yè)授權可以銷售電芯，并明確允許或者默許A企業(yè)將電芯在海外售賣，則B企業(yè)在海外存在專利侵權風險；

? 假如A企業(yè)為B企業(yè)的經(jīng)銷商，也即A企業(yè)通過擁有B企業(yè)的電芯，并將該電芯轉賣至海外，B企業(yè)并未授權A企業(yè)將電芯轉賣至海外，A企業(yè)自身出于中間商賺差價的盈利目的而將電芯轉賣至海外，則B企業(yè)在海外不存在專利侵權風險，或者雖然存在專利侵權風險，但是事后可以找A企業(yè)追償。

2.3來自供應商和銷售商兩者專利侵權行為的風險識別

在進行下述情況判斷時，先假設海外關于專利侵權的規(guī)定與國內一致，若不一致，首先要確定海外相應銷售地的法律是如何規(guī)定專利侵權的，以當?shù)胤梢?guī)定來判斷。

A企業(yè)為銷售商，B企業(yè)為電芯制造商，C企業(yè)為電芯防爆閥制造商，C企業(yè)向B企業(yè)供應電芯防爆閥用于其生產電芯，假設C企業(yè)生產的電芯防爆閥在國內無專利侵權風險，但是在海外有專利侵權風險，A企業(yè)銷售B企業(yè)的電芯，并將該電芯在海外售賣，B企業(yè)也只是在國內售賣電芯，那么因為A企業(yè)的行為，B企業(yè)和C企業(yè)在海外是否存在專利侵權風險？主要分為如下情況討論：

? 假如A企業(yè)為B企業(yè)的代理商，也即A企業(yè)得到B企業(yè)授權可以銷售電芯，并明確允許或者默許A企業(yè)將電芯在海外售賣，則B企業(yè)在海外存在專利侵權風險；

? 假如A企業(yè)為B企業(yè)的經(jīng)銷商，也即A企業(yè)通過擁有B企業(yè)的電芯，并將該電芯轉賣至海外，B企業(yè)并未授權A企業(yè)將電芯轉賣至海外，A企業(yè)自身出于中間商賺差價的盈利目的而將電芯轉賣至海外，則則B企業(yè)在海外不存在專利侵權風險，或者雖然存在專利侵權風險，但是事后可以找A企業(yè)追償；

? 假如C企業(yè)與B企業(yè)合同約定其提供的電芯防爆閥只允許在國內使用，不允許在海外使用，則C企業(yè)在海外不存在專利侵權風險，或者雖然存在專利侵權風險，但是事后可以找A企業(yè)追償；

? 假如C企業(yè)明確允許或者默許B企業(yè)將采用其提供的防爆閥的電芯在海外售賣，C企業(yè)存在專利侵權風險。

2.4來自合作開發(fā)者的專利侵權行為的風險識別

假設A企業(yè)為電芯制造商，B企業(yè)為新能源汽車制造商，兩家企業(yè)通過合作開發(fā)的方式生產了一款電芯，并由A企業(yè)生產交付于B企業(yè)，B企業(yè)將該款電芯用于其制造的一款新能源汽車上。該款電芯侵犯專利權人C的專利，那么B企業(yè)是否存在專利侵權風險，具體可按照上述“2.1.1.1”中的情況進行判斷，經(jīng)判斷B企業(yè)存在專利侵權風險，而且A企業(yè)和B企業(yè)大概率構成共同侵權。

2.5 來自制造商的專利侵權行為的風險識別

假設A企業(yè)為電芯制造商，B企業(yè)為銷售商，A企業(yè)制造了一款電芯，該款電芯侵權專利權人C的專利權，B企業(yè)擁有A企業(yè)該款電芯并售賣，那么B企業(yè)是否存在專利侵權風險，主要分為如下情況討論：

? 假如B企業(yè)為A企業(yè)的代理商，也即B企業(yè)得到A企業(yè)授權可以銷售電芯，則B企業(yè)存在專利侵權風險；

? 假如B企業(yè)為A企業(yè)的經(jīng)銷商，也即B企業(yè)購買了A企業(yè)的電芯進行再次銷售以賺取差價，此時要考慮B企業(yè)是否能主張合法來源，若能，則此時只需停止售賣侵權產品即可，免除賠償責任；若不能，B企業(yè)同樣面臨著專利侵權風險。

PART03
應對策略

上述“2 專利侵權風險的識別”部分通過分門別類的方式對常見的產業(yè)鏈中企業(yè)遇到的專利侵權風險進行了總結歸納。但是，實際情況遠比上述羅列的多和復雜。當企業(yè)面對來自產業(yè)鏈中其他企業(yè)的專利侵權行為所帶來的專利侵權風險時，如何在專利侵權風險來臨之前、之時和之后這三個關鍵節(jié)點做好應對策略，顯得尤為重要，本部分試圖從這三個關鍵節(jié)點來闡述常見的應對策略。

? 專利侵權風險來臨之前，企業(yè)應與產業(yè)鏈中其他企業(yè)就專利侵權責任在合同中劃分明確；諸如：針對企業(yè)直接外采供應商產品的情況，企業(yè)應要求供應商在合同中對其提供的產品承擔全部知識產權風險，也即所謂的免責條款，雖然免責條款并不一定能規(guī)避專利侵權風險，但是至少能成為后續(xù)企業(yè)向供應商追償?shù)囊罁?jù)；針對企業(yè)與其他企業(yè)合作開發(fā)的產品，應在合同中劃分清楚哪些是企業(yè)自身開發(fā)的方案，哪些是合作者開發(fā)的方案，從而按誰開發(fā)誰擔責的原則承擔相應責任。當然，有時很難劃分清楚合作開發(fā)的產品中相應的知識產權風險責任，此時更應該在合同中約定清楚“諸如遇到專利侵權風險時，誰負責應對？如若應對失敗，誰負責賠償？”等；

? 專利侵權風險來臨之時，企業(yè)可依據(jù)上述“2 專利侵權風險的識別”部分中羅列的常見場景，進行逐一判斷是否確實存在專利風險、存在專利風險的大小、可能賠償?shù)臄?shù)額等；

? 專利侵權風險來臨之后，此時需要根據(jù)評估結果采用諸如專利許可、專利購買、無效宣告、現(xiàn)有技術抗辯、先用權等應對策略。同時，也應反過來查看前期所簽訂合同中知識產權方面的約定，依據(jù)相應約定來進行諸如誰應對、誰賠償?shù)确矫娴呢熑蝿澐旨昂罄m(xù)追償?shù)扰e措。

PART04
結語

從產業(yè)鏈的視角出發(fā)，探討專利侵權風險在產業(yè)鏈中不同企業(yè)主體之間的傳導和影響，并且結合不同企業(yè)主體在產業(yè)鏈的角色，來針對性地剖析來自其他企業(yè)主體的專利侵權行為給自身企業(yè)所帶來的專利侵權風險，同時給出相應的應對策略，以期能給產業(yè)鏈中的企業(yè)主體帶來一定的啟示，盡可能降低或避免專利侵權風險。

參考文獻：
[1] 中華人民共和國全國人民代表大會. 中華人民共和國民法典[M]. 第七編第一千一百六十五條。
[2] 中華人民共和國國家知識產權局. 中華人民共和國專利法[M]. 第十一條。
[3] 中華人民共和國國家知識產權局. 中華人民共和國專利法[M]. 第七十七條。
[4] 中華人民共和國國家知識產權局. 中華人民共和國專利法[M]. 第七十五條。

（原標題：處于產業(yè)鏈中的企業(yè)對專利侵權風險的識別及應對策略）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：李亞南

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：處于產業(yè)鏈中的企業(yè)對專利侵權風險的識別及應對策略（點擊標題查看原文）

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