淺議對比文件能否實施對新穎性和創(chuàng)造性判斷的影響 ?

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“無法實施的方案是否能夠作為新穎性/創(chuàng)造性判斷的對比文件？本文通過梳理各國的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我國專利審查或司法案例，擬對上述問題進行初步探討。”

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：金柳欣 北京林達劉知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所

審查員在判斷發(fā)明或者實用新型是否具備新穎性或創(chuàng)造性等會引用對比文件。在專利代理實踐過程中，時常有申請人對對比文件的可實施性提出質(zhì)疑，認為作為對比文件的文獻本身存在嚴重錯誤、無法實施，其不能作為現(xiàn)有技術(shù)或抵觸申請來判斷在后申請的新穎性或者創(chuàng)造性。無法實施的方案是否能夠作為新穎性/創(chuàng)造性判斷的對比文件？本文通過梳理各國的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我國專利審查或司法案例，擬對上述問題進行初步探討，以期為實踐中如何對應(yīng)提供參考思路。

一、各國相關(guān)規(guī)定

1.1 中國國家知識產(chǎn)權(quán)局（CNIPA）相關(guān)規(guī)定

《專利審査指南2010 》（ 以下簡稱“ 指南”） 第二部分第三章第2.1節(jié)規(guī)定：現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)當是申請日以前公眾能夠得知的技術(shù)內(nèi)容。換句話說，現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)當在申請日之前處于能夠為公眾獲得的狀態(tài)，并包含有能夠使公眾從中得知實質(zhì)性技術(shù)知識的內(nèi)容”。指南第二部分第三章第2.3節(jié)規(guī)定了引用對比文件判斷發(fā)明或者實用新型的新穎性和創(chuàng)造性等時，應(yīng)當以對比文件公開的技術(shù)內(nèi)容為準。

對于化學領(lǐng)域，指南第二部分第十章第5.1節(jié)規(guī)定專利申請要求保護一種化合物的，對比文件“提及即公開”，但申請人能提供證據(jù)證明在申請日之前無法獲得該化合物的除外。除了此處之外，指南中未直接對在新穎性和創(chuàng)造性的判斷中引用的對比文件是否需要滿足可以實施作出直接規(guī)定。也就是說，由指南的規(guī)定及其修訂歷史來看，中國專利審查中不要求評價新穎性的現(xiàn)有技術(shù)須符合可實施的條件[1]，在涉及化合物新穎性判斷時給予申請人合理質(zhì)疑的機會。

 1.2 其他國家或地區(qū)相關(guān)規(guī)定

歐洲專利局審查指南（2022年3月版）Part G Chapter IV（現(xiàn)有技術(shù)）第2節(jié)規(guī)定了現(xiàn)有技術(shù)要可實現(xiàn)或者充分公開披露（Enabling disclosure），只有給出的信息足以使本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠在相關(guān)日并考慮到當時的本領(lǐng)域普通技術(shù)知識，能夠?qū)嵤┕_主題教導的技術(shù)內(nèi)容，才能認定該主題已為公眾獲知，從而構(gòu)成破壞新穎性的現(xiàn)有技術(shù)。

美國專利審查指南（MPEP）（第9版）第2121節(jié)規(guī)定：當根據(jù)對比文件能夠明確預期或使所要保護的發(fā)明的所有要素顯而易見時，該對比文件假定為可操作的。一旦找到這樣的對比文件，提供證據(jù)反駁該可操作的假設(shè)的舉證責任落在申請人上。宣稱公開請求保護的發(fā)明的對比文件須提供請求保護主題的可實施的方案，如果不進行過度實驗就無法從該對比文件獲得請求保護的發(fā)明，僅僅提及或者描述請求保護的發(fā)明是不夠的。

日本專利審查指南第III 部第2 章第3節(jié)3.1.1規(guī)定，“審查員從出版物中記載的事項以及與記載的事項等同的事項中，即使是本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠掌握的技術(shù)方案，在以下（i）或（ii）的情況下，也不能將該出版物中記載的發(fā)明作為“對比文件”。（i）對于產(chǎn)品發(fā)明，基于出版物的記載以及本申請?zhí)岢錾暾垥r的技術(shù)常識，本領(lǐng)域技術(shù)人員不清楚能夠制作這種產(chǎn)品的情況；（ii）對于方法發(fā)明，基于出版物的記載以及本申請?zhí)岢錾暾垥r的技術(shù)常識，本領(lǐng)域技術(shù)人員不清楚能夠使用這種方法的情況。”

1.3 對比分析

由此可見，不同國家/地區(qū)對現(xiàn)有技術(shù)/對比文件有著不同的規(guī)定。歐洲專利局（EPO）和日本專利局（JPO）對現(xiàn)有技術(shù)可實施要求相對更高，需基于本領(lǐng)域的公知常識或者常規(guī)知識明確出版物的記載可實施才能作為“對比文件”。美國專利商標局（USPTO）的規(guī)定是先假定現(xiàn)有技術(shù)是可操作/可實施的，申請人需要提供證據(jù)反駁該假定[1]。美國法院通常認為作為破壞新穎性的對比文件使用的現(xiàn)有技術(shù)文件須是可實現(xiàn)的，對于評價非顯而易見性的對比文件則并沒有強制性地要求必須能夠?qū)崿F(xiàn)[2]，從Hoeksema案等判例（In re Hoeksema, 399 F.2d 269, 158 USPQ 596 (CCPA 1968)）可以看出化學領(lǐng)域美國法院認為評價非顯而易見性的對比文件同樣需要滿足可實現(xiàn)的要求，MPEP的判例對于申請人該如何舉證也給出一定指引。而中國，指南要求現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)包含“實質(zhì)性技術(shù)知識”，沒有對對比文件可實施性的規(guī)定。在中國專利審查實踐中，基于審查效率、舉證成本和舉證能力等因素考慮，審查員通常不主動核實對比文件是否可實施[2]。雖然在化合物新穎性判斷中給出了例外，但沒有對如何舉證給出方向指引。

為了進一步明確中國在實踐中對該問題的處理標準，比如化合物新穎性判斷中對于申請人的舉證責任具體要求以及對比文件不可實施是否會對其他類型案件新穎性或創(chuàng)造性判斷產(chǎn)生影響，下面將結(jié)合中國專利審查和司法實踐案例進行探討。

二、案例分析

2.1 化合物案件

審查實踐中對于化合物通常是“提及即公開原則”，但申請人能提供證據(jù)證明在申請日之前無法獲得該化合物的除外。然而很遺憾目前暫未查詢到申請人提供無法實施證據(jù)被法官認可的司法案例。案例一申請人的舉證未被認可，法院對申請人該如何舉證提供了一定的指引；案例二是成功推翻“提及即公開”的無效案例，但其角度并非是提供無法獲得化合物的證據(jù)，而是以對比文件記載錯誤，否認對比文件的公開，最終被國家知識產(chǎn)權(quán)局認可。

案例一：（2020）最高法知行終97號（入選《最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭裁判要旨（2020）》）

雅寶公司與國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)明專利申請駁回復審行政糾紛二審案。

涉案申請權(quán)利要求1要求保護一種用作阻燃劑的化合物，具有結(jié)構(gòu)式：。

對比文件1公開了通式（1）的化合物，R可以為1,2-亞乙基。據(jù)此，審查員駁回涉案申請，駁回決定經(jīng)復審以及一審、二審程序均被維持。

雅寶公司提供了證據(jù)1，是發(fā)明人的實驗報告，其用對比文件1制備例1記載的過程在三乙胺的存在下進行兩種嘗試來制造權(quán)利要求1的化合物，擬證明對比文件1所使用的方法不能用來制備本申請權(quán)利要求1的目標物質(zhì)。雅寶公司認為對比文件1不是評價本申請新穎性的有效證據(jù)。

二審法院（最高人民法院）認為，專利申請人或者專利權(quán)人不僅應(yīng)當證明利用對比文件所載實驗方法無法制得該化合物，還應(yīng)當證明采用所屬技術(shù)領(lǐng)域的常規(guī)實驗方法，在根據(jù)原料等的不同對常規(guī)實驗方法作出適應(yīng)性調(diào)整，排除非考察因素可能的影響，充分發(fā)揮本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的常規(guī)技能的情況下，亦無法制得該化合物。具體到本案，對比文件1實施例的制備方法中原料配比和實驗條件均為具體的反應(yīng)物和點值，并不足以覆蓋對比文件1所涉及的整體制備方法。證據(jù)1中僅采用三乙胺作為堿嘗試合成本申請權(quán)利要求1的化合物，但實際上對比文件1沒有對堿作出明確的限定。在堿對合成反應(yīng)有重要影響且對比文件1并未對其明確限定的情況下，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在知曉證據(jù)1的反應(yīng)條件無法合成本申請權(quán)利要求1限定的化合物時，并不會僅以此即推定得出該化合物無法合成的結(jié)論，也不會放棄嘗試采用其他的反應(yīng)條件進行合成。因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員完全有可能嘗試通過改變堿的類型來合成權(quán)利要求1限定的化合物。因此，基于雅寶公司提供的證據(jù)尚不能對在申請日之前獲得本申請的化合物產(chǎn)生具有說服力的合理懷疑。

案例二：第53977號無效決定

涉案專利權(quán)利要求1請求保護一種通式化合物。無效請求人認為證據(jù)3實施例311C的標題化合物落入權(quán)利要求1范圍內(nèi)，證據(jù)3作為抵觸申請可評價權(quán)利要求1的新穎性。專利權(quán)人認為實施例311C標題化合物是錯誤的名稱，其實際上制得的具體化合物并未落入權(quán)利要求1的保護范圍內(nèi)。

合議組經(jīng)審查后認為：實施例311包括實施例311A、311B和311C三個步驟，實施例311的標題化合物和其最終步驟311C的標題產(chǎn)物不一致，基于實施例311C對其反應(yīng)原料的記載，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠直接地、毫無疑義地確定，使用上述兩原料反應(yīng)得到的產(chǎn)物應(yīng)當是實施例311的標題化合物，而不是實施例311C的標題化合物，而前者并未落入本專利權(quán)利要求1的范圍內(nèi)，此外，實施例311C還提供了其標題化合物（同涉案專利實施例60）的NMR數(shù)據(jù)，但是NMR數(shù)據(jù)與涉案專利實施例60的NMR數(shù)據(jù)有較大的差異，從側(cè)面印證了證據(jù)3實施例311C給出的化合物名稱是錯誤的。合議組認為對比文件公開的有關(guān)化合物的信息錯誤時，該錯誤信息不應(yīng)當作為該對比文件實際公開的內(nèi)容，將對比文件中錯誤公開的化合物名稱或分子式用于評價后續(xù)化合物的新穎性，與專利法保護和鼓勵發(fā)明創(chuàng)造的宗旨背道而馳。從維護專利法的立法目的，保護和鼓勵發(fā)明創(chuàng)造的角度來看，不應(yīng)認可明顯的錯誤公開構(gòu)成專利法的新穎性意義上的公開。請求人主張不能成立。

【案例啟示】

對比文件公開的內(nèi)容不僅取決于實際使用的文字，還取決于所述公開向本領(lǐng)域技術(shù)人員揭示了何種實質(zhì)性技術(shù)知識。如果對比文件確實提到化合物名稱或分子式等結(jié)構(gòu)信息（如表格列舉化合物），通常會認為通過說明書提供的通用制備方法以及結(jié)構(gòu)類似化合物的實施例得到這些化合物并預期其效果，不存在技術(shù)障礙，因此如果申請人質(zhì)疑對比文件無法實施導致在申請日前無法獲得該化合物，申請人承擔很重的證明責任，需提供相應(yīng)證據(jù)證明本領(lǐng)域技術(shù)人員依據(jù)在申請日前通用的合成手段和原理制備得到該化合物是存在困難的，甚至說可能是需要逾越技術(shù)障礙。

對于其他主題的案件涉及對比文件的可實施性時，在中國審查和司法實踐中又如何？

2.2 組合物案件

案件三：(2010)高行終字第1303號

三菱樹脂株式會社與原復審委發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛二審案。涉案專利權(quán)利要求1請求保護一種組合物（氧化鋁纖維聚集體）。

三菱樹脂株式會社認為：對比文件1不能用于評價本專利的新穎性，原因之一就是其實施例9是不能實施的技術(shù)方案，并提供反證實驗和相關(guān)機構(gòu)的鑒定報告。

二審法院（北京市高級人民法院）認為：反證中演示實驗的操作者為三菱株式會社員工，其與三菱株式會社存在利害關(guān)系，難以保證演示實驗系完全嚴格按照對比文件1實施例9的步驟進行。相關(guān)機構(gòu)的鑒定報告也無法證明相關(guān)實驗完整地重復了對比文件1中實施例9的全部實施環(huán)境和相應(yīng)條件。事實上，本專利權(quán)利要求要求保護的內(nèi)容是一種組合物，不包括制造方法和制備工藝，在對比文件1實施例已披露了該聚集體及其相關(guān)數(shù)據(jù)信息的情況下，本領(lǐng)域技術(shù)人員已經(jīng)可以獲知存在如涉案權(quán)利要求所限定的氧化鋁纖維聚集體，無論對比文件1實施例9公開的技術(shù)方案是否屬于無法實施的技術(shù)方案，在對比文件1公開了氧化鋁纖維聚集體的情況下，均應(yīng)認定本專利的權(quán)利要求1-6不具備新穎性。

對于組合物產(chǎn)品案件，案例三認為無需考慮對比文件公開的技術(shù)方案是否可以實施，然而在后的案例四則認為對比文件能否實施會對組合物新穎性判斷產(chǎn)生影響，組合物也適用“提及即公開”。

案例四：(2015) 知行字第264號

帝斯曼公司與原復審委發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛一審案。涉案專利權(quán)利要求1請求保護一種微生物油（組合物）。二審判決和最高院的裁定明確將指南中關(guān)于化合物新穎性的規(guī)定用到了評價組合物權(quán)利要求上，對比文件10的微生物油Batch B公開了涉案專利權(quán)利要求1的每一個特征，已構(gòu)成指南所稱的“提及”，專利權(quán)人承擔“在申請日前無法獲得對比文件所公開的產(chǎn)品”的舉證責任。不過該案專利權(quán)人提交的專利局檢索報告和微生物保藏證明等證據(jù)均不足以證明對比文件10公開的技術(shù)無法獲得。

2.3 除化合物/組合物外其他保護主題案件

對于其他保護主題的案件，司法實踐來看，北京知識產(chǎn)權(quán)法院主流觀點是：對比文件是否可實施，與其是否能夠作為現(xiàn)有技術(shù)評價專利的新穎性或創(chuàng)造性之間沒有必然聯(lián)系。即便現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)方案存在缺陷，導致其可能無法實施，但如果本領(lǐng)域技術(shù)人員能從中得知實質(zhì)性技術(shù)內(nèi)容，獲得技術(shù)啟示，從而有動機對該現(xiàn)有技術(shù)進行改進，則該現(xiàn)有技術(shù)已經(jīng)符合作為創(chuàng)造性評價對比文件的基本條件。比如：案件五：(2015)京知行初字第5729號（生物礦物公司與原復審委發(fā)明專利申請駁回復審行政糾紛一審案）。涉案申請權(quán)利要求1涉及包含含有硅酸的擠出物的制備方法。審查員用生物礦物公司的兩篇在先申請結(jié)合評價創(chuàng)造性。生物礦物公司提交了按照對比文件1進行重復實驗的報告以證明按照對比文件1的方法根本無法獲得含有穩(wěn)定的硅酸的固體擠出物產(chǎn)品，并且還請了兩位專家輔助人出庭就涉案技術(shù)事實進行說明。北京知識產(chǎn)權(quán)法院認為：現(xiàn)有技術(shù)對技術(shù)方案是否可實施并無要求。不論原告生物礦物公司提交的重復試驗的條件是否與對比文件1一致，該重復試驗的結(jié)論均不影響對本申請創(chuàng)造性的判斷。

然而最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭在這兩年的一些案件（如(2020)最高法知行終270號、(2020)最高法知行終200號）的判決中沒有直接如此判定，但認為需要提供相應(yīng)不可實施的證據(jù)。(2020)最高法知行終270號涉案申請權(quán)利要求1請求保護一種環(huán)保節(jié)能系統(tǒng)裝置，二審法院認為上述人需要明確指出對比文件的技術(shù)方案中存在何種顯而易見的、足以導致整個技術(shù)方案無法得以實施的技術(shù)缺陷；提供所稱的自行驗證技術(shù)方案無法實施的方法、過程、數(shù)據(jù)和結(jié)果。

三、總結(jié)與建議

通過分析各國的相關(guān)規(guī)定并且梳理中國的相關(guān)司法案例，針對對比文件無法實施是否會影響新穎性和創(chuàng)造性判斷這個問題，總結(jié)如下：

1）各國對現(xiàn)有技術(shù)要求不同，在中國，指南除化合物新穎性判斷外，沒有對對比文件可實施性的規(guī)定；

2）在中國專利審查和司法實踐中，如果申請人對化合物新穎性判斷所使用的對比文件的可實施性存在質(zhì)疑，承擔的舉證責任較重，不局限于對比文件的記載，還需證明在申請日前采用本領(lǐng)域的常規(guī)實驗方法仍無法制得該化合物；

因各國對現(xiàn)有技術(shù)要求不同，基于相同的對比文件、相同的用于證明對比文件不可實施的證據(jù)，同族申請在歐美日等國家/地區(qū)被專利審查機構(gòu)或法院所認可，在中國很難被認可；如案例一和案例五的同族申請在歐盟、美國、日本均獲得授權(quán)，在這些國家/地區(qū)審查過程中申請人提交了與中國相同的實驗報告以證明對比文件不可實施，但在中國未被認可；

3）結(jié)合案例來看對比文件是否能實施的爭議主要集中在化學醫(yī)藥、化工材料等可預期性低的領(lǐng)域，雖然在指南中只規(guī)定了化合物新穎性的例外，但從最高院的判例來看，對于其他保護主題如組合物或產(chǎn)品制備方法等，也存在“提及即公開，申請人舉證例外”適用可能性。但如何舉證可能還得參照前述第2）點涉及化合物新穎性的舉證責任。

基于以上內(nèi)容并考慮到目前確實存在海量現(xiàn)有技術(shù)（包括很多完全臆想的或惡意公開的無法實施的技術(shù)信息），現(xiàn)提出如下初步建議供參考和討論：

申請前做好檢索

對于重要專利申請前建議做好檢索，如果檢索到相關(guān)文件，申請人即使認為其不可實施，也不要忽視此類文件，可以將其在背景技術(shù)部分記載指明其缺陷并且針對性地補充對比實驗，通常審查員對于原始申請文件的記載和數(shù)據(jù)的認可度高于申請日后補充數(shù)據(jù)。

專利布局要有全局性

考慮到有一些案件是專利申請人或?qū)＠麢?quán)人的在先申請的偶然公開導致在后申請不具備新穎性或創(chuàng)造性，比如在先申請在說明書的擴展演繹中提及了某化合物，尤其是對于通式化合物的例舉?？紤]到在后舉證該方案無法實施的難度大，建議申請人或?qū)＠麢?quán)人注意整體的專利布局，在先申請適度擴展，對于尚在“概念”階段或者研發(fā)初期的方案避免過度公開，如果有此類公開，可以考慮利用優(yōu)先權(quán)制度。另外，對后續(xù)會進一步進行改進申請的案件在中國不建議進行提前公開。

關(guān)注對比文件可實施性但需注意不同情形側(cè)重點不同

考慮到各國對對比文件實質(zhì)要求不同，申請人或?qū)＠韼熢趯崉?wù)中要關(guān)注對比文件的可實施性。如果對比文件本身存在顯而易見的、足以導致整個技術(shù)方案無法得以實施的技術(shù)缺陷，比如該文獻沒有給出能夠?qū)嵤┑募夹g(shù)手段或者給出了含糊不清的技術(shù)手段，申請人或?qū)＠麢?quán)人是有一定的爭辯空間。比如FS2147復審決定中對比文件1記載的NA-21酶制劑在該申請說明書中沒有說明，并且沒有證據(jù)表明在本申請申請日之前NA—21酶制劑已被公開，合議組認為對比文件1不能作為涉案申請的現(xiàn)有技術(shù)，也不能用于評價涉案申請的新穎性和創(chuàng)造性[3]。另外，如果因?qū)Ρ任募e誤記載導致涉案申請專利的方案被公開，申請人或?qū)＠韼熯€可以從錯誤記載的方案不構(gòu)成對比文件的實質(zhì)性技術(shù)內(nèi)容的公開的角度來進行爭辯，被審查員或法官認可的概率也相對高（如案件二以及（2021）最高法知行終83號）。

如果對比文件本身沒有明顯的嚴重缺陷，申請人或?qū)＠麢?quán)人質(zhì)疑該文獻所公開的方案無法實施時，需充分進行舉證。實驗最好由獨立第三方鑒定機構(gòu)來實施，實驗不僅需要完全重復對比文件的內(nèi)容還需要嘗試本領(lǐng)域的常規(guī)方法，公證機構(gòu)或?qū)＜逸o助人參與可能可以提高證明的公信力?？紤]到此類舉證在中國存在很高實操的難度，建議申請人或?qū)＠麢?quán)人在中國可以重點考慮從其他角度進行修改和意見陳述。作為無效請求人，也建議盡量避免在中國使用此類有爭議的證據(jù)作為對比文件。

參考文獻：

[1] “現(xiàn)有技術(shù)公開不充分對新穎性/創(chuàng)造性評價的影響”，寇飛、周明新，《中國發(fā)明與專利》，2014年第8期，p80-83

[2] “中美對對比文件充分公開的要求之比較”，裴少平、曲燕、龐明娟、尹巍巍，《中國發(fā)明與專利》，2012年第18期，p88-90

[3] “新穎性/創(chuàng)造性審查于對比文件的充分公開”，布文峰，姚麗華，王揚平，吳全偉，《2015年中華全國專利代理人協(xié)會年會第六屆知識產(chǎn)權(quán)論壇優(yōu)秀論文集》

（原標題：淺議對比文件能否實施對新穎性和創(chuàng)造性判斷的影響）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：金柳欣 北京林達劉知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接： 淺議對比文件能否實施對新穎性和創(chuàng)造性判斷的影響 （點擊標題查看原文）

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