淺談含地名商標(biāo)的注冊(cè)與保護(hù)

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“本文從含地名商標(biāo)注冊(cè)的法律規(guī)定入手，談一談關(guān)于含地名商標(biāo)注冊(cè)與保護(hù)尺度的問題。”

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：申會(huì)娟 宋璧如 北京市鑄成律師事務(wù)所

引言

小小的地名大大的學(xué)問，關(guān)于含地名商標(biāo)的注冊(cè)與保護(hù)，在實(shí)踐中頗讓人困感。比如，如何界定“含地名商標(biāo)”以及“地名具有其他含義”，地名商標(biāo)通過使用是否可以獲得注冊(cè)，注冊(cè)之后該如何保護(hù)等等，這也導(dǎo)致不少商標(biāo)申請(qǐng)人對(duì)于自身已使用的地名商標(biāo)是否能順利注冊(cè)，注冊(cè)后是否可以得到有效保護(hù)存在疑問和不確定。筆者從含地名商標(biāo)注冊(cè)的法律規(guī)定入手，結(jié)合自身辦案經(jīng)驗(yàn)和司法實(shí)踐，談一談關(guān)于含地名商標(biāo)注冊(cè)與保護(hù)尺度的問題，并在文末提出筆者的一些思考和建議。

一、關(guān)于包含地名商標(biāo)使用注冊(cè)的相關(guān)規(guī)定

《商標(biāo)法》第十條第二款規(guī)定縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國(guó)地名，不得作為商標(biāo)。但是，地名具有其他含義或者作為集體商標(biāo)、證明商標(biāo)組成部分的除外；已經(jīng)注冊(cè)的使用地名的商標(biāo)繼續(xù)有效。第十條規(guī)定的不得作為商標(biāo)使用的標(biāo)志，在商標(biāo)注冊(cè)審查中又被稱為絕對(duì)理由條款。

之所以在商標(biāo)法中納入這一條款，主要考慮以下三點(diǎn)因素：其一，符合商標(biāo)的顯著性要求。由于地名是指代特定地理區(qū)域的符號(hào)表達(dá)，如果商標(biāo)標(biāo)志從整體上可以無歧義指向地名，將不能發(fā)揮識(shí)別商品和來源作用；其二，防止商標(biāo)權(quán)人通過獨(dú)占地名，造成對(duì)產(chǎn)品來源的誤導(dǎo)。由于地名容易讓人聯(lián)系到特定商品和服務(wù)的產(chǎn)地，而非商品或服務(wù)的來源，若地名與實(shí)際商品或服務(wù)產(chǎn)區(qū)不相關(guān)，其注冊(cè)使用會(huì)使得公眾對(duì)商品和服務(wù)的來源產(chǎn)生誤認(rèn)，并造成誤認(rèn)誤購(gòu)；其三，防止地名公共資源壟斷造成不公平競(jìng)爭(zhēng)。由于商標(biāo)權(quán)本質(zhì)是壟斷性的私權(quán)，地名作為一種公共資源，如允許其作為商標(biāo)獲得注冊(cè)，意味著權(quán)利人將一部分的公共資源占為己有，形成了對(duì)公共資源的壟斷，妨礙了自由公平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

二、不得作為商標(biāo)使用和注冊(cè)的 “地名”范圍及具體表現(xiàn)形式

《商標(biāo)法》規(guī)定不得作為商標(biāo)的地名在范圍上主要包含兩類，其一是縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名，其二是公眾知曉的外國(guó)地名。

對(duì)于第一類地名，根據(jù)2021版的《商標(biāo)審查審理指南》，其范圍包括縣級(jí)行政區(qū)劃，地級(jí)行政區(qū)劃，省級(jí)行政區(qū)劃，特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)，具體名稱以我國(guó)民政部發(fā)布的《中華人民共和國(guó)行政區(qū)劃簡(jiǎn)冊(cè)》為準(zhǔn)。地名的表達(dá)既包括全稱也包含簡(jiǎn)稱，而對(duì)于省級(jí)行政區(qū)劃、省會(huì)城市、特別行政區(qū)、計(jì)劃單列市、著名旅游城市的拼音形式也包含在內(nèi)。

而對(duì)第二類地名，“公眾知曉的外國(guó)地名”，指我國(guó)公眾知曉的我國(guó)以外的其他國(guó)家或地名，這類地名包括全稱、簡(jiǎn)稱、外文名稱和通用的中文譯名。

三、地名商標(biāo)注冊(cè)的例外情況

盡管商標(biāo)法規(guī)定了一定范圍的地名不得作為商標(biāo)使用和注冊(cè)，但凡有原則必有例外。第十條第二款的但書部分，就列舉了三種例外情況。其一是地名具有其他含義；其二是地名作為集體商標(biāo)和證明商標(biāo)的組成部分，其三是使用地名的商標(biāo)已經(jīng)獲得注冊(cè)。筆者在此主要想談?wù)劦谝环N例外情況，關(guān)于地名具有其他含義。

《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第6條規(guī)定：“商標(biāo)標(biāo)志由縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國(guó)地名和其他要素組成，如果整體上具有區(qū)別于地名的含義，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其不屬于商標(biāo)法第十條第二款所指情形?！薄侗本┦懈呒?jí)人民法院商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》8.10中對(duì)“整體具有區(qū)別于地名的含義”進(jìn)一步做出了細(xì)化規(guī)定，一共列舉出三種情況：(1)訴爭(zhēng)商標(biāo)僅由地名構(gòu)成，該地名具有其他含義的；(2)訴爭(zhēng)商標(biāo)包含地名，但訴爭(zhēng)商標(biāo)整體上可以與該地名相區(qū)分的；(3)訴爭(zhēng)商標(biāo)包含地名，整體上雖不能與該地名相區(qū)分，但經(jīng)過使用足以使公眾將其與之區(qū)分的。

下文我們將對(duì)這三種例外情況結(jié)合案例進(jìn)行具體分析：

（一）關(guān)于訴爭(zhēng)商標(biāo)僅由地名構(gòu)成，該地名具有其他含義的

北京高院曾在早期判例中闡述：“地名具有‘其他含義’應(yīng)理解為，該地名具有明顯有別于地名的、明確的、易于為公眾所接受的含義，從而足以使該地名起到商標(biāo)所應(yīng)具有的標(biāo)識(shí)性作用?！盵1]根據(jù)學(xué)界和實(shí)務(wù)界的普遍觀點(diǎn)，地名具有其他含義通常分為兩種情形，其一為該地名具有除地名外其他為相關(guān)公普遍知悉的固有含義。第二種情形為地名通過使用而獲得了除地名外的其他含義。

1.地名具有除地名以外的固有含義

審查中通常將“地名具有其他含義”理解為地名作為詞匯具有確定含義且該含義強(qiáng)于作為地名的含義，不會(huì)誤導(dǎo)公眾的。就該種情形，舉例而言，如“紅旗”（河南省新鄉(xiāng)市一個(gè)區(qū)名稱），“紅河”（云南省紅河州及紅河縣兩級(jí)行政區(qū)劃名稱），“前進(jìn)”（黑龍江省鶴崗市一個(gè)區(qū)名稱）“朝陽(yáng)”（北京市市轄區(qū)）等。

在地名是否具有其他固有含義的認(rèn)定上，筆者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，《辭海》、《漢語(yǔ)大詞典》、《世界地圖冊(cè)》及《中國(guó)地圖冊(cè)》等權(quán)威出版物中如果對(duì)地名具有的其他含義有詳細(xì)注解，通?？梢员徽J(rèn)定為地名具備除地名外的其他固有含義。例如，“紅河”（云南省紅河州及紅河縣兩級(jí)行政區(qū)劃名稱），上述出版物證明“在越南境內(nèi)有名為“紅河”的河流。故“紅河”具有地名以外的其他含義，可以作為商標(biāo)注冊(cè)”。此外，我國(guó)公開發(fā)行的出版物中使用除地名以外其他含義的范例也可以作為證明地名具有其他固有含義的有利證據(jù)。

實(shí)踐中，根據(jù)商標(biāo)審理的個(gè)案審查原則，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局和法院也會(huì)依據(jù)商標(biāo)注冊(cè)指定的具體商品服務(wù)項(xiàng)目來對(duì)地名商標(biāo)的可注冊(cè)性進(jìn)行綜合判斷。若相比于其他固有含義，商標(biāo)使用在擬注冊(cè)的商品和服務(wù)項(xiàng)目上更容易被識(shí)別為地名，則依舊不予注冊(cè)。例如在“永康”案中法院認(rèn)為：“在商標(biāo)具有其他含義的基礎(chǔ)上，還應(yīng)考察該含義是否能夠在核定使用的商品或服務(wù)上發(fā)揮區(qū)別來源的作用?！虼?，在五金類商品上“永康”文字集中指向了作為“五金之都”的永康市，該詞匯的地名含義在五金類商品上遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其具有的“長(zhǎng)樂永康”等美好含義或皇帝年號(hào)等含義，無法發(fā)揮該詞匯本身具有的其他含義區(qū)別五金類商品來源的作用。”[2]可見，即便地名具有其他固有含義，也可能由于其選擇注冊(cè)的具體商品或服務(wù)種類更容易被識(shí)別為地名含義而不被允許注冊(cè)。即，地名詞匯的含義需要強(qiáng)于作為地名的含義，不會(huì)誤導(dǎo)公眾。

2.地名通過使用獲得的其他含義

就地名是否可以通過使用獲得其他含義而被允許注冊(cè)，歷來是頗具爭(zhēng)議的話題。就司法實(shí)踐來看，曾有司法案例支持地名經(jīng)使用獲得其他含義而獲得商標(biāo)注冊(cè)。例如，最高院曾在“哈爾濱小麥王”商標(biāo)駁回復(fù)審再審案[3]中指出：“地名名稱經(jīng)過實(shí)際使用具有較高知名度，已被相關(guān)公眾廣為知曉，相關(guān)公眾在認(rèn)知該地名商標(biāo)時(shí)，能首先意識(shí)到其指代了特定商品的來源而非地名，或者至少能在意識(shí)到其指代地名的同時(shí)，意識(shí)到其也指代了特定商品的來源。雖然商標(biāo)法第十條第二款是禁用禁注條款，一般理解不能通過使用獲得可注冊(cè)性，但如果經(jīng)過長(zhǎng)期廣泛使用的地名商標(biāo)，客觀上已能起到指示特定商品來源的作用，不準(zhǔn)許其注冊(cè)也與商標(biāo)法的宗旨有所不符?！?nbsp;

在“新安”案中[4]， “新安”是我國(guó)河南省的一個(gè)縣級(jí)行政區(qū)劃名稱，且其本身亦不具有除地名之外的其他固有含義。但法院認(rèn)為由于原告浙江新安公司的企業(yè)名稱為“浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司”，“新安”為其字號(hào)。在此情況下，一般消費(fèi)者更容易將被異議商標(biāo)識(shí)別為“新安”企業(yè)的“新安”品牌，而非作為行政區(qū)劃的“新安”縣名。

在 “米蘭”商標(biāo)無效行政案件中[5]，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)局認(rèn)為訴爭(zhēng)商標(biāo)“米蘭”屬于公眾知曉的外國(guó)地名，已構(gòu)成商標(biāo)法第十條第二款的規(guī)定，故裁定該商標(biāo)無效。北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院一審認(rèn)為2001年商標(biāo)法第十條為商標(biāo)禁止使用的絕對(duì)條款，訴爭(zhēng)商標(biāo)不能通過使用而獲得可注冊(cè)性，從而維持訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)。因此，對(duì)米蘭婚紗攝影公司的該主張不予支持。二審中北京市高級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為：2001年商標(biāo)法第十條第二款作為商標(biāo)授權(quán)確權(quán)審查中的絕對(duì)理由條款，旨在避免含有地名的商標(biāo)權(quán)人壟斷公共資源，避免含有地名的商標(biāo)誤導(dǎo)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)誤購(gòu)，也為維護(hù)商標(biāo)的顯著特征?；诖?，應(yīng)當(dāng)從整體上對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)是否構(gòu)成地名的含義加以判斷，不宜僅因含有“地名”的構(gòu)成要素即直接援引商標(biāo)法第十條第二款規(guī)定予以駁回或宣告無效。同時(shí)，商標(biāo)法第十條第二款中關(guān)于“地名具有其他含義”既包括標(biāo)志本身固有含義之外具有其他含義，亦包括標(biāo)志經(jīng)過使用已經(jīng)被公眾認(rèn)知獲得“第二含義”的情形。綜合考慮了訴爭(zhēng)商標(biāo)的使用和知名度以及受保護(hù)的記錄等情況，二審法院最終認(rèn)定訴爭(zhēng)商標(biāo)經(jīng)過使用宣傳，已經(jīng)能夠?yàn)槲覈?guó)公眾認(rèn)知與米蘭婚紗攝影公司形成穩(wěn)定對(duì)應(yīng)關(guān)系，進(jìn)而獲得了地名以外的“第二含義”，不會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者認(rèn)為與意大利米蘭城市存在特定聯(lián)系。因此，維持了訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)，撤銷了被訴決定及一審判決。

因此，通過上述案例可見，實(shí)踐中是允許僅有地名構(gòu)成的商標(biāo)因使用獲得其他含義而注冊(cè)的。但是經(jīng)筆者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，類似這樣案例實(shí)屬鳳毛麟角。尤其在當(dāng)下商標(biāo)審查日趨嚴(yán)格的背景下，為證明符合這種例外情況的商標(biāo)，需要申請(qǐng)人提交大量具備說服力的證據(jù)，否則被允許注冊(cè)的可能性非常低。

（二）訴爭(zhēng)商標(biāo)包含地名，但訴爭(zhēng)商標(biāo)整體上可以與該地名相區(qū)分的

商標(biāo)整體可以與地名相區(qū)分，意味著商標(biāo)整體上具有顯著特征。這其中包含兩種情況，其一是商標(biāo)整體具有其他特定含義；其二為商標(biāo)整體雖不具有其他特定含義，但不易被識(shí)別為地名含義。

就第一種情況舉例而言，在“上海國(guó)際電影節(jié)及圖”駁回復(fù)審案件中[6]，法院認(rèn)為商標(biāo)中雖包含‘上?！?，但該‘上海’是作為‘上海國(guó)際電影節(jié)’這一國(guó)際大型活動(dòng)名稱的組成部分使用。在“唐山人”駁回復(fù)審案件中[7]，法院認(rèn)為漢字“唐”“山”“人”構(gòu)成，可被認(rèn)讀為“唐山人”或“唐人山”，雖然包含縣級(jí)以上行政區(qū)劃“唐山”的名稱，但商標(biāo)整體并不屬于地名，且“唐山人”或“唐人山”整體上具有區(qū)別于“唐山”地名的含義。在“SCOTCH TERRIER”商標(biāo)駁回復(fù)審案中[8]，法院商標(biāo)由英文“SCOTCH TERRIER”構(gòu)成，“SCOTCH”具有“蘇格蘭”的含義，訴爭(zhēng)商標(biāo)整體為專有名詞，譯為“蘇格蘭梗犬”，該含義明顯有別于外國(guó)地名“蘇格蘭”的地名含義。

第二種情況舉例而言，在“寶安全”駁回復(fù)審案件中[9]，法院認(rèn)為雖然商標(biāo)“寶安全”中包含的“寶安”為深圳市下轄區(qū)，屬于我國(guó)縣級(jí)以上行政區(qū)劃名稱，但其為臆造詞，結(jié)合其指定使用的“報(bào)警器；電子防盜裝置”等商品，以及我國(guó)公眾一般識(shí)讀習(xí)慣，通常會(huì)將“安全”一詞作整體理解，因此訴爭(zhēng)商標(biāo)更易被識(shí)別為“寶+安全”，而非“寶安+全”。

值得注意的是，單純將地名和其他詞匯進(jìn)行組合和拼湊并不必然使得商標(biāo)整體與地名相區(qū)分。例如“金州律師及圖”[10]“熊本豚骨”[11]“六安土菜”[12]“上海洗潔精”[13] “華安保險(xiǎn)”[14]都被法院認(rèn)定商標(biāo)整體不能與地名相區(qū)分。 

（三）訴爭(zhēng)商標(biāo)包含地名，整體上雖不能與該地名相區(qū)分，但經(jīng)過使用足以使公眾將其與之區(qū)分的

該例外條款重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)商標(biāo)通過長(zhǎng)期、大量的宣傳使用，已具有一定的知名度，其整體上已具有強(qiáng)于作為地名含義的第二含義，因此能夠使相關(guān)公眾將其與其所含地名相區(qū)分。

司法實(shí)踐中，最高人民法院在“哈爾濱小麥王”商標(biāo)駁回復(fù)審再審案[15]中認(rèn)為，在案證據(jù)可以證明“哈爾濱”系列啤酒產(chǎn)品經(jīng)過哈爾濱啤酒公司長(zhǎng)期、大量的使用和持續(xù)、廣泛的宣傳，已經(jīng)具有了較高的市場(chǎng)知名度。相關(guān)公眾在看到“哈爾濱”商標(biāo)時(shí)，可以將其與啤酒等商品的提供者哈爾濱啤酒公司建立起較為穩(wěn)定的產(chǎn)源聯(lián)系。因此，整體而言，訴爭(zhēng)商標(biāo)“哈爾濱小麥王”易被相關(guān)公眾識(shí)別為哈爾濱啤酒的系列產(chǎn)品之一，具有區(qū)別于地名的其他含義，亦可以發(fā)揮識(shí)別商品來源的作用。與該案類似，在“鳳城乾窖”案[16]中，法院認(rèn)為，根據(jù)第三人提交的產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、企業(yè)納稅證明以及企業(yè)所獲榮譽(yù)證書等證據(jù)可以證明，在訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)前，其在酒類產(chǎn)品上已在先使用“鳳城乾窖”作為商品標(biāo)識(shí)，標(biāo)注該標(biāo)識(shí)的白酒產(chǎn)品在長(zhǎng)期宣傳使用中已經(jīng)擁有固定的消費(fèi)者群體，在遼寧及鳳城市當(dāng)?shù)鼐哂幸欢ㄖ?，“鳳城”與“乾窖”的組合標(biāo)識(shí)已為相關(guān)公眾所知曉，與第三人形成唯一對(duì)應(yīng)的關(guān)系，具備區(qū)分商品來源的作用，整體上已經(jīng)具有區(qū)別于“鳳城”這一地名的含義。

可見，如果希望通過此種方式獲得商標(biāo)注冊(cè)，當(dāng)事人對(duì)商標(biāo)使用時(shí)間、范圍、市場(chǎng)知名度等方面進(jìn)行大量舉證，證明商標(biāo)通過使用而整體足以使公眾將其與地名相區(qū)分。

四、地名商標(biāo)注冊(cè)人權(quán)利的限制

由于地名是一種公共資源，即便因其滿足了上述討論的例外情況而被獲準(zhǔn)注冊(cè)，其商標(biāo)權(quán)權(quán)限也有別于其他注冊(cè)商標(biāo)。《商標(biāo)法》第五十九條規(guī)定：“注冊(cè)商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或者含有的地名，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用?！敝档米⒁獾氖?，商標(biāo)法五十九條中提及的地名并不等同于上文所述的商標(biāo)法第十條第二款中的地名。五十九條的地名在范圍上更廣，可以是古地名如“天下第一莊”[17]，也可以是地標(biāo)景點(diǎn)如“百家湖”[18]，還可以是鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱如“湯溝”[19]。總之，一切可以標(biāo)識(shí)特定地理區(qū)域的地名都可以納入商標(biāo)法第五十九條。

對(duì)于商標(biāo)法五十九條規(guī)定的地名商標(biāo)正當(dāng)使用，實(shí)踐中判斷起來并非易事。最高人民法院曾在《關(guān)于對(duì)南京金蘭灣房地產(chǎn)開發(fā)公司與南京利源物業(yè)發(fā)展有限公司侵犯商標(biāo)專用權(quán)糾紛一案請(qǐng)示的答復(fù)》中指出，判斷正當(dāng)使用地名應(yīng)考慮如下因素：一、使用人使用地名的目的和方式。使用地名的方式往往表現(xiàn)出使用目的。二、商標(biāo)和地名的知名度。三、相關(guān)商品或服務(wù)的分類情況。四、相關(guān)公眾在選擇此類商品或服務(wù)時(shí)的注意程度。五、地名使用的具體環(huán)境、情形。由于使用人使用地名的目的和方式是影響判斷地名是否構(gòu)成正當(dāng)使用的首要因素，因此，筆者重點(diǎn)對(duì)使用人使用地名的目的和方式進(jìn)行討論。

在使用方式上，使用人是通過公眾慣常理解的方式表明商品產(chǎn)地還是通過夸大突出方式抑或采用與商標(biāo)權(quán)人地名商標(biāo)非常近似的設(shè)計(jì)方式使用地名標(biāo)識(shí)，會(huì)對(duì)法院判斷使用行為是否正當(dāng)產(chǎn)生重要影響。在灌南縣預(yù)算外資金管理局、江蘇湯溝兩相和酒業(yè)有限公司與陶芹侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案[20]中，法院認(rèn)為，按照正常的經(jīng)營(yíng)慣例，商品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者若想表明商品與產(chǎn)地間的聯(lián)系，一般只需在包裝的適當(dāng)位置注明其廠址即可。即使想特別表明商品的產(chǎn)地，亦只需單獨(dú)標(biāo)注該地名“湯溝鎮(zhèn)”即可。而陶芹在其產(chǎn)品包裝的合理位置已明確標(biāo)注其廠址“江蘇省灌南縣湯溝鎮(zhèn)”，足以表明商品產(chǎn)地的情況下，又在產(chǎn)品包裝的中部使用較大的字體標(biāo)注“湯溝”而非“湯溝鎮(zhèn)”，并且使用了和涉案注冊(cè)商標(biāo)中“湯溝”文字相同的繁體字。這表明陶芹對(duì)“湯溝”二字的使用，并非單純出于標(biāo)注商品產(chǎn)地的需要，不屬于對(duì)地名的正當(dāng)使用。

在山東穆柯寨酒業(yè)有限公司（原棗莊市臺(tái)兒莊穆柯寨酒業(yè)有限公司）、棗莊市臺(tái)兒莊穆柯寨酒業(yè)有限公司市中辦事處侵害商標(biāo)權(quán)糾紛再審案[21]中，法院認(rèn)為，經(jīng)補(bǔ)充查明臺(tái)兒莊地區(qū)企業(yè)在其產(chǎn)品或者包裝上普遍使用“御筆”及“天下第一莊”字樣，主要系借用乾隆皇帝御筆，以御筆題寫的“天下第一莊”指代臺(tái)兒莊，因此臺(tái)兒莊相關(guān)企業(yè)使用該御筆書寫文字意在指明其所在地曾被乾隆皇帝御筆封為天下第一莊。穆柯寨公司在產(chǎn)品上使用“天下第一莊”亦屬此性質(zhì)。故穆柯寨公司在其相關(guān)產(chǎn)品上使用“天下第一莊”系作為臺(tái)兒莊的別稱，發(fā)揮地名標(biāo)識(shí)的作用。

由此可見，在司法實(shí)踐中，在地名使用方式上法院會(huì)綜合考慮地名使用的位置、使用的字體、以及當(dāng)?shù)仄渌髽I(yè)的使用習(xí)慣、地名特定使用方式是否另有含義來判斷使用方式是否合理。

在使用目的上，使用目的通常是根據(jù)地名的使用方式進(jìn)行判斷。如果使用方式上地名與注冊(cè)商標(biāo)高度相似，且有超出必要的夸大突出使用特征，有可能造成公眾對(duì)商標(biāo)權(quán)利人商品與使用人商品的混淆，則該使用目的很有可能被判斷為具有攀附商標(biāo)注冊(cè)人商譽(yù)之嫌，使用目的難謂善意。但如果使用方式僅僅是在必要限度內(nèi)表明商品產(chǎn)地，地理位置，不會(huì)造成公眾對(duì)商標(biāo)權(quán)利人注冊(cè)生產(chǎn)商品的混淆，那么往往這種使用方式會(huì)被判斷為合理，使用目的可被推斷為善意，因此被法律所認(rèn)可的。

五、思考與建議

從目前的注冊(cè)實(shí)踐看，地名商標(biāo)的注冊(cè)審查采取了非常嚴(yán)格的審查標(biāo)準(zhǔn)。商標(biāo)中包含了地名的，初審?fù)ㄟ^注冊(cè)的概率都極低，且該標(biāo)準(zhǔn)貫穿了整個(gè)行政審查階段。商標(biāo)行政訴訟中推翻行政裁決支持地名商標(biāo)注冊(cè)的案例比率也非常低。由于縣級(jí)以上地名以及公眾知曉的外國(guó)地名涵蓋的詞匯量龐大，商標(biāo)注冊(cè)中遭遇到本條障礙的申請(qǐng)數(shù)量不少。地名商標(biāo)申請(qǐng)?jiān)庥鲴g回后如繼續(xù)使用還面臨行政處罰的風(fēng)險(xiǎn)，這使得企業(yè)處于進(jìn)退兩難之境。

考慮到含有地名的商標(biāo)即使獲得注冊(cè)，根據(jù)商標(biāo)法第五十九條關(guān)于他人合理使用的規(guī)定，其禁止他人使用的權(quán)限也受到了一定的限制。筆者認(rèn)為對(duì)于地名商標(biāo)中的詞匯或者商標(biāo)整體已經(jīng)具有了區(qū)別于地名含義，且有證據(jù)證明該含義與商標(biāo)指定的服務(wù)或商品結(jié)合時(shí)該其他含義明顯強(qiáng)于其地名含義的，則應(yīng)當(dāng)允許其獲準(zhǔn)注冊(cè)。如果其他市場(chǎng)主體或相關(guān)公眾發(fā)現(xiàn)或認(rèn)為獲準(zhǔn)注冊(cè)的地名商標(biāo)出現(xiàn)了不符合注冊(cè)要求，導(dǎo)致公共資源被不合理壟斷或者引起誤認(rèn)，根據(jù)現(xiàn)行法律規(guī)定，其仍可以提起無效，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)地名商標(biāo)權(quán)的動(dòng)態(tài)管理，私權(quán)利和公共利益間的平衡。

最后對(duì)于地名商標(biāo)的注冊(cè)和保護(hù)，筆者總結(jié)如下幾點(diǎn)建議：

首先，申請(qǐng)人需要判斷地名商標(biāo)是否與縣級(jí)以上行政區(qū)劃和為公眾知曉的外國(guó)地名相同或相近似。由于這類地名被絕對(duì)禁止注冊(cè)和使用，如果申請(qǐng)的地名商標(biāo)中的地名屬于上述范圍，需要申請(qǐng)人仔細(xì)考察是否滿足此類地名商標(biāo)注冊(cè)的例外條件。

第二，例外條件中，留意地名商標(biāo)是不是具備除地名之外的其他固有含義或經(jīng)長(zhǎng)期大量使用獲得的其他含義。由于經(jīng)使用獲得其他含義在認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)上非常嚴(yán)格，除非申請(qǐng)人的確具備大量說服性證據(jù)，否則筆者更推薦關(guān)注考察是否滿足第一項(xiàng)例外條件。值得注意的是，如果只是地名與其他詞匯的簡(jiǎn)單拼湊，一般不會(huì)被解讀成商標(biāo)整體具有其他固有含義。

第三，獲準(zhǔn)注冊(cè)的地名商標(biāo)在維權(quán)時(shí)要考慮權(quán)利的邊界，對(duì)他人的合理使用有一定的容忍度，避免將地名商標(biāo)過度壟斷。

最后，由于地名商標(biāo)中包含了一定的公共資源，無法禁止他人為標(biāo)識(shí)商品產(chǎn)地等正當(dāng)目的的合理使用，因此申請(qǐng)人也可以考慮將商標(biāo)中的地名進(jìn)行一定的特殊設(shè)計(jì)，使地名商標(biāo)獲得固有顯著性。

注釋：

[1]（2003）高行終字第65號(hào)

[2]（2015）京知行初字第2753號(hào)

[3]（2020）最高法行再370號(hào)

[4]（2011）高行終字第708號(hào)

[5]（2021）京行終6471號(hào)

[6]（2014）高行終字第896號(hào)

[7]（2020）京73行初129號(hào)

[8]（2020）京73行初445號(hào)

[9]（2019）京73行初14497號(hào)

[10]（2020）京73行初6456號(hào)

[11]（2020）京73行初2618號(hào)

[12]（2020）京73行初10316號(hào)

[13]（2019）京73行初15249號(hào)

[14]（2020）京73行初2290號(hào)

[15]（2020）最高法行再370號(hào)

[16]（2019）京73行初804號(hào)

[17]（2019）最高法民再210號(hào)

[18]  利源公司訴金蘭灣公司商標(biāo)侵權(quán)糾紛案

[19]（2006）蘇民三終字第0094號(hào)

[20]（2006）蘇民三終字第0094號(hào)

[21]（2019）最高法民再210號(hào)

作者簡(jiǎn)介

姓名：申會(huì)娟

職務(wù)：鑄成律師事務(wù)所 合伙人 律師

聯(lián)系方式：tracyshen@changtsi.com

+86 10 88369999

簡(jiǎn)介：申會(huì)娟律師作為合伙人和上海分所的負(fù)責(zé)人，管理一個(gè)近30人的團(tuán)隊(duì)，為眾多國(guó)際公司提供全方位的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律服務(wù)。其團(tuán)隊(duì)客戶包括Amazon, Homedepot, Charles Schwab, Johnson Controls, ITW等。

申律師于2006年畢業(yè)后一直從事知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)法律業(yè)務(wù)，在知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)法律領(lǐng)域深耕16年，執(zhí)業(yè)領(lǐng)域涵蓋了商標(biāo)授權(quán)和保護(hù)的全業(yè)務(wù)領(lǐng)域、著作權(quán)保護(hù)和侵權(quán)咨詢、企業(yè)商業(yè)秘密保護(hù)和制度建設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政途徑保護(hù)、域名爭(zhēng)議仲裁、外觀設(shè)計(jì)侵權(quán)咨詢等領(lǐng)域。申律師尤其擅長(zhǎng)為企業(yè)提供商標(biāo)注冊(cè)和保護(hù)戰(zhàn)略、品牌保值增值策略、商標(biāo)許可和收購(gòu)、全方位和多渠道保護(hù)企業(yè)商標(biāo)權(quán)等非訴和訴訟爭(zhēng)議解決專業(yè)服務(wù)。2021年，她成功入選北京市律師協(xié)會(huì)涉外律師人才庫(kù)。

申律師帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)為眾多中外知名企業(yè)在中國(guó)及亞太地區(qū)的商標(biāo)資產(chǎn)，提供注冊(cè)和維護(hù)法律服務(wù)，幫助企業(yè)建立、 健全其商標(biāo)體系，通過行政打擊、海關(guān)保護(hù)、律師函、平臺(tái)投訴、民事訴訟等多渠道全面布局，有效制止侵權(quán)行為， 為客戶品牌在中國(guó)的使用和發(fā)展提供了有效和有力的法律保障，贏得了眾多國(guó)內(nèi)外客戶的稱贊。

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姓名：宋璧如

職務(wù)：鑄成律師事務(wù)所 律師助理

聯(lián)系方式：JuliaSong@changtsi.com

+86 10 88369999

簡(jiǎn)介：宋璧如畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)，目前在鑄成律師事務(wù)所負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)工作，工作內(nèi)容包括商標(biāo)、著作權(quán)的侵權(quán)救濟(jì)、為國(guó)內(nèi)外客戶提供知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)策略和維權(quán)方案等。工作語(yǔ)言為中文和英文。

（原標(biāo)題：淺談含地名商標(biāo)的注冊(cè)與保護(hù)）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：申會(huì)娟 宋璧如 北京市鑄成律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：淺談含地名商標(biāo)的注冊(cè)與保護(hù)（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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