撰寫發(fā)明或者實用新型專利時對技術(shù)領(lǐng)域的考量

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作者：王宇聰廣東良馬（東莞）律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師

原標(biāo)題：撰寫發(fā)明或者實用新型專利時對技術(shù)領(lǐng)域的考量

發(fā)明或者實用新型專利的技術(shù)領(lǐng)域應(yīng)當(dāng)是綜合考慮主題名稱等權(quán)利要求的全部內(nèi)容、說明書關(guān)于技術(shù)領(lǐng)域和背景技術(shù)的記載，以及該技術(shù)方案所實現(xiàn)的功能和用途等確定。換言之，發(fā)明或者實用新型專利的技術(shù)領(lǐng)域應(yīng)當(dāng)根據(jù)所要保護的技術(shù)方案能夠解決的技術(shù)問題和實現(xiàn)的功能用途來確定。

一、法律法規(guī)對于發(fā)明或者實用新型專利中技術(shù)領(lǐng)域的相關(guān)規(guī)定

《專利法》規(guī)定申請發(fā)明或者實用新型專利的說明書應(yīng)當(dāng)對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)。[1]《專利法實施細(xì)則》規(guī)定發(fā)明或者實用新型專利申請的說明書應(yīng)當(dāng)包括技術(shù)領(lǐng)域。[2]《專利審查指南》規(guī)定發(fā)明和實用新型專利中技術(shù)領(lǐng)域應(yīng)當(dāng)是要求保護的發(fā)明或?qū)嵱眯滦图夹g(shù)方案所屬或者直接應(yīng)用的具體技術(shù)領(lǐng)域，而不是上位的或者相鄰的技術(shù)領(lǐng)域，也不是發(fā)明或者實用新型本身。[3]《最高人民法院關(guān)于審理專利授權(quán)確權(quán)行政案件適用法律若干問題的規(guī)定（一）》規(guī)定人民法院確定權(quán)利要求限定的技術(shù)方案的技術(shù)領(lǐng)域，應(yīng)當(dāng)綜合考慮主題名稱等權(quán)利要求的全部內(nèi)容、說明書關(guān)于技術(shù)領(lǐng)域和背景技術(shù)的記載，以及該技術(shù)方案所實現(xiàn)的功能和用途等。[4]

筆者認(rèn)為，從以上專利法及相關(guān)法律法規(guī)和司法解釋可看出，雖然現(xiàn)行的專利法體系沒有給出“技術(shù)領(lǐng)域”的明確法律定義，但可以確定的是，發(fā)明或者實用新型專利中，需要寫明的技術(shù)領(lǐng)域是所屬或者直接應(yīng)用的技術(shù)領(lǐng)域，并且該所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在通讀發(fā)明或者實用新型專利時，能夠?qū)嵤┌l(fā)明或者實用新型專利所要求保護的技術(shù)方案。而且，發(fā)明或者實用新型專利的技術(shù)領(lǐng)域應(yīng)當(dāng)是綜合考慮主題名稱等權(quán)利要求的全部內(nèi)容、說明書關(guān)于技術(shù)領(lǐng)域和背景技術(shù)的記載，以及該技術(shù)方案所實現(xiàn)的功能和用途等確定。換言之，發(fā)明或者實用新型專利的技術(shù)領(lǐng)域應(yīng)當(dāng)根據(jù)所要保護的技術(shù)方案能夠解決的技術(shù)問題和實現(xiàn)的功能用途來確定。

二、專利授權(quán)確權(quán)階段中涉及技術(shù)領(lǐng)域的相關(guān)案例判旨

以下從兩個司法判決來看法院對發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠屑夹g(shù)領(lǐng)域的考量。

北知院在（2015）京知行初字第6679號（“6679號案”）判決書中指出，創(chuàng)造性判斷的實質(zhì)是本領(lǐng)域技術(shù)人員對發(fā)明創(chuàng)造性的重構(gòu)，而非對各對比文件中所公開內(nèi)容的機械結(jié)合，其判斷必然需要反映客觀的研發(fā)規(guī)律。如果最接近現(xiàn)有技術(shù)與訴爭發(fā)明創(chuàng)造的應(yīng)用領(lǐng)域并不相同，客觀上本領(lǐng)域技術(shù)人員不會產(chǎn)生改進動機，該發(fā)明創(chuàng)造具備創(chuàng)造性。[5]

該“6679號案”中，北知院認(rèn)為，被訴決定認(rèn)定本申請實際解決的技術(shù)問題為“降低封閉核廢料的容器內(nèi)聚集的氫氣濃度、選擇另一種膠凝基質(zhì)的替代方案”，這一認(rèn)定意味著對比文件1客觀存在“封閉核廢料的容器內(nèi)聚集的氫氣濃度過高”這一技術(shù)問題。只有如此，本領(lǐng)域技術(shù)人員才有可能產(chǎn)生解決該問題的動機，并基于這一動機去檢索現(xiàn)有技術(shù)以獲得解決該技術(shù)問題的技術(shù)手段，最終獲得本申請權(quán)利要求5的技術(shù)方案。被訴決定中選用對比文件1作為評價該申請權(quán)利要求5的創(chuàng)造性的最接近現(xiàn)有技術(shù)，然而該對比文件1為一種用于電池中的吸氫材料，該申請權(quán)利要求5雖亦包含吸氫材料，但該產(chǎn)品為一種封閉核廢料的容器。其客觀上不可能存在涉案專利實際能夠解決的“封閉核廢料的容器內(nèi)聚集的氫氣濃度過高”這一技術(shù)問題，從而認(rèn)定該對比文件1應(yīng)用的技術(shù)領(lǐng)域與該申請權(quán)利要求5完全不一樣，因而，得出的結(jié)論是以對比文件1為基礎(chǔ)技術(shù)的情況下，結(jié)合其他現(xiàn)有技術(shù)也將無法獲得該申請權(quán)利要求5。

筆者認(rèn)為，從北知院的“6679號案”判決書可知，在判斷申請專利的創(chuàng)造性時，需要同時判斷該申請專利和現(xiàn)有技術(shù)所屬的技術(shù)領(lǐng)域，對于申請專利技術(shù)領(lǐng)域的判斷，通過其權(quán)利要求書限定的技術(shù)方案所能夠解決的技術(shù)問題來確定，并且可以進一步結(jié)合說明書記載的內(nèi)容加以確定；對于現(xiàn)有技術(shù)技術(shù)領(lǐng)域的判斷，則需要判斷其是否可能存在申請專利所需要解決的技術(shù)問題，如果該現(xiàn)有技術(shù)存在申請專利所能夠解決的技術(shù)問題，那么該現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)領(lǐng)域可能與涉案專利相同、相近或者相關(guān)。如此，本領(lǐng)域技術(shù)人員就有動機以該現(xiàn)有技術(shù)為基礎(chǔ)去結(jié)合其他現(xiàn)有技術(shù)，以此來獲得申請專利，反之則無法據(jù)此獲得申請專利。

最高院在（2011）知行字第19號（“19號案”）判決書中指出，對于發(fā)明或者實用新型專利而言，需要設(shè)立合理的創(chuàng)造性判斷標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)明專利和實用新型專利的創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)不同，因此技術(shù)比對時所考慮的現(xiàn)有技術(shù)領(lǐng)域也應(yīng)當(dāng)有所不同。考慮到實用新型專利創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)要求較發(fā)明專利低，因此在評價其創(chuàng)造性時所考慮的現(xiàn)有技術(shù)領(lǐng)域范圍應(yīng)當(dāng)較窄，一般應(yīng)當(dāng)著重比對實用新型專利所屬技術(shù)領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)。但是在現(xiàn)有技術(shù)已經(jīng)給出明確的技術(shù)啟示，促使本領(lǐng)域技術(shù)人員到相近或者相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域?qū)ふ矣嘘P(guān)技術(shù)手段的情形下，也可以考慮相近或者相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)。[6]

該“19號案”中，最高院認(rèn)為，涉案專利權(quán)利要求1的技術(shù)方案與最接近的現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)7（一種體力測定器）公開的內(nèi)容相比，區(qū)別技術(shù)特征在于測力傳感器不同，測力傳感裝置為涉案專利的相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域。為了評價測力傳感器的創(chuàng)造性，專利復(fù)審委員會考慮了證據(jù)2（手提式數(shù)字顯示電子秤，用于測重力），將其測力傳感器與涉案專利的傳感器進行比對。雖然握力計和電子秤都是測力裝置，但二者分別具有不同的特定用途。同時，重力和人手的握力相比較，施力對象不同，施力方向也不同，重力單純向下，人手的握力不是單純向下而是從四周向中心，所以二者不屬于相同技術(shù)領(lǐng)域。但涉案專利與手提式數(shù)字顯示電子秤功能相同，用途相近，二者測力傳感器的測力原理基本相同，可以將手提式數(shù)字顯示電子秤視為涉案專利的相近技術(shù)領(lǐng)域。但是，由于現(xiàn)有技術(shù)并未給出明確的技術(shù)啟示，專利復(fù)審委員會在評價涉案專利的創(chuàng)造性時考慮手提式電子秤的測力傳感器屬于適用法律錯誤。即，雖然認(rèn)定現(xiàn)有技術(shù)與涉案專利二者不屬于相同技術(shù)領(lǐng)域，但屬于相近技術(shù)領(lǐng)域。然而，由于現(xiàn)有技術(shù)并未給出明確的技術(shù)啟示，因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員不能夠從該現(xiàn)有技術(shù)直接、毫無疑義地確定相關(guān)的技術(shù)啟示。如此，本領(lǐng)域技術(shù)人員不能輕易想到將該現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)7的傳感器運用到本領(lǐng)域來獲得涉案專利。

筆者認(rèn)為，從最高院的“19號案”判決書可知，雖然要求在評價發(fā)明和實用新型的創(chuàng)造性時需要求有所差異，即進行技術(shù)比對時對實用新型專利所考慮的現(xiàn)有技術(shù)領(lǐng)域應(yīng)當(dāng)更窄，但其沒有否定不可以使用相近或者相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)。換言之，要判斷現(xiàn)有技術(shù)是否會對涉案專利（包括發(fā)明和實用新型）的創(chuàng)造性造成影響，歸根結(jié)底還是要分析現(xiàn)有技術(shù)限定的技術(shù)方案是否在客觀上可能存在涉案專利需要解決的技術(shù)問題，或者是否在客觀上可以解決涉案專利能夠解決的技術(shù)問題，據(jù)此判斷涉案專利是否給出明確的技術(shù)啟示，進而判斷是否可以使用該現(xiàn)有技術(shù)來評價涉案專利的創(chuàng)造性。

三、撰寫發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠麜r如何選擇技術(shù)領(lǐng)域

根據(jù)筆者多年的專利撰寫經(jīng)驗總結(jié)，可以將發(fā)明或?qū)嵱眯滦?a href='http://m.jupyterflow.com/search_zhuanli.html' target='_blank'>專利中的技術(shù)領(lǐng)域分為“狹義上的技術(shù)領(lǐng)域”和“廣義上的技術(shù)領(lǐng)域”。通常，“狹義上的技術(shù)領(lǐng)域”可以認(rèn)為是較窄的技術(shù)領(lǐng)域，“廣義上的技術(shù)領(lǐng)域”則可以認(rèn)為是較寬的技術(shù)領(lǐng)域。一份涉案專利（申請專利），一般通過閱讀其背景技術(shù)、權(quán)利要求書、具體實施方式可以判斷出該技術(shù)方案所屬的技術(shù)領(lǐng)域。若現(xiàn)有技術(shù)與涉案專利同屬“狹義上的技術(shù)領(lǐng)域”，則可以直接采用該現(xiàn)有技術(shù)來評價涉案專利的創(chuàng)造性，若現(xiàn)有技術(shù)與該涉案專利不屬于相同的“狹義上的技術(shù)領(lǐng)域”，但屬于相同的“廣義上的技術(shù)領(lǐng)域”，還需要進一步判斷該現(xiàn)有技術(shù)是否給出了明確的技術(shù)啟示，如果該現(xiàn)有技術(shù)未給出明確的技術(shù)啟示，那么則不能直接采用該現(xiàn)有技術(shù)來評價涉案專利的創(chuàng)造性；反之，如果該現(xiàn)有技術(shù)給出明確的技術(shù)啟示，那么可以采用該現(xiàn)有技術(shù)來評價涉案專利的創(chuàng)造性。

以下筆者假設(shè)一具體實施例來進行說明：

撰寫發(fā)明或者實用新型專利時對技術(shù)領(lǐng)域的考量

采用以上兩種不同的背景技術(shù)、權(quán)利要求書和具體實施方式的撰寫方式，分別可以呈現(xiàn)出：第一種撰寫方式是針對家用電器的底座存在A問題而提出，涉及的具體的技術(shù)領(lǐng)域為家用電器領(lǐng)域；而第二種撰寫方式明顯是針對洗碗機的底座存在A問題而提出，涉及的具體的技術(shù)領(lǐng)域為洗碗機領(lǐng)域。該兩種不同技術(shù)領(lǐng)域的選擇會在后續(xù)的授權(quán)或確權(quán)程序中存在何種影響呢？

筆者認(rèn)為，對于第一種選擇家用電器作為技術(shù)領(lǐng)域的撰寫方式，在評價其技術(shù)方案創(chuàng)造性選用現(xiàn)有技術(shù)時，一般可以選擇各種具有底座的家用電器的現(xiàn)有技術(shù)作為對比文件使用。例如，可以選擇烤箱、微波爐、消毒器等具有底座的家用電器相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)作為對比文件評價其創(chuàng)造性；而對于第二種選擇洗碗機作為技術(shù)領(lǐng)域的撰寫方式，在評價其技術(shù)方案創(chuàng)造性選用現(xiàn)有技術(shù)時，則往往需要選同屬洗碗機領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)作為對比文件評價其創(chuàng)造性，如果選用的現(xiàn)有技術(shù)是屬于洗碗機之外的其他家用電器領(lǐng)域的，則要進一步判斷該現(xiàn)有技術(shù)是否給出明確的技術(shù)啟示，如果給出了明確的技術(shù)啟示，也可以采用該洗碗機之外家用電器技術(shù)領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)作來評價涉案專利的創(chuàng)造性。相對來說，需要檢索到屬于洗碗機之外的其他家用電器領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)來評價該技術(shù)方案的創(chuàng)造性顯然會更加困難。由此可知，發(fā)明或?qū)嵱眯滦?a href='http://m.jupyterflow.com/search_zhuanli.html' target='_blank'>專利所限定的技術(shù)領(lǐng)域較寬時，則更易檢索到現(xiàn)有技術(shù)來評價其創(chuàng)造性，反之則更難檢索到現(xiàn)有技術(shù)來評價其創(chuàng)造性。

基于以上的分析，在進行發(fā)明或者實用新型專利撰寫時，可以大致遵循以下的思路來選擇所要保護的技術(shù)方案的技術(shù)領(lǐng)域：

第一，發(fā)明人提供技術(shù)方案后，先確定其能夠解決的技術(shù)問題，基于該技術(shù)問題初步確定該技術(shù)方案的“狹義上的技術(shù)領(lǐng)域”，然后針對該技術(shù)方案進行“狹義上的技術(shù)領(lǐng)域”的現(xiàn)有技術(shù)檢索；

第二，若檢索到有同屬“狹義上的技術(shù)領(lǐng)域”的現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)可能影響該技術(shù)方案的創(chuàng)造性，那么可以選用該“狹義上的技術(shù)領(lǐng)域”來撰寫專利，通過在專利文件的背景技術(shù)、權(quán)利要求書和具體實施方式中結(jié)合描述清楚該專利是適用解決基于此“狹義上的技術(shù)領(lǐng)域”的現(xiàn)有技術(shù)存在的問題而提出的；當(dāng)然，還可以進一步考慮是否可以選用一個應(yīng)用領(lǐng)域更窄的技術(shù)領(lǐng)域；如此，在后續(xù)授權(quán)和確權(quán)階段，通常只能夠檢索到同屬該“狹義上的技術(shù)領(lǐng)域”的現(xiàn)有技術(shù)才能夠評價其創(chuàng)造性，如果需要擴大到“廣義上的技術(shù)領(lǐng)域”的現(xiàn)有技術(shù)來評價其創(chuàng)造性，則需要證明該“廣義上的技術(shù)領(lǐng)域”的現(xiàn)有技術(shù)能夠給出明確的技術(shù)啟示，這樣可以確保該技術(shù)方案更容易授權(quán)，以及授權(quán)后的穩(wěn)定性更佳；

第三，若沒有檢索到同屬“狹義上的技術(shù)領(lǐng)域”的現(xiàn)有技術(shù)，還需要進一步檢索與該“狹義上的技術(shù)領(lǐng)域”相近或者相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)，若無法檢索到與該“狹義上的技術(shù)領(lǐng)域”相近或者相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)，則可以確定一“廣義上的技術(shù)領(lǐng)域”來撰寫專利，通過在專利文件的背景技術(shù)、權(quán)利要求書和具體實施方式中結(jié)合描述清楚該技術(shù)方案能夠適用于更廣技術(shù)的技術(shù)領(lǐng)域中來解決該技術(shù)領(lǐng)域中存在的相關(guān)技術(shù)問題，擴大專利的保護范圍；如此，在后續(xù)用權(quán)階段進行技術(shù)特征比對時，更容易得出侵權(quán)成立的結(jié)論。

以上是筆者對發(fā)明或?qū)嵱眯滦?a href='http://m.jupyterflow.com/search_zhuanli.html' target='_blank'>專利撰寫時如何選擇技術(shù)領(lǐng)域的一些認(rèn)識和看法，供大家參考。

參考文獻：

[1]《專利法》第二十六條第三款的規(guī)定

[2]《專利法實施細(xì)則》第十七條第一款的規(guī)定

[3]《專利審查指南》第二部分第二章關(guān)于技術(shù)領(lǐng)域的規(guī)定

[4]《最高人民法院關(guān)于審理專利授權(quán)確權(quán)行政案件適用法律若干問題的規(guī)定（一）》第十二條的規(guī)定

[5]（2015）京知行初字第6679號判決書

[6]（2011）知行字第19號判決書

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：王宇聰廣東良馬（東莞）律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

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