一枚身系6份無效宣告裁定的商標(biāo)——從“大姨媽”案看商標(biāo)的顯著性判斷

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作者：宗可麗北京魏啟學(xué)律師事務(wù)所

原標(biāo)題：一枚身系6份無效宣告裁定的商標(biāo)——從“大姨媽”案看商標(biāo)的顯著性判斷

商標(biāo)注冊審查中，對于申請商標(biāo)是否具備顯著特征進行的審查是必不可少的，從優(yōu)先順序來看，該項審查內(nèi)容作為絕對駁回理由的審查內(nèi)容之一，通常位于與其他在先商標(biāo)是否沖突（相對理由）的審查之前。在商標(biāo)侵權(quán)案件中，判斷涉案商標(biāo)是否具備顯著特征是進一步分析其他侵權(quán)要件是否成立的前提。因此，是否具有顯著特征的判斷十分重要。本文將從“大姨媽”商標(biāo)案例來分析商標(biāo)顯著特征判斷的復(fù)雜性。

我國《商標(biāo)法》第9條1款規(guī)定“申請注冊的商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)有顯著特征，便于識別?！憋@著特征是商標(biāo)的基本功能，是商標(biāo)之所以成為商標(biāo)的本質(zhì)特點。具備顯著特征，即指可以起到識別和區(qū)分商品或者服務(wù)來源的作用。保護商標(biāo)權(quán)就是保護商標(biāo)的標(biāo)識與區(qū)分功能。商業(yè)活動中，人們以商標(biāo)為媒介來尋找商品，可以大大減少搜索成本、提高交易效率。

《商標(biāo)法》第11條1款中對于缺乏顯著特征的標(biāo)志以列舉的方式進行了規(guī)定。

（一）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的；

（二）僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的；

（三）其他缺乏顯著特征的。

實務(wù)中，對于那些早已成為行業(yè)通用名稱、商品通用名稱等的標(biāo)識是否具有顯著特征的判斷，基本分歧不大。但是，對于某些新興行業(yè)中出現(xiàn)的新事物，在尚未被一般社會公眾所廣泛認(rèn)知時，顯著特征的判斷受到判斷者個人（審查員、法官）的主觀影響較大，經(jīng)常出現(xiàn)仁者見仁、智者見智的情形。加之，實踐中，某商業(yè)標(biāo)識是否具備顯著特征，并非一成不變的，會隨著社會發(fā)展、經(jīng)濟模式、消費者認(rèn)知水平的變化而發(fā)生變化。這進一步增加了商標(biāo)顯著性判斷的復(fù)雜性和難度。

本文將從“大姨媽”商標(biāo)案例來分析商標(biāo)顯著特征判斷的復(fù)雜性。

一、“大姨媽”商標(biāo)無效宣告案——一枚身系6次無效宣告裁定的離奇商標(biāo)

第12358149號商標(biāo)“大姨媽及圖”由北京康智樂思網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下稱“康智樂思公司”）于2013年4月1日提出注冊申請，指定商品為第9類的“計算機軟件（已錄制）、電腦軟件（錄制好的）、計算機程序（可下載軟件）”等。

一枚身系6份無效宣告裁定的商標(biāo)——從“大姨媽”案看商標(biāo)的顯著性判斷

（商標(biāo)圖樣）

中國商標(biāo)網(wǎng)上公開的商標(biāo)流程狀態(tài)顯示，該商標(biāo)在2014年9月臨近初步審定公告期屆滿前曾被3次提起了異議申請。由于當(dāng)時的異議裁定均不公開，現(xiàn)在無法查到詳細信息，但從結(jié)果來看，異議均不成立。2016年1月13日商標(biāo)局刊登了注冊公告（二），該商標(biāo)正式獲得注冊。一枚商標(biāo)尚未注冊就被提起三次異議，實在是命運多舛。但其悲催的命運并未隨著注冊而中止。

從公開的商標(biāo)評審文書來看，該商標(biāo)注冊后至少被4個不同的主體提過多次無效宣告申請。部分無效宣告案件后續(xù)經(jīng)歷了行政訴訟一審、二審、再審等，國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)過兩次重審裁定?？傆嬙撋虡?biāo)身系6次無效宣告的裁定。各裁定的信息可匯總?cè)缦卤恚?/p>

一枚身系6份無效宣告裁定的商標(biāo)——從“大姨媽”案看商標(biāo)的顯著性判斷

6次無效裁定中，從時間上來看，第2次無效宣告裁定的下發(fā)時間處在廈門美柚信息科技有限公司針對二審判決提起再審、等待再審受理的期間內(nèi)。再審審理結(jié)束后，國家知識產(chǎn)權(quán)局重新審理后下發(fā)了第6次裁定。因此，第1次、第2次、第6次是同一個案件。

如上表所示，在廈門美柚信息科技有限公司、上海禹容網(wǎng)絡(luò)科技有限公司提起的無效宣告案件中，各自進入了后續(xù)的行政訴訟程序。細看各訴訟案件中，法院對于商標(biāo)的顯著性判斷也頗耐人尋味。

一枚身系6份無效宣告裁定的商標(biāo)——從“大姨媽”案看商標(biāo)的顯著性判斷

如上所示，在針對同一件商標(biāo)的多次無效宣告案件、行政訴訟案件中，在商標(biāo)標(biāo)識是否具備顯著性的焦點問題上，國家知識產(chǎn)權(quán)局（含商標(biāo)評審委員會）、北京知識產(chǎn)權(quán)法院、北京高院的認(rèn)定各自不同。

案件焦點在于1、訴爭商標(biāo)的文字部分“大姨媽”使用在9類的軟件商品上是否有顯著特征；2、訴爭商標(biāo)中的圖形部分是否增加了商標(biāo)整體的顯著特征。

眾所周知，在漢語中，“大姨媽”指代的是一種親屬的關(guān)系，即母親的大姐。但在現(xiàn)在的社會生活中，尤其是近十幾年的社會生活中，該詞語還被普遍用來指代女性月經(jīng)。該表述使用在9類的計算機軟件等商品上時，是否直接表示了指定商品的功能用途、內(nèi)容特點等？

國家知識產(chǎn)權(quán)局的6份無效宣告裁定中，第1次裁定認(rèn)為訴爭商標(biāo)的主要識別部分“大姨媽”僅僅直接表示了指定商品的內(nèi)容及特點與女性月經(jīng)期相關(guān)聯(lián)，不易被消費者作為商標(biāo)識別，無法起到區(qū)分商品產(chǎn)源的作用，缺乏商標(biāo)應(yīng)有的顯著特征。商標(biāo)中的圖形部分并未有效增加商標(biāo)的顯著性。因此，商標(biāo)整體缺乏顯著特征。

有關(guān)第1次裁定的行政訴訟一審、二審中，兩級法院均認(rèn)可“大姨媽”雖具有指代女性月經(jīng)的含義，但是認(rèn)為與其指定的第9類計算機軟件等商品距離較遠，以相關(guān)公眾的通常認(rèn)知，“大姨媽”并未直接表示商品的功能用途、內(nèi)容特點等，具備顯著特征。而且，“不能因為訴爭商標(biāo)含有描述性文字就認(rèn)定其整體缺乏顯著性”，“即使‘大姨媽’文字指定使用在涉案商品上顯示了商品的功能用途等，亦不能簡單認(rèn)定訴爭商標(biāo)整體屬于《商標(biāo)法》第11條規(guī)定的情形?！V爭商標(biāo)的圖形部分由造型卡通畫的女孩頭像構(gòu)成，該圖形使用在核定使用的商品上具有顯著性。”[1]進而得出商標(biāo)整體具備顯著特征的結(jié)論。有關(guān)第3次裁定的行政訴訟一審中，北京知識產(chǎn)權(quán)法院采納了相同的觀點。

國家知識產(chǎn)權(quán)局的第2、3、4、5次裁定的作出時間晚于上述行政訴訟一審、二審的時間，明顯是根據(jù)訴訟判決的內(nèi)容重新作出的裁定，內(nèi)容上跟法院的判決保持了一致。

而最高院另辟蹊徑，基于廈門美柚公司再審中關(guān)于訴爭商標(biāo)違反《商標(biāo)法》第10條第1款8項規(guī)定具有不良影響的新主張，對商標(biāo)是否具備顯著特征未作直接評論，而是認(rèn)為“大姨媽”與我國傳統(tǒng)文化不符，有害公眾和女性尊嚴(yán)，有違公序良俗，系有害于社會主義道德風(fēng)尚或者有其他不良影響的標(biāo)志[2]，判定該商標(biāo)違反《商標(biāo)法》10條1款8項。至于商標(biāo)自身是否具備顯著特征，再審判決認(rèn)為“況且，該商標(biāo)文字本身所具有的含義亦不易被消費者作為商標(biāo)識別，并不能夠起到識別商品或服務(wù)來源的作用”，相當(dāng)于間接認(rèn)可了國家知識產(chǎn)權(quán)局第1次裁定的觀點。

有關(guān)該標(biāo)識本身是否會被視為“有害公眾和女性尊嚴(yán)”，筆者認(rèn)為值得商榷。日常生活中，“大姨媽”一詞的確使用的比較廣泛，包括女性朋友在內(nèi)，大家在使用“大姨媽”指代女性經(jīng)期時，是否真的出于損害女性尊嚴(yán)的角度和心態(tài)？也許更多的是一種詼諧親昵的用法。

而更值得注意的是，國知局在根據(jù)最高院判決重新審理時，并未直接援引最高院再審判決的法律依據(jù)（第10條1款8項），而是認(rèn)為“商標(biāo)的主要認(rèn)讀部分‘大姨媽’使用在指定商品上時，不易被消費者作為商標(biāo)識別，無法起到區(qū)分商品來源的作用，缺乏商標(biāo)應(yīng)有的顯著特征”[3]，適用《商標(biāo)法》11條1款3項，宣告其注冊無效。

2021年7月20日，國家知識產(chǎn)權(quán)局根據(jù)第6次無效宣告裁定，在第1752期商標(biāo)公告上刊登了該商標(biāo)的注冊無效公告。至此，一場在商標(biāo)授權(quán)確權(quán)領(lǐng)域內(nèi)有關(guān)是否具有顯著特征的爭論終于塵埃落定。

二、圍繞“大姨媽及圖”商標(biāo)展開的商標(biāo)侵權(quán)民事糾紛案件

有關(guān)第12358149號商標(biāo)“大姨媽及圖”是否具有顯著特征一事，在授權(quán)確權(quán)的行政案件各方觀點激烈爭論的同時，相關(guān)的民事侵權(quán)糾紛案件也如火如荼地進行著。

在商標(biāo)無效宣告案件多年拉鋸戰(zhàn)的背后，是其商標(biāo)注冊人——康智樂思公司推出的“大姨媽”app與無效宣告申請人——廈門美柚信息科技有限公司推出的“美柚”app之間的市場爭奪戰(zhàn)。

大姨媽app是一款以女性經(jīng)期健康為核心、關(guān)愛女性健康的經(jīng)期管理app，其功能包括經(jīng)期記錄、經(jīng)期預(yù)測等，于2012年面市。在獲得了大量的穩(wěn)定用戶后，開始將產(chǎn)業(yè)鏈向上游延伸，針對用戶的類型，圍繞備孕、婦科疾病等方面的核心需求，提供差異化、定制化的解決方案，2015年后開始銷售女性用品，2018年開始推出自有品牌的產(chǎn)品。

而美柚app也是從女性經(jīng)期管理入手，最初是一款記錄女性經(jīng)期的app，用戶下載該軟件，可通過管理自身數(shù)據(jù)了解到生理周期的相關(guān)信息。在獲得大量用戶后，2015年開始與電商接軌，銷售面向女性的護膚、化妝品、女性健康等女性用品。兩家企業(yè)存在高度的同質(zhì)化、市場競爭互不相容。

另一家對第12358149號商標(biāo)提起無效宣告申請的公司——上海禹容網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下稱 “禹容公司”）旗下的“優(yōu)談大姨媽”也是同類型的app。

據(jù)網(wǎng)絡(luò)報道，大姨媽app早在2014年“大姨媽”商標(biāo)尚未獲得注冊時，就發(fā)出律師函，以侵權(quán)為由要求蘋果應(yīng)用商店、安卓豌豆莢下架第三方的“優(yōu)談大姨媽”app。在蘋果應(yīng)用商店被下架的三個月內(nèi)，“優(yōu)談大姨媽”在蘋果應(yīng)用商店的10萬多用戶評論全部丟失。在此背景下，“大姨媽”商標(biāo)初步審定公告后，被多方提起了異議申請。

在“大姨媽及圖”商標(biāo)獲得注冊之后，2016年8月6日，康智樂思公司向蘋果應(yīng)用商店發(fā)起投訴，投訴包括其最大競爭對手“美柚”在內(nèi)的多個app侵犯其商標(biāo)權(quán)，要求蘋果予以下架處理。2017年7月，該公司向第三方應(yīng)用商店發(fā)出正式律師函，要求下架侵犯其商標(biāo)專用權(quán)的所有app，此次被下架的包括“大姨媽圈”、“大姨媽出行指南”、“柚子呵護大姨媽”等。

2017年，康智樂思公司對禹容公司的“優(yōu)談大姨媽”app的使用行為提起民事侵權(quán)訴訟，認(rèn)為禹容公司的app名稱中包含其具有商標(biāo)專用權(quán)的文字“大姨媽”，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。一審法院認(rèn)為，康智樂思公司的注冊商標(biāo)是由圖形和文字構(gòu)成的組合商標(biāo)，禹容公司在app中僅使用了文字部分。且，文字部分“大姨媽”一詞本身具有指代女性生理周期的含義，屬于生活中約定俗成的叫法，該詞匯用于管理女性生理周期信息的手機應(yīng)用軟件，系為了描述該軟件的功能和用途，是一種描述性的正當(dāng)使用[4]。2017年11月26日，一審判決駁回康智樂思公司的訴訟請求。

從時間上來看，上述一審民事判決作出時，正值第12358149號商標(biāo)的第1次無效宣告行政訴訟的一審審理過程中，第一次無效宣告裁定判定該商標(biāo)缺乏顯著特征。上述判決與當(dāng)時的無效宣告裁定內(nèi)容吻合。

康智樂思公司不服一審判決，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起二審。二審審理期間，第12358149號商標(biāo)的第1次無效宣告行政訴訟一審判決（審理法院：北京知識產(chǎn)權(quán)法院；判決結(jié)果：該商標(biāo)具備顯著特征）已經(jīng)下發(fā)，認(rèn)定該商標(biāo)具有顯著特征。2018年8月27日，二審法院作出二審判決，首先根據(jù)無效宣告行政糾紛一審判決的內(nèi)容，認(rèn)定“大姨媽”一詞使用在計算機軟件等商品上具備顯著特征，然后認(rèn)為禹容公司作為康智樂思公司的同行競爭者，在手機軟件上突出大量使用與其注冊商標(biāo)的顯著識別文字“大姨媽”相同的標(biāo)識，會導(dǎo)致消費者的混淆誤認(rèn)，因此，構(gòu)成侵權(quán)。并綜合考慮康智樂思公司的app知名度、禹容公司的主觀惡意等，判令禹容公司立即停止使用包含“大姨媽”字樣的移動客戶端應(yīng)用軟件名稱的侵權(quán)行為，并判令承擔(dān)侵權(quán)賠償額200萬元。[5]

隨后，禹容公司向北京高院提起再審申請。再審判決認(rèn)為“禹容公司在明知他人注冊有‘大姨媽’商標(biāo)的情況下，有意識的在軟件名稱中直接且突出使用‘大姨媽’文字的行為，已經(jīng)超出了使用‘大姨媽’文字原有指代含義的范圍，屬于突出使用他人注冊商標(biāo)的行為，容易造成混淆誤認(rèn)，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)?！盵6]維持了二審判決，駁回禹容公司的再審申請。再審判決的作出時間為2018年12月10日，此時正是第12358149號商標(biāo)的第1次無效宣告行政訴訟二審判決（審理法院：北京高院；判決結(jié)果：該商標(biāo)具備顯著特征）下發(fā)的2個月之后。

而隨著最高院的無效宣告行政訴訟再審判決下發(fā)、國家知識產(chǎn)權(quán)局第6次無效宣告裁定、刊登商標(biāo)無效公告，第12358149號商標(biāo)的注冊最終被宣告無效，前述民事糾紛判決已經(jīng)失去了繼續(xù)執(zhí)行的法律基礎(chǔ)。禹容公司向檢察院提出申訴，北京知識產(chǎn)權(quán)法院接受檢察建議，2021年6月決定再審該案件，并裁定再審期間中止二審判決的執(zhí)行。[7]目前，再審案件還在審理中。

至此，女性經(jīng)期app行業(yè)內(nèi)持續(xù)多年的商標(biāo)搶奪大戰(zhàn)終于將要落下帷幕。商標(biāo)顯著性的爭論背后，是雖不見硝煙、卻遠比硝煙彌漫更激烈的商業(yè)之戰(zhàn)，事關(guān)多家企業(yè)的生死、融資機構(gòu)的去留、無數(shù)從業(yè)人員的生計。

“大姨媽”案件的硝煙落盡，有關(guān)該商標(biāo)的顯著性判斷，先后6次無效宣告裁定、4件行政訴訟、3起民事訴訟中，涉及13個合議組、合議庭的39名審查員、法官，判斷各不相同，不免有霧里看花、撲朔迷離之感，但細細分析，從中也可以看出大致脈絡(luò)。

國家知識產(chǎn)權(quán)局第6次無效宣告的裁定與第1次裁定的結(jié)果基本相同，認(rèn)為該標(biāo)識的主要識別部分直接表示指定商品的內(nèi)容功能等，因此商標(biāo)整體亦缺乏顯著特征。中間幾次受法院判決影響，改變認(rèn)定結(jié)果。而最高院在行政訴訟的再審判決中間接支持了國家知識產(chǎn)權(quán)局的裁定。

最高院的再審判決認(rèn)為該標(biāo)識具有不良影響。若國家知識產(chǎn)權(quán)局原樣照搬再審判決，適用《商標(biāo)法》第10條1款8項宣告商標(biāo)注冊無效，則該標(biāo)識屬于第10條1款規(guī)制的“不得作為商標(biāo)使用”情形，將會大大限縮商業(yè)標(biāo)識的正常使用空間。國家知識產(chǎn)權(quán)局最終適用《商標(biāo)法》第11條，無疑是考慮現(xiàn)實中行業(yè)內(nèi)多家企業(yè)的使用情況及普通消費者的認(rèn)知水平等客觀情況，將“大姨媽”歸入“行業(yè)公共資源”的行列，所有市場主體都可以合法使用“大姨媽”進行宣傳。該認(rèn)定更加合理。

而行政訴訟中一審二審法院都認(rèn)定圖文組合的商標(biāo)整體具備顯著特征。

民事訴訟中，各級法院均根據(jù)審理時、相關(guān)商標(biāo)無效行政案件的最新裁定或判決，判斷訴爭商標(biāo)是否具備顯著特征，再在此基礎(chǔ)上針對是否構(gòu)成侵權(quán)等進一步分析。

回歸商標(biāo)的本質(zhì)，作為手機APP開發(fā)企業(yè)，推出一款名為“大姨媽”的女性生理周期app時，其目的無疑是借助該名稱所指代的信息，快速讓消費者識別出軟件的功能用途，好讀好記，節(jié)約廣告成本。但是，隨著社會認(rèn)知的不斷變化，在多數(shù)消費者之間 “大姨媽”與女性生理周期已建立起來約等于的關(guān)系時，當(dāng)通過互聯(lián)網(wǎng)以 “大姨媽”為關(guān)鍵詞進行搜索，結(jié)果中出現(xiàn)了諸如“八款大姨媽記錄app，總有一款適合你”的文章時，消費者需要花費更多的精力、成本去分析究竟哪一款“大姨媽”才是最好的，恐怕最初用其命名的企業(yè)會欲哭無淚。

商標(biāo)的顯著特征之爭，前有葡萄酒行業(yè)的“解百納”案件，后有手機app行業(yè)的“大姨媽”案件。每次都有涉及多方主體、勞師動眾長達數(shù)年，耗財費時，俱敗俱傷。相信今后也會有類似的案件再現(xiàn)江湖，商標(biāo)顯著性的爭論也遠未終止。

從商標(biāo)保護、盡量避免糾紛、防控風(fēng)險的角度，筆者有以下幾點建議：

1、盡量選取與指定商品服務(wù)關(guān)聯(lián)性弱、顯著性較強的標(biāo)識作為商標(biāo)。不僅可大大提高注冊的成功幾率，注冊后權(quán)利較為穩(wěn)定，亦可獲得較強的保護。

2、在對商品功能特點進行描述時，針對關(guān)鍵詞最好先做商標(biāo)查詢，確認(rèn)相關(guān)詞匯是否已被他人注冊為商標(biāo)。若已被注冊為商標(biāo)，盡量避免使用相同的表述。若實在無法避免，則不要突出使用該詞匯，確保在“描述性使用”的范圍內(nèi)安全使用。

3、針對重要案件，尤其是行政案件與民事案件交叉的案件，積極利用法律救濟程序堅持走下去。說不定就會迎來柳暗花明。

備注：

1.（2018）京行終3813號行政判決書

2.（2019）最高法行再239號行政判決書

3.商評字[2017]第0000105612號重審第0000002615號重審第0000000615號商標(biāo)無效宣告請求裁定書

4.（2017）京0105民初252號一審民事判決書

5.（2018）京73民終1001號二審民事判決書

6.（2018）京民申4684號再審民事裁定書

7.（2021）京73民監(jiān)1號再審民事裁定書

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：宗可麗北京魏啟學(xué)律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：一枚身系6份無效宣告裁定的商標(biāo)——從“大姨媽”案看商標(biāo)的顯著性判斷（點擊標(biāo)題查看原文）

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一枚身系6份無效宣告裁定的商標(biāo)——從“大姨媽”案看商標(biāo)的顯著性判斷

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