商標(biāo)注商標(biāo)注商標(biāo)注商標(biāo)注知識(shí)產(chǎn)權(quán)法審理審理審理商標(biāo)侵權(quán)審查審查審查
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來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:葛勝濤
原標(biāo)題:這種“討巧”的商標(biāo)申請(qǐng)和使用,存在被撤銷的風(fēng)險(xiǎn)嗎?
在商標(biāo)申請(qǐng)、注冊(cè)數(shù)量越來越龐大的今天,申請(qǐng)人欲申請(qǐng)的名稱與在先注冊(cè)或申請(qǐng)的商標(biāo)完全不近似的可能性越來越低。近期筆者發(fā)現(xiàn)多起相對(duì)“討巧”的商標(biāo)申請(qǐng)和使用案例,申請(qǐng)人的商標(biāo)因?yàn)樵谙冉粕虡?biāo)阻礙被駁回,申請(qǐng)人通過“加字”的方式順利通過了商標(biāo)審查,在實(shí)際使用過程中通過“技巧”性規(guī)避,“完美”達(dá)到了申請(qǐng)人最初的品牌設(shè)想。但是這種“討巧”的商標(biāo)申請(qǐng)和使用行為,存在被撤銷的風(fēng)險(xiǎn)嗎?
隨著我國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度的完善和各類市場(chǎng)主體商標(biāo)品牌意識(shí)的增強(qiáng),店鋪門頭、企業(yè)字號(hào)、產(chǎn)品名稱(logo)等標(biāo)識(shí)在投入使用前進(jìn)行商標(biāo)檢索分析已經(jīng)被越來越多經(jīng)營(yíng)者所重視。
當(dāng)前,商標(biāo)申請(qǐng)中流行著一段話:“兩個(gè)字的名稱不能注冊(cè),三個(gè)字的名稱所剩無幾,四個(gè)字的名稱抓緊爭(zhēng)取,五個(gè)字的名稱皆大歡喜”。雖然是一句戲言,但也從側(cè)面反映出在商標(biāo)申請(qǐng)、注冊(cè)數(shù)量越來越龐大的今天,商標(biāo)申請(qǐng)人將一種或幾種構(gòu)成要素進(jìn)行排列組合后創(chuàng)造出的新商標(biāo)與在先注冊(cè)或申請(qǐng)的商標(biāo)完全不近似的可能性越來越低。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2020年,中國(guó)商標(biāo)累計(jì)申請(qǐng)量9358578件,連續(xù)17年位居世界第一。中國(guó)每萬戶市場(chǎng)主體的平均有效商標(biāo)擁有量為1520件,與2011年的1074件相比有了顯著提高[1]。而中國(guó)的漢字一共只有86699個(gè)左右,未來2-3個(gè)字的商標(biāo)注冊(cè)的成功機(jī)率將會(huì)大幅度縮小。
一、商標(biāo)申請(qǐng)中的“喜”與“憂”
當(dāng)拿到一個(gè)名稱,在檢索分析后,偶爾遇到極少數(shù)沒有在先高度近似商標(biāo)的名稱,商標(biāo)代理人的心情絕對(duì)比客戶還要激動(dòng),立即馬上告知申請(qǐng)人這個(gè)名字注冊(cè)成功率比較高,請(qǐng)抓緊時(shí)間提交申請(qǐng)。但是,大部分出現(xiàn)的情景卻是遺憾的告知申請(qǐng)人:“您這個(gè)名稱(或logo)在某某產(chǎn)品(或服務(wù))上已經(jīng)有在先相同或高度近似商標(biāo)已經(jīng)獲準(zhǔn)注冊(cè),要不咱再想想其他名字?”。
雖然愛因斯坦曾說過“提出一個(gè)問題比解決一個(gè)問題更重要”,但是在面對(duì)申請(qǐng)人構(gòu)思的名稱因在先注冊(cè)商標(biāo)的阻礙不能注冊(cè)時(shí),能同時(shí)提出一套解決方案幫申請(qǐng)人獲得商標(biāo)注冊(cè),一定會(huì)獲得申請(qǐng)人的稱贊和肯定。
解決在先近似商標(biāo)阻礙的方案一般有以下幾種方案:
其一,是通過撤三、無效宣告等途徑將在先障礙商標(biāo)進(jìn)行撤銷或無效后再遞交新的申請(qǐng)。但是此種方案往往只適用于在先阻礙商標(biāo)較少,且存在被撤銷或無效情形的狀況下。
其二,是通過與在先注冊(cè)商標(biāo)人聯(lián)系,尋求商標(biāo)共存。當(dāng)前,在客觀上商標(biāo)近似的可能性越來越高,商標(biāo)共存同意書作為在后申請(qǐng)人克服在先權(quán)利沖突并最終取得商標(biāo)注冊(cè)的一條捷徑越來越受到國(guó)內(nèi)外申請(qǐng)人的重視[2]。在實(shí)踐中,無論是在商標(biāo)評(píng)審階段還是司法程序中,涉及商標(biāo)共存同意書的案件均呈現(xiàn)出明顯的上升趨勢(shì)。
其三,對(duì)當(dāng)前準(zhǔn)備申請(qǐng)注冊(cè)的名稱進(jìn)行適當(dāng)?shù)母膭?dòng)。國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的《商標(biāo)審理審查指南(2021)》中詳細(xì)列明了商標(biāo)近似的審查標(biāo)準(zhǔn),如果通過“加字”的方式與在先阻礙商標(biāo)產(chǎn)生明顯區(qū)別,則商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊(cè)的成功率則會(huì)大幅度提升。此種方式雖然對(duì)申請(qǐng)人來說有種忍痛割愛的感覺,但是在出入不大的情況下無疑是一種花費(fèi)最小的方式。
以上三種方案,第一種和第二種的成本往往較高,且適用條件相對(duì)苛刻。相比較而言,第三種方案的花費(fèi)和時(shí)間成本都相對(duì)較低,往往被大部分商標(biāo)申請(qǐng)人所采納。
二、幾個(gè)“討巧”的商標(biāo)申請(qǐng)和使用案例
但是,近期筆者發(fā)現(xiàn)多起相對(duì)“討巧”的商標(biāo)申請(qǐng)和使用案例,申請(qǐng)人的商標(biāo)因?yàn)樵谙冉粕虡?biāo)阻礙被駁回,申請(qǐng)人通過“加字”的方式順利通過了商標(biāo)審查,在實(shí)際使用過程中通過“技巧”性規(guī)避,“完美”達(dá)到了申請(qǐng)人最初的品牌設(shè)想。
例如:A公司的主營(yíng)產(chǎn)品為金屬門窗(尼斯分類為:0603),使用的產(chǎn)品名稱為“凱達(dá)”,但是在提交商標(biāo)申請(qǐng)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)B公司在多年前已經(jīng)在金屬門窗這個(gè)類別獲準(zhǔn)注冊(cè)了“凱達(dá)”商標(biāo)。A公司多次對(duì)B公司商標(biāo)提出撤銷和無效宣告,均以失敗告終,考慮到自己的生產(chǎn)的門窗在區(qū)域內(nèi)已經(jīng)小有名氣,經(jīng)營(yíng)者實(shí)在不甘另起爐灶。經(jīng)過認(rèn)真研讀國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》中商標(biāo)近似判定標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)營(yíng)者向商標(biāo)局提交了“凱達(dá)名”申請(qǐng),順利避開了在先“凱達(dá)”商標(biāo)的障礙,獲準(zhǔn)注冊(cè)。
但是在實(shí)際使用過程中,A公司一方面考慮到承繼之前本公司“凱達(dá)”品牌(未注冊(cè)商標(biāo))積累的商譽(yù)和影響,另一方面在自己獲準(zhǔn)注冊(cè)的“凱達(dá)名”商標(biāo)的右上角打上了“?”標(biāo)識(shí),但是在商標(biāo)后邊又加了一個(gè)“門”字。
“凱達(dá)名?門”牌門窗就此開始更大規(guī)模的生產(chǎn)銷售。
左圖:商標(biāo)申請(qǐng)圖樣 右圖:商標(biāo)實(shí)際使用圖樣
除此案例外,筆者還遇到一家做汝瓷茶具公司在2103(瓷器、陶瓷)類別因他人在先“瑞晟”商標(biāo)的障礙,申請(qǐng)注冊(cè)了“瑞晟汝”商標(biāo)。一家做冒菜的經(jīng)營(yíng)者在43類(提供餐飲服務(wù))因他人在先“三顧”近似商標(biāo)障礙,申請(qǐng)注冊(cè)了“三顧冒”商標(biāo)。和A公司一樣,這兩家公司的經(jīng)營(yíng)者在實(shí)際使用中同樣是使用了“瑞晟汝瓷”和“三顧冒菜”的名稱。不同的是“瑞晟汝瓷”的經(jīng)營(yíng)者沒有打任何“?”標(biāo)識(shí),“三顧冒菜”的經(jīng)營(yíng)者在使用中則用的是“三顧冒?菜”標(biāo)識(shí)。
左圖:商標(biāo)申請(qǐng)圖樣 右圖:商標(biāo)實(shí)際使用圖樣
三、這種“討巧”的商標(biāo)申請(qǐng)和使用行為存在風(fēng)險(xiǎn)嗎?
最初看到這幾個(gè)案例,不禁為經(jīng)營(yíng)者或者商標(biāo)代理人的idea稱贊。但是經(jīng)過深入的思考后,便產(chǎn)生了一些疑慮,這樣“討巧”的商標(biāo)申請(qǐng)和使用,是否存在相關(guān)隱患?
1、是否存在商標(biāo)不規(guī)范使用被撤銷的風(fēng)險(xiǎn)?
《商標(biāo)法》第四十九條第一款規(guī)定,商標(biāo)注冊(cè)人在使用注冊(cè)商標(biāo)的過程中,自行改變注冊(cè)商標(biāo)、注冊(cè)人名義、地址或者其他注冊(cè)事項(xiàng)的,由地方工商行政管理部門責(zé)令限期改正;期滿不改正的,由商標(biāo)局撤銷其注冊(cè)商標(biāo)。
2、“凱達(dá)名?門”商標(biāo)算不算不規(guī)范使用?
一種意見認(rèn)為不屬于不規(guī)范使用。A企業(yè)在門窗(0603)類別申請(qǐng)了“凱達(dá)名”商標(biāo),實(shí)際使用中人家也在商標(biāo)右上角打了“?”標(biāo)識(shí),屬于規(guī)范使用。
另一種意見認(rèn)為屬于不規(guī)范使用。A企業(yè)雖然在門窗(0603)類別申請(qǐng)了“凱達(dá)名”商標(biāo),但是實(shí)際使用中卻由加了一個(gè)字,屬于不規(guī)范使用注冊(cè)商標(biāo)的情形。
兩種意見初看好像都有一定道理,但孰是孰非,需進(jìn)一步厘清。
商標(biāo)是商品或服務(wù)的經(jīng)營(yíng)者為了將自己的商品或服務(wù)與他人提供的相同或近似的商品或服務(wù)區(qū)別的標(biāo)識(shí),其核心在于識(shí)別來源。一旦商標(biāo)合法注冊(cè),注冊(cè)人就享有商標(biāo)權(quán),可以排斥他人在相同或類似的商品或服務(wù)上以容易導(dǎo)致混淆的方式使用相同或近似的標(biāo)志。而他人自然也不能再在相同或類似商品或服務(wù)上注冊(cè)相同或相似商標(biāo),否則,會(huì)產(chǎn)生兩個(gè)相互沖突的商標(biāo)權(quán),損害在先注冊(cè)人的利益,也會(huì)導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆。
就“凱達(dá)名?門”商標(biāo)而言,“凱達(dá)名?門”標(biāo)識(shí)是否屬于不規(guī)范使用,還應(yīng)以是否使“相關(guān)公眾”造成混淆為判斷標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(2020年修正),“相關(guān)公眾”是指與商標(biāo)所標(biāo)識(shí)的某類商品或服務(wù)有關(guān)的消費(fèi)者或與這些商品或者服務(wù)的營(yíng)銷有密切關(guān)系的其他經(jīng)營(yíng)者。
那么就本文而言,相關(guān)公眾是否會(huì)對(duì)“凱達(dá)”與“凱達(dá)名?門”、“三顧”與“三顧冒?菜”、“瑞晟”與“瑞晟汝?瓷”產(chǎn)生混淆呢?
3、大腦的自動(dòng)糾錯(cuò)機(jī)制
大家可以試著以盡可能快的速度閱讀以下這句話:“研表究明,漢字的序順并不定一能影響閱讀,比如你看完這句話后,才發(fā)這現(xiàn)里的字全是亂的?!惫烙?jì)多數(shù)讀者在讀到最后的部分之前,都沒有意識(shí)到“這里的字都是亂的”。這是因?yàn)槿说拇竽X有“自動(dòng)糾錯(cuò)”機(jī)制,人們?cè)诳吹脚c我們熟悉的表達(dá)或相近的表達(dá)時(shí),會(huì)覺得它就是原來的表達(dá)[3]。
人們?cè)凇罢J(rèn)牌購(gòu)物”時(shí)也會(huì)發(fā)生類似的情況:雖然人們看到的商標(biāo)與其了解的商標(biāo)并不相同,但如果差別并不大,會(huì)自動(dòng)激發(fā)大腦的“自動(dòng)糾錯(cuò)”機(jī)制。就“瑞晟汝?瓷”標(biāo)識(shí)而言,消費(fèi)者第一眼看到時(shí),腦海中一定是將“瑞晟”和“汝瓷”兩個(gè)詞語分別開來,把汝瓷當(dāng)做對(duì)茶具的描述,將“瑞晟”作為茶具的品牌。即使“凱達(dá)名?門”的經(jīng)營(yíng)者在“凱達(dá)名”右上角打上“?”標(biāo)識(shí),但是對(duì)大多數(shù)消費(fèi)者來說將其誤認(rèn)為“凱達(dá)”牌門窗的可能性更大一些。
綜上,筆者更偏向于第二種意見,“凱達(dá)名?門”、“三顧冒?菜”、“瑞晟汝?瓷”的經(jīng)營(yíng)者存在不規(guī)范使用的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)《商標(biāo)法》規(guī)定,地方工商行政管理部門責(zé)令限期改正;期滿不改正的,由商標(biāo)局撤銷其注冊(cè)商標(biāo)。
如果在先商標(biāo)權(quán)人就A企業(yè)“凱達(dá)名?門”向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出無效宣告或者“撤銷連續(xù)三年不使用”申請(qǐng),在商標(biāo)不規(guī)范使用的情況下,商標(biāo)同樣存在被撤銷的風(fēng)險(xiǎn)。
如果在先商標(biāo)權(quán)人提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟,A企業(yè)則可能面臨侵權(quán)賠償?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)。
正所謂“商標(biāo)申請(qǐng)有門道,避免埋雷為首要。”
參考文獻(xiàn):
[1]數(shù)據(jù)來源:國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.
[2]馬長(zhǎng)治:剝繭抽絲——看商標(biāo)共存同意書的形式要件.
[3]王遷.《知識(shí)產(chǎn)權(quán)法教程》(第七版)[M],中國(guó)人民大學(xué)出版社,2021年.
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:葛勝濤
編輯:IPRdaily王穎 校對(duì):IPRdaily縱橫君
注:原文鏈接:這種“討巧”的商標(biāo)申請(qǐng)和使用,存在被撤銷的風(fēng)險(xiǎn)嗎?(點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文)
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