淺談外觀專利訴訟中“設計空間”的判斷時間

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作者：胡鐵鋒 杭州華宸聯名知識產權代理事務所

原標題：淺談外觀專利訴訟中“設計空間”的判斷時間

眾所周知，在外觀設計專利的確權與維權程序中，“設計空間”是一個影響較大的因素，從另一方面說，設計空間也會隨著時間的推移而變化，那么對于“設計空間”是應該以專利申請日為基準進行考量，還是應該以侵權行為發(fā)生日為基準進行考量？

法理依據

《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》，簡稱《司法解釋二》中第十四條規(guī)定：

人民法院在認定一般消費者對于外觀設計所具有的知識水平和認知能力時，一般應當考慮被訴侵權行為發(fā)生時授權外觀設計所屬相同或者相近種類產品的設計空間。設計空間較大的，人民法院可以認定一般消費者通常不容易注意到不同設計之間的較小區(qū)別；設計空間較小的，人民法院可以認定一般消費者通常更容易注意到不同設計之間的較小區(qū)別。

從上述規(guī)定可以看出，判斷某一個設計元素是否容易被一般消費者所注意到，該設計元素的“設計空間”的影響非常大，該影響會使判案法官的主觀意志受到偏移，甚至影響整個訴訟的走向。

同時從《司法解釋二》中規(guī)定來看，最高院是明確規(guī)定了設計空間的判斷應該是以“侵權行為發(fā)生日”作為考量的依據。

但是筆者也發(fā)現，北京高院2017年發(fā)布的《侵權判定指南2017》中也對此有規(guī)定，其81條、82條、83條載明了：

81、判斷外觀設計是否相同或者相近似，應當以具有一般消費者知識水平和認知能力的判斷主體的整體視覺效果為標準，而不應以該外觀設計產品的一般設計人員，或產品實際購買者的觀察能力為標準。

82、一般消費者，是一種假設的“人”，對其應當從知識水平和認知能力兩方面進行界定，界定時應當考慮外觀設計專利申請日時授權外觀設計所屬相同或者相近種類產品的設計空間。

83、判斷外觀設計是否相同或者相近似時，可以要求當事人提交證據證明相關設計特征的設計空間及現有設計狀況。

設計空間是指設計者在創(chuàng)作特定產品外觀設計時的自由度。設計空間受如下條件的限制：

（1）產品或其中零部件的技術功能；

（2）采用該類產品常見特征的必要性；

（3）現有設計的擁擠程度；

（4）其他可能對設計空間產生影響的因素，如經濟因素（降低成本）等。

某一設計特征對應的現有設計越多，對該特征設計空間擠占越顯著，其設計空間越小，替代性設計方案越少，細微差異會對整體視覺效果產生較大的影響；反之，現有設計越少，對該特征設計空間擠占越輕微，其設計空間越大，替代性設計方案越多，細微差異不會對整體視覺效果產生明顯的影響。

現有設計狀況是指在外觀設計專利申請日之前在國內外為公眾所知的相同或相近種類產品的外觀設計的整體狀況以及各設計特征的具體狀況。有證據證明現有設計具有與設計特征相同或基本相同的設計的，則該設計特征對產品整體視覺效果影響較小。

顯然，從北京高院的《侵權判定指南2017》中，可以看出其規(guī)定設計空間是以外觀設計專利“申請日”作為時間節(jié)點來作為依據。

從上述的兩個條款的表述來看，對“設計空間”的時間節(jié)點有著明顯的差異，這個明顯的差異會帶來什么的不同的結論呢？    

舉例說明

筆者用一個日常生活中比較常見的產品作為例子，比如手機，如今市面上的手機外形千變萬化，但是主流手機通常不外乎都是大屏，筆者也隨便選幾個目前較為主流的手機圖片：

手機A

（涉案專利）

手機B

手機C

為了便于舉例說明，我們僅以手機的正面外觀設計作為考量對象，手機的背部、側部設計暫不作考量。手機A為涉案專利，手機B和手機C為涉案專利后出現的產品。作為一般消費者，假設在當前這個時間節(jié)點（2021年）來判斷上述三款手機的正面設計，手機的正面設計無外乎就是屏幕、按鍵等，顯然“大屏、高占比”這種設計已經在近幾年的手機產品上出現得非常頻繁，以至于一般消費者對于“大屏、高占比”這些設計已經有了一定的“視覺疲勞”，所以更多地會關注屏幕上除了“大屏、高占比”之外的細微設計，比如前置攝像頭的布局、位置、大小。這種現象，用《司法解釋二》中的規(guī)定來說，就是“大屏、高占比”這種已經有大量的設計出現，這個設計元素的設計空間已經被擠占的非常小，所以一般消費者會更加注意手機正面的其他細節(jié)，就如剛剛所說的前置攝像頭的布局、位置、大小，反而是這種細節(jié)會更加讓一般消費者引起注意?；诖?，筆者也做個推測，假設左邊第一張圖中手機A圖片為涉案專利，手機B和手機C是侵權產品，在侵權判定時，由于前置攝像頭的這些細節(jié)區(qū)別對整體視覺效果影響較大，所以手機B和手機C大概率不構成相似。

大家也注意到了一個細節(jié)，筆者上文的假設是以“當前這個時間節(jié)點”來判斷，即如果是手機A的專利權人在今年（2021年）取證并起訴了手機B或手機C的當事人時，是以“手機B或手機C”的侵權行為發(fā)生日作為判斷的時間節(jié)點，從而得出一個大概率不侵權的結論。

但是，筆者有一個大膽的假設，假設上文中左邊第一個圖手機A的專利申請于2008年，在2008年的時間節(jié)點，那個年代諾基亞還是手機領域的霸主，可能當時最火的還流行全鍵盤手機，所謂的“大屏、高占比”的設計元素，在那個年代絕對是鮮有的設計元素，如果把“設計空間”的判斷時間節(jié)點定格在專利的申請日，也就是2008年，那么“大屏、高占比”這個設計元素的設計空間非常大，因為市場上基本沒有此類的設計，那么按照北京高院《侵權判定指南2017》的規(guī)定，如果設計空間非常大，一般消費者就不太容易注意到一些細節(jié)區(qū)別，即以專利申請日的時間節(jié)點來考量設計空間，反而不會注意到前置攝像頭的那些細微區(qū)別，這些細節(jié)不會對整體視覺效果產生影響。這樣的話，即便專利權人在之后5年~10年內取證并起訴手機B和手機C（假設專利權還有效），在侵權判定時，由于一般消費者所注意到的主要在于“大屏、高占比”，而手機B和手機C在這個設計元素上和涉案專利（手機A）基本一致，所以構成相似侵權的概率非常大。

從上面兩個結果來看，由于設計空間的判斷時間節(jié)點不同，導致最終的侵權判斷結果截然相反，即同樣一個案例，如果以最高院《司法解釋二》中的規(guī)定來判斷，則大概率不侵權。如果以北京高院《侵權判定指南》中的規(guī)定來判斷，則大概率侵權。

個人感悟

筆者也在考慮為什么兩個法院在對同一個法理問題上出現了明顯的差異？筆者愚見，從筆者的經驗上判斷，很大因素是上述兩個法院的所處于的立場有差異，從上面筆者分析的兩個結論來看，最高院的規(guī)定明顯是向社會公眾傾斜，不利于專利權人；而北京高院的規(guī)定明顯是向專利權人方傾斜，而不利于社會公眾。

關于這個傾向性問題，筆者在另一個法理問題上也得以驗證，關于等同侵權的規(guī)定，北京高院的《侵權判定指南2017》第54條規(guī)定：　

54、判定被訴侵權技術方案的技術特征與權利要求的技術特征是否等同的時間點，應當以被訴侵權行為發(fā)生時為界限。

顯然在對于“等同侵權”這個問題上，北京高院又把時間節(jié)點推到“侵權行為發(fā)生日”，顯然與“設計空間”的時間節(jié)點則設計成不同。我們再仔細分析一下，把“等同侵權”的時間節(jié)點放在“侵權行為發(fā)生日”顯然也是向專利權人傾斜，例如假設專利權人其權利要求中記載有一個技術特征A，過了10年后有廠家將技術特征A替換成技術特征B，假設該技術特征B是一項最近5年才廣泛使用的技術，如果以專利申請日的時間節(jié)點（即10年前）來判斷，顯然技術特征B很難與技術特征A等同，但是如果以“侵權行為發(fā)生日”，即當下的時間來判斷，則技術特征B大概率能與技術特征A等同。所以北京高院將“等同侵權”的判斷時間刻意與“設計空間”的判斷時間進行區(qū)分，同樣是向專利權人方傾斜。當然，對于“等同侵權”的時間節(jié)點判斷上，最高院與北京高院是一致的，因為《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》的17條中有記載：

“等同特征，是指與所記載的技術特征以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且本領域普通技術人員在被訴侵權行為發(fā)生時無需經過創(chuàng)造性勞動就能夠聯想到的特征。”

從對“設計空間”的時間判斷上的差異性來看，最高院的著眼點顯然會更上一層次，因為專利法的最終立法宗旨在專利法第一條規(guī)定“鼓勵發(fā)明創(chuàng)造，推動發(fā)明創(chuàng)造的應用，提高創(chuàng)新能力，促進科學技術進步和經濟社會發(fā)展，制定本法”，其遠大目標不言而喻，而北京高院則是嚴格的法律執(zhí)行者，應該保護專利權人的合法權益，不能讓創(chuàng)新主體喪失創(chuàng)新的積極性。從兩方立場來看，筆者認為也是合理，在自己的立場上發(fā)揮著各自的作用。

如果一定要說有傾向的話，筆者更加傾向于最高院《司法解釋二》的規(guī)定，在行業(yè)內也有很多學者，比如滕俊強（北京超成律師事務所）提出——“最高院的這種規(guī)定，也是在督促專利權人不要怠于維權，在外觀設計專利授權公開后，當開始出現相近似的仿造產品設計時，由于現存設計較少，設計空間會比較大，一般來講構成侵權的可能性較大；但如果專利權人不去積極地維權以有效地震懾后續(xù)的仿造者或其他相近似設計的泛濫公開，會使相關具體設計特征的設計空間越來越小，此時被訴產品與涉案專利構成近似的可能性會變小。相較之下，如果專利權人積極的進行維權，在一定程度上能夠避免后續(xù)相近似產品設計的泛濫，可在一定程度上避免設計空間的變小，即使在后出現完全相同的被訴產品，其成立侵權的可能性也要大一些?！惫P者也比較認同這種說法，這與實用新型、發(fā)明的維權不同，我們現在很多實用新型、發(fā)明的專利權人其實并不急于維權，有時甚至等侵權方達到一定規(guī)模后再行動。而外觀專利，基于目前的法律規(guī)定，還是不能完全按照實用新型、發(fā)明的維權模式。

但是筆者愚見，筆者認為在實際判斷中也不應該是完全以兩個極端時間節(jié)點來判斷設計空間，對于設計空間的考量，如果完全以最高院的侵權行為發(fā)生日來判斷也略有不妥，如果在設計空間較大的前提下，一些細微的區(qū)別設計并非侵權者自己原創(chuàng)設計，而是簡單地借鑒他人的設計進行替換或拼湊實現的，類似等同技術特征中判斷中并非自己付出了創(chuàng)造性勞動的設計，在這種情形下也應該判斷構成相似，適當維護專利權人的合法權益，否則筆者認為對于專利權人而言也略有不公；當然如果按照北京高院的專利申請日來判斷“設計空間”也略有不妥，假設在設計空間較小的情況下，如果一些區(qū)別設計是后來的設計者付出了大量的創(chuàng)造性勞動設計出的元素，這種設計元素在侵權糾紛中如果僅因為在專利申請日之后這個時間因素而被忽略注意，會使得專利權人的權力過大，反而會大量扼殺很多好的創(chuàng)新、好的設計，顯然不利于社會進步。所以筆者認為，在外觀侵權糾紛中，在基于設計空間這個概念上考量細微區(qū)別時，應該適當考量該細微區(qū)別是否是侵權行為人付出創(chuàng)造性勞動而設計出來的，再進行綜合判斷。關于“設計空間”的時間考量，標準和尺度上，期待著兩個法院日后能形成統(tǒng)一。

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：胡鐵鋒 杭州華宸聯名知識產權代理事務所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：淺談外觀專利訴訟中“設計空間”的判斷時間（點擊標題查看原文）

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