如何判斷說明書是否滿足A26.3來闡釋新申請撰寫或翻譯時(shí)的注意事項(xiàng)？

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作者：羅爽北京品源專利代理有限公司

原標(biāo)題：淺談撰寫或翻譯時(shí)關(guān)于A26.3的注意事項(xiàng)

近年，隨著審查力度趨于嚴(yán)格，不符合A26.3（專利法二十六條第三款）的審查意見的數(shù)量也逐漸增多。A26.3往往沒有A22.2和A22.3那樣受到重視，在新申請撰寫階段，由于研究不深入使表述不清楚，或者對該技術(shù)過于理解而缺失了某些必要說明，都可能導(dǎo)致說明書公開不充分。在面對一些公開不充分的審查意見（或無效）的情況下，受限于“修改不能超范圍”的規(guī)定，申請人往往只能被動的放棄某個(gè)技術(shù)特征，甚至放棄整個(gè)專利申請。因此，本文從如何判斷說明書是否滿足A26.3展開思考，并結(jié)合幾個(gè)案例來闡釋新申請撰寫或翻譯時(shí)的注意事項(xiàng)。

A26.3條規(guī)定，說明書應(yīng)當(dāng)對發(fā)明或者實(shí)用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)。說明書對發(fā)明或者實(shí)用新型作出的清楚、完整的說明，應(yīng)當(dāng)達(dá)到所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)的程度。

判斷說明書是否滿足A26.3的規(guī)定，主要就是判斷是否“清楚”、“完整”、“能夠?qū)崿F(xiàn)”。在判斷過程中，應(yīng)注意以下三個(gè)要點(diǎn)：1）明確所屬的技術(shù)領(lǐng)域，從所屬領(lǐng)域技術(shù)人員的角度出發(fā)；2）除了說明書記載的內(nèi)容以外，還應(yīng)考慮相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)以及所屬技術(shù)領(lǐng)域的公知常識，客觀判斷發(fā)明或?qū)嵱眯滦图夹g(shù)方案能否解決所述技術(shù)問題，能否達(dá)到預(yù)期的技術(shù)效果；3）在一些特殊領(lǐng)域，如化學(xué)領(lǐng)域，當(dāng)判斷必須依賴于相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果加以證實(shí)才能得出結(jié)論時(shí)，還要考察說明書中對實(shí)驗(yàn)結(jié)果的記載。

01、清楚

清楚說明技術(shù)方案、完整記載實(shí)施技術(shù)方案不可缺少的技術(shù)內(nèi)容是能夠?qū)崿F(xiàn)該技術(shù)方案的必要條件。若技術(shù)方案和技術(shù)效果出現(xiàn)矛盾或不關(guān)聯(lián)，或者說明書中的表述不準(zhǔn)確，導(dǎo)致所屬領(lǐng)域技術(shù)人員無法清楚、準(zhǔn)確的理解其含義，無法實(shí)現(xiàn)技術(shù)方案，則說明書不符合A26.3的規(guī)定。

在新申請撰寫時(shí)，對于某個(gè)技術(shù)特征必須在某種特定條件下（溫度、濕度、氣壓、負(fù)載等）進(jìn)行實(shí)施的情況，應(yīng)注意是否在說明書中明確記載了該條件，否則可能會造成說明書公開不充分的缺陷。例如在一件涉及金屬材料處理方法的專利申請中，申請人公開了在一定的溫度下對某材料進(jìn)行回火處理的步驟，但是沒有公開具體的溫度范圍。也就是說，說明書給出了技術(shù)手段（回火），但是該技術(shù)手段是含糊不清的，即本技術(shù)領(lǐng)域的人員并不能得知在多高的溫度下進(jìn)行回火處理會達(dá)到本發(fā)明的技術(shù)效果。因此本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無法根據(jù)說明書的描述具體實(shí)施該技術(shù)手段。

例1.1 本案公開了一種高壓輸電線路絕緣子帶電檢測的方法及其裝置，該發(fā)明能在帶電狀態(tài)下，逐個(gè)、定量地測量絕緣子的漏電流，可簡單地利用歐姆定理精確計(jì)算被測絕緣子的電阻值，徹底解決了高壓輸電線路帶電檢測的難題，克服了傳統(tǒng)絕緣子檢測方法不能量化的不足。

第一次審查意見通知書中指出說明書中未記載檢測電壓范圍，并且由于高壓電下絕緣子產(chǎn)生泄漏電流，該電流與檢測電壓引起的電流疊加，從而導(dǎo)致測量結(jié)果不準(zhǔn)確，因此說明書未對發(fā)明做出清楚、完整的說明，不符合專利法第26條第3款的有關(guān)規(guī)定。

其實(shí)，本案的帶電檢測在具體實(shí)施例中有一個(gè)隱含的條件“在交流電路的過零點(diǎn)采樣電壓/電流值可排除電網(wǎng)電壓的影響”，因此本申請無論在輸電線路是直流或交流，在檢測絕緣子電阻時(shí)，均濾除了高壓電網(wǎng)的影響。本申請相當(dāng)于基于不帶電的檢測電壓，在實(shí)施時(shí)并不受高壓電的影響。

針對一通指出了技術(shù)手段不清楚的問題，為了不修改超范圍，申請人沒有直接補(bǔ)充電壓范圍，而是認(rèn)為電壓范圍屬于公知常識，并提供相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)證明。而二通中，由于審查員和申請人對技術(shù)方案的認(rèn)知有差異，對發(fā)明能否達(dá)到效果存在疑慮，則做出了駁回決定。好在復(fù)審時(shí)提供的大量證據(jù)能被認(rèn)可，為發(fā)明的效果提供了有力證據(jù)，最后才得以授權(quán)。（授權(quán)公告號CN 1320366C）除了在答復(fù)審?fù)〞r(shí)提供證據(jù)，在新申請撰寫時(shí)如果能夠在實(shí)施例中給足證據(jù)或是給出理論的推導(dǎo)，就能為證明效果提供充分的保證，避免審查員的疑慮。

為了保障所屬領(lǐng)域技術(shù)人員能夠準(zhǔn)確地理解技術(shù)方案，說明書應(yīng)當(dāng)使用所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)術(shù)語，技術(shù)術(shù)語應(yīng)當(dāng)含義清晰、指向明確，不會造成歧義。在撰寫時(shí)，應(yīng)明確發(fā)明或?qū)嵱眯滦退鶎俚募夹g(shù)領(lǐng)域，使用所屬領(lǐng)域正式的、有明確界定的術(shù)語。特別是在申請文件的翻譯過程中，技術(shù)術(shù)語在翻譯后是否在新的語言環(huán)境中有歧義，對于不同國家的技術(shù)人員來講，是否能準(zhǔn)確理解術(shù)語原本的含義。例如，通信領(lǐng)域的靈活以太網(wǎng)（Flex Ethernet；FLEXE）一詞在日語中很難找到與之對應(yīng)的詞，在翻譯時(shí)最好加以解釋或者附上英文，以便日本的本領(lǐng)域技術(shù)人員能準(zhǔn)確地理解。

若申請人出于某種原因，對于與實(shí)現(xiàn)技術(shù)方案密切相關(guān)的內(nèi)容要使用某個(gè)自造詞，作為代理人就要注意檢查該自造詞是否有明確的解釋和說明，以免所述領(lǐng)域技術(shù)人員無法清楚理解并實(shí)現(xiàn)發(fā)明或?qū)嵱眯滦?，使說明書不滿足A26.3的規(guī)定。

02、完整

一般來說，當(dāng)說明書記載內(nèi)容的缺失影響到發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷膶?shí)現(xiàn)時(shí)，則會被認(rèn)為不符合A26.3的規(guī)定。說明書不完整的情況主要有：缺少某個(gè)關(guān)鍵步驟或關(guān)鍵結(jié)構(gòu)的描述；對于表述為功能或效果的技術(shù)內(nèi)容，沒有給出具體的實(shí)施例；克服技術(shù)偏見的發(fā)明或?qū)嵱眯滦?，未給出新的技術(shù)方案為何能克服技術(shù)偏見的理由等。

不過，完整并不意味著要面面俱到，對于基于常識就能知曉的內(nèi)容，若未在說明書中詳細(xì)說明，也不影響所屬領(lǐng)域技術(shù)人員的理解和實(shí)施，則其缺失不足以導(dǎo)致不滿足A26.3的規(guī)定。

例2.1 本案涉及一種易脫離的球形燃料箱。根據(jù)說明書的描述，該球形燃料箱用于降低飛行器在空難中的傷害，具體而言，將所述燃料箱與飛行器成易脫離安裝關(guān)系，發(fā)生事故時(shí)，燃料箱會因沖擊或氣壓脫離飛行器，從而降低事故的損害程度。但是說明書中只描述了該燃料箱為球形，內(nèi)有氣膽，壓力可調(diào)，對于如何實(shí)現(xiàn)“發(fā)生事故時(shí)易脫離”這一結(jié)果，沒有任何具體的技術(shù)手段，缺少對實(shí)現(xiàn)該結(jié)果的相應(yīng)技術(shù)要素的描述。因此，審查員認(rèn)為說明書不符合A26.3的規(guī)定。

對于實(shí)現(xiàn)主要技術(shù)方案的必要技術(shù)特征（要素），在撰寫時(shí)應(yīng)注意檢查有沒有遺漏或者在附圖中有沒有明確的體現(xiàn)。在撰寫時(shí)，應(yīng)從整體把握發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷募夹g(shù)方案，特別是關(guān)鍵的、對于實(shí)現(xiàn)技術(shù)效果不可缺失的結(jié)構(gòu)或步驟，應(yīng)該反復(fù)核實(shí)，并將方案盡量具體化，必要的時(shí)候還要補(bǔ)充附圖、補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)等。

有些情況下，背景技術(shù)中符合要求的內(nèi)容也可以納入判斷說明書是否充分公開的范圍。在復(fù)審委的典型案例指引中，指出了引證文件應(yīng)滿足以下條件：1）引證文件應(yīng)當(dāng)是公開出版物；2）說明書中對于引證文件的出處和引證內(nèi)容給出明確的指引；3）所引證的非專利文件和外國專利文件的公開日應(yīng)當(dāng)在本專利（或?qū)＠暾垼┑纳暾埲涨肮_，所引證的中國專利文件的公開日不晚于本專利（或?qū)＠暾垼┑墓_日。

03、能夠?qū)崿F(xiàn)

所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)，是指所屬領(lǐng)域技術(shù)人員安置說明書記載的內(nèi)容，就能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷募夹g(shù)方案，解決其技術(shù)問題，并產(chǎn)生預(yù)期的技術(shù)效果。

具體而言，無法實(shí)現(xiàn)可以歸納為以下幾種類型：1）只有任務(wù)或目標(biāo)，沒有具體的技術(shù)手段；2）給出了技術(shù)手段，但手段含糊不清，根據(jù)說明書無法具體實(shí)施；3）給出了技術(shù)手段，但無法解決發(fā)明或?qū)嵱眯滦退鉀Q的問題；4）由多個(gè)技術(shù)手段構(gòu)成的技術(shù)方案，其中一個(gè)技術(shù)手段無法實(shí)現(xiàn)；5）技術(shù)方案的效果依賴于實(shí)驗(yàn)結(jié)果加以證實(shí)，但未給出實(shí)驗(yàn)證據(jù)。

例3.2 涉案專利為實(shí)用新型專利，其授權(quán)公告的權(quán)利要求書涉及一種絲狀等離子體反應(yīng)器。權(quán)利要求2限定了“放電金屬絲的直徑在0.05毫米至0.6毫米之間”，說明書中僅公開了“放電金屬絲的直徑在0.15毫米至0.4毫米之間”；權(quán)利要求3限定了“每根金屬絲的間距為5毫米至18毫米”，說明書中僅公開了“每根金屬絲的間距為10毫米至14毫米”；權(quán)利要求4限定了“放電金屬絲與另一電極板的間距為5毫米至20毫米”，說明書中僅公開了“放電金屬絲與另一電極板的間距為9毫米至15毫米”。

請求人針對涉案專利向國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會（下稱專利復(fù)審委員會）提出無效宣告請求。無效宣告理由包括：權(quán)利要求2-4的數(shù)值范圍與說明書的記載不一致，得不到說明書的支持，不符合我國專利法第二十六條第四款的規(guī)定。

專利復(fù)審委員會在作出的第19327號無效宣告審查決定書中認(rèn)為，在說明書中已給出的數(shù)值范圍基礎(chǔ)上，本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)實(shí)際需要能夠合理概括得到權(quán)利要求2-4中較寬的數(shù)值范圍，權(quán)利要求2-4得到說明書的支持。北京市第一中級人民法院作出（2013）一中知行初字第697號行政判決書維持無效決定，基本認(rèn)同專利復(fù)審委員會的觀點(diǎn)。北京市高級人民法院（下稱北京高院）二審作出（2013）高行終字第1368號行政判決書，撤銷一審判決，認(rèn)為：權(quán)利要求2-4的數(shù)值范圍大于說明書記載的范圍，且本領(lǐng)域技術(shù)人員不能確定該數(shù)值范圍是唯一的，即權(quán)利要求2-4的數(shù)值范圍還可以擴(kuò)大，故權(quán)利要求2-4未得到說明書支持。當(dāng)事人申請?jiān)賹徍?，最高人民法院作出?015）知行字第260號行政裁定書，認(rèn)為：本專利說明書中既沒有對權(quán)利要求2-4的數(shù)值范圍進(jìn)行具體解釋或說明，也沒有公開端點(diǎn)值附近的具體實(shí)施方式，本領(lǐng)域技術(shù)人員難以合理概括得到權(quán)利要求2-4限定的數(shù)值范圍，權(quán)利要求2-4未得到說明書支持。

在無效請求程序和一審中，判斷的標(biāo)準(zhǔn)在于擴(kuò)展數(shù)值范圍的技術(shù)手段是否為公知常識或有技術(shù)教導(dǎo)，是否存在無法實(shí)施的證據(jù)；而二審和再審中，判斷標(biāo)準(zhǔn)變嚴(yán)格，對于涉及數(shù)值范圍的改進(jìn)，應(yīng)給出兩端值實(shí)施例。本案中，如果申請人在專利申請過程中就注意到這個(gè)問題，主動修改或?qū)?quán)利要求做出調(diào)整，使數(shù)值范圍的概括得到充分支持，就能夠避免授權(quán)后被無效的風(fēng)險(xiǎn)。

對于涉及數(shù)值的技術(shù)方案，在撰寫時(shí)應(yīng)當(dāng)遵循《專利審查指南》中的相關(guān)規(guī)定：當(dāng)權(quán)利要求相對于背景技術(shù)的改進(jìn)涉及數(shù)值范圍時(shí)，通常應(yīng)給出兩端值附近（最好是兩端值）的實(shí)施例，當(dāng)數(shù)值范圍較寬時(shí)，還應(yīng)當(dāng)給出至少一個(gè)中間值的實(shí)施例。

綜上，在新申請撰寫或翻譯時(shí)，有以下幾點(diǎn)值得注意：1）對于某個(gè)技術(shù)特征必須在某種特定條件下（溫度、濕度、氣壓、負(fù)載等）進(jìn)行實(shí)施的情況，應(yīng)確認(rèn)是否明確記載了該條件；2）技術(shù)術(shù)語應(yīng)當(dāng)含義清晰、指向明確，不會造成歧義；3）確認(rèn)是否缺少關(guān)鍵步驟或關(guān)鍵結(jié)構(gòu)、功能限定的技術(shù)特征有沒有具體實(shí)施例的支持、是否缺少克服技術(shù)偏見的理由或原理；4）確認(rèn)技術(shù)方案是否能夠?qū)崿F(xiàn)、多個(gè)技術(shù)手段是否都能實(shí)現(xiàn)、有沒有必要的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)加以證實(shí)；5）關(guān)鍵技術(shù)特征涉及數(shù)值范圍的，是否有兩端值附近的實(shí)施例，當(dāng)數(shù)值范圍較寬時(shí)，還應(yīng)當(dāng)給出至少一個(gè)中間值的實(shí)施例。把握好對于A26.3的判斷，有利于盡早發(fā)現(xiàn)說明書的缺陷，及時(shí)修改或補(bǔ)充內(nèi)容，為申請人爭取到應(yīng)有的權(quán)利。

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作者：羅爽北京品源專利代理有限公司

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君