如何認定OEM過程中的商標侵權(quán)？

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原標題：如何認定OEM過程中的商標侵權(quán)

案例

2003年5月21日，國家商標局核準自然人許某“APVUL及橢圓圖形”商標注冊申請，核定使用商品為第6類，包括：家具用金屬附件；五金鎖具；掛鎖；金屬鎖（非電）等。2010年3月27日，國家商標局核準中國A公司受讓該注冊商標。

墨西哥B公司在墨西哥等多個國家和地區(qū)在第6、8等類別上注冊了“APVUL”或“APVUL及橢圓圖形”商標，其中注冊號為770611、注冊類別為第6類的“APVUL”商標于2002年11月27日在墨西哥完成注冊。

2010年8月10日，中國C公司與墨西哥B公司分別簽訂兩份《售貨確認書》，約定C公司向B公司提供掛鎖1084打和9233打。之后，C公司向海關(guān)申報出口時，A公司以侵犯其注冊商標專用權(quán)為由，申請寧波海關(guān)予以扣留。經(jīng)核實，該兩批掛鎖的鎖體、鑰匙及所附的產(chǎn)品說明書上均帶有“APVUL”商標，而掛鎖包裝盒上則均標有“APVUL及橢圓圖形”商標。產(chǎn)品包裝盒及產(chǎn)品說明書用西班牙文特別標明：“進口商：C公司”“中國制造”以及C公司的墨西哥地址、電話、傳真等內(nèi)容，但并未標注與中國C公司有關(guān)的信息。

2011年1月30日，中國A公司將本案訴至寧波市中級人民法院。請求判令中國C公司停止侵權(quán)并賠償經(jīng)濟損失。

專家點評

OEM為英文“Original Equipment Manufacture”的縮寫，中文譯為“原始設(shè)備制造”，通常被稱為“貼牌生產(chǎn)或加工”“定牌生產(chǎn)或加工”，即根據(jù)境外委托方（定作方）提供的商標（通常為已注冊商標），境內(nèi)受托方（加工方）依據(jù)雙方約定為委托方加工使用該特定商標或品牌的商品，并且將該產(chǎn)品全部交由委托方返銷國外的經(jīng)營活動（該委托方在中國國內(nèi)沒有該注冊商標的商標權(quán)人），委托方根據(jù)約定向加工方支付相應(yīng)費用。OEM主要特征包括：交易主體的跨國性，委托方對所加工商品的商標權(quán)利的專有性以及委托方對OEM產(chǎn)品流向的嚴格把控性。

國際貿(mào)易實務(wù)中，認定OEM是否構(gòu)成商標侵權(quán)缺乏統(tǒng)一標準。

本案中，不同審級法院作出了不同判決。

一審法院認為，依照商標法及司法解釋相關(guān)規(guī)定，對注冊商標“雙相同”的推定絕對引發(fā)公眾混淆，對不相同商標則依據(jù)國內(nèi)相關(guān)公眾“接觸可能性”可排除商標的混淆可能性，據(jù)此判定本案中OEM所使用的商標構(gòu)成對國內(nèi)商標權(quán)利人的侵權(quán)。

二審法院嚴格遵循“商標地域性”原則，以“商標法及司法解釋均無例外規(guī)定”為由，拒絕承認“貼牌加工”的特殊性，判定本案中OEM所使用的商標與國內(nèi)商標權(quán)利人主張的商標具有相同或近似而認定構(gòu)成侵權(quán)。

2015年11月，再審法院撤銷一、二審判決，認定本案不構(gòu)成商標侵權(quán)。再審法院認為，本案中，B公司系墨西哥“APVUL”或“APVUL及橢圓圖形”注冊商標權(quán)利人（第6類、第8類）。中國C公司受B公司委托，按照其要求生產(chǎn)掛鎖，在掛鎖上使用“APVUL”相關(guān)標識并全部出口至墨西哥，該批掛鎖并不在中國市場上銷售，也就是該標識不會在我國領(lǐng)域內(nèi)發(fā)揮商標的識別功能，不具有使我國的相關(guān)公眾將貼附該標志的商品，與A公司生產(chǎn)的商品的來源產(chǎn)生混淆和誤認的可能性。

商標作為區(qū)分商品或者服務(wù)來源的標識，其基本功能在于商標的識別性，中國C公司依據(jù)B公司的授權(quán)，上述使用相關(guān)“APVUL”標志的行為在中國境內(nèi)僅屬物理貼附行為，為B公司在其享有商標專用權(quán)的墨西哥國使用其商標提供了必要的技術(shù)性條件，在中國境內(nèi)并不具有識別商品來源的功能。因此，中國C公司在委托加工產(chǎn)品上貼附的標志，既不具有區(qū)分所加工商品來源的意義，也不能實現(xiàn)識別該商品來源的功能，故其所貼附的標志不具有商標的屬性，在產(chǎn)品上貼附標志的行為亦不能被認定為商標意義上的使用行為。

商標的特點在于識別性，商標法所保護的就是商標識別性。判斷在相同商品上使用相同的商標，或者判斷在相同商品上使用近似的商標，或者判斷在類似商品上使用相同或者近似的商標是否容易導(dǎo)致混淆，要以商標發(fā)揮或者可能發(fā)揮識別功能為前提。破壞商標的識別功能是構(gòu)成侵害商標權(quán)的基礎(chǔ)。

對于OEM是否構(gòu)成商標侵權(quán)，主要考慮以下幾個因素：

第一，OEM的產(chǎn)品全部交付境外委托方，是否會造成與國內(nèi)相同或近似商標的混淆與誤認；

第二，OEM生產(chǎn)行為是否造成對國內(nèi)商標權(quán)人的真實損害；

第三，在OEM加工商品上貼附商標的行為是否構(gòu)成商標法上的“商標使用”。

國際貿(mào)易實務(wù)中，國內(nèi)接受委托的生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當盡到合理注意和必要審查的義務(wù)。發(fā)生糾紛后，法院對此類案件的商標侵權(quán)所發(fā)生的“實質(zhì)性損害”要進行科學(xué)認定，從而平衡國內(nèi)商標權(quán)人、OEM加工企業(yè)與境外商標權(quán)人或商標使用權(quán)人的利益。

來源：中國貿(mào)易報
作者：郭輝
編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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