對他人商標的地名元素進行使用，會構(gòu)成侵權(quán)么？

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原標題：對他人商標的地名元素進行不當使用構(gòu)成侵權(quán)

本文中案情爭議焦點為被告在侵權(quán)訴訟中所主張的正當使用抗辯能否成立。其中提到了使用效果，為盡可能減少市場混淆，在判斷是否構(gòu)成正當使用時，還是應當考慮混淆因素，將“不構(gòu)成混淆”作為正當使用的一個成立要件，以此促使行為人更加規(guī)范謹慎地使用描述性詞匯。另外，注冊商標的顯著性和知名度、注冊商標的歷史因素也是影響正當性使用認定的需要考慮的其他因素。

裁判要旨

他人無正當理由對商標中的地名元素進行使用，雖不構(gòu)成商標侵權(quán)，但因違反誠實信用且易造成市場混淆的，可以認定構(gòu)成不正當競爭。

案情

原告廈門興茂貿(mào)易有限公司（以下簡稱興茂公司）系“鼓浪嶼”商標的獨占使用被許可人?！肮睦藥Z”商標使用在餡餅產(chǎn)品上，該商標曾獲評“福建省著名商標”。被告廈門市譽海食品有限公司（以下簡稱譽海公司）在其生產(chǎn)的餡餅包裝盒上進行如下標注：一種是盒蓋正面右上方顯著位置印有“鼓浪嶼餡餅”字樣，字體較大，左上方印有譽海公司經(jīng)許可使用的“譽海”圖文商標。另一種是除上述標注外，在包裝盒側(cè)邊還印有“鼓浪嶼特產(chǎn)”字樣。原告起訴認為被告在相同產(chǎn)品上使用“鼓浪嶼”標識的行為，構(gòu)成商標侵權(quán)及虛假宣傳來源地的不正當競爭，應承擔相應的法律責任。被告則辯稱其對“鼓浪嶼”字樣的使用系正當使用。

裁判

福建省廈門市中級人民法院經(jīng)審理認為，譽海公司在其生產(chǎn)的餡餅產(chǎn)品包裝正面顯著位置突出使用“鼓浪嶼”字樣，構(gòu)成對原告“鼓浪嶼”商標的侵害。而標注“鼓浪嶼特產(chǎn)”字樣系描述性使用，并非商標意義的使用，不構(gòu)成商標侵權(quán)?，F(xiàn)有的證據(jù)也不足以認定關于餡餅是鼓浪嶼特產(chǎn)之描述為虛假宣傳，不構(gòu)成不正當競爭。

原、被告雙方均不服提起上訴。福建省高級人民法院經(jīng)審理后認為，原審認定被告在包裝盒顯著位置突出使用“鼓浪嶼”字樣構(gòu)成商標侵權(quán)并無不當，但被告在包裝盒側(cè)邊使用“鼓浪嶼特產(chǎn)”字樣雖非商標意義的使用，但無論從鼓浪嶼的地理因素或者人文因素的角度，其標注“鼓浪嶼特產(chǎn)”都不具備正當?shù)睦碛?。被告的行為違反誠實信用、擾亂公平競爭市場秩序，構(gòu)成不正當競爭。據(jù)此，對案件進行了改判。

評析

本案的爭議焦點為被告在侵權(quán)訴訟中所主張的正當使用抗辯能否成立。

1、對商標中含有的描述性內(nèi)容可以進行正當使用。

注冊商標專用權(quán)依法受法律保護，他人未經(jīng)許可進行使用，可能會構(gòu)成商標侵權(quán)。但如果滿足一定的法定要件，他人可以對商標中所包含的描述性內(nèi)容進行正當使用，不構(gòu)成對商標權(quán)的侵犯。修訂后的商標法第五十九條規(guī)定，注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點，或者含有地名，注冊商標專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當使用。上述法律對正當性使用僅作出原則性規(guī)定，實踐中認定被告的使用行為是否屬于正當使用，應主要圍繞使用意圖、使用方式和使用效果等三方面進行審查。

在有些情況下，還需結(jié)合歷史傳承等特定因素進行綜合考量，并根據(jù)案件具體情況進行判斷。其中，關于使用意圖，是指行為人是出于描述、說明產(chǎn)品的目的而善意使用相關標識，還是出于攀附他人商譽的不正當競爭意圖而使用他人商標，是判斷是否構(gòu)成正當使用的重要因素。關于使用方式，要構(gòu)成正當使用，不但應為描述產(chǎn)品形狀、特點所必要，而且在使用方式上應當正當合理。對于使用方式是否合理，可以參考商業(yè)、行業(yè)慣例等因素或?qū)I(yè)協(xié)會的意見進行判斷。

關于使用效果，為盡可能減少市場混淆，在判斷是否構(gòu)成正當使用時，還是應當考慮混淆因素，將“不構(gòu)成混淆”作為正當使用的一個成立要件，以此促使行為人更加規(guī)范謹慎地使用描述性詞匯。另外，注冊商標的顯著性和知名度、注冊商標的歷史因素也是影響正當性使用認定的需要考慮的其他因素。

2、對商標中含有的描述性內(nèi)容非正當使用構(gòu)成侵權(quán)。

本案中，被告在相同產(chǎn)品的包裝盒正面突出標注“鼓浪嶼餡餅”字樣，對商標中含有的描述性內(nèi)容非正當使用構(gòu)成侵權(quán)。顯然屬于商標性使用，易造成混淆，原審認定構(gòu)成商標侵權(quán)并無不當。被告在包裝盒的側(cè)邊標注“鼓浪嶼特產(chǎn)”字樣雖非商標性使用，然而餡餅的制作并不與鼓浪嶼區(qū)域特定的如土壤、水質(zhì)、氣候等獨特的地理因素相關，同樣，現(xiàn)有的證據(jù)也不足以證明該區(qū)域具有餡餅制作獨特的諸如傳統(tǒng)工藝、民間傳說等特定的人文因素。鼓浪嶼作為一個全國聞名的國家5A級旅游景區(qū)，相關公眾對“鼓浪嶼”的認知是一個著名的游覽小島、景色秀美的海上明珠，但與餡餅無關。

換言之，無論從鼓浪嶼的地理因素或者人文因素的角度，譽海公司在餡餅上標注“鼓浪嶼特產(chǎn)”都不具備正當?shù)睦碛伞６移湓诋a(chǎn)品的包裝盒上以較小的字體標注了生產(chǎn)地址為“廈門同安工業(yè)集中區(qū)思明園106號二層”的情況下，還在包裝盒較醒目處標注“鼓浪嶼特產(chǎn)”字樣，容易造成相關公眾誤認為該餡餅產(chǎn)自鼓浪嶼，其后果不僅使相關公眾對該產(chǎn)品的來源產(chǎn)生誤導，尤其興茂公司在餡餅產(chǎn)品上申請“鼓浪嶼”注冊商標且該商標具有較高的知名度、“鼓浪嶼餡餅”已經(jīng)與興茂公司形成唯一對應關系的情況下，譽海公司在餡餅包裝盒上標注“鼓浪嶼特產(chǎn)”的行為必將減損興茂公司享有注冊商標專用權(quán)帶來的權(quán)益，從而降低興茂公司的市場競爭力，譽海公司這種違反誠實信用、擾亂公平競爭市場秩序的行為，依照反不正當競爭法第二條的規(guī)定，應當認定為構(gòu)成不正當競爭。

本案案號：（2015）廈民初字第1473號，（2017）閩民終899號

案例編寫人：福建省高級人民法院蔡偉福建警察學院陳穎

來源：人民法院報

作者：蔡偉福建省高級人民法院

陳穎福建警察學院

編輯：IPRdaily趙珍校對：IPRdaily縱橫君