公開充分問題和創(chuàng)造性問題中的「公知常識」能劃等號嗎？

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：曾琳貿(mào)促會專利商標(biāo)事務(wù)所專利代理人

原標(biāo)題：公開充分問題和創(chuàng)造性問題中的公知常識能劃等號嗎

前言

公開充分問題和創(chuàng)造性問題都可能涉及公知常識。如果在上述兩個法律問題上對于同一個技術(shù)特征是否是公知常識存在截然相反的結(jié)論，那么這樣的判斷矛盾嗎？近期，一件專利確權(quán)糾紛中二審法院關(guān)于同一個技術(shù)特征不能既在公開充分問題上是公知常識、又在創(chuàng)造性問題上不是公知常識的評述引起了筆者的思考。筆者試圖結(jié)合該案例對公開充分問題和創(chuàng)造性問題中的公知常識的含義及其影響進(jìn)行分析。

一、案情簡介

名稱為“一種基于微控制器的時鐘產(chǎn)生電路”的實用新型專利ZL200620046587.0在獨立權(quán)利要求1中記載有技術(shù)特征“用于控制外部時鐘工作模式的工作模式控制電路”。專利復(fù)審委員會在第18916號無效審查決定中，針對說明書是否公開充分這一法律問題，對于上述技術(shù)特征認(rèn)為工作模式控制電路的具體結(jié)構(gòu)是本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)其掌握的技術(shù)能夠知曉的內(nèi)容，不需要在說明書中進(jìn)行詳細(xì)描述，同時針對創(chuàng)造性這一法律問題，認(rèn)為作為獨立權(quán)利要求1與最接近現(xiàn)有技術(shù)之間的區(qū)別技術(shù)特征的上述技術(shù)特征既沒有被對比文件公開和教導(dǎo)，也沒有證據(jù)證明其屬于本領(lǐng)域公知常識，且該技術(shù)特征還能帶來有益的技術(shù)效果，故權(quán)利要求1具有創(chuàng)造性。在所有無效理由均不成立的情況下，專利復(fù)審委員會維持實用新型專利權(quán)全部有效。無效請求人不服，提起行政訴訟，請求撤銷第18916號無效審查決定。

北京市第一中級人民法院經(jīng)過審理，維持了該無效審查決定。無效請求人不服，向北京市高級人民法院提起上訴。北京市高級人民法院認(rèn)為，縱觀專利復(fù)審委員會的評價思路，一方面認(rèn)為“用于控制外部時鐘工作模式的工作模式控制電路”是本領(lǐng)域的公知常識，不需要在說明書中進(jìn)行詳細(xì)描述，另一方面又認(rèn)為上述區(qū)別技術(shù)特征使本專利具備了創(chuàng)造性，其對公開充分與創(chuàng)造性的認(rèn)定存在邏輯矛盾，顯屬不當(dāng)，判決撤銷原審判決，撤銷第18916號無效決定，并要求專利復(fù)審委員會重新做出審查決定。專利復(fù)審委員會于2017年9月27日重新做出無效決定，認(rèn)為本領(lǐng)域技術(shù)人員可以根據(jù)實際需要設(shè)置一個工作模式控制電路來解決重新確定的技術(shù)問題，這屬于本領(lǐng)域的公知常識，從而宣告權(quán)利要求1沒有創(chuàng)造性，由于其它權(quán)利要求均沒有創(chuàng)造性，故基于專利法第22條3款宣告實用新型專利權(quán)全部無效。

二、案情分析

在以上案例中，二審法院認(rèn)為，專利復(fù)審委員會針對同一技術(shù)特征，在評述公開充分問題時認(rèn)為其是公知常識，不需要在說明書中詳細(xì)描述，而在評述創(chuàng)造性問題時又認(rèn)為其不是公知常識，故能給權(quán)利要求帶來創(chuàng)造性，這兩種截然相反的判斷存在邏輯矛盾。

專利復(fù)審委員會在第18916號無效決定中的評述是否真的如二審法院認(rèn)為那樣存在邏輯矛盾呢？

我們清楚地知道，由于語言表達(dá)的多樣性和復(fù)雜性，脫離語境來孤立地理解一個詞乃至一句話都可能出現(xiàn)偏差。我們還清楚地知道，由于相關(guān)領(lǐng)域人員多年來在語言的使用過程中形成了統(tǒng)一的表達(dá)方式，使得一些語言表達(dá)方式得以固定而形成用語習(xí)慣。即便采用不夠完整或者不夠嚴(yán)謹(jǐn)?shù)谋硎?，相關(guān)領(lǐng)域人員根據(jù)該表述出現(xiàn)的語境，完全能夠基于用語習(xí)慣容易地理解該表述實際表達(dá)的意思，從而理解其含義。

在評判是否公開充分的情況下，當(dāng)提及一個技術(shù)特征是公知常識時，表達(dá)的意思是，該技術(shù)特征本身，更具體而言該技術(shù)特征的實現(xiàn)方式，是公知常識，本領(lǐng)域技術(shù)人員完全能夠基于他們的普通技術(shù)知識來實現(xiàn)該技術(shù)特征。具體到上述案例，專利復(fù)審委員會在評述說明書是否公開充分時，認(rèn)為工作模式控制電路的具體結(jié)構(gòu)是本領(lǐng)域中的公知常識。言下之意是，工作模式控制電路本身，更具體而言工作模式控制電路的實現(xiàn)方式，是公知常識。

而在評判創(chuàng)造性的情況下，當(dāng)提及一個技術(shù)特征是公知常識時，表達(dá)的意思是，該技術(shù)特征對于解決重新確定的技術(shù)問題而言是公知常識。具體到上述案例，專利復(fù)審委員會首先確定了權(quán)利要求1與最接近現(xiàn)有技術(shù)之間的區(qū)別技術(shù)特征是“用于控制外部時鐘工作模式的工作模式控制電路”，然后基于該區(qū)別技術(shù)特征，重新確定了權(quán)利要求1實際要解決的技術(shù)問題是“如何對外部時鐘控制模式進(jìn)行連接控制”，接著提到了目前沒有證據(jù)證明該區(qū)別技術(shù)特征屬于本領(lǐng)域公知常識。言下之意是，工作模式控制電路對于重新確定的“如何對外部時鐘控制模式進(jìn)行連接控制”這一技術(shù)問題而言不是公知常識。

由上述分析可知，只截取無效決定中的部分文字，專利復(fù)審委員會針對同一技術(shù)特征確實同時給出了是公知常識和不是公知常識的判斷。但是，結(jié)合語境和相關(guān)領(lǐng)域人員的用語習(xí)慣，很容易理解專利復(fù)審委員會實際表達(dá)了兩個意思：一，該技術(shù)特征的實現(xiàn)方式是公知常識；二，該技術(shù)特征對于解決特定技術(shù)問題而言不是公知常識。顯然，這兩者并不存在矛盾之處。相反，筆者認(rèn)為，無論二審法院判決的結(jié)論是否正確，二審法院判決基于的理由存在如下不夠合理之處：（1）對于創(chuàng)造性問題，二審法院在沒有針對最接近現(xiàn)有技術(shù)重新確定發(fā)明實際要解決的技術(shù)問題的情況下就直接提到某技術(shù)特征是公知常識，（2）僅僅通過字面含義而不考慮語境就對文字表述進(jìn)行了理解。

三、公知常識的運用

在上述案例中，公開充分問題和創(chuàng)造性問題都涉及到了公知常識，筆者試圖總結(jié)公知常識在這兩個法律問題的評判過程中產(chǎn)生的影響。

1、針對公開充分問題

判斷說明書是否公開充分的關(guān)鍵是：判斷權(quán)利要求在說明書中對應(yīng)的技術(shù)內(nèi)容是否能夠被本領(lǐng)域技術(shù)人員實現(xiàn)，從而解決說明書中記載的技術(shù)問題并達(dá)到預(yù)期的技術(shù)效果。換句話說，本領(lǐng)域技術(shù)人員需要知道如何實現(xiàn)解決技術(shù)問題所涉及的手段。由于這些手段通常作為技術(shù)特征被限定在權(quán)利要求中，因此本領(lǐng)域技術(shù)人員在實現(xiàn)解決技術(shù)問題所涉及的手段的過程中，必然需要知道如何實現(xiàn)權(quán)利要求中的每個技術(shù)特征。

當(dāng)一個技術(shù)特征至少滿足如下兩個條件之一時，該技術(shù)特征不會導(dǎo)致公開不充分的問題：

（1）實現(xiàn)該技術(shù)特征的方式在說明書中有描述或指引，并且本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀該描述之后或根據(jù)該指引能夠?qū)崿F(xiàn)該技術(shù)特征；

（2）該技術(shù)特征是公知常識。

可見，如果一個技術(shù)特征屬于公知常識，那么它不會對公開充分問題造成不利影響。即，公知常識不會導(dǎo)致公開不充分的問題。

2、針對創(chuàng)造性問題

通常采用三步法對創(chuàng)造性進(jìn)行判斷，其中公知常識僅在第三步技術(shù)啟示的判斷過程中有所涉及。具體而言，如果區(qū)別技術(shù)特征為公知常識，例如，本領(lǐng)域中解決重新確定的技術(shù)問題的慣用手段，或教科書或者工具書等中披露的解決重新確定的技術(shù)問題的技術(shù)手段，則通常認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)中存在技術(shù)啟示。

根據(jù)舉例內(nèi)容可知，當(dāng)一個技術(shù)特征作為公知常識而導(dǎo)致現(xiàn)有技術(shù)存在技術(shù)啟示時，除了該技術(shù)特征本身是公知常識之外，還要求該技術(shù)特征用于解決重新確定的技術(shù)問題是公知常識。這說明不能僅僅因為一個技術(shù)特征本身是本領(lǐng)域公知常識，就直接判斷存在技術(shù)啟示，還需要考慮對于解決重新確定的技術(shù)問題而言是否是公知的，甚至還需要考慮是否能與最接近現(xiàn)有技術(shù)相結(jié)合來得到本發(fā)明。換句話說，作為公知常識的技術(shù)特征只有在同時滿足以下三個條件時，才能認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)存在技術(shù)啟示，進(jìn)而該技術(shù)特征不會給要求保護(hù)的技術(shù)方案帶來創(chuàng)造性：

（1）該技術(shù)特征是本領(lǐng)域技術(shù)人員公知的；

（2）該技術(shù)特征用于解決重新確定的技術(shù)問題是本領(lǐng)域技術(shù)人員公知的；

（3）該技術(shù)特征與權(quán)利要求中的其它技術(shù)特征相結(jié)合沒有難度。

可見，作為公知常識的技術(shù)特征不會必然導(dǎo)致技術(shù)方案沒有創(chuàng)造性，還需要考慮該技術(shù)特征與重新確定的技術(shù)問題之間的關(guān)系以及與其它技術(shù)特征的結(jié)合難易程度。

四、總結(jié)

本文通過一個案例分析了一個技術(shù)特征既可以在評判公開充分問題時被認(rèn)為是公知常識，又可以在評判創(chuàng)造性問題時被認(rèn)為不是公知常識，前者意欲表達(dá)該技術(shù)特征本身是公知常識，后者意欲表達(dá)該技術(shù)特征對于重新確定的技術(shù)問題而言不是公知常識，兩者并不由于是否是公知常識的表述而存在邏輯矛盾。此外，本文還總結(jié)了公知常識在充分公開和創(chuàng)造性評判過程中產(chǎn)生的影響。