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作者:林蕾 北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司
原標(biāo)題:韓國專利申請答復(fù)審查意見的程序
韓國是《世界貿(mào)易組織》、《巴黎公約》、《專利合作條約》、《國際承認(rèn)用于專利程序的微生物保存布達(dá)佩斯條約》的成員國。韓國工業(yè)產(chǎn)權(quán)局(KIPO)是韓國貿(mào)易、工業(yè)及能源部的一個(gè)下設(shè)機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)專利、實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)、商標(biāo)、半導(dǎo)體集成電路布圖設(shè)計(jì)、商業(yè)秘密和反不正當(dāng)競爭等工業(yè)產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目的保護(hù)。
韓國專利類型主要包括:發(fā)明、實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)專利。
發(fā)明:是指利用自然法則對產(chǎn)品、方法或者其改進(jìn)所提出的具有高水準(zhǔn)的新技術(shù)方案。
發(fā)明專利制度具有以下特征:先申請?jiān)瓌t;早期公開原則;請求審查原則;授權(quán)后異議制。
申請及公開:申請人提出申請后,先進(jìn)行形式審查,審查通過后自申請日或優(yōu)先權(quán)日起18個(gè)月自動(dòng)公布或根據(jù)申請人要求在申請日起18個(gè)月內(nèi)進(jìn)行公開。
請求實(shí)質(zhì)審查:申請人必須在從申請日(或國際申請日)起5年內(nèi)提出實(shí)質(zhì)審查請求。如果申請人未在上述期限內(nèi)提出實(shí)質(zhì)審查請求,該專利申請將被視為撤回。
答復(fù)審查意見:從提出實(shí)質(zhì)審查請求到接收第一次審查意見通知書。申請人必須在接收通知書之日起二個(gè)月內(nèi)做出答復(fù)。申請人可以提出期限延長請求,每次可延長一個(gè)月,延期次數(shù)沒有限制。
授權(quán)后異議制:申請人交付費(fèi)用后,工業(yè)產(chǎn)權(quán)局即在專利注冊公報(bào)上公布,自公布之日起3個(gè)月內(nèi)為異議期。異議期后,審查員作出決定,如果申請人對審查員的最終駁回決定不服,可在收到通知后30天內(nèi)上訴到工業(yè)產(chǎn)權(quán)法庭,對工業(yè)產(chǎn)權(quán)法庭決定的訴訟由專利法院審理,如果對專利法院的決定不服,最終上訴到最高法院。
保護(hù)期限:自從申請日(或國際申請日)起算20年。關(guān)于農(nóng)藥或醫(yī)藥,在一定條件下可以延長保護(hù),最多延長5年。
韓國的審查意見通知書一般分為兩種:
一種為一般的審查意見通知書,很多事務(wù)所會(huì)翻譯成Office Action或Non-Final Office Action;
另一種為專利駁回決定書,很多事務(wù)所會(huì)翻譯成Final Office Action(Final Rejection)。
對于上述第一種審查意見,應(yīng)當(dāng)在審查員指定的期限內(nèi)答復(fù),在答復(fù)的同時(shí)可以基于原始公開的內(nèi)容對權(quán)利要求進(jìn)行修改。
對于上述第二種審查意見,其后續(xù)程序按照申請日分為以下兩種情況:
1、適用于2009年7月1日之前遞交的申請
在收到Final Office Action(Final Rejection)之后,可以在收到該通知起30天之內(nèi)向KIPT(Korean Intellectual Property Tribunal)提交一份Notice of Appeal。該期限可以延期兩個(gè)月。
在遞交了Notice of Appeal的30天內(nèi)可以進(jìn)一步遞交對申請文件的修改或者提出分案申請。
如果在上述期限內(nèi)不遞交修改,則會(huì)指定3位審查員作為負(fù)責(zé)復(fù)審該案的委員會(huì)成員對該申請進(jìn)行審查。
如果在上述期限內(nèi)遞交了修改,則該案會(huì)返回至原來的審查員進(jìn)行前置審查。前置審查的結(jié)果有兩種。第一種結(jié)果,本申請將會(huì)被授權(quán)。第二種結(jié)果,若原審查員堅(jiān)持之前的意見,則該案將會(huì)被移交給KIPT,由指定的負(fù)責(zé)復(fù)審該案的委員會(huì)審查。
需要注意的是,在提交Notice of Appeal的30天之后,只有原審查員或者委員會(huì)以不同于之前駁回決定中的理由下發(fā)新Office Action的時(shí)候,申請人才有機(jī)會(huì)再次修改和/或者提交分案申請。因此,通常情況下,我們認(rèn)為遞交Notice of Appeal后的30天將會(huì)是提交修改和/或分案申請的最后時(shí)機(jī)。
收到Final Office Action(Final Rejection)后的修改的要求:
①通過增加限定來縮小權(quán)利要求的范圍或者刪除權(quán)利要求;
②修改筆誤;
③澄清不清楚的描述;
④在之前修改超出說明書的范圍的情況下,退回到原來的權(quán)利要求,或者在退回到原來權(quán)利要求時(shí)根據(jù)上述①-③修改權(quán)利要求。
在現(xiàn)階段,擴(kuò)大保護(hù)范圍或者增加權(quán)利要求均是不被允許的。
2、適用于2009年7月1日或之后遞交的申請
在收到Final Office Action(Final Rejection)之后,可以在收到該通知起30天之內(nèi)(該期限可以延期兩個(gè)月)選擇進(jìn)行下述后續(xù)操作:
(1)向KIPT提交Appeal;
(2)在提交修改的同時(shí)提交繼續(xù)審查請求(Request for Continued Examination,RCE);
(3)提交分案申請。
其中,提交分案申請可以與上述(1)或(2)同時(shí)進(jìn)行,也可以單獨(dú)提出。
針對上述選擇(1),可以在收到Final Office Action(Final Rejection)起30天之內(nèi)向KIPT提交一份Notice of Appeal(該期限可以延期兩個(gè)月)。提交Appeal是,不可以對申請文件進(jìn)行修改。也就是說,提交Appeal時(shí),我們僅能針對當(dāng)前的權(quán)利要求進(jìn)行爭辯。此外,需要說明的是,一旦提交了Appeal,則后續(xù)不能再提交RCE或者修改申請文件,除非委員會(huì)以不同于之前駁回決定中的理由下發(fā)新Office Action。因此,通常建議在提交Appeal的同時(shí)提交一個(gè)分案申請。
針對上述選擇(2),收到Final Office Action(Final Rejection)后的修改的要求:
①通過增加限定來縮小權(quán)利要求的范圍或者刪除權(quán)利要求;
②修改筆誤;
③澄清不清楚的描述;
④在之前修改超出說明書的范圍的情況下,退回到原來的權(quán)利要求,或者在退回到原來權(quán)利要求時(shí)根據(jù)上述①-③修改權(quán)利要求。
在現(xiàn)階段,擴(kuò)大保護(hù)范圍或者增加權(quán)利要求均是不被允許的。
如果提交了RCE,F(xiàn)inal Office Action(Final Rejection)將被視為撤回,原審查員將依據(jù)修改重新審查該申請。審查的結(jié)果包括:(i)本申請將會(huì)被授權(quán);或(ii)若原審查員堅(jiān)持之前的意見,則再次下發(fā)Final Office Action(Final Rejection)。
在答復(fù)RCE后Final Office Action(Final Rejection)時(shí),申請人可以在收到Final Office Action(Final Rejection)起的30天內(nèi)(可以延期兩個(gè)月)提交Appeal和/或分案申請。后續(xù)流程可以參見選擇(1)中的描述。
此外,在答復(fù)RCE時(shí)提交的權(quán)利要求的修改,在審查員的后續(xù)審查員經(jīng)過重新檢索,依然認(rèn)為修改的權(quán)利要求并沒有處于可授權(quán)的狀態(tài)。例如,審查員可以引用在之前的審查意見中沒有出現(xiàn)的新的對比文件來評述申請人提交的權(quán)利要求。在這種情況下,審查員還是會(huì)發(fā)出Final Office Action。并且韓國專利法地51條第一款的規(guī)定,會(huì)發(fā)出修改不予考慮通知書(Notice of Dismissal of Amendment)。同時(shí),審查員會(huì)維持原先的第一次Final Office Action決定。
可以看出在韓國專利的審查過程中,對于修改時(shí)機(jī)的把握是非常嚴(yán)格的。如上所述在審查員發(fā)出Final Office Action之后,審查員是不可以擴(kuò)大保護(hù)范圍或者增加權(quán)利要求的。因此,在申請階段或在答復(fù)第一次審查意見期間,代理人應(yīng)當(dāng)充分考慮到后續(xù)可能出現(xiàn)的這一情況,充分挖掘說明書中的潛在發(fā)明點(diǎn),對于權(quán)利要求進(jìn)行補(bǔ)充。這樣也為答復(fù)后續(xù)審查意見奠定基礎(chǔ)。
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編輯:IPRdaily趙珍 校對:IPRdaily縱橫君
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