原標題:完善證據(jù)制度 實現(xiàn)商標價值—北京知產(chǎn)法院關(guān)于“撤三”案件的調(diào)研報告
商標撤銷制度,指的是注冊商標連續(xù)三年不使用,可由商標局撤銷注冊申請的制度,實踐中一般形象地稱為“撤三”制度。北京知識產(chǎn)權(quán)法院對全國商標授權(quán)確權(quán)行政案件進行專屬管轄,該院成立課題組,對涉及“撤三”的案件進行整體性的調(diào)研,具有一定的代表性。
圖一:“撤三”案件在駁回案件中的比例估算圖
圖二:商標使用證據(jù)主要類別圖
一、基于整體和樣本的“撤三”商標行政案件概況
1.“撤三”商標行政案件整體性分析
北京知產(chǎn)法院審理的涉及“撤三”商標行政案件,主要有兩種情形:一是商標權(quán)撤銷復審行政糾紛,直接對涉案商標是否應(yīng)當“撤三”進行審查;二是商標駁回復審行政糾紛,即對引證商標提起“撤三”從而為申請商標的注冊排除障礙的情形。2015年北京知產(chǎn)法院受理的第一種情形的案件共823件;2016年受理的第一種情形為828件,分別占到全部商標授權(quán)確權(quán)行政案件的15%和14%。第二種情形需在具體審理中才能發(fā)現(xiàn),約有10%。也即為申請注冊商標,每10件案件中就有1件引證商標被提起了“撤三”。(見圖一)據(jù)相關(guān)媒體統(tǒng)計,成功率高達60%,故在這一意義上,“撤三”是獲得商標注冊的重要途徑。
2.基于證據(jù)要素的樣本式分析
為進一步分析“撤三”案件的具體情況,課題組隨機抽取了85份商標撤銷復審行政糾紛的判決書并從使用證據(jù)上對該85份判決進行了進一步梳理。涉及的使用證據(jù)類型主要分為以下幾類:資質(zhì)類(營業(yè)執(zhí)照、檢驗報告等)、實物類(物品、外包裝等)、合同類(許可使用合同、委托加工合同、銷售合同等)、票據(jù)類(發(fā)票、收據(jù)等)、廣告類(報刊、戶外廣告等)。其中,當事人提交了資質(zhì)類證據(jù)的占到了47.7%,提交實物類證據(jù)的占67.7%,提交合同類證據(jù)占56.9%(其中許可使用44.6%,銷售合同43.1%,委托開發(fā)合同16.9%),提交票據(jù)類證據(jù)的占63.1%,提交廣告類證據(jù)的占66.2%(見圖二)。
上述案件中僅21.2%被北京知產(chǎn)法院認為構(gòu)成商標法意義上的使用,理由主要包括兩類:一是證據(jù)形式上的問題,如未提交原件、自制證據(jù)、證人未出庭作證, 36.5%商標被撤銷的案件涉及這種情形;二是不屬于商標意義上的使用,如未體現(xiàn)商標標志、未顯示使用時間、非核定商品類別上的使用、非公開使用、象征性使用等,78.9%商標被撤銷的案件涉及第二種情形。這兩類理由并不能截然分開,21.1%商標被撤銷的案件存在第一種和第二種情形的重合。
二、對商標意義上使用的證據(jù)審查特點
1.單向的舉證責任分配
“誰主張,誰舉證”。這是民事訴訟中舉證責任分配最基本的規(guī)則。“撤三”案件雖然是行政訴訟,但對抗關(guān)系實際上是發(fā)生在“撤三”的發(fā)起人和商標的權(quán)利人之間的,與其說是行政訴訟,不如說是在行政訴訟形式下的民事訴訟。
“撤三”的發(fā)起人幾乎沒有舉證責任的要求。有沒有使用,完全取決于權(quán)利人的舉證能力。在舉證責任分配上,發(fā)起人和權(quán)利人之間是“全無”和“全有”的關(guān)系。這與傳統(tǒng)的民事訴訟的舉證責任可在原被告之間動態(tài)轉(zhuǎn)移是不同的。在“撤三”案件中,商標權(quán)利人負有全部的舉證責任,包括商標行政機關(guān)、“撤三”發(fā)起人以及法院都是證據(jù)的審查者。雖然商標的實際使用狀況權(quán)利人是最為熟悉的,但在這樣一種單向的舉證責任分配環(huán)境中,權(quán)利人的舉證壓力是非常大的。
2.嚴格的證據(jù)審核規(guī)則
基于效率優(yōu)先,“撤三”案件行政文書一般比較簡單,基本先列出權(quán)利人提交的若干使用證據(jù),再對證據(jù)作出簡要評價,進而得出是否符合“撤三”規(guī)定的結(jié)論。從當事人提交的證據(jù)來看,也往往不是特別充分,以至于在訴訟階段仍有大量的證據(jù)提交。證據(jù)應(yīng)當具有真實性、合法性和關(guān)聯(lián)性,“撤三”案件中的使用證據(jù)也應(yīng)當符合這一要求。同時由于“撤三”案件要求的是真實有效的使用,而非為了維持商標的存續(xù)而進行的象征性的使用,故對商標的使用還往往要求是具有一定的連貫性和持續(xù)性。這一要求讓實踐中“撤三”案件對證據(jù)的審查非常嚴格。
一是對時間的審查。三年使用商標的證據(jù)是關(guān)鍵。有的權(quán)利人恰恰在指定的三年期間使用證據(jù)缺乏,所能提供的只能是三年之前或者三年之后的證據(jù)。從目前的實踐來看,權(quán)利人提交指定期間之外的證據(jù)較少,審查機構(gòu)對指定期間之外的證據(jù)考慮亦較為有限。二是對商標標識的審查。大多數(shù)案件中,權(quán)利人存在多個商標,有的是不同的商標,有的是與被提起“撤三”的商標具有關(guān)聯(lián)性的商標。在實際使用過程中,商標標識也會有自身的發(fā)展過程,商標標識使用的狀態(tài)與提交申請時也往往存在一定的差異。如果權(quán)利人的商標不是唯一的,那么被提起“撤三”的商標標識在使用中往往要求也更為嚴格。三是對商品的審查。在“撤三”案件中,當事人提交的使用證據(jù)應(yīng)當是在核定的商品上的使用證據(jù)。但在實踐中,也存在與核定的商品并不完全相同的情形。更多的是,相當一部分被提起“撤三”的商標是權(quán)利人進行的防御性注冊的商標,是對上下游或者相關(guān)的產(chǎn)品的商標注冊。類似商品上的使用很難延及至特定“撤三”商標上的使用。四是對使用行為本身的審查。2013年修正的商標法在第四十八條規(guī)定:本法所稱商標的使用,是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上,或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中,用于識別商品來源的行為。商標使用行為是豐富多彩的,但由于社會誠信等問題,目前對發(fā)票過于依賴,如果沒有發(fā)票,則證據(jù)常常被懷疑存在偽造的可能性。
3.證據(jù)要素分析的局限性
仔細分析上述審查規(guī)則時,不難發(fā)現(xiàn)一個問題,即注重證據(jù)要素的分析,而缺乏基于商標使用的法律分析,忽略了對商標使用證據(jù)體系性的思考。這主要體現(xiàn)在:一是審查中對使用對象也即商品和商標標志的審查較多,對商標的主體審查較少;二是對商標的主體、商標使用的對象、組成商標的標志的有機聯(lián)系考慮較少。
究其原因,在于商標法對商標使用的定義限于“將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上,或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中,用于識別商品來源的行為?!币虼?,常見的使用證據(jù)也集中于許可協(xié)議、銷售合同、宣傳圖冊、產(chǎn)品實物等外部證據(jù)。但實際上商品的銷售必然與生產(chǎn)、制造、宣傳、推廣、結(jié)算緊密相關(guān),正常使用的商標在各個環(huán)節(jié)都會留下痕跡,這種痕跡有時候不能完整地體現(xiàn)商標標志本身,但在整體上結(jié)合商品和使用主體可以確認商標的實際狀態(tài)。
三、關(guān)于使用和撤銷的反思和重構(gòu)
1.使用的“內(nèi)在性”和“外在性”
“撤三”制度目的在于督促商標權(quán)的使用,而商標侵權(quán)制度在于防止他人侵權(quán)使用,商標是否投入實際使用并不影響侵權(quán)的成立。審理商標侵權(quán)糾紛時,需要對被訴侵權(quán)行為人外在使用行為作出判斷,也就是商標法第四十八條所述的情形。隨著社會分工的細化,在“撤三”案件中,除了表現(xiàn)外在的使用形式也即商標法第四十八條規(guī)定的情形之外,商品的研發(fā)、設(shè)計、制造等內(nèi)在的“使用”對于判斷權(quán)利人對商標權(quán)的使用和使用意圖同樣有著非常重要的意義。畢竟,商標的使用是伴隨著市場風險的,市場不好的商品外在的銷售證據(jù)可能較為薄弱,但并不代表就應(yīng)該被撤銷。在這一意義上,商標的使用可分為上述外在的使用和內(nèi)在的使用兩種形式?!俺啡敝械氖褂脩?yīng)當是涵蓋內(nèi)在和外在使用的更廣泛意義上的使用。通過對內(nèi)在使用行為的舉證,可以深入的了解權(quán)利人對商標的整體性的態(tài)度,而這內(nèi)在使用行為對于財務(wù)制度較為完備的權(quán)利人來說舉證并不難,往往可通過財務(wù)數(shù)據(jù)進行舉證。這些內(nèi)在的使用行為也是商標標志、商品和商標主體之間的連接點。
2.撤銷的“實然性”和“應(yīng)然性”
從使用的角度,原權(quán)利人存在連續(xù)三年沒有使用的情形,但對于新的申請人而言,全新的商標,往往也沒有投入使用或者大規(guī)模的投入使用。因此在商標使用方面,原權(quán)利人和新申請人并無高低優(yōu)劣之分。因此在審查“撤三”時,除了是否實際使用這一實然性問題之外,還應(yīng)當考慮是否應(yīng)當撤銷這一應(yīng)然性問題。應(yīng)然性意味著自由裁量,但自由裁量應(yīng)當受到限制,這些限制因素,有的來源于原商標權(quán)人,有的來源于商標標志本身,有的來源于商品,還有的來源于撤銷申請人:一是商標權(quán)人的經(jīng)營能力。規(guī)范經(jīng)營的跨國公司與個體工商戶的經(jīng)營能力是迥異的。財務(wù)賬冊對前者來說更為容易,但對后者來說往往非常艱難。因此,經(jīng)營能力較弱的當事人舉證能力會受到限制。二是原商標權(quán)人獲得商標的方式。通過繼受取得的商標的權(quán)利人對于原始商標權(quán)人的商標使用信息往往是有限的,要求其提供繼受之前商標的使用證據(jù)是苛刻的。三是商標的知名度和商品的關(guān)聯(lián)性。知名度高的商標容易成為他人搭便車的對象,知名度高的商標也往往在其他類別上進行防御性注冊。四是撤銷申請人的動機。由于我國商標法對“撤三”提起者并未限制,為了避免被競爭對手發(fā)現(xiàn),實踐中真正的撤銷申請人往往在幕后,對于撤銷申請人的動機在審查上存在難度,但并不妨礙這樣一種初步的權(quán)衡:即被提起“撤三”的商標,是給原權(quán)利合適還是給撤銷申請人合適?
3.評估要素的“綜合性”和“體系性”
正是因為對“撤三”有實然性層面和應(yīng)然性層面的考慮,所以在“撤三”程序中,需要對諸多因素進行綜合評估,包括使用性質(zhì)、使用程度、使用地域、使用頻率、商標所有人經(jīng)營性質(zhì)和規(guī)模、商品或服務(wù)的性質(zhì)、市場特點等,進而在維護授權(quán)穩(wěn)定性和突出商標價值之間實現(xiàn)平衡。“綜合性”要求將任何可能影響到權(quán)利人使用意圖的要素都納入考慮,“體系性”要求考慮各要素之間的相互關(guān)系,這些要素分為外在使用要素和內(nèi)在使用要素,二者互相依賴,最終匯聚和服務(wù)于三位一體的商標,也即集中到對商標標記、商品服務(wù)以及使用主體的審查中,避免簡單地對證據(jù)要素進行認定。即使在某一項外在的使用證據(jù)存在瑕疵的情況下,如果其他證據(jù)能夠形成完整的證據(jù)鏈亦應(yīng)當可以認為商標進行了真實有效的使用。
來源:人民法院報
作者:宋魚水 吳園妹 盧愛媛
編輯:IPRdaily.cn 趙珍
校對:IPRdaily.cn 縱橫君
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