原標(biāo)題:完善證據(jù)制度 實(shí)現(xiàn)商標(biāo)價(jià)值—北京知產(chǎn)法院關(guān)于“撤三”案件的調(diào)研報(bào)告
商標(biāo)撤銷制度,指的是注冊商標(biāo)連續(xù)三年不使用,可由商標(biāo)局撤銷注冊申請的制度,實(shí)踐中一般形象地稱為“撤三”制度。北京知識產(chǎn)權(quán)法院對全國商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件進(jìn)行專屬管轄,該院成立課題組,對涉及“撤三”的案件進(jìn)行整體性的調(diào)研,具有一定的代表性。
圖一:“撤三”案件在駁回案件中的比例估算圖
圖二:商標(biāo)使用證據(jù)主要類別圖
一、基于整體和樣本的“撤三”商標(biāo)行政案件概況
1.“撤三”商標(biāo)行政案件整體性分析
北京知產(chǎn)法院審理的涉及“撤三”商標(biāo)行政案件,主要有兩種情形:一是商標(biāo)權(quán)撤銷復(fù)審行政糾紛,直接對涉案商標(biāo)是否應(yīng)當(dāng)“撤三”進(jìn)行審查;二是商標(biāo)駁回復(fù)審行政糾紛,即對引證商標(biāo)提起“撤三”從而為申請商標(biāo)的注冊排除障礙的情形。2015年北京知產(chǎn)法院受理的第一種情形的案件共823件;2016年受理的第一種情形為828件,分別占到全部商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件的15%和14%。第二種情形需在具體審理中才能發(fā)現(xiàn),約有10%。也即為申請注冊商標(biāo),每10件案件中就有1件引證商標(biāo)被提起了“撤三”。(見圖一)據(jù)相關(guān)媒體統(tǒng)計(jì),成功率高達(dá)60%,故在這一意義上,“撤三”是獲得商標(biāo)注冊的重要途徑。
2.基于證據(jù)要素的樣本式分析
為進(jìn)一步分析“撤三”案件的具體情況,課題組隨機(jī)抽取了85份商標(biāo)撤銷復(fù)審行政糾紛的判決書并從使用證據(jù)上對該85份判決進(jìn)行了進(jìn)一步梳理。涉及的使用證據(jù)類型主要分為以下幾類:資質(zhì)類(營業(yè)執(zhí)照、檢驗(yàn)報(bào)告等)、實(shí)物類(物品、外包裝等)、合同類(許可使用合同、委托加工合同、銷售合同等)、票據(jù)類(發(fā)票、收據(jù)等)、廣告類(報(bào)刊、戶外廣告等)。其中,當(dāng)事人提交了資質(zhì)類證據(jù)的占到了47.7%,提交實(shí)物類證據(jù)的占67.7%,提交合同類證據(jù)占56.9%(其中許可使用44.6%,銷售合同43.1%,委托開發(fā)合同16.9%),提交票據(jù)類證據(jù)的占63.1%,提交廣告類證據(jù)的占66.2%(見圖二)。
上述案件中僅21.2%被北京知產(chǎn)法院認(rèn)為構(gòu)成商標(biāo)法意義上的使用,理由主要包括兩類:一是證據(jù)形式上的問題,如未提交原件、自制證據(jù)、證人未出庭作證, 36.5%商標(biāo)被撤銷的案件涉及這種情形;二是不屬于商標(biāo)意義上的使用,如未體現(xiàn)商標(biāo)標(biāo)志、未顯示使用時(shí)間、非核定商品類別上的使用、非公開使用、象征性使用等,78.9%商標(biāo)被撤銷的案件涉及第二種情形。這兩類理由并不能截然分開,21.1%商標(biāo)被撤銷的案件存在第一種和第二種情形的重合。
二、對商標(biāo)意義上使用的證據(jù)審查特點(diǎn)
1.單向的舉證責(zé)任分配
“誰主張,誰舉證”。這是民事訴訟中舉證責(zé)任分配最基本的規(guī)則?!俺啡卑讣m然是行政訴訟,但對抗關(guān)系實(shí)際上是發(fā)生在“撤三”的發(fā)起人和商標(biāo)的權(quán)利人之間的,與其說是行政訴訟,不如說是在行政訴訟形式下的民事訴訟。
“撤三”的發(fā)起人幾乎沒有舉證責(zé)任的要求。有沒有使用,完全取決于權(quán)利人的舉證能力。在舉證責(zé)任分配上,發(fā)起人和權(quán)利人之間是“全無”和“全有”的關(guān)系。這與傳統(tǒng)的民事訴訟的舉證責(zé)任可在原被告之間動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)移是不同的。在“撤三”案件中,商標(biāo)權(quán)利人負(fù)有全部的舉證責(zé)任,包括商標(biāo)行政機(jī)關(guān)、“撤三”發(fā)起人以及法院都是證據(jù)的審查者。雖然商標(biāo)的實(shí)際使用狀況權(quán)利人是最為熟悉的,但在這樣一種單向的舉證責(zé)任分配環(huán)境中,權(quán)利人的舉證壓力是非常大的。
2.嚴(yán)格的證據(jù)審核規(guī)則
基于效率優(yōu)先,“撤三”案件行政文書一般比較簡單,基本先列出權(quán)利人提交的若干使用證據(jù),再對證據(jù)作出簡要評價(jià),進(jìn)而得出是否符合“撤三”規(guī)定的結(jié)論。從當(dāng)事人提交的證據(jù)來看,也往往不是特別充分,以至于在訴訟階段仍有大量的證據(jù)提交。證據(jù)應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)性、合法性和關(guān)聯(lián)性,“撤三”案件中的使用證據(jù)也應(yīng)當(dāng)符合這一要求。同時(shí)由于“撤三”案件要求的是真實(shí)有效的使用,而非為了維持商標(biāo)的存續(xù)而進(jìn)行的象征性的使用,故對商標(biāo)的使用還往往要求是具有一定的連貫性和持續(xù)性。這一要求讓實(shí)踐中“撤三”案件對證據(jù)的審查非常嚴(yán)格。
一是對時(shí)間的審查。三年使用商標(biāo)的證據(jù)是關(guān)鍵。有的權(quán)利人恰恰在指定的三年期間使用證據(jù)缺乏,所能提供的只能是三年之前或者三年之后的證據(jù)。從目前的實(shí)踐來看,權(quán)利人提交指定期間之外的證據(jù)較少,審查機(jī)構(gòu)對指定期間之外的證據(jù)考慮亦較為有限。二是對商標(biāo)標(biāo)識的審查。大多數(shù)案件中,權(quán)利人存在多個(gè)商標(biāo),有的是不同的商標(biāo),有的是與被提起“撤三”的商標(biāo)具有關(guān)聯(lián)性的商標(biāo)。在實(shí)際使用過程中,商標(biāo)標(biāo)識也會(huì)有自身的發(fā)展過程,商標(biāo)標(biāo)識使用的狀態(tài)與提交申請時(shí)也往往存在一定的差異。如果權(quán)利人的商標(biāo)不是唯一的,那么被提起“撤三”的商標(biāo)標(biāo)識在使用中往往要求也更為嚴(yán)格。三是對商品的審查。在“撤三”案件中,當(dāng)事人提交的使用證據(jù)應(yīng)當(dāng)是在核定的商品上的使用證據(jù)。但在實(shí)踐中,也存在與核定的商品并不完全相同的情形。更多的是,相當(dāng)一部分被提起“撤三”的商標(biāo)是權(quán)利人進(jìn)行的防御性注冊的商標(biāo),是對上下游或者相關(guān)的產(chǎn)品的商標(biāo)注冊。類似商品上的使用很難延及至特定“撤三”商標(biāo)上的使用。四是對使用行為本身的審查。2013年修正的商標(biāo)法在第四十八條規(guī)定:本法所稱商標(biāo)的使用,是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上,或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中,用于識別商品來源的行為。商標(biāo)使用行為是豐富多彩的,但由于社會(huì)誠信等問題,目前對發(fā)票過于依賴,如果沒有發(fā)票,則證據(jù)常常被懷疑存在偽造的可能性。
3.證據(jù)要素分析的局限性
仔細(xì)分析上述審查規(guī)則時(shí),不難發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,即注重證據(jù)要素的分析,而缺乏基于商標(biāo)使用的法律分析,忽略了對商標(biāo)使用證據(jù)體系性的思考。這主要體現(xiàn)在:一是審查中對使用對象也即商品和商標(biāo)標(biāo)志的審查較多,對商標(biāo)的主體審查較少;二是對商標(biāo)的主體、商標(biāo)使用的對象、組成商標(biāo)的標(biāo)志的有機(jī)聯(lián)系考慮較少。
究其原因,在于商標(biāo)法對商標(biāo)使用的定義限于“將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上,或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中,用于識別商品來源的行為?!币虼?,常見的使用證據(jù)也集中于許可協(xié)議、銷售合同、宣傳圖冊、產(chǎn)品實(shí)物等外部證據(jù)。但實(shí)際上商品的銷售必然與生產(chǎn)、制造、宣傳、推廣、結(jié)算緊密相關(guān),正常使用的商標(biāo)在各個(gè)環(huán)節(jié)都會(huì)留下痕跡,這種痕跡有時(shí)候不能完整地體現(xiàn)商標(biāo)標(biāo)志本身,但在整體上結(jié)合商品和使用主體可以確認(rèn)商標(biāo)的實(shí)際狀態(tài)。
三、關(guān)于使用和撤銷的反思和重構(gòu)
1.使用的“內(nèi)在性”和“外在性”
“撤三”制度目的在于督促商標(biāo)權(quán)的使用,而商標(biāo)侵權(quán)制度在于防止他人侵權(quán)使用,商標(biāo)是否投入實(shí)際使用并不影響侵權(quán)的成立。審理商標(biāo)侵權(quán)糾紛時(shí),需要對被訴侵權(quán)行為人外在使用行為作出判斷,也就是商標(biāo)法第四十八條所述的情形。隨著社會(huì)分工的細(xì)化,在“撤三”案件中,除了表現(xiàn)外在的使用形式也即商標(biāo)法第四十八條規(guī)定的情形之外,商品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造等內(nèi)在的“使用”對于判斷權(quán)利人對商標(biāo)權(quán)的使用和使用意圖同樣有著非常重要的意義。畢竟,商標(biāo)的使用是伴隨著市場風(fēng)險(xiǎn)的,市場不好的商品外在的銷售證據(jù)可能較為薄弱,但并不代表就應(yīng)該被撤銷。在這一意義上,商標(biāo)的使用可分為上述外在的使用和內(nèi)在的使用兩種形式?!俺啡敝械氖褂脩?yīng)當(dāng)是涵蓋內(nèi)在和外在使用的更廣泛意義上的使用。通過對內(nèi)在使用行為的舉證,可以深入的了解權(quán)利人對商標(biāo)的整體性的態(tài)度,而這內(nèi)在使用行為對于財(cái)務(wù)制度較為完備的權(quán)利人來說舉證并不難,往往可通過財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行舉證。這些內(nèi)在的使用行為也是商標(biāo)標(biāo)志、商品和商標(biāo)主體之間的連接點(diǎn)。
2.撤銷的“實(shí)然性”和“應(yīng)然性”
從使用的角度,原權(quán)利人存在連續(xù)三年沒有使用的情形,但對于新的申請人而言,全新的商標(biāo),往往也沒有投入使用或者大規(guī)模的投入使用。因此在商標(biāo)使用方面,原權(quán)利人和新申請人并無高低優(yōu)劣之分。因此在審查“撤三”時(shí),除了是否實(shí)際使用這一實(shí)然性問題之外,還應(yīng)當(dāng)考慮是否應(yīng)當(dāng)撤銷這一應(yīng)然性問題。應(yīng)然性意味著自由裁量,但自由裁量應(yīng)當(dāng)受到限制,這些限制因素,有的來源于原商標(biāo)權(quán)人,有的來源于商標(biāo)標(biāo)志本身,有的來源于商品,還有的來源于撤銷申請人:一是商標(biāo)權(quán)人的經(jīng)營能力。規(guī)范經(jīng)營的跨國公司與個(gè)體工商戶的經(jīng)營能力是迥異的。財(cái)務(wù)賬冊對前者來說更為容易,但對后者來說往往非常艱難。因此,經(jīng)營能力較弱的當(dāng)事人舉證能力會(huì)受到限制。二是原商標(biāo)權(quán)人獲得商標(biāo)的方式。通過繼受取得的商標(biāo)的權(quán)利人對于原始商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)使用信息往往是有限的,要求其提供繼受之前商標(biāo)的使用證據(jù)是苛刻的。三是商標(biāo)的知名度和商品的關(guān)聯(lián)性。知名度高的商標(biāo)容易成為他人搭便車的對象,知名度高的商標(biāo)也往往在其他類別上進(jìn)行防御性注冊。四是撤銷申請人的動(dòng)機(jī)。由于我國商標(biāo)法對“撤三”提起者并未限制,為了避免被競爭對手發(fā)現(xiàn),實(shí)踐中真正的撤銷申請人往往在幕后,對于撤銷申請人的動(dòng)機(jī)在審查上存在難度,但并不妨礙這樣一種初步的權(quán)衡:即被提起“撤三”的商標(biāo),是給原權(quán)利合適還是給撤銷申請人合適?
3.評估要素的“綜合性”和“體系性”
正是因?yàn)閷Α俺啡庇袑?shí)然性層面和應(yīng)然性層面的考慮,所以在“撤三”程序中,需要對諸多因素進(jìn)行綜合評估,包括使用性質(zhì)、使用程度、使用地域、使用頻率、商標(biāo)所有人經(jīng)營性質(zhì)和規(guī)模、商品或服務(wù)的性質(zhì)、市場特點(diǎn)等,進(jìn)而在維護(hù)授權(quán)穩(wěn)定性和突出商標(biāo)價(jià)值之間實(shí)現(xiàn)平衡。“綜合性”要求將任何可能影響到權(quán)利人使用意圖的要素都納入考慮,“體系性”要求考慮各要素之間的相互關(guān)系,這些要素分為外在使用要素和內(nèi)在使用要素,二者互相依賴,最終匯聚和服務(wù)于三位一體的商標(biāo),也即集中到對商標(biāo)標(biāo)記、商品服務(wù)以及使用主體的審查中,避免簡單地對證據(jù)要素進(jìn)行認(rèn)定。即使在某一項(xiàng)外在的使用證據(jù)存在瑕疵的情況下,如果其他證據(jù)能夠形成完整的證據(jù)鏈亦應(yīng)當(dāng)可以認(rèn)為商標(biāo)進(jìn)行了真實(shí)有效的使用。
來源:人民法院報(bào)
作者:宋魚水 吳園妹 盧愛媛
編輯:IPRdaily.cn 趙珍
校對:IPRdaily.cn 縱橫君
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