企業(yè)海外商標(biāo)布局如何規(guī)避重復(fù)注冊(cè)問(wèn)題——以美國(guó)商標(biāo)審查為例

#本文僅代表作者觀(guān)點(diǎn)，不代表IPRdaily立場(chǎng)，未經(jīng)作者許可，禁止轉(zhuǎn)載#

“本文深入了解美國(guó)商標(biāo)審查指南對(duì)于禁止商標(biāo)重復(fù)注冊(cè)的規(guī)定?！?br/>

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：鮑荷花 超凡知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司

近年來(lái)，許多企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展空間受限，因此轉(zhuǎn)向海外市場(chǎng)以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。對(duì)于出海較早、知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)較強(qiáng)的企業(yè)而言，早已在海外進(jìn)行商標(biāo)布局，擁有較多海外注冊(cè)商標(biāo)。但隨著產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍和國(guó)家地區(qū)的變化及擴(kuò)大，以往的商標(biāo)注冊(cè)已無(wú)法滿(mǎn)足企業(yè)進(jìn)一步拓展海外市場(chǎng)的需求。因此，完善海外商標(biāo)注冊(cè)已成為當(dāng)務(wù)之急。考慮到企業(yè)此前已在海外進(jìn)行商標(biāo)布局，重新申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)時(shí)可能會(huì)存在重復(fù)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，因此在查漏補(bǔ)缺的過(guò)程中需要格外注意這一問(wèn)題。

商標(biāo)重復(fù)注冊(cè)是指同一申請(qǐng)人就相同的商標(biāo)在相同的商品或者服務(wù)上重復(fù)申請(qǐng)注冊(cè)。

作為全球經(jīng)濟(jì)體的領(lǐng)導(dǎo)者之一，美國(guó)擁有龐大的消費(fèi)市場(chǎng)、完善的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律法規(guī)以及發(fā)達(dá)的金融體系和國(guó)際貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)，已成為中國(guó)企業(yè)海外注冊(cè)商標(biāo)的首選地之一。本文擬通過(guò)對(duì)美國(guó)商標(biāo)審查指南的解讀，帶領(lǐng)讀者了解美國(guó)關(guān)于商標(biāo)禁止重復(fù)注冊(cè)的規(guī)定，以便中國(guó)企業(yè)更好地了解在美國(guó)注冊(cè)商標(biāo)的相關(guān)法律要求和程序，從而更有效地保護(hù)其品牌和知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

美國(guó)商標(biāo)禁止重復(fù)注冊(cè)的詳細(xì)規(guī)定可見(jiàn)于《美國(guó)商標(biāo)審查指南》第703條（USPTO Does Not Issue Duplicate Registrations）。根據(jù)該條款的相應(yīng)規(guī)定，美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局禁止核準(zhǔn)兩個(gè)完全相同的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)。如果出現(xiàn)兩個(gè)完全相同的注冊(cè)申請(qǐng)，美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局核準(zhǔn)其中一個(gè)商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)，駁回另一個(gè)重復(fù)申請(qǐng)。比如，申請(qǐng)人提出兩個(gè)完全相同的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，專(zhuān)利商標(biāo)局未審查其中任何一個(gè)注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)，兩個(gè)注冊(cè)申請(qǐng)將全部被駁回。若其中一個(gè)已完成審查，將駁回另一個(gè)重復(fù)注冊(cè)申請(qǐng)。為克服駁回，申請(qǐng)人可以放棄其中一個(gè)重復(fù)注冊(cè)申請(qǐng)。美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局通常允許申請(qǐng)人選擇放棄哪個(gè)重復(fù)注冊(cè)申請(qǐng)。若一個(gè)注冊(cè)申請(qǐng)已經(jīng)核準(zhǔn)，申請(qǐng)人可以注銷(xiāo)該注冊(cè)，讓另一重復(fù)申請(qǐng)得以核準(zhǔn)注冊(cè)，或保留該注冊(cè)而撤回另一重復(fù)注冊(cè)申請(qǐng)。

下面從商標(biāo)申請(qǐng)基礎(chǔ)、指定商品/服務(wù)以及商標(biāo)三方面闡述美國(guó)商標(biāo)構(gòu)成重復(fù)注冊(cè)的情形：

PART01
從申請(qǐng)基礎(chǔ)判斷是否構(gòu)成重復(fù)注冊(cè)

通過(guò)上表，可以看出：若兩件商標(biāo)申請(qǐng)其他方面均相同，唯一區(qū)別是其中一件申請(qǐng)基礎(chǔ)基于實(shí)際使用（根據(jù)第1(a)條款），另一件申請(qǐng)則基于意向使用（根據(jù)第1(b)條款），這種情況下構(gòu)成重復(fù)注冊(cè)。然而，如果其他方面相同，一件申請(qǐng)基于實(shí)際使用/意向使用（根據(jù)第1(a)/ 1(b)條款），另一件申請(qǐng)基于外國(guó)申請(qǐng)/注冊(cè)商標(biāo)（根據(jù)第44條），則不會(huì)構(gòu)成重復(fù)注冊(cè)。同樣，馬德里指定美國(guó)商標(biāo)（基于商標(biāo)法第66(a)條提交）如果在其他方面與根據(jù)第1條或第44條提交的申請(qǐng)相同也不會(huì)構(gòu)成重復(fù)注冊(cè)。

PART02
從指定商品/服務(wù)判斷是否構(gòu)成重復(fù)注冊(cè)

由于市場(chǎng)的發(fā)展和新技術(shù)、新服務(wù)的出現(xiàn)，尼斯分類(lèi)會(huì)定期更新，除了增加新的商品/服務(wù)之外，也會(huì)對(duì)已有的類(lèi)別進(jìn)行調(diào)整。因此，會(huì)出現(xiàn)同一個(gè)商品/服務(wù)由于時(shí)間不同，屬于不同類(lèi)別的情況。如果商品/服務(wù)的國(guó)際分類(lèi)發(fā)生變化，針對(duì)同一商標(biāo)在不同類(lèi)別申請(qǐng)注冊(cè)的新申請(qǐng)將不構(gòu)成重復(fù)注冊(cè)。例如，申請(qǐng)人在第42類(lèi)的“法律服務(wù)”上擁有一枚商標(biāo)注冊(cè)，并且在2007年1月1日之后在第45類(lèi)“法律服務(wù)”上提交新申請(qǐng)，這種情形就不屬于重復(fù)注冊(cè)。

在商品/服務(wù)類(lèi)別相同的情況下，兩商標(biāo)包含部分相同商品/服務(wù)，仍有部分不同商品/服務(wù)，則不會(huì)構(gòu)成重復(fù)注冊(cè)。

PART03
從商標(biāo)判斷是否構(gòu)成重復(fù)注冊(cè)

在其他方面相同的情況下，商標(biāo)字體不同、顏色不同，亦不會(huì)構(gòu)成重復(fù)注冊(cè)。

通過(guò)本文的討論，我們深入了解了美國(guó)商標(biāo)審查指南對(duì)于禁止商標(biāo)重復(fù)注冊(cè)的規(guī)定。在企業(yè)海外商標(biāo)布局過(guò)程中，避免商標(biāo)重復(fù)注冊(cè)是至關(guān)重要的一環(huán)。了解美國(guó)商標(biāo)審查的相關(guān)規(guī)定，對(duì)于中國(guó)企業(yè)在美國(guó)注冊(cè)商標(biāo)提供了重要的指引和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的方法。在商標(biāo)申請(qǐng)基礎(chǔ)、指定商品/服務(wù)以及商標(biāo)三個(gè)方面判斷是否構(gòu)成重復(fù)注冊(cè)，可以幫助企業(yè)更好地規(guī)避這一問(wèn)題，確保商標(biāo)注冊(cè)順利進(jìn)行。

企業(yè)在進(jìn)行海外商標(biāo)布局時(shí)，除了要熟悉各國(guó)的商標(biāo)法律和規(guī)定外，也應(yīng)當(dāng)注重細(xì)節(jié)、審慎操作，以避免不必要的風(fēng)險(xiǎn)和損失。良好的商標(biāo)戰(zhàn)略不僅有助于保護(hù)企業(yè)的品牌形象和知識(shí)產(chǎn)權(quán)，也能提升企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。希望這篇文章對(duì)于企業(yè)進(jìn)行海外商標(biāo)注冊(cè)有所啟發(fā)和幫助，讓企業(yè)能夠更加順利、高效地實(shí)現(xiàn)海外業(yè)務(wù)拓展和品牌保護(hù)。

（原標(biāo)題：企業(yè)海外商標(biāo)布局如何規(guī)避重復(fù)注冊(cè)問(wèn)題——以美國(guó)商標(biāo)審查為例）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：鮑荷花 超凡知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司

編輯：IPRdaily辛夷          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：企業(yè)海外商標(biāo)布局如何規(guī)避重復(fù)注冊(cè)問(wèn)題——以美國(guó)商標(biāo)審查為例（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

「關(guān)于IPRdaily」

IPRdaily是全球領(lǐng)先的知識(shí)產(chǎn)權(quán)綜合信息服務(wù)提供商，致力于連接全球知識(shí)產(chǎn)權(quán)與科技創(chuàng)新人才。匯聚了來(lái)自于中國(guó)、美國(guó)、歐洲、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國(guó)等15個(gè)國(guó)家和地區(qū)的高科技公司及成長(zhǎng)型科技企業(yè)的管理者及科技研發(fā)或知識(shí)產(chǎn)權(quán)負(fù)責(zé)人，還有來(lái)自政府、律師及代理事務(wù)所、研發(fā)或服務(wù)機(jī)構(gòu)的全球近100萬(wàn)用戶(hù)（國(guó)內(nèi)70余萬(wàn)+海外近30萬(wàn)），2019年全年全網(wǎng)頁(yè)面瀏覽量已經(jīng)突破過(guò)億次傳播。

（英文官網(wǎng)：iprdaily.com  中文官網(wǎng)：iprdaily.cn） 

本文來(lái)自IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場(chǎng)，如若轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處：“http://m.jupyterflow.com”