Atlas Global 訴 TP-Link： 錯失澄清標準相關許可義務范圍的良機

#本文僅代表作者觀點，不代表IPRdaily立場，未經作者許可，禁止轉載#

“‘專利權人的初始報價不需要是RAND報價’這一事實如何支撐‘沒有義務提出(F)RAND 報價或有義務授予(F)RAND 許可’這一結論？更好的解決辦法......應該是認定LOA（《必要專利權利要求保證函》）中的措辭是指許可（即，授予對將來的行為的允許），而不是指對過去侵權行為的解除......”

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp

翻譯：北京思韜知識產權代理有限公司

德克薩斯州東區(qū)法院最近作出的一項決定準予了原告專利權人簡易判決，駁回了被告提出的反訴。被告聲稱原告在起訴侵權之前未與被告溝通，從而違反了對電氣電子工程師學會（IEEE）的許可相關義務（見《報告和建議》，Atlas Global Technologies LLC, v. TP-Link Technologies Co、Ltd.、TP-Link Corporation Limited、TP-Link International Ltd.案件編號：2:21-CV-00430-JRG-RSP<德克薩斯州東區(qū)法院，2023年7月28日>）。雖然結果是合理的，但法院提供的解釋卻引發(fā)了若干問題。

案件背景

2021年底，Atlas Global Technologies LLC（“Atlas Global”）起訴TP-Link Technologies Co., Ltd., TP Link Corporation Ltd, 和 TP-Link International Ltd (“TP-Link”）,指控其侵犯針對八項專利。這些專利涉及IEEE 802.11ax標準/Wi-Fi6，并已由原始權利人Newracom轉讓給了Atlas Global。在出售該專利組合之前，Newracom已經向IEEE提交了《必要專利權利要求保證函》（“LOA”）。

在答辯中，TP-Link反訴Atlas Global違約，稱“Atlas Global未能在起訴之前按照FRAND條款和條件提供標準必要專利的許可，從而違反了其合同承諾（如在IEEE提交的LOA和IEEE章程中所述）”。TP-Link進一步聲稱，“由于Atlas在提供FRAND報價之前就提起了訴訟，因此隨后的任何談判都沒有遵守Atlas的FRAND義務，因為訴訟的壓力使得條款和談判環(huán)境發(fā)生扭曲?！?br/>

在回應TP-Link的反訴時，Atlas Global提出了簡易判決動議，辯稱“......LOA 中并沒有要求Atlas Global在提起本案訴訟之前向TP-Link提供任何具體通知......”，并強調“......TP-Link 未能引用LOA或 IEEE章程中的任何語句表明要求 Atlas 在提起訴訟之前提供許可......”。Atlas Global還爭辯稱，由于“TP-Link未能提供任何證據來證明其為善意被許可人（a willing licensee）......”，因此TP-Link已經“放棄了獲得FRAND許可的權利”，因此，“Atlas沒有義務向其提供FRAND許可......”。關于這一點，Atlas Global 援引了In Re: Qualcomm Litigation案（案件編號:3:17-cv-108-GPC-MDD<S.D. California, March 20, 2019>）。

 在起訴侵權之前沒有義務提出報價   

法院在分析TP-Link的反訴為何在法律上失敗時，首先引用了合同語言，指出“IEEE附則和保證函并未包括這樣的義務”（即，在提起侵權訴訟前提供FRAND許可）。但是，隨后令人不解地是，Roy S. Payne 法官認定，“......Atlas Global 沒有違反其合同要求”，因為“Atlas Global的義務是在FRAND條件下授予--而不是提出--許可”。但這難道不就意味著Atlas Global可能因為沒有向TP-Link授予許可而違約嗎？如果是這樣的話，對Atlas Global來說似乎是剛跳出了油鍋卻又跳進了火坑。在支持方面，可以參考愛立信公司訴D-Link Sys, Inc.案《備忘意見書和命令》（案件編號：6:10-cv-473，德克薩斯州東區(qū)法院，2013年8月6日）[1]中的以下語句：“專利權人尋求專利使用費高于潛在被許可人認為合理的水平，并不違反其RAND義務......相反，雙方的初始報價應被視為談判的起點?！钡?，“專利權人的初始報價不需要是RAND”這一事實又如何支撐“沒有義務提出(F)RAND報價或者有義務授予(F)RAND許可”這樣的結論？我方拙見，更好的解決辦法是認定必要LOA（《專利權利要求保證函》）中的措辭是指許可（即，授予對將來的行為的允許），而不是指對過去侵權行為的解除 （我們曾在此處[2]和此處[3]討論過）。

《報告與建議》進一步分析了TP-Link在其回應性簡述中引用的三個案例，并得出結論認為，此類判例法“并沒有創(chuàng)建被告所稱的法律規(guī)定"。關于Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., 946 F. Supp. 2d 998, 1008(N.D. Cal. 2013)[4]和MicrosoftCorp. v. Motorola, Inc., 696 F.3d 872, 884 (9th Cir. 2012))，[5]Roy S. Payne法官合理地認定——這些案件不適用，因為這些案件“認為標準必要專利持有人行使其排除權是不恰當的，尤其是在進行金錢救濟談判之前”，而本案的情況并非如此。然而，關于TCL Commc'ns Tech. Holdings Ltd v. Telefonaktenbologet LM Ericsson案（No. SA-CV-1400341-JVS-ANX, 2014 WL 12588293, at *4 (C.D. Cal. Sept. 30, 2014)），有些令人困惑的是，法院試圖區(qū)分加州中區(qū)法院基于以下聲明而拒絕駁回TCL提出的違約訴訟請求的動議：“與被告的主張相反，法院同意愛立信有合同義務以FRAND條件向 TCL許可其專利，因為愛立信向標準組織表示其專利是標準必要專利。同上，第4頁?！?但是，鑒于Roy S. Payne法官的裁決，即，與愛立信“許可其專利”的義務類似，Atlas Global也有義務“以FRAND條件授予......許可”（見上文），那么這一論述如何證明TCL的主張有別于TP-Link的反訴？再次強調，在我們看來，指出IEEE和ETSI的義務都涉及的是對未來行為的許可，而不是對過去侵權行為的免除，會更加合理。

關于TP-Link提出的“訴訟壓力扭曲了條款和談判環(huán)境”這一論點（法院并未討論這一論點），我們對此表示不同意。在我們看來，TP-Link 的拒絕和隨后對 (F)RAND 待遇的堅持才是扭曲條款和談判的原因。正如我們以前寫過的那樣[6]，在迫使專利權人起訴侵權后，允許實施者行使FRAND許可的權利，這一做法本身就忽略了這樣做的相關成本，并將所有不確定性的風險都推給專利權人（而不是要求實施者在“可能并不需要許可而冒險侵權”與“可能增加與之相關的損害賠償”之間做出選擇，這也是大多數許可計劃的運作方式（例如，捕魚執(zhí)照）。而且，如果不及時進行真誠的談判對實施者也不會有任何壞處的話，那么實施者可以通過將侵權技術商業(yè)化而聚斂錢財，并用這筆錢為侵權訴訟進行辯護以及發(fā)起有效性挑戰(zhàn)，從而在沒有獲得許可的情況下獲利。

 關于“放棄”的論點

并不令人意外的是，Atlas Global提出的TP-Link“放棄了其獲得 FRAND許可的權利”這一論點沒有在《報告和建議》中被提及。我們懷疑，這是因為認定債務人沒有違約并不導致債務的解除，也不導致債權人喪失履行義務的權利。如果Atlas Global希望解除任何以RAND條款和條件進行許可的義務，也許其應該尋求一項聲明，表示Atlas Global已經履行了其義務，或者由于TP-Link一方缺乏合作而導致其無法履行義務。

注釋：
[1]https://casetext.com/case/ericsson-inc-v-d-link-sys-1
[2]https://ipwatchdog.com/2022/06/02/shall-released-favorite-song-among-sep-implementers/id=149384/
[3]https://ipwatchdog.com/2023/05/23/painting-broad-brush-european-commissions-failure-distinguish-seeking-damages-past-infringement-seeking-injunction/id=161028/
[4]https://casetext.com/case/realtek-semiconductor-corp-v-lsi-corp-2
[5]https://casetext.com/case/microsoft-corp-v-motorola-inc
[6]https://ipwatchdog.com/2022/11/27/french-california-contract-law-interpret-sep-patent-owner-obligations-etsi-licensing-declaration/id=153530/

（原標題：Atlas Global 訴 TP-Link：錯失澄清標準相關許可義務范圍的良機）

小提示  

本系列英文原文首次已在IPWatchdog上發(fā)表，點擊“閱讀原文”查看本篇文章英文原文。

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp

翻譯：北京思韜知識產權代理有限公司

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：Atlas Global 訴 TP-Link： 錯失澄清標準相關許可義務范圍的良機（點擊標題查看原文）

「關于IPRdaily」

IPRdaily是全球領先的知識產權綜合信息服務提供商，致力于連接全球知識產權與科技創(chuàng)新人才。匯聚了來自于中國、美國、歐洲、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個國家和地區(qū)的高科技公司及成長型科技企業(yè)的管理者及科技研發(fā)或知識產權負責人，還有來自政府、律師及代理事務所、研發(fā)或服務機構的全球近100萬用戶（國內70余萬+海外近30萬），2019年全年全網頁面瀏覽量已經突破過億次傳播。

（英文官網：iprdaily.com  中文官網：iprdaily.cn） 

本文來自IPRdaily中文網（iprdaily.cn）并經IPRdaily.cn中文網編輯。轉載此文章須經權利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場，如若轉載，請注明出處：“http://m.jupyterflow.com