專利無(wú)效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對(duì)篇（六）——形式問題的答復(fù)（二）

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“本篇討論對(duì)于專利法第二十六條第四款無(wú)效理由，即權(quán)利要求不清楚、沒有以說明書為依據(jù)的答復(fù)?！?/strong>

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作者：袁玥中國(guó)貿(mào)促會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所

在專利授權(quán)后的無(wú)效宣告行政程序中，面對(duì)無(wú)效請(qǐng)求人提交的無(wú)效請(qǐng)求以及后續(xù)補(bǔ)充的無(wú)效理由和證據(jù)，專利權(quán)人都有答復(fù)的機(jī)會(huì)。如何答復(fù)，顯然對(duì)于專利權(quán)是否能夠得到維持將起到至關(guān)重要的作用，在本系列上一篇中，討論了對(duì)專利法第二十六條第三款無(wú)效理由，即說明書公開不充分的答復(fù)，本篇討論對(duì)于專利法第二十六條第四款無(wú)效理由，即權(quán)利要求不清楚、沒有以說明書為依據(jù)的答復(fù)。

一、對(duì)于專利法第二十六條第四款無(wú)效理由（權(quán)利要求不清楚）的答復(fù)

1.專利法第二十六條第四款的多重含義

專利法第二十六條第四款規(guī)定：“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，清楚、簡(jiǎn)要地限定要求專利保護(hù)的范圍。”

本條款短短一句話，實(shí)質(zhì)上卻包含了三項(xiàng)規(guī)定，第一，權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，即常說的“支持”；第二，權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)清楚；第三，權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)要。在無(wú)效程序中，對(duì)第二十六條第四款的審理其實(shí)是對(duì)各項(xiàng)分別審理的。

應(yīng)注意的是，對(duì)于權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)清楚的規(guī)定，是在2008年第三次修正專利法時(shí)加入的，在這之前，該規(guī)定是在《專利法實(shí)施細(xì)則》第20條第1款中的，因此根據(jù)專利申請(qǐng)日不同，適用的法條是不同的。另外，由于第三項(xiàng)“不簡(jiǎn)要”的無(wú)效理由在實(shí)踐中不是很常見，我們暫且不討論。

本節(jié)要討論的“權(quán)利要求不清楚”問題，《專利審查指南》第二部分第二章第3.2.2節(jié)做出了具體的規(guī)定：“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)清楚，一是指每一項(xiàng)權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)清楚，二是指構(gòu)成權(quán)利要求書的所有權(quán)利要求作為一個(gè)整體也應(yīng)當(dāng)清楚。首先，每項(xiàng)權(quán)利要求的類型應(yīng)當(dāng)清楚。權(quán)利要求的主題名稱應(yīng)當(dāng)能夠清楚地表明該權(quán)利要求的類型是產(chǎn)品權(quán)利要求還是方法權(quán)利要求?！浯?，每項(xiàng)權(quán)利要求所確定的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)清楚?！詈?，構(gòu)成權(quán)利要求書的所有權(quán)利要求作為一個(gè)整體也應(yīng)當(dāng)清楚，這是指權(quán)利要求之間的引用關(guān)系應(yīng)當(dāng)清楚?！痹跓o(wú)效實(shí)踐中，以請(qǐng)求人主張某項(xiàng)權(quán)利要求保護(hù)范圍不清楚的情形最為常見。

《最高人民法院關(guān)于審理專利授權(quán)確權(quán)行政案件適用法律若干問題的規(guī)定（一）》第七條對(duì)于“不清楚”問題和上述《專利審查指南》有著類似的規(guī)定：“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)說明書及附圖，認(rèn)為權(quán)利要求有下列情形之一的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該權(quán)利要求不符合專利法第二十六條第四款關(guān)于清楚地限定要求專利保護(hù)的范圍的規(guī)定：（一）限定的發(fā)明主題類型不明確的；（二）不能合理確定權(quán)利要求中技術(shù)特征的含義的；（三）技術(shù)特征之間存在明顯矛盾且無(wú)法合理解釋的。”

2. 對(duì)“權(quán)利要求不清楚”的答復(fù)

雖然在無(wú)效決定中以“不清楚”為無(wú)效理由而無(wú)效掉專利權(quán)的情況并不占多數(shù)，但是其實(shí)在無(wú)效程序中，“不清楚”卻是無(wú)效請(qǐng)求人非常常用的無(wú)效理由。由于語(yǔ)言的局限性，在使用書面語(yǔ)言描述一項(xiàng)技術(shù)方案時(shí)，時(shí)有發(fā)生僅靠權(quán)利要求中特征的文義不能精確表達(dá)含義的情形。不過，無(wú)效程序是授權(quán)后的行政程序，并不會(huì)拘泥于權(quán)利要求的字面表達(dá)，而是會(huì)根據(jù)說明書、工具書等內(nèi)部外部證據(jù)來(lái)合理確定特征的含義。

對(duì)此，可參見《最高人民法院關(guān)于審理專利授權(quán)確權(quán)行政案件適用法律若干問題的規(guī)定（一）》中的相關(guān)規(guī)定：“第七條所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)說明書及附圖，認(rèn)為權(quán)利要求有下列情形之一的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該權(quán)利要求不符合專利法第二十六條第四款關(guān)于清楚地限定要求專利保護(hù)的范圍的規(guī)定：（一）限定的發(fā)明主題類型不明確的；（二）不能合理確定權(quán)利要求中技術(shù)特征的含義的；（三）技術(shù)特征之間存在明顯矛盾且無(wú)法合理解釋的。”

而所謂的“合理確定權(quán)利要求中技術(shù)特征的含義”，可參見第二條的規(guī)定：

“第二條人民法院應(yīng)當(dāng)以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在閱讀權(quán)利要求書、說明書及附圖后所理解的通常含義，界定權(quán)利要求的用語(yǔ)。權(quán)利要求的用語(yǔ)在說明書及附圖中有明確定義或者說明的，按照其界定。

依照前款規(guī)定不能界定的，可以結(jié)合所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員通常采用的技術(shù)詞典、技術(shù)手冊(cè)、工具書、教科書、國(guó)家或者行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等界定?！?/p>

因此，在答復(fù)有關(guān)不清楚的無(wú)效理由時(shí)，應(yīng)注意的是，判斷權(quán)利要求是否清楚不應(yīng)過分機(jī)械地以字面含義來(lái)理解，而是應(yīng)該站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度分析，例如，如果被指出不清楚的特征是在閱讀說明書后或結(jié)合公知常識(shí)能夠理解的，那么也是符合專利法的要求的，這就是我們一般所說的“合理解釋原則”?？梢酝ㄟ^幾個(gè)案例來(lái)直觀地認(rèn)識(shí)這一點(diǎn)。

【案例一——(2020)最高法知行終564號(hào)（2021年中國(guó)法院50件典型知識(shí)產(chǎn)權(quán)案例）】該案中，最高院在判決書的說理部分指出：“權(quán)利要求書是否清楚地限定專利保護(hù)的范圍，應(yīng)當(dāng)站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度，以權(quán)利要求書和說明書記載的內(nèi)容為依據(jù)，在對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行合理解釋的前提下進(jìn)行判斷。對(duì)于專利權(quán)利要求中出現(xiàn)的技術(shù)術(shù)語(yǔ)，如果說明書中對(duì)此未作出特別界定，一般應(yīng)按照該技術(shù)術(shù)語(yǔ)的通常含義解釋權(quán)利要求。但是，如果本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)權(quán)利要求以及說明書所記載的內(nèi)容，能夠明確地、毫無(wú)疑義地確定該技術(shù)術(shù)語(yǔ)在權(quán)利要求中不應(yīng)理解為通常含義，而應(yīng)當(dāng)理解為特定含義，且在該特定含義下權(quán)利要求保護(hù)的范圍是清楚的，則應(yīng)當(dāng)以該特定含義來(lái)理解權(quán)利要求保護(hù)的范圍，而不應(yīng)機(jī)械地以通常含義對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行解釋?！痹谶@樣的思想指導(dǎo)下，進(jìn)一步分析了權(quán)利要求中的術(shù)語(yǔ)“高溫水結(jié)晶”，認(rèn)為結(jié)合說明書中所記載的能夠體現(xiàn)本專利方法具有可行性的具體實(shí)施方式以及能夠體現(xiàn)本專利方法相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)具有有益技術(shù)效果的對(duì)比實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，本領(lǐng)域技術(shù)人員不會(huì)脫離具體工藝環(huán)境，機(jī)械地將權(quán)利要求所限定“高溫水結(jié)晶”過程簡(jiǎn)單地理解為通常意義上的純粹的結(jié)晶過程，該解釋方法不符合在權(quán)利要求是否清楚限定專利保護(hù)范圍的審查過程中應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持的合理解釋原則。而應(yīng)當(dāng)是“在罐設(shè)備中，在高溫水的作用下，以結(jié)晶形式獲得并分離出二元酸產(chǎn)品”的過程。上述解釋并不違背本領(lǐng)域技術(shù)人員的基本認(rèn)知，也不存在前后矛盾，是從本領(lǐng)域的基本理論出發(fā)并結(jié)合權(quán)利要求1的具體的、實(shí)際的工藝過程得出的解釋，構(gòu)成合理解釋。

【案例二——(2018)京73行初2210號(hào)】該案中，無(wú)效請(qǐng)求人認(rèn)為權(quán)利要求中的特征“將發(fā)光效率較高的至少1種顏色的光源光的發(fā)光期間設(shè)定的比其他顏色的光源光的發(fā)光期間短”不清楚，因?yàn)椤拜^高”造成保護(hù)范圍無(wú)法確定。但是法院認(rèn)為，“較高”這一技術(shù)特征，是生成多個(gè)顏色的光的發(fā)光效率相比對(duì)后的一個(gè)相對(duì)高低的限定，并非是對(duì)發(fā)光效率多少的具體數(shù)值的限定，本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對(duì)生成的多種顏色的轉(zhuǎn)化光時(shí)，通過測(cè)定就可以得知哪些屬于發(fā)光效率較高的光，術(shù)語(yǔ)“較高”的含義是清楚的。（注：該案二審撤銷了一審判決，原因在于創(chuàng)造性認(rèn)定有誤，而不是一審認(rèn)定的“不清楚”問題有誤。）

從這個(gè)案子我們可以看到無(wú)效程序和實(shí)質(zhì)審查程序的不同?！秾＠麑彶橹改稀返诙糠值诙碌?.2.2節(jié)規(guī)定了：“權(quán)利要求中不得使用含義不確定的用語(yǔ)，如“厚”、“薄”、“強(qiáng)”、“弱”、“高溫”、“高壓”、“很寬范圍”等，除非這種用語(yǔ)在特定技術(shù)領(lǐng)域中具有公認(rèn)的確切含義，如放大器中的“高頻”。對(duì)沒有公認(rèn)含義的用語(yǔ)，如果可能，應(yīng)選擇說明書中記載的更為精確的措詞替換上述不確定的用語(yǔ)。”在撰寫權(quán)利要求的時(shí)候，要盡量避免寫出“較高”這種本身含義不確定的詞語(yǔ)，因?yàn)檫@樣撰寫很可能無(wú)法通過實(shí)質(zhì)審查從而得到授權(quán)。

但是無(wú)效宣告程序針對(duì)的都是已經(jīng)授權(quán)的專利，并不會(huì)僅僅因?yàn)橐粋€(gè)詞語(yǔ)本身的含義不確定，就簡(jiǎn)單地判定權(quán)利要求保護(hù)范圍不清楚，而是會(huì)依據(jù)上面所述的“合理解釋原則”，對(duì)其進(jìn)行合理解釋后，再判斷其保護(hù)范圍是否清楚。專利權(quán)人在答復(fù)的時(shí)候可以有意地強(qiáng)調(diào)這一點(diǎn)。

【案例三——第47197號(hào)無(wú)效審查決定（2020年專利復(fù)審無(wú)效十大案例）】該案中，權(quán)利要求1要求保護(hù)一種針織機(jī)，其中記載了“針織鎖扣”一詞。無(wú)效請(qǐng)求人主張，該詞在本領(lǐng)域不具有通常的含義，說明書中對(duì)該詞的含義也沒有任何說明，導(dǎo)致權(quán)利要求1保護(hù)范圍不清楚。合議組認(rèn)為，判斷權(quán)利要求中某一技術(shù)術(shù)語(yǔ)的含義時(shí)，應(yīng)站位本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度，結(jié)合說明書和附圖來(lái)理解。雖然“針織鎖扣”不是通用術(shù)語(yǔ)，而是根據(jù)德國(guó)優(yōu)先權(quán)文件直譯過來(lái)的，但結(jié)合說明書和附圖的記載以及專利權(quán)人的解釋，能夠理解“針織鎖扣”是指本領(lǐng)域中文語(yǔ)境下通常所稱的“三角座滑架”。有趣的是，合議組還指出，在評(píng)價(jià)本專利新穎性、創(chuàng)造性時(shí)請(qǐng)求人也是將作為現(xiàn)有技術(shù)的證據(jù)1、2、3中的三角座滑架對(duì)應(yīng)于本專利的針織鎖扣。這進(jìn)一步證明，基于上述文字以及附圖對(duì)針織鎖扣的位置、作用以及與其他部件的連動(dòng)關(guān)系的記載，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠確定本專利的“針織鎖扣”是指本領(lǐng)域通常所稱的“三角座滑架”，所以關(guān)于權(quán)利要求1保護(hù)范圍不清楚的主張不能成立。

【案例四——(2020)最高法知行終403號(hào)】該案中，法院在理解權(quán)利要求中特征“射線探測(cè)器的安裝支架可以調(diào)整”時(shí)，采用了結(jié)合說明書及附圖記載、從發(fā)明目的出發(fā)、結(jié)合公知常識(shí)等方式，確定了特征含義，排除了在技術(shù)上不但難以實(shí)現(xiàn)，即便能夠?qū)崿F(xiàn)，也成本極高、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、不符合涉案專利“結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本低、檢查速度快”的發(fā)明目的的實(shí)現(xiàn)方式。最終認(rèn)為權(quán)利要求保護(hù)范圍是清楚的。

可見，權(quán)利要求的保護(hù)范圍是否清楚，應(yīng)站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度，做出符合發(fā)明目的和技術(shù)效果的合理解釋，不能僅根據(jù)權(quán)利要求的文字字面含義來(lái)理解。

二、對(duì)于專利法第二十六條第四款無(wú)效理由（不支持）的答復(fù)

1. 專利法第二十六條第四款（不支持）的相關(guān)規(guī)定

除了上面討論的權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)清楚之外，在專利法第二十六條第四款中，還要求權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，即經(jīng)常被無(wú)效請(qǐng)求人所使用的“不支持”理由。

《專利審查指南》第二部分第二章第3.2.1節(jié)規(guī)定：“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，是指權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)?shù)玫秸f明書的支持。權(quán)利要求書中的每一項(xiàng)權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從說明書充分公開的內(nèi)容中得到或概括得出的技術(shù)方案，并且不得超出說明書公開的范圍。

權(quán)利要求通常由說明書記載的一個(gè)或者多個(gè)實(shí)施方式或?qū)嵤├爬ǘ?。?quán)利要求的概括應(yīng)當(dāng)不超出說明書公開的范圍。如果所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員可以合理預(yù)測(cè)說明書給出的實(shí)施方式的所有等同替代方式或明顯變型方式都具備相同的性能或用途，則應(yīng)當(dāng)允許申請(qǐng)人將權(quán)利要求的保護(hù)范圍概括至覆蓋其所有的等同替代或明顯變型的方式。對(duì)于權(quán)利要求概括得是否恰當(dāng)，審查員應(yīng)當(dāng)參照與之相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行判斷。開拓性發(fā)明可以比改進(jìn)性發(fā)明有更寬的概括范圍?！?/p>

《最高人民法院關(guān)于審理專利授權(quán)確權(quán)行政案件適用法律若干問題的規(guī)定（一）》中對(duì)于權(quán)利要求書未以說明書為依據(jù)的情形也給出了相關(guān)規(guī)定：“第八條所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員閱讀說明書及附圖后，在申請(qǐng)日不能得到或者合理概括得出權(quán)利要求限定的技術(shù)方案的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該權(quán)利要求不符合專利法第二十六條第四款關(guān)于‘權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)’的規(guī)定?！?/p>

2. 專利法第二十六條第四款（不支持）的答復(fù)

由以上這些規(guī)定可知，在判斷權(quán)利要求是否以說明書為依據(jù)時(shí)，強(qiáng)調(diào)的是概括應(yīng)該恰當(dāng)，即，允許權(quán)利要求對(duì)說明書記載的實(shí)施方式進(jìn)行概括，但是不能概括得過寬。而至于概括得是否恰當(dāng)，同樣應(yīng)站在“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”的角度來(lái)解讀，這一點(diǎn)與“不清楚”條款的標(biāo)準(zhǔn)是相同的。

【案例五——(2022)最高法知行終50號(hào)】該案中，無(wú)效請(qǐng)求人主張，“端面密封的效果會(huì)隨著溫度和壓力的升高而增強(qiáng)”的有益技術(shù)效果是由“密封件的膨脹系數(shù)大于腔體的膨脹系數(shù)”這一技術(shù)持征帶來(lái)的，由于本專利的權(quán)利要求1并未限定密封件的膨脹系數(shù)大于腔體的膨脹系數(shù)這一必要技術(shù)特征，其保護(hù)范圍實(shí)際還涵蓋了密封件的膨脹系數(shù)小于等于腔體的膨脹系數(shù)的情形，因此本專利權(quán)利要求得不到說明書的支持。對(duì)此，二審法院認(rèn)為，對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說，在機(jī)械密封領(lǐng)域，密封件的膨脹系數(shù)大于腔體的膨脹系數(shù)是常規(guī)選擇，實(shí)際操作中不會(huì)選擇密封件膨脹系數(shù)小于腔體膨脹系數(shù)的方案。因此，權(quán)利要求符合專利法第二十六條第四款的規(guī)定?！?/p>

【案例六——(2020)最高法知行終406號(hào)（2020年中國(guó)法院50件典型知識(shí)產(chǎn)權(quán)案例）】涉案專利的權(quán)利要求1包含了“充電限制電壓大于4.2V，但不超過5.8V”及“正負(fù)極配比按充電限制電壓為4.2V時(shí)的理論克容量計(jì)算在1:1.0-1:2.5”兩組不同的數(shù)值范圍技術(shù)特征。而說明書記載了充電限制電壓提高至4.45V時(shí)，鋰離子電池的正負(fù)極材料要按照充電限制電壓為4.2V時(shí)的理論克容量計(jì)算的配比調(diào)整為1:1.3-2.5，否則將會(huì)影響循環(huán)性能。

一審法院據(jù)此認(rèn)為，專利說明書內(nèi)容體現(xiàn)充電限制電壓與單體鋰離子電池的正、負(fù)極的配比必須有一定的對(duì)應(yīng)關(guān)系，否則不能實(shí)現(xiàn)專利所要實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果，而權(quán)利要求1的限定卻顯示單體鋰離子電池的正、負(fù)極的配比1:1.0～1:2.5對(duì)于大于4.2V但不超過5.8V的充電限制電壓具有普適性。本領(lǐng)域技術(shù)人員并不能從說明書充分公開的內(nèi)容中概括得出權(quán)利要求1的技術(shù)方案，故權(quán)利要求1得不到說明書的支持。

二審法院推翻了一審法院的判決，認(rèn)為：無(wú)效請(qǐng)求人主張權(quán)利要求1未就該兩組數(shù)值范圍技術(shù)特征之間的關(guān)系予以明確說明，但本領(lǐng)域技術(shù)人員通過閱讀本專利說明書中“發(fā)明內(nèi)容”部分關(guān)于實(shí)現(xiàn)本專利發(fā)明目的的手段系“通過提高充電限制電壓，并適當(dāng)調(diào)整單體鋰離子電池的正、負(fù)極的配比”的記載，以及本專利說明書給出的實(shí)施例和實(shí)施例給出的“當(dāng)充電限制電壓提高到4.45V以上后，隨著該電壓和正負(fù)極配比值的提高，可繼續(xù)提高電池容量、工作電壓和重量比能量”啟示等內(nèi)容，可以明確得出權(quán)利要求1所包含的兩組數(shù)值范圍技術(shù)特征之間具有以下對(duì)應(yīng)關(guān)系：充電限制電壓提高到4.2V以上但不超過5.8V，正負(fù)極配比按充電限制電壓為4.2V時(shí)的理論克容量計(jì)算限制在1:1.0-1:2.5，且當(dāng)充電限制電壓大于4.45V時(shí)正負(fù)極配比要隨著充電限制電壓的升高而升高。在此基礎(chǔ)上，本領(lǐng)域技術(shù)人員結(jié)合本發(fā)明申請(qǐng)時(shí)“電池循環(huán)300次容量保持在60%即可滿足相關(guān)行業(yè)對(duì)電池循環(huán)性能的要求”的公知常識(shí)，根據(jù)本專利說明書及實(shí)施例給出的上述指引和啟示，判斷出符合本發(fā)明目的的具體實(shí)施方式，并在采取常規(guī)的實(shí)驗(yàn)手段及有限次的試驗(yàn)情況下便可排除不能實(shí)現(xiàn)本發(fā)明目的的技術(shù)方案，即無(wú)需通過過度勞動(dòng)便可清楚認(rèn)識(shí)到權(quán)利要求1包含的兩組數(shù)值范圍技術(shù)特征在上述對(duì)應(yīng)關(guān)系之外的其他數(shù)值范圍并非權(quán)利要求1所要保護(hù)的內(nèi)容。因此，權(quán)利要求1能夠得到說明書的支持。

【案例七——第47328號(hào)無(wú)效審查決定（2021年專利復(fù)審無(wú)效十大案例）】該案涉及化學(xué)領(lǐng)域的發(fā)明，權(quán)利要求1以馬庫(kù)什權(quán)利要求的撰寫方式撰寫，無(wú)效請(qǐng)求人主張其保護(hù)的三環(huán)化合物涵蓋了大量說明書沒有記載的具體化合物，無(wú)法確定該范圍內(nèi)的所有化合物都能通過說明書記載的方法制備，并達(dá)到預(yù)期效果，因此得不到說明書的支持。無(wú)效審查決定從各個(gè)方面分析了說明書記載的技術(shù)內(nèi)容，駁回了無(wú)效請(qǐng)求人的主張。決定的要點(diǎn)包括，說明書記載了6個(gè)落在權(quán)利要求1保護(hù)范圍內(nèi)的母體化合物的合成例，還提供了結(jié)構(gòu)表征數(shù)據(jù)。這6個(gè)化合物分別涉及含1個(gè)N的五元雜環(huán)以及含1個(gè)N和1個(gè)O作為雜原子的六元雜環(huán)，屬于不同類型的雜環(huán)?；诒緦＠f明書中公開的這些內(nèi)容，本領(lǐng)域技術(shù)人員完全能夠設(shè)計(jì)出三環(huán)化合物的合理制備方案，并進(jìn)行結(jié)構(gòu)確認(rèn)。另外，本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對(duì)化學(xué)領(lǐng)域常見的馬庫(kù)什類型權(quán)利要求時(shí)，有能力將一些明顯超出本領(lǐng)域常規(guī)認(rèn)知的情形排除在權(quán)利要求的保護(hù)范圍之外。具體到本案，本領(lǐng)域技術(shù)人員會(huì)從合理性出發(fā)，考慮環(huán)的結(jié)構(gòu)和電子排布與整個(gè)環(huán)系的關(guān)系，因不符合化學(xué)領(lǐng)域的基本常識(shí)而不能穩(wěn)定存在或根本無(wú)法制得的“虛擬”化合物將會(huì)被排除。最終認(rèn)定權(quán)利要求1能夠得到說明書的支持。

以上幾個(gè)案子都有個(gè)共同點(diǎn)，即，從字面含義看，權(quán)利要求概括的保護(hù)范圍中，確實(shí)有一部分無(wú)法完成發(fā)明目的，根據(jù)《專利審查指南》第二部分第二章第3.2.1節(jié)的規(guī)定，看似是無(wú)法得到說明書支持的：“對(duì)于用上位概念概括或用并列選擇方式概括的權(quán)利要求，應(yīng)當(dāng)審查這種概括是否得到說明書的支持。如果權(quán)利要求的概括包含申請(qǐng)人推測(cè)的內(nèi)容，而其效果又難于預(yù)先確定和評(píng)價(jià)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為這種概括超出了說明書公開的范圍。如果權(quán)利要求的概括使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員有理由懷疑該上位概括或并列概括所包含的一種或多種下位概念或選擇方式不能解決發(fā)明或者實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問題，并達(dá)到相同的技術(shù)效果，則應(yīng)當(dāng)認(rèn)為該權(quán)利要求沒有得到說明書的支持?！?/p>

但是在無(wú)效程序中判斷權(quán)利要求是否能夠得到說明書的支持時(shí)，“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”其實(shí)是具有一定的“智慧”的，他們可以在閱讀說明書時(shí)結(jié)合本領(lǐng)域的公知常識(shí)，來(lái)排除那些不符合發(fā)明目的的技術(shù)方案。當(dāng)權(quán)利要求的保護(hù)范圍不包括那些不符合發(fā)明目的的技術(shù)方案時(shí)，剩下的保護(hù)范圍自然是能夠得到說明書的支持的。

在下面的案例中，涉案專利的權(quán)利要求撰寫存在錯(cuò)誤，無(wú)效審查決定、一審、二審行政判決都認(rèn)定該權(quán)利要求沒有以說明書為依據(jù)，不符合專利法第二十六條第四款的規(guī)定。但是專利權(quán)人堅(jiān)持不懈地向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹?，最終最高院提審了該案，做出改判，撤銷了無(wú)效審查決定、一審、二審行政判決。雖然是十年前的案例，但放在今天仍然有借鑒意義。

【案例八——（2011）行提字第13號(hào)】該案中，無(wú)效請(qǐng)求人、無(wú)效程序的合議組、一審、二審法院都認(rèn)為，權(quán)利要求1中的技術(shù)特征“外套管的另一端與延伸管連接，兩者之間留有間隙”與說明書中的相應(yīng)描述不一致，說明書中記載的是“外套管外側(cè)是直通延伸管5，…延伸管5與內(nèi)管1之間留有適當(dāng)間隙”，外套管和延伸管之間是固定連接的，不可能留有間隙，應(yīng)該是延伸管5與內(nèi)管1之間留有間隙，因此，該權(quán)利要求1的技術(shù)方案不能從說明書公開的內(nèi)容得到或概括得出，從而得不到說明書的支持，不符合專利法第二十六條第四款的規(guī)定。但是最高院在判決書的說理部分認(rèn)為，權(quán)利要求中的撰寫錯(cuò)誤在所難免，并不必然導(dǎo)致該權(quán)利要求不符合專利法第二十六條第四款的規(guī)定。如果所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)所具有的普通技術(shù)知識(shí)在閱讀權(quán)利要求后能夠立即發(fā)現(xiàn)某一技術(shù)特征存在錯(cuò)誤，同時(shí)，該技術(shù)人員結(jié)合其具有的普通技術(shù)知識(shí)，閱讀說明書及說明書附圖的相關(guān)內(nèi)容后能夠立即確定其唯一的正確答案，這種錯(cuò)誤為明顯錯(cuò)誤。對(duì)于權(quán)利要求中存在的明顯錯(cuò)誤，由于該錯(cuò)誤的存在對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是如此“明顯”，即在閱讀權(quán)利要求時(shí)能夠立即發(fā)現(xiàn)其存在錯(cuò)誤，同時(shí)，更正該錯(cuò)誤的答案也是如此“確定”，結(jié)合其普通技術(shù)知識(shí)和說明書能夠立即得出其唯一的正確答案，所以，本領(lǐng)域技術(shù)人員必然以該唯一的正確解釋為基準(zhǔn)理解技術(shù)方案，明顯錯(cuò)誤的存在并不會(huì)導(dǎo)致權(quán)利要求的邊界模糊不清。在無(wú)效宣告請(qǐng)求的審查過程中，如果不對(duì)權(quán)利要求中的明顯錯(cuò)誤作出更正性理解，而是“將錯(cuò)就錯(cuò)”地徑行因明顯錯(cuò)誤的存在而一概以不符合專利法第二十六條第四款的規(guī)定為由將專利宣告無(wú)效，將會(huì)造成專利法第二十六條第四款成為一種對(duì)撰寫權(quán)利要求不當(dāng)?shù)膽土P，導(dǎo)致專利權(quán)人獲得的利益與其對(duì)社會(huì)做出的貢獻(xiàn)明顯不相適應(yīng)，有悖于專利法第二十六條第四款的立法宗旨。對(duì)該明顯錯(cuò)誤的更正性理解，并不會(huì)導(dǎo)致權(quán)利要求的技術(shù)方案在內(nèi)容上發(fā)生變化，進(jìn)而損害社會(huì)公眾的利益和權(quán)利要求的公示性、穩(wěn)定性和權(quán)威性。具體到該案，判決書中先分析了說明書的記載內(nèi)容，然后總結(jié)指出，本領(lǐng)域技術(shù)人員基于其具有的普通技術(shù)知識(shí)，能夠知道權(quán)利要求1的撰寫存在錯(cuò)誤，通過閱讀說明書及附圖可以直接地、毫無(wú)疑義地確定“兩者之間留有間隙”的“兩者”應(yīng)當(dāng)是指延伸管與內(nèi)管,不會(huì)誤認(rèn)為是外套管與延伸管之間留有間隙?！皟烧咧g”應(yīng)當(dāng)屬于明顯錯(cuò)誤。盡管本專利的撰寫有可能使得一般讀者根據(jù)閱讀習(xí)慣，誤認(rèn)為“兩者之間”留有間隙是指所述的外套管與延伸管之間留有間隙，但是，對(duì)“兩者之間”的“兩者”的理解主體是本領(lǐng)域的技術(shù)人員，而非不具有本領(lǐng)域普通知識(shí)的一般讀者。由于本領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠清楚準(zhǔn)確地得出唯一的正確解釋，“兩者之間留有間隙”是指內(nèi)管和延伸管之間留有一定的間隙，這與說明書中公開的內(nèi)容相一致。

因此，總結(jié)來(lái)說，專利權(quán)人在答復(fù)本條款下的無(wú)效理由時(shí)，判斷權(quán)利要求對(duì)說明書的概括是否恰當(dāng)，應(yīng)從所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員的角度進(jìn)行分析。在無(wú)效程序中，本條款下的“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”看上去至少具備以下三種能力：第一，如果說明書記載的實(shí)施例數(shù)量達(dá)到一定程度并且分布有一定的合理性，就能夠概括出權(quán)利要求中保護(hù)范圍更寬的技術(shù)方案；第二，能夠排除一些明顯不合理的技術(shù)方案，從而使得含有這些“壞點(diǎn)”的技術(shù)方案也能得到說明書的支持；第三，能對(duì)權(quán)利要求中的明顯錯(cuò)誤給出修正后的理解。這樣的規(guī)則對(duì)于無(wú)效程序中的專利權(quán)人是非常有利的，作為專利權(quán)人一定要有效利用。

三、結(jié)語(yǔ)

本篇就無(wú)效宣告程序中專利權(quán)人對(duì)專利法第二十六條第四款（不支持、不清楚）的答復(fù)做了簡(jiǎn)單討論，并給出了一些示例案例作為參考。在后續(xù)篇章中，會(huì)繼續(xù)討論針對(duì)其他條款的無(wú)效理由的具體答復(fù)策略。

想再多說一點(diǎn)的是，無(wú)效程序中對(duì)于很多條款尤其是形式問題條款的尺度把握是不同于實(shí)質(zhì)審查程序的。就上面的案例來(lái)說，如果實(shí)審審查員意識(shí)到存在這些問題，相信不會(huì)讓這些專利申請(qǐng)進(jìn)入授權(quán)環(huán)節(jié)，專利申請(qǐng)人也有進(jìn)一步修改完善的機(jī)會(huì)。但作為授權(quán)后的確權(quán)環(huán)節(jié)，無(wú)效程序中專利權(quán)人對(duì)權(quán)利要求的修改受限，而且專利已經(jīng)被公告授權(quán)的既有事實(shí)也會(huì)產(chǎn)生影響。顯然，讓眾多已經(jīng)授權(quán)的專利隨時(shí)處于極大的不穩(wěn)定狀態(tài)也不符合社會(huì)公眾的預(yù)期。這就導(dǎo)致了，雖然實(shí)審、無(wú)效程序、無(wú)效后的行政訴訟適用同樣一部《專利法》，但實(shí)踐中的尺度掌握卻差別很大，比如對(duì)于“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的能力的解讀，顯然是不一致的，這點(diǎn)作為專利權(quán)人需要仔細(xì)體會(huì)。

此外，在答復(fù)本條款的無(wú)效理由時(shí)，不可避免地會(huì)涉及如何對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行解釋問題，例如權(quán)利要求中的術(shù)語(yǔ)如何理解等等，在本文中初步地討論了解釋的原則和方法，后面還會(huì)有專門的一篇來(lái)討論關(guān)于權(quán)利要求解釋的更多具體問題。

專利無(wú)效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對(duì)篇（二）——證據(jù)“三性”的質(zhì)證

專利無(wú)效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對(duì)篇（三）——證據(jù)證明力的質(zhì)證

專利無(wú)效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對(duì)篇（四）——譯文異議

專利無(wú)效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對(duì)篇（五）——答復(fù)策略的制定

專利無(wú)效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對(duì)篇（六）——形式問題的答復(fù)（一）

（原標(biāo)題：專利無(wú)效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對(duì)篇（七）——形式問題的答復(fù)（二））

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：袁玥中國(guó)貿(mào)促會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙甄校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：專利無(wú)效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對(duì)篇（六）——形式問題的答復(fù)（二）（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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