軟件方法專利侵權(quán)判定的探討

#本文僅代表作者觀點，未經(jīng)作者許可，禁止轉(zhuǎn)載，不代表IPRdaily立場#

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：樂山

原標題：軟件方法專利侵權(quán)判定的探討

2019年12月10日上午，最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭（以下簡稱為“二審法院”）公開宣判了一起涉及通信領域方法專利的侵權(quán)糾紛案件（（2019）最高法知民終147號）。本文探討判決書中涉及的一個方面，即“被告制造、銷售、許諾銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品的行為是否構(gòu)成專利侵權(quán)”。

一、案例探討

二審法院首先認為，“如果被訴侵權(quán)行為人以生產(chǎn)經(jīng)營為目的，將專利方法的實質(zhì)內(nèi)容固化在被訴侵權(quán)產(chǎn)品中，該行為或者行為結(jié)果對專利權(quán)利要求的技術特征被全面覆蓋起到了不可替代的實質(zhì)性作用，也即終端用戶在正常使用該被訴侵權(quán)產(chǎn)品時就能自然再現(xiàn)該專利方法過程的，則應認定被訴侵權(quán)行為人實施了該專利方法，侵害了專利權(quán)人的權(quán)利”。

根據(jù)《專利法》第十一條的規(guī)定，實施專利方法指為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用專利方法，或者使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品等五種情形。將專利方法的實質(zhì)內(nèi)容固化在被訴侵權(quán)產(chǎn)品中應屬于制造產(chǎn)品的行為，其不應為上述實施專利方法的五種情形中的任何一種，因此，難以認定被訴侵權(quán)行為人直接侵害了專利權(quán)人的權(quán)利；反而言之，如果將被訴侵權(quán)行為人的制造行為認定為直接實施了專利方法的行為，將使得市場主體無法根據(jù)法律關于實施專利方法的現(xiàn)有規(guī)定來預測其是否已經(jīng)實施了侵權(quán)行為，從而無法為其生產(chǎn)經(jīng)營活動預先作出合理的安排。

二審法院進一步具有三點理由：“第一，騰達公司雖未實施涉案專利方法，但其以生產(chǎn)經(jīng)營為目的制造、許諾銷售、銷售的被訴侵權(quán)產(chǎn)品，具備可直接實施專利方法的功能，在終端網(wǎng)絡用戶利用被訴侵權(quán)產(chǎn)品完整再現(xiàn)涉案專利方法的過程中，發(fā)揮著不可替代的實質(zhì)性作用”（以下簡稱為“理由一”）、“第二，騰達公司從制造、許諾銷售、銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品的行為中獲得不當利益與涉案專利存在密切關聯(lián)”（以下簡稱為“理由二”）、“第三，因終端網(wǎng)絡用戶利用被訴侵權(quán)產(chǎn)品實施涉案專利方法的行為并不構(gòu)成法律意義上的侵權(quán)行為，專利權(quán)人的創(chuàng)新投入無法從直接實施專利方法的終端網(wǎng)絡用戶處獲得應有回報，如專利權(quán)人的利益無法得到補償，必將導致研發(fā)創(chuàng)新活動難以為繼”（以下簡稱為“理由三”）。

關于理由一，二審法院認為被訴侵權(quán)行為人未實施涉案專利方法，那么其行為是否涉及侵權(quán)，或者涉及直接侵權(quán)還是間接侵權(quán)，或者是否需要區(qū)分直接侵權(quán)和間接侵權(quán)及其對賠償數(shù)額的影響；二審法院明確了第一個問題，而后兩個問題并沒有進一步說明。即使被訴侵權(quán)產(chǎn)品對于實施涉案專利要求保護的方法具有實質(zhì)性作用，根據(jù)《侵權(quán)責任法》以及專利權(quán)糾紛相關司法解釋，也不宜認定為直接侵權(quán)?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第二十一條第一款規(guī)定，“明知有關產(chǎn)品系專門用于實施專利的材料、設備、零部件、中間物等，未經(jīng)專利權(quán)人許可，為生產(chǎn)經(jīng)營目的將該產(chǎn)品提供給他人實施了侵犯專利權(quán)的行為，權(quán)利人主張該提供者的行為屬于侵權(quán)責任法第九條規(guī)定的幫助他人實施侵權(quán)行為的，人民法院應予支持”；本案中，被訴侵權(quán)行為人為生產(chǎn)經(jīng)營目的將被訴侵權(quán)產(chǎn)品銷售給用戶，被訴侵權(quán)行為人與用戶之間一般不存在意思聯(lián)絡，而被訴侵權(quán)產(chǎn)品在再現(xiàn)涉案專利方法的過程中不可替代，屬于專用產(chǎn)品。因此，被訴侵權(quán)行為人的銷售行為應涉及間接侵權(quán)。

關于理由二和三，一方面，在推理出被訴侵權(quán)行為構(gòu)成侵權(quán)的結(jié)論中，以被訴侵權(quán)行為人因侵權(quán)行為而“獲得不當利益”、“專利權(quán)人的利益無法得到補償”為理由，可能屬于循環(huán)論證；另一方面，在創(chuàng)新的過程中存在諸多風險，例如，可能存在技術風險而無法獲得預期的成果，也可能存在法律風險，如因為專利撰寫等原因而使得權(quán)利要求保護的范圍并不穩(wěn)定，或者權(quán)利要求所描述的技術方案不涉及為生產(chǎn)經(jīng)營目的的實施者或涉及多個實施者，還可能在市場上沒有相關產(chǎn)品，因此，從創(chuàng)新到獲利之間還存在較多的中間節(jié)點，而在保護創(chuàng)新和維護公眾利益之間需要平衡好尺度。

二、延伸思考

涉案專利為軟件方法專利，而使用方法侵權(quán)的證明難度比制造或銷售產(chǎn)品侵權(quán)的更大，《專利法》也因此規(guī)定了對方法專利的保護可以延伸到產(chǎn)品，即，除了基于使用專利方法的保護外，還可以基于方法專利的延伸保護，不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品；關于“依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品”，司法解釋也有規(guī)定（《最高人民法院關于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十三條第一款，“對于使用專利方法獲得的原始產(chǎn)品，人民法院應當認定為專利法第十一條規(guī)定的依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品”）。

軟件方法專利中的方法權(quán)利要求一般可具有對應的產(chǎn)品權(quán)利要求。例如，其可以對應于裝置權(quán)利要求，如：“一種簡易訪問網(wǎng)絡運營商門戶網(wǎng)站的裝置，其特征在于，包括第一模塊，其適于……；第二模塊，其適于……；第三模塊，其適于……”；也可以對應設備權(quán)利要求，如：“一種簡易訪問網(wǎng)絡運營商門戶網(wǎng)站的設備，包括存儲器和處理器，所述存儲器上存儲有可在所述處理器上運行的計算機指令，其特征在于，所述處理器運行所述計算機指令時執(zhí)行權(quán)利要求1所述方法的步驟”；還可以對應介質(zhì)權(quán)利要求，如：“一種計算機可讀存儲介質(zhì)，計算機可讀存儲介質(zhì)為非易失性存儲介質(zhì)或非瞬態(tài)存儲介質(zhì)，其上存儲有計算機指令，其特征在于，所述計算機指令運行時執(zhí)行權(quán)利要求1所述方法的步驟”。

也就是說，上述裝置、設備和介質(zhì)等對應的軟件相關產(chǎn)品是可以依照軟件方法專利直接獲得的原始產(chǎn)品，而沒有被進一步的加工或處理；并且，這些軟件相關產(chǎn)品可以被使用如通過軟件安裝、或者硬件布置于物理產(chǎn)品（在本案中為路由器）內(nèi)，也可以隨物理產(chǎn)品一起銷售。在將聚焦點從物理產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到軟件相關產(chǎn)品時，軟件方法專利應可獲得延伸保護。
 

技術在不斷創(chuàng)新，立法和司法在與時俱進，而實踐與探索也一直在路上。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：樂山

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

推薦閱讀（點擊圖文，閱讀全文）

廣東省市場監(jiān)管局印發(fā)《2020年粵港澳大灣區(qū)高價值專利培育布局大賽工作方案》

更新版！「涉外商標代理人高級研修班 」廣州站倒計時報名

活動預告！中國醫(yī)療器械知識產(chǎn)權(quán)峰會將于2020年3月19-20日隆重舉行！

生而不凡！2019年中國“40位40歲以下企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)精英”榜單揭曉

“投稿”請投郵箱“iprdaily@163.com”

「關于IPRdaily」

IPRdaily成立于2014年，是全球影響力的知識產(chǎn)權(quán)媒體+產(chǎn)業(yè)服務平臺，致力于連接全球知識產(chǎn)權(quán)人，用戶匯聚了中國、美國、德國、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個國家和地區(qū)的高科技公司、成長型科技企業(yè)IP高管、研發(fā)人員、法務、政府機構(gòu)、律所、事務所、科研院校等全球近100多萬產(chǎn)業(yè)用戶（國內(nèi)70萬+海外30萬）；同時擁有近百萬條高質(zhì)量的技術資源+專利資源，通過媒體構(gòu)建全球知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)信息第一入口。2016年獲啟賦資本領投和天使匯跟投的Pre-A輪融資。

（英文官網(wǎng)：iprdaily.com  中文官網(wǎng)：iprdaily.cn） 

本文來自IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場，如若轉(zhuǎn)載，請注明出處：“http://m.jupyterflow.com/”