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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：徐蘇明 付倩 專利代理師
原標題：在專利審查“提質(zhì)增效”的背景下，專利代理師應(yīng)該何去何從？
2019年已經(jīng)過半，各機構(gòu)上半年及第二季度的各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)相繼出爐。作為工作在專利代理事業(yè)前線的專利代理師，筆者也會定期對自己的代理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計匯總。不知各位專利代理師是否與筆者有同感，第二季度的發(fā)明專利授權(quán)好像變得有點“難”了。
國家知識產(chǎn)權(quán)局于近日公布了2019年上半年國內(nèi)發(fā)明專利相關(guān)數(shù)據(jù)。筆者認為，通過比對第一季度與第二季度的對應(yīng)數(shù)據(jù)，可以獲得一些與審查相關(guān)的信息。例如，第一季度的授權(quán)數(shù)為127399件，第二季度的授權(quán)數(shù)為110838件，在當前授權(quán)率計算方式（同一時段內(nèi)授權(quán)數(shù)/受理數(shù)）說服力有限，且審查效率較為平穩(wěn)的情況下，僅單純比較授權(quán)數(shù)，應(yīng)該也可反映出相應(yīng)趨勢。尤其是，2019年第二季度的授權(quán)數(shù)相對第一季度的授權(quán)數(shù)下降了16561件，下降率接近13%。筆者認為，這從側(cè)面說明了目前發(fā)明專利授權(quán)正趨于收緊。
回顧上半年的專利大事件，2019年3月7日，國家知識產(chǎn)權(quán)局召開了提升專利審查質(zhì)量和審查效率專項工作動員部署會，并制定了《提升發(fā)明專利審查質(zhì)量和審查效率專項實施方案》。2019年3月21日，中華全國專利代理人協(xié)會發(fā)出《專利代理提質(zhì)增效倡議書》。
無獨有偶，筆者處理的部分審查意見答復，特別是對于3月左右發(fā)文的且根據(jù)過往經(jīng)驗具有較樂觀授權(quán)前景的審查意見的答復，在6、7月左右相繼收到后續(xù)審查意見，甚至駁回決定。讓筆者后知后覺地對本次專利審查“提質(zhì)增效”有了較為深刻的認識。
筆者遇到的上述情況包括在先審查意見僅指出形式問題（A26.4），而在后審查意見則指出創(chuàng)造性問題（A22.3），以及在先審查意見答復論據(jù)非常充分且對權(quán)要進行了相應(yīng)修改，后續(xù)駁回決定卻并未明確指出上述論據(jù)的問題等。對于上述幾個案例，細節(jié)暫且不表，筆者認為審查員的操作是值得商榷的，姑且不論審查過程是否符合程序節(jié)約原則，亦或是聽證原則，但這種情況在以往確實是較為少見的，或者說如此集中地出現(xiàn)是不太常見的。但也必須承認，這只是筆者基于個人經(jīng)驗的主觀判斷，嚴格講，審查員的操作應(yīng)該還是合規(guī)的，畢竟后續(xù)還有救濟程序。
如果說上述案例還屬于專利審查“提質(zhì)增效”的實施范疇，筆者是予以支持并接受的，但筆者遇到的另一個案例則可能爭議會更大一些。
審查員于2018年2月23發(fā)文的一通中指出基于對比文件1，該案全部權(quán)利要求均存在創(chuàng)造性問題（A22.3）。
經(jīng)答復后，審查員于2018年8月23發(fā)文的二通中繼續(xù)指出該案全部權(quán)利要求均存在創(chuàng)造性問題（A22.3）。
經(jīng)對權(quán)利要求進行合并式修改與補充論據(jù)后，審查員于2019年3月7發(fā)文的三通中指出該案權(quán)利要求1與同日申請的已授權(quán)實用新型專利，即對比文件2存在重復授權(quán)的問題（A9.1）。
隨后，審查員又于2019年6月27發(fā)出四通，并引用對比文件3和對比文件4，指出當前的全部權(quán)利要求依然存在創(chuàng)造性問題（A22.3）。
由于該案為一案雙申類案件，且技術(shù)方案是存在一定創(chuàng)新性的，在收到三通后，經(jīng)與申請人協(xié)商，申請人同意放棄在先獲得的實用新型專利權(quán)。在這樣的情況下，答復文件提交三個多月后，竟然又收到了重新評價創(chuàng)造性的新的審查意見。暫且不論本案最終是否能夠獲得授權(quán)，筆者認為審查員如此操作是存在一定瑕疵的。
由于申請人在三通答復中聲明放棄在先獲得的實用新型專利權(quán)是依據(jù)專利法第九條和專利法實施細則第四十一條執(zhí)行的，那就不妨仔細研讀一下相關(guān)法律法規(guī)條文。
專利法第九條：
同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)。
兩個以上的申請人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的，專利權(quán)授予最先申請的人。
專利法實施細則第四十一條：
兩個以上的申請人同日（指申請日；有優(yōu)先權(quán)的，指優(yōu)先權(quán)日）分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的，應(yīng)當在收到國務(wù)院專利行政部門的通知后自行協(xié)商確定申請人。
同一申請人在同日（指申請日）對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利的，應(yīng)當在申請時分別說明對同樣的發(fā)明創(chuàng)造已申請了另一專利；未作說明的，依照專利法第九條第一款關(guān)于同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)的規(guī)定處理。
國務(wù)院專利行政部門公告授予實用新型專利權(quán)，應(yīng)當公告申請人已依照本條第二款的規(guī)定同時申請了發(fā)明專利的說明。
發(fā)明專利申請經(jīng)審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由，國務(wù)院專利行政部門應(yīng)當通知申請人在規(guī)定期限內(nèi)聲明放棄實用新型專利權(quán)。申請人聲明放棄的，國務(wù)院專利行政部門應(yīng)當作出授予發(fā)明專利權(quán)的決定，并在公告授予發(fā)明專利權(quán)時一并公告申請人放棄實用新型專利權(quán)聲明。申請人不同意放棄的，國務(wù)院專利行政部門應(yīng)當駁回該發(fā)明專利申請；申請人期滿未答復的，視為撤回該發(fā)明專利申請。
實用新型專利權(quán)自公告授予發(fā)明專利權(quán)之日起終止。
筆者標出了其中的“可以”和“應(yīng)當”，二者的相關(guān)含義及用法可以參見筆者撰文的《專利中的可以怎么用？》(點擊標題閱讀原文)，在此不做贅述。
研讀專利法第九條的規(guī)定，由于“申請人聲明放棄該實用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)”，也就是說，此時可以授予發(fā)明專利權(quán)，也可以不授予發(fā)明專利權(quán)。如此看來，審查員發(fā)出四通的行為看似并不違反專利法的相關(guān)規(guī)定。
但是，繼續(xù)研讀專利法實施細則第四十一條的規(guī)定，一方面，由于“發(fā)明專利申請經(jīng)審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由，國務(wù)院專利行政部門應(yīng)當通知申請人在規(guī)定期限內(nèi)聲明放棄實用新型專利權(quán)”，也就是說，沒有發(fā)現(xiàn)發(fā)明專利申請的駁回理由應(yīng)是通知申請人放棄同日申請并在先授權(quán)的實用新型專利權(quán)的充要條件，如此則不應(yīng)“反悔”，再次在四通中指出發(fā)明專利申請具有創(chuàng)造性問題這一顯著的駁回理由。另一方面，由于“申請人聲明放棄的，國務(wù)院專利行政部門應(yīng)當作出授予發(fā)明專利權(quán)的決定”，也就是說，申請人聲明放棄同日申請并在先授權(quán)的實用新型專利權(quán)應(yīng)是專利局對發(fā)明專利申請予以授權(quán)的充要條件，如此更不應(yīng)“反悔”，使發(fā)明專利申請再次進入權(quán)利不穩(wěn)定狀態(tài)。如此看來，審查員發(fā)出四通的行為便有違反專利法實施細則相關(guān)規(guī)定的可能性。換言之，就是不違法，但違規(guī)，但這似有對專利審查“提質(zhì)增效”的矯枉過正之嫌。
需要說明的是，該案確為個案，上述觀點也僅是筆者基于自己對專利法律、法規(guī)的認識而提出的。
專利法第一條規(guī)定：“為了保護專利權(quán)人的合法權(quán)益，鼓勵發(fā)明創(chuàng)造，推動發(fā)明創(chuàng)造的應(yīng)用，提高創(chuàng)新能力，促進科學技術(shù)進步和經(jīng)濟社會發(fā)展，制定本法”，這一立法宗旨應(yīng)是專利界的基本準則。同時，無論出于家國情懷，還是個人職業(yè)發(fā)展，筆者都是支持專利向高質(zhì)量、高價值方向發(fā)展的。但必須承認的是，這需要包括專利代理機構(gòu)與專利行政部門的共同努力。
在此，筆者也倡議，各位專利代理師應(yīng)盡職盡責撰寫更多高質(zhì)量專利，各位專利審查員也有必要更準確合理把握相關(guān)審查原則，實現(xiàn)上述《專利代理提質(zhì)增效倡議書》所言，“共同提升專利代理行業(yè)的服務(wù)質(zhì)效，有力支撐知識產(chǎn)權(quán)強國建設(shè)，為營造更好的行業(yè)發(fā)展環(huán)境和創(chuàng)新環(huán)境做出新的更大貢獻”。
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：徐蘇明 付倩 專利代理師
編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君
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