淺談?dòng)?jì)算機(jī)軟件類專利撰寫裝置類權(quán)利要求的必要性

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作者：胡亮湖南智周知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司

原標(biāo)題：淺談?dòng)?jì)算機(jī)軟件類專利撰寫裝置類權(quán)利要求的必要性

隨著傳感器及移動(dòng)通信技術(shù)的發(fā)展，各種傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在信息化的浪潮中朝著智能化、便捷化方向發(fā)展，已涌現(xiàn)出萬(wàn)物互聯(lián)的“物聯(lián)網(wǎng)”、多行業(yè)交融的“互聯(lián)網(wǎng)+”等模式。這些技術(shù)創(chuàng)新的背后都離不開搭載于硬件上的計(jì)算機(jī)程序的應(yīng)用，如何就計(jì)算機(jī)程序相關(guān)的技術(shù)方案進(jìn)行全面、有效的保護(hù)已成為業(yè)界廣泛關(guān)注的焦點(diǎn)。

根據(jù)《專利審查指南》的規(guī)定，為了解決技術(shù)問(wèn)題而利用技術(shù)手段，并獲得技術(shù)效果的涉及計(jì)算機(jī)程序的發(fā)明專利申請(qǐng)，屬于專利法第二條第二款規(guī)定的技術(shù)方案，因而屬于專利保護(hù)的客體。但是，對(duì)于涉及計(jì)算機(jī)程序的方法專利，是否能夠進(jìn)行延伸保護(hù)，獲得延伸保護(hù)的內(nèi)容和范圍是什么，目前在司法實(shí)踐中仍存在著諸多爭(zhēng)議。一般認(rèn)為，專利法意義上的方法包括制造方法、作業(yè)方法、用途等，但只有對(duì)制造方法才能夠享受延伸保護(hù)，因?yàn)橹挥羞@類方法才能產(chǎn)生專利法意義下的產(chǎn)品。對(duì)于其它方法，實(shí)施專利的行為僅僅是“使用該方法”。而許多涉及提升用戶體驗(yàn)的軟件改進(jìn)方案（如摩拜單車的掃碼開鎖的方法、設(shè)置睡眠曲線的空調(diào)控制方法），若僅采用方法權(quán)利要求進(jìn)行保護(hù)，則很有可能因制造商、銷售商和/或運(yùn)營(yíng)商并非直接侵權(quán)對(duì)象導(dǎo)致權(quán)利無(wú)法主張。因此，筆者建議：計(jì)算機(jī)軟件類專利有必要撰寫裝置類權(quán)利要求。主要有以下幾方面的考慮：

一、修改后審查指南的明確了裝置類權(quán)利要求允許加入程序限定的審查依據(jù)

最新的審查指南修改（2017年4月1日起施行）就第二部分第九章（關(guān)于涉及計(jì)算機(jī)程序的發(fā)明專利申請(qǐng)審查的若干規(guī)定）的內(nèi)容進(jìn)行了多處修改，明確指出：涉及計(jì)算機(jī)程序的發(fā)明專利申請(qǐng)的權(quán)利要求可以寫成一種方法權(quán)利要求，也可以寫成一種產(chǎn)品權(quán)利要求。根據(jù)修改前的審查指南，裝置權(quán)利要求的撰寫方式容易將程序流程理解為限定硬件的方法或功能，即該裝置權(quán)利要求為與方法對(duì)應(yīng)的虛擬產(chǎn)品，其需采用與方法一一對(duì)應(yīng)的表現(xiàn)形式。為了引導(dǎo)申請(qǐng)人直接明確地描述其發(fā)明創(chuàng)造中涉及的程序流程方面的改進(jìn)，修改后的審查指南明確“程序”可以作為裝置權(quán)利要求的組成部分，此外，亦明確了允許采用“介質(zhì)+計(jì)算機(jī)程序流程”的方式撰寫權(quán)利要求。

下面以一個(gè)假設(shè)的例子來(lái)進(jìn)行說(shuō)明：

以蘋果手機(jī)解鎖程序?yàn)槔?，一種電子設(shè)備，包括觸敏顯示器、一個(gè)或多個(gè)處理器、存儲(chǔ)器，本發(fā)明是在存儲(chǔ)器中存儲(chǔ)了一個(gè)或多個(gè)程序，程序包括：第一步驟、第二步驟和第三步驟。

根據(jù)修改之后的審查指南，如下權(quán)利要求將能夠得到保護(hù)：

1）、一種電子設(shè)備，包括：觸敏顯示器、一個(gè)或多個(gè)處理器及存儲(chǔ)器，所述存儲(chǔ)器存儲(chǔ)有程序，并且被配置成由所述一個(gè)或多個(gè)處理器執(zhí)行以下步驟：

第一步驟、第二步驟和第三步驟。

2）、一種計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì)，包括與具有觸敏顯示器的便攜電子設(shè)備結(jié)合使用的程序，所述程序可被處理器執(zhí)行以完成以下步驟：

第一步驟、第二步驟和第三步驟。

上述電子設(shè)備、存儲(chǔ)介質(zhì)均是實(shí)體產(chǎn)品，其中記載了運(yùn)行計(jì)算機(jī)程序代碼執(zhí)行步驟的方案，其并不是“計(jì)算機(jī)程序本身”，便于理解其限定的保護(hù)范圍。

二、裝置類權(quán)利要求利于維權(quán)主張

筆者翻閱了格力訴美的自定義曲線空調(diào)專利侵權(quán)案的判決書（一審：廣東省珠海市中級(jí)人民法院（2009）珠中法民三初字第5號(hào)；二審：廣東省高級(jí)人民法院（2011）粵高法民三終字第326號(hào)），雖然二審法院最終維持一審判決，認(rèn)定美的公司侵權(quán)行為成立，判決其停止使用本專利方法的行為，停止銷售、許諾銷售涉案的空調(diào)產(chǎn)品，并賠償經(jīng)濟(jì)損失二百萬(wàn)元，但美的公司在其上訴時(shí)提及的抗辯理由（用戶才是本專利方法的使用者，美的公司實(shí)施的是制造行為），也反映出格力在該技術(shù)上的專利布局及申請(qǐng)文件的撰寫不是沒(méi)有瑕疵。

此專利若撰寫成產(chǎn)品權(quán)利要求，而非方法權(quán)利要求（該專利授權(quán)的主題為：控制空調(diào)按照自定義曲線運(yùn)行的方法），譬如：一種具有自定義曲線運(yùn)行功能的空調(diào)器，則在維權(quán)主張時(shí)，就不會(huì)碰到上述的舉證麻煩，利于減少爭(zhēng)議。

三、裝置類權(quán)利要求利于擴(kuò)大侵權(quán)主張范圍

通常，專利的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)。方法專利的權(quán)利要求限定的是方法，而非產(chǎn)品，按照一般的規(guī)則，只能保護(hù)方法，無(wú)法保護(hù)產(chǎn)品。我國(guó)在1992年《專利法》修改時(shí)增加了方法專利的延伸保護(hù)制度，方法專利權(quán)人可以禁止他人使用、銷售依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品。2000年《專利法》修改時(shí)，把延伸保護(hù)的行為類型擴(kuò)大到使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口4種。方法專利的延伸保護(hù)是“專利的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)”原則的例外，且應(yīng)理解為僅限于制造方法。因此，對(duì)于計(jì)算機(jī)程序類的控制方法其能否自動(dòng)延伸到裝置顯然存在很大的爭(zhēng)議。若新增裝置類權(quán)利要求，則利于擴(kuò)大侵權(quán)主張對(duì)象，如產(chǎn)品或裝置的制造方、銷售方、進(jìn)口方，使得專利的排他作用得到充分挖掘，利于提升專利的價(jià)值。

隨著審查制度對(duì)涉及計(jì)算軟件的裝置類權(quán)利要求撰寫方式的放開，筆者猜想法院將會(huì)逐步收緊對(duì)方法類權(quán)利要求的保護(hù)延伸力度，這就要求專利代理人在撰寫申請(qǐng)文件之初進(jìn)行合理的保護(hù)主題布局，撰寫出高質(zhì)量的專利申請(qǐng)文件，從而為后續(xù)的權(quán)利主張奠定良好的基礎(chǔ)。

以上是筆者在計(jì)算機(jī)軟件類專利實(shí)務(wù)中的一些思考，由于筆者水平有限，以上觀點(diǎn)難免有不當(dāng)之處，還請(qǐng)讀者指正。

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作者：胡亮湖南智周知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司

編輯：IPRdaily.cn LoCo

校對(duì)：IPRdaily.cn 縱橫君

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