【雄文】高智之智與反制（下）:中國企業(yè)應(yīng)對高智的預(yù)警與策略

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作者：陸峰

來源：IPRdaily

投稿原標題：高智之智與反制(上)

#在此向?qū)O遠釗老師和龍翔律師對本文創(chuàng)作給予的幫助表示感謝#

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Part 2: 中國企業(yè)應(yīng)對高智的預(yù)警與策略

如上文所述，中國企業(yè)進軍美國市場必須要對高智等NPE進行預(yù)警和防范，雖然預(yù)警分析比較困難，但也不是無計可施、無章可循。

對其分析的關(guān)鍵是要立足于我方自身的產(chǎn)品或技術(shù)特點，圍繞著風(fēng)險專利的“可訴性”開展跟蹤和溯源分析。所謂的風(fēng)險專利“可訴性”是指原告在專利侵權(quán)訴訟中需要證明被告有侵權(quán)行為，因此不管NPE使用何種專利起訴專利侵權(quán)，涉訴專利都要與指控侵權(quán)的產(chǎn)品或者技術(shù)存在著某種特定的關(guān)聯(lián)度和相似性（至少需滿足侵權(quán)初步判定的要求），并且這種侵權(quán)可能的關(guān)系還應(yīng)比較容易被察覺和證明，因此中國企業(yè)根據(jù)不同來源的侵權(quán)可能區(qū)分出不同種類的風(fēng)險專利，然后追根溯源，調(diào)查相關(guān)風(fēng)險專利與NPE的關(guān)系，評估出被訴風(fēng)險級別，具體分析內(nèi)容如下：

1.1風(fēng)險專利的類別和風(fēng)險級別

根據(jù)高智涉訴專利來源、特點和中國企業(yè)的基本情況，風(fēng)險專利的類別和風(fēng)險級別具體情況如下：

1）標準必要專利：比如涉及LTE,IEEE 802.11（e）、(g)、（i）、（n），TKIP,WAP,WAP2,CDMA等標準的必要專利；該類風(fēng)險的級別很高，是中國企業(yè)在美國需要重點警惕和防范的風(fēng)險專利。

2）重要技術(shù)的基礎(chǔ)專利，比如涉及MMS、SMS、DSL、ADSL等領(lǐng)域基礎(chǔ)技術(shù)的專利；該類風(fēng)險的級別很高，是中國企業(yè)在美國需要重點警惕和防范的風(fēng)險專利。

3）與被告產(chǎn)品或技術(shù)比較相似且容易比對、證明被告侵權(quán)的相關(guān)專利，比如2012年高智訴AT&T案（1:12-cv-00193）和2016年高智訴聯(lián)想案（1:16-cv-10860），高智都是通過被告網(wǎng)頁上發(fā)布的關(guān)于被告產(chǎn)品介紹或使用說明來證明被告的相關(guān)產(chǎn)品侵犯了高智的涉訴專利權(quán)；該類專利風(fēng)險較高，但是其可以被主動降低，為此中國企業(yè)在美國的產(chǎn)品銷售和宣傳需要進行適應(yīng)性的避險處理，避免自己的產(chǎn)品或技術(shù)與風(fēng)險專利出現(xiàn)明顯相似或直接聯(lián)系，加大NPE證明我方侵權(quán)的難度。

4）被告關(guān)聯(lián)公司申請的專利，比如“坑隊友”-BELL ATLANTIC 公司申請并出讓的相關(guān)涉訴專利；該類專利風(fēng)險級別一般，需要具體情況具體分析，主要發(fā)生在有技術(shù)承繼或并購、合資等場合。

5）被告在后申請引用的專利（大部分是被審查員引用），比如在2013年高智訴Symantec案（1:13cv00440）中，高智在指控Symantec 侵犯其擁有的US6598131專利權(quán)時，“瘋狂”列舉出27件Symantec公司的專利曾經(jīng)引用過US6598131專利的情況，并以此來證明Symantec存在侵犯該涉訴專利的主觀故意；該類專利風(fēng)險級別較低，因為經(jīng)研究表明，中國企業(yè)的專利申請較少引用他方專利。

6）可以通過其他途徑證明出與被告技術(shù)相似或接近的專利，比如Nokia、TELCORDIA TECHNOLOGIES等公司申請的相關(guān)涉訴專利，該類專利風(fēng)險級別一般或待定，需要具體情況具體分析。

7）重要發(fā)明人或有關(guān)機構(gòu)的專利，比如TZANNES MARCOS研發(fā)的ADSL2、VDSL2標準必要專利，ENG JOHN W或LI XIAO DONG研發(fā)的4G LTE標準必要專利，以及香港科技大學(xué)和加州理工大學(xué)的研究成果等；該類專利風(fēng)險級別一般或待定，需要具體情況具體分析，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)北京交通大學(xué)和中國科學(xué)院有關(guān)研究所等單位申請相關(guān)專利與高智涉訴專利比較接近，但是相關(guān)專利未發(fā)生轉(zhuǎn)讓，未產(chǎn)生實際影響。

8）包含其他重要因素的專利，比如MOTOROLA申請的US6131032A可能與加強網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控的法案“CALEA”相關(guān)，該類專利風(fēng)險級別待定，需要具體情況具體分析。

1.2 分析的指標

限于篇幅原因，本文對風(fēng)險專利的數(shù)量、專利權(quán)利要求保護范圍、相關(guān)專利權(quán)利要求與我方技術(shù)或產(chǎn)品比對情況、專利法律狀態(tài)等常規(guī)專利預(yù)警分析指標不進行過多介紹，本文主要結(jié)合高智訴訟的特點和規(guī)律，討論分析高智這種類型NPE時需要特別考慮的主要因素，具體指標如下：

1）風(fēng)險專利的組合情況

除了需要從專利權(quán)利要求、技術(shù)、市場、法律等維度分析相關(guān)風(fēng)險專利組合的保護范圍、相互的配合度和聯(lián)系、技術(shù)的可規(guī)避性或可替代性等問題，還要結(jié)合專利的其他屬性來分析相關(guān)風(fēng)險專利是否存在組合的可能性，比如表3所述的BELL ATLANTIC申請的US5790548A、US6424636B1等5件專利之中4篇專利為同族專利，5篇均被AT&T在后專利申請引用，因此相關(guān)專利有可能形成一個專利包；再比如Aware, Inc申請的US6798735B1、US6266348B19等9件專利之中絕大部分是TZANNES MARCOS 研發(fā)出來的，所以Aware公司申請的9件專利與TZANNES MARCOS單獨申請的US7826545B2等4件專利存在的較多引用和同族關(guān)系，而上述專利均為ADSL2、VDSL2標準必要專利，所以相關(guān)專利有可能構(gòu)成另一個專利包。

2）NPE或中介機構(gòu)的識別

從功能上看，可以將NPE分為兩類，一類是負責(zé)發(fā)起訴訟，比如高智、Uniloc、Clouding IP等，此類NPE站在明處，通過訴訟的曝光比較容易被人所知悉和了解；另一類是 “搬運工”或協(xié)作者，主要負責(zé)收購風(fēng)險專利、專利流轉(zhuǎn)及提供必要協(xié)助等工作，該類NPE比較低調(diào)和神秘，一般能查詢到的相關(guān)資料會比較少，對其的分析可以從以下幾個方面入手：

公司的注冊地信息方面，該類信息可以從專利局公布的專利轉(zhuǎn)讓或許可公告中查詢到，比如上文所述的DAPHIMO CO. B.V, LLC；OVERSOURCE CO. NY, LLC；XOCYST TRANSFER AG L.L.C等，上述機構(gòu)的注冊地與高智的完全一樣，因此很可能就是高智設(shè)立的殼公司。

公司的名稱方面，其中有的公司名稱直接透露隸屬關(guān)系，比如INTELLECTUAL VENTURES HOLDING 81 LLC、INTELLECTUAL VENTURES HOLDING 66 LLC等。有的公司名稱透露了公司性質(zhì)或主業(yè)，比如TREBLE INVESTMENTS LIMITED LIABILITY COMPANY；TAFFCO THREE FUND, L.L.C；PLATEAU INVESTMENTS B.V. LLC；IPR LICENSING INC；Patents - Professional Solutions (PRO-PATS) Ltd等。還有的公司名稱主要是一個不知所云的怪稱謂，也沒有表明企業(yè)性質(zhì)或主業(yè)信息，比如DAPHIMO CO. B.V, LLC；OVERSOURCE CO. NY, LLC；DITROMOSSI REMOTE BV, L.L.C等。

公司專利的擁有情況，有的負責(zé)中間環(huán)節(jié)的NPE公司可能擁有的專利數(shù)量不會很多，但是相關(guān)專利的性質(zhì)和關(guān)系卻很特殊，比如DAPHIMO CO. B.V LLC共擁有39件專利，其中38件為1:13-cv-00116案的涉訴專利或其同族專利。

其他因素，公司之間的專利轉(zhuǎn)讓交易情況，如果相關(guān)公司主要業(yè)務(wù)是與其他疑似NPE的公司進行專利交易，那么該公司很有可能也是NPE。

3）風(fēng)險專利及其組合的轉(zhuǎn)讓情況

通常而言，如果風(fēng)險專利包尚未形成，或者主要掌握在同業(yè)競爭對手手中，那么相關(guān)企業(yè)遭受NPE訴訟侵襲的可能性不大；反之如果不同來源的大量風(fēng)險專利或?qū)＠丫奂絅PE手中，并且不同來源的風(fēng)險專利都主要指向同一個或一類目標，同時NPE正在向高智進行風(fēng)險專利的轉(zhuǎn)移，那么就有可能是高智要向該目標動手的前兆。比如1:12-cv-00193案中高智從相關(guān)NPE手中收購到涉訴專利后，只隔了11天就向AT&T等公司發(fā)起了訴訟，而在1:13-cv-01668案中高智竟然只用了5天時間。

4）訴訟發(fā)生的時間要素

通過上文分析可知，高智發(fā)動訴訟的過程之中有以下幾個時間點比較重要：

首先是風(fēng)險專利（或涉案專利）的買入時間，高智一般會分兩個時間段買入專利，當(dāng)?shù)诙A段買入并登記公告后，高智會在較短時間內(nèi)發(fā)動訴訟；

其次是案件訴訟發(fā)起的時間，高智會考慮最大限度發(fā)揮專利包的整體效益；所以案件發(fā)起的時間通常不會與涉訴專利包中最“老”專利到期失效的時間相差太遠，在最“老”專利到期前的一年半內(nèi)，高智可能就會發(fā)起訴訟；

再次是與被告相關(guān)產(chǎn)品銷售情況的結(jié)合，在被告使用相關(guān)技術(shù)或銷售產(chǎn)品的初期階段，高智一般不會發(fā)起訴訟，當(dāng)被告的侵權(quán)行為持續(xù)一段時間并取得較好收益時，才是高智動手的最佳時機。

最后是高智的行為方式，高智在不長的時間間隔里有反復(fù)向同一個目標發(fā)起訴訟的行為習(xí)慣，因此這也可能也能成為分析高智的切入點。

綜合分析上述幾個重要時間節(jié)點和高智的行為表現(xiàn)，就有可能對高智的專利運營和訴訟行為進行分析和預(yù)判。

經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)、高智訴AT&T系列案和高智訴聯(lián)想案中大約有22件涉訴專利與華為、中興、騰訊、移動、聯(lián)通、浪潮等著名中國企業(yè)的專利技術(shù)比較接近或相似。雖然兩者技術(shù)接近或相似并不意味著中國企業(yè)真的就構(gòu)成了侵權(quán)，但雙方的技術(shù)接近或相似意味著兩者之間產(chǎn)生了某種聯(lián)系、交集和構(gòu)成了一定程度上的侵權(quán)可能，而高智又是喜歡和擅長利用這種聯(lián)系的NPE；并且上述風(fēng)險專利涉及較多SEP或基礎(chǔ)專利；再加上相關(guān)專利已用來起訴過美國的AT&T或中國的聯(lián)想等企業(yè)，高智對這些專利的運用早已得心應(yīng)手、游刃有余。

因此上述中國企業(yè)在美國面臨被訴侵權(quán)的風(fēng)險還是比較高的，具體情況見下表：

在1:12-cv-00193: 高智訴AT&T案方面，涉訴專利主要涉及MMS、SMS重要基礎(chǔ)專利，IEEE 802.11（e）、802.11(n)、WMM、LTE等標準必要專利，華為和中興的較多專利與涉訴專利較相似，因此被指控侵權(quán)的風(fēng)險也較高；聯(lián)通、移動、上海禹為通信等公司涉及的風(fēng)險專利較少，如果上述國內(nèi)企業(yè)在美國市場有相關(guān)的業(yè)務(wù)或產(chǎn)品銷售，則對有關(guān)涉訴專利應(yīng)該保持高度警惕。

值得一提的是US5790793A號涉訴專利，該專利現(xiàn)已到期失效，但是該專利與騰訊公司申請的WO2015144070A1、WO2014201803A1專利相似，并且還與MOBILIAD INVESTMENTS & TRADING LTD （疑似NPE）申請的WO2006086353A2專利比較接近；同時騰訊的上述專利還與DOT COM DEV INC（疑似NPE）申請的US5796952A高度相似，該公司只有這一件專利，多年以來一直繳納年費維持著，并且該專利明年3月就將到期失效，騰訊要小心該公司會像高智那樣，通過專利侵權(quán)訴訟來發(fā)揮這件獨苗專利的“余熱”；另外由JWL IP HOLDINGS LLC（疑似NPE）申請的US20160110800A1專利也與騰訊公司的上述專利技術(shù)接近，并且該公司只擁有兩件專利。目前騰訊公司在美國正被一家老牌NPE-Uniloc起訴，因此騰訊公司的專利與多個NPE擁有專利相似的情況比較危險，應(yīng)該引起公司的高度重視和慎重處理，要避免出現(xiàn)在美國遭受NPE的圍攻的不利局面。

在1:13-cv-00116:高智訴AT&T案方面，涉訴專利主要涉及ADSL2、VDSL2標準必要專利，華為在該領(lǐng)域面臨的被訴侵權(quán)風(fēng)險較高；中興等公司涉及的涉訴專利較少，如果上述國內(nèi)企業(yè)或科研單位在美國市場有相關(guān)的業(yè)務(wù)或產(chǎn)品銷售，則對有關(guān)涉訴專利應(yīng)該加以防范。

在1:13-cv-01668：高智訴AT&T案方面，涉訴專利主要涉及4G LTE標準必要專利，華為在該領(lǐng)域面臨的被訴侵權(quán)風(fēng)險最高，中興、北京信威通信、上海原動力通信、北京新岸線無線等公司涉及的風(fēng)險專利較少，如果上述國內(nèi)企業(yè)在美國市場有相關(guān)的業(yè)務(wù)或產(chǎn)品銷售，則對有關(guān)涉訴專利應(yīng)該加以防范。

在1:16-cv-10860：高智訴聯(lián)想案方面，涉訴專利US8387132B2與華為的CN103414535A專利技術(shù)比較接近，雖然后者專利未在美國申請，但是如果華為在美國使用涉及該專利的技術(shù)或產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)格外小心。另一涉案專利US6968459B1與浪潮、北京先鋒博創(chuàng)科技等多家國內(nèi)企業(yè)各自申請的專利相似；并且高智起訴了聯(lián)想后，又用該涉案專利接著起訴了Netapp等公司，該專利的打擊范圍和打擊力度正在增加，表明該專利的風(fēng)險級別很高，如果上述國內(nèi)企業(yè)在美國市場有業(yè)務(wù)或產(chǎn)品銷售，應(yīng)該對該專利保持高度警惕。

面對NPE發(fā)起的專利侵襲，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)該做到冷靜面對、充分準備、精準反擊。一方面被訴公司需要采?。簩ι嬖V專利權(quán)利要求（特別是獨立權(quán)利要求）的技術(shù)特征與被指控產(chǎn)品或系統(tǒng)進行逐一對比分析，分析己方被控產(chǎn)品是否存在不構(gòu)成侵權(quán)情形，以及尋找無效涉訴專利的理由和證據(jù)等常規(guī)應(yīng)對措施；另一方面，被訴企業(yè)應(yīng)該利用美國最高法院最新判決確定的審判精神，善于尋找、發(fā)現(xiàn)和攻擊高智的弱點和軟肋，本文提出以下幾點應(yīng)對高智侵權(quán)訴訟指控的思路：

3.1 避實擊虛

如上文所述，目前發(fā)現(xiàn)的涉訴專利風(fēng)險主要來自于SEP，相關(guān)專利想無效掉或進行不侵權(quán)抗辯都比較困難，國內(nèi)企業(yè)在應(yīng)對訴訟時，要善于發(fā)現(xiàn)和攻擊高智在訴訟中的可能出現(xiàn)的弱點和漏洞。

比如，高智可能出現(xiàn)原告主體不適格的問題。在高智訴 United States Cellular公司案（1:13-cv-01672）中，原告為高智I和高智II，該案共有11件涉訴專利，不存在兩公司共有的情形，其中高智I擁有US6952408B2、US6023783A兩件專利的所有權(quán)，高智II擁有剩余的US5602831A、US8310993B2等8件專利的權(quán)利，因為兩公司均為獨立法人主體，因此同案起訴會造成當(dāng)事人法律關(guān)系、專利權(quán)利要求保護范圍、侵權(quán)認定和責(zé)任承擔(dān)等方面混淆不清或難以認定，因此被告請求法院駁回原告起訴，受理法院接受了被告的動議駁回了原告的起訴。此舉必然會打亂高智的部署，即使其想另案再行起訴，也需要耗費較多的時間和精力，被訴的中國企業(yè)可以因此爭取到寶貴的準備應(yīng)對時間。

比如，高智的訴訟資格可能出現(xiàn)瑕疵。參見2012年2月高智訴AT&T專利侵權(quán)案（1:12-cv-00193）的起訴狀，高智在該案中指控AT&T侵犯了其對US5960032A號享有的實施許可權(quán)，當(dāng)時該專利的所有權(quán)人為香港科技大學(xué)，高智自稱取得了該專利的排他性實施許可權(quán)，但在訴訟時該許可行為并沒有經(jīng)過宣告登記程序，所以沒有產(chǎn)生對抗第三方效力，并且高智也沒有提交任何證據(jù)來證明其獲得了該專利的許可權(quán)，所以高智對該專利享有的訴訟資格可能也存在重大瑕疵，被告可以基于這點理由要求法院駁回高智對該項專利提出的侵權(quán)指控。

比如，高智可能得承擔(dān)被告的訴訟費用。根據(jù)2014年美國聯(lián)邦最高法院對Lumen View Technology LLC訴 Findthebest.com等案件的判決結(jié)果，《美國專利法》第285條“判決勝訴方的合理律師費用由敗訴方承擔(dān)”之“例外情形”的裁量權(quán)的門檻得到了降低，地方法院從此有權(quán)判令敗訴方承擔(dān)勝訴方的訴訟費用。因此如果能夠證明高智可能存在原告主體不適格、訴訟資格有瑕疵、未盡到應(yīng)盡的舉證義務(wù)和濫用訴權(quán)等情形，作為被告的中國企業(yè)可以向法院請求高智敗訴時要承擔(dān)己方支付的訴訟費用，這無疑會將訴訟壓力轉(zhuǎn)移給高智。

3.2 反守為攻

不侵權(quán)確認之訴，是應(yīng)對侵權(quán)亂訴的普遍手段，是侵權(quán)警告函收受方，進行主動反擊的有利武器。當(dāng)中國企業(yè)遭受NPE侵權(quán)警告時，如果經(jīng)過仔細分析、論證得出我方產(chǎn)品或技術(shù)不侵權(quán)對方涉訴專利的結(jié)論后，我方為了扭轉(zhuǎn)局面，可以反守為攻，對其發(fā)起不侵權(quán)確認之訴。比如2010年高智訴Hynix Semiconductor公司案（1:10cv01066），高智起訴被告侵犯了US5598374A、US6373753B1、US6462998B1、US5963481A、US5982696A等專利權(quán)，訴訟發(fā)起后受到同樣侵權(quán)威脅的Elpida Memory公司馬上于2011年向高智發(fā)起了專利無效和不侵權(quán)確認之訴（1:11cv00623），相關(guān)不侵權(quán)確認之訴取得的效果不錯，高智到目前為止未向Elpida Memory公司發(fā)起過侵權(quán)訴訟。類似的案例還有Xilinx Inc訴高智案（1:11cv00666）等。

3.3 黨同伐異

第一類“敵人的敵人”—專利無效方面可能可以找到的盟友。經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，IBM和愛立信等著名企業(yè)經(jīng)常對高智涉訴專利提出多方復(fù)審IPR（inter partes review）的無效程序，其中IBM對高智US7757298B2等11件涉訴專利提起過IPR，愛立信則無效過US6455937B1等12件。IBM和愛立信并不是因為自己被高智起訴了才對付高智，實際上他們的真實目的是為了“圍魏救趙”—幫被高智起訴的合作伙伴或友商減輕訴訟壓力。敵人的敵人就是朋友，何況聯(lián)想等公司與IBM合作關(guān)系密切，很多中國企業(yè)也與愛立信的關(guān)系也不錯，因此必要時刻中國企業(yè)可以考慮“借刀殺人”，找技術(shù)實力雄厚、無效專利經(jīng)驗豐富的IBM或愛立信幫忙無效高智的涉訴專利。

第二類“敵人的敵人”—反“專利流氓”的NPE。美國的RPX公司是專門對付“專利流氓”的公司，RPX公司也大量收購專利，但不主動發(fā)起訴訟，而是利用這些專利來幫助企業(yè)降低來自NPE 的訴訟風(fēng)險以及與其達成專利許可所需要的巨額費用。RPX公司采用的會員付費方式，會員只要支付一定的費用，就可使用RPX公司的專利。目前，RPX公司有250多家會員企業(yè)，包括蘋果、三星、谷歌、微軟、亞馬遜、索尼等眾多國際知名企業(yè)。RPX公司可以以較合適的價格買下客戶認為具有高風(fēng)險的專利。據(jù)悉，RPX公司每年平均花在購買專利上的費用高達1.25億美元。截至2015年年底，RPX公司收購了超過1.5萬件專利。

在分析涉訴專利US5790793A（該專利涉及創(chuàng)建，發(fā)送，接收和處理信息方法和系統(tǒng)的技術(shù)）時，發(fā)現(xiàn)RPX公司收購的US7904344B2、US7886017B2、US8712835B1等20件專利與US5790793A相似或接近，表明該公司的實力還是比較強的。因此中國企業(yè)在評估該公司相關(guān)專利的實際價值和作用后，可以考慮成為該公司的會員，一方面可以使用該公司收購的專利，另一方面還可以通過該公司去收購一些高風(fēng)險的專利，避免其落入NPE之手。

如上文所述，關(guān)聯(lián)公司（比如BELL ATLANTIC 公司）、重要技術(shù)專家（比如TZANNES MARCOS和 ENG JOHN W等）或相關(guān)科研院所（比如香港科技大學(xué)和加州理工大學(xué)）等主體出讓的相關(guān)專利被NPE收購后，有可能會給相關(guān)企業(yè)造成較大的不利后果和影響，因此為了避免NPE的訴訟困擾，保護己方和友商的商業(yè)利益，專利出讓方應(yīng)該對擬出讓專利與進行評估和鑒別，企業(yè)或科研院校在出讓其專利前需要三思而后行，應(yīng)當(dāng)重點考慮以下幾個因素：

1、受讓對象

受讓對象如果不加以限制，有關(guān)專利被高智等NPE買去后，專利出讓方有可能會被NPE用自己申請的專利反過來指控自己的關(guān)聯(lián)公司侵權(quán)，這種以其人之道，還治其人之身的做法有可能產(chǎn)生親者痛，仇者快的不利后果。比如上文提到AT&T關(guān)聯(lián)公司申請的US5534912A、US6424636B、US6101182A、US5790548A等專利被高智收購后又用來起訴AT&T公司的情況。

2、出讓范圍、規(guī)模及方式

因為NPE財力有限，一般不會一次交易買進數(shù)量太多的專利，所以如果專利出讓是采取分散、小批量的方式，并且不關(guān)注受讓方的性質(zhì)以及收購目的，那么專利出讓的行為有可能是在助紂為虐，因為出讓的專利有可能會被NPE用來攻擊出讓方的合作伙伴、友商甚至相關(guān)產(chǎn)業(yè)，比如高智收購AT&T及其關(guān)聯(lián)公司的US6826694B1、US6715084B2 等專利后，起訴了Capital One Financial Corporation Capital One Bank等美國金融機構(gòu)；高智收購了MCAFEE 公司的US7415727B1、US7765593B1專利后，起訴了Trend和Check Point Software Technologies等企業(yè)。

3、權(quán)利的保留

為了避免出現(xiàn)上述不利情形，專利出讓時，出讓方可以通過協(xié)議的方式保留某些權(quán)利或限制受讓方再出讓、起訴權(quán)等方面的權(quán)利行使，比如2012年賽門鐵克公司（下文簡稱為Symantec）向一家“進攻型”美國NPE-Clouding IP公司出讓了US7836292、US6925481等64件涉及云計算、云存儲和云服務(wù)等方面的專利，正當(dāng)Clouding IP準備利用這些專利向Google、Motorola、Rackspace等公司大開殺戒時（詳見1:12-cv-00639, 1:12-cv-00675），卻出現(xiàn)了“友誼的小船說翻就翻”的情況，Symantec公司隨后發(fā)表聲明稱根據(jù)專利出讓協(xié)議相關(guān)章節(jié)的約定，Clouding IP并不享有上述專利的所有權(quán)，所以Clouding IP無權(quán)提起專利侵權(quán)訴訟，2014年法院因此駁回了Clouding IP發(fā)起的相關(guān)起訴。Symantec做出這種“大義滅親”的舉動一定傷透了“小伙伴”的心（敗訴后的Clouding IP于2015年1月將上述相關(guān)專利迅速出讓給了DBD CREDIT FUNDING 公司），但是可能會有利于行業(yè)整體利益和公眾福祉。（詳情見http://www.delawareiplaw.com/2014/08/judge-stark-dismisses-clouding-ip-cases-lack-standing-clouding-ip-lacks-substantial-rights-14-patents-suit.html）

4、出讓方未來將從事的商業(yè)模式和義務(wù)領(lǐng)域

一般而言，當(dāng)出讓方大量出讓專利時，如果其隨后退出相關(guān)專利涉及的技術(shù)領(lǐng)域或業(yè)務(wù)范圍，一般就可以規(guī)避被訴專利侵權(quán)的風(fēng)險。比如IBM決定退出PC和服務(wù)器市場后，就將相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的技術(shù)和專利打包出讓給了聯(lián)想，后來IBM在新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)展得很不錯，因此其能夠免受高智的訴訟威脅（與之類似的還有愛立信等公司）。相反地，如果企業(yè)是在經(jīng)營困難、資金緊張甚至面臨破產(chǎn)重組等不利情況下被迫出售其擁有的大批專利，而且該企業(yè)還繼續(xù)留在原來的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，那么其就有可能成為NPE的攻擊目標。該企業(yè)在表現(xiàn)出虛弱的同時又失去了專利的保護，暴露出了太多的破綻。比如摩托羅拉在將其大部分手機通訊專利轉(zhuǎn)讓給聯(lián)想和谷歌等公司后，仍然留在手機通訊領(lǐng)域，因此盡管其生產(chǎn)的Photon Q 4G LTE, Atrix HD 和 Electrify M等型號手機銷量平平，但是依然被“趁你病，要你命”的高智發(fā)動專利訴訟窮追猛打。（詳情可見0:13-cv-61358）

綜上所述，高智作為全美最大的NPE，雖然組織嚴密、實力雄厚，訴訟經(jīng)驗豐富，但是深入研究其內(nèi)在特點和操作規(guī)律后，可以發(fā)現(xiàn)其并不是無懈可擊，也不是無法戰(zhàn)勝的，因此中國企業(yè)只要做好專利預(yù)警分析和風(fēng)險應(yīng)對工作，就完全有把握規(guī)避或擊退對方的專利訴訟侵擾。

點擊閱讀上篇：高智之智與反制（上）

來源：IPRdaily

作者：陸峰 

編輯：IPRdaily 彭瑩

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