周美華：醫(yī)療器械專利無效攻守之道

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“北京三聚陽光知識產(chǎn)權服務集團有限公司法律業(yè)務總監(jiān)周美華在GIPC 2024全球醫(yī)藥醫(yī)療知識產(chǎn)權生態(tài)大會上，做醫(yī)療器械專利無效攻守之道的主題分享?！?br/>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

近日，在由IPR Daily及IPR Daily GLOBAL聯(lián)合主辦的GIPC 2024全球醫(yī)藥醫(yī)療知識產(chǎn)權生態(tài)大會上，北京三聚陽光知識產(chǎn)權服務集團有限公司法律業(yè)務總監(jiān)周美華結合此前的案例，對專利無效策略運用和專利無效技術操作進行講解，對醫(yī)療器械專利無效攻守之道做了主題分享。

北京三聚陽光知識產(chǎn)權服務集團有限公司法律業(yè)務總監(jiān)周美華

以下為演講實錄：

今天分享的主題是專利無效攻守之道，在專利無效方面，醫(yī)療器械和其他任何領域一樣，具有很多共性，所以今天我從實戰(zhàn)案例的角度和大家分享我們是怎么進行專利無效的處理。今天我主要分享兩方面的內容，一方面結合案例分享專利無效的策略運用，另一方面通過案例分享專利無效的技術操作的相關問題。

PART 1
專利無效策略運用

分享的第一個案件是某企業(yè)與北京億馬先鋒汽車科技有限公司專利無效案，該案是一個有關鋰離子電池的案件，入選了2023年度專利復審無效十大案件。我們通過專利公開不充分的方式把涉案專利宣告全部無效。在電池單元相互連接的動力電池領域，一個電池單元發(fā)生爆炸后，不希望其爆炸的熱量傳遞到其他的電池單元，從而引起其他電池相關的問題。最終通過熱量相對傳播的方式在案件當中解決，寫了一個公式，這個案子有幾個較為典型的意義。

第一，對于預測性較低的技術方案，如果技術方案中包含參數(shù)的計算公式是在諸多特定條件或者理想條件下推導得出，本領域技術人員根據(jù)說明書記載的內容無法合理推知其能否取得預期的技術效果，則說明書需要記載相應的實驗數(shù)據(jù)加以證明，否則說明書無法滿足充分公開的要求。第二，如果說明書的描述不完整，僅給出某種設想或任務，并未給出實現(xiàn)該設想或任務的具體技術手段，而本領域技術人員根據(jù)說明書的描述或依賴現(xiàn)有技術手段又不能實現(xiàn)該設想或任務，進而無法實現(xiàn)本專利的技術方案，解決其技術問題，達到預期的技術效果，則說明書沒有滿足充分公開的要求。

近年來，通過公開不充分、不支持的方式進行無效案件的數(shù)量有所提升。此前理論界或實務界認為，專利無效案件大多通過新穎性和創(chuàng)造性進行無效專利，今天這個結論依然成立。但是現(xiàn)在會越來越關注案件的說明書公開是否充分、權利要求書能否得到說明書的支持等等角度。另外，審查員的審查也趨于嚴格。實際上權利要求書能否得到說明書的支持，是一個能夠很好地衡量專利創(chuàng)新和自由實施之間界限的維度。所以現(xiàn)在很多國外專利進入中國時，尤其關注專利公開不充分、支持修改超范圍等相關的問題。

在奧克斯與格力的實用新型專利無效案件中，奧克斯在寧波中院起訴格力侵犯其專利權，索賠1000萬元。格力公司提出了幾個反制措施，第一是發(fā)起基本的反制措施——專利無效；第二，針對該專利提起專利權屬訴訟，格力認為該專利是格力公司的前員工離職后到達奧克斯發(fā)明創(chuàng)造的，所以職務發(fā)明創(chuàng)造專利權屬于格力公司。但在寧波中院同一天下達的兩個判決中，其中之一駁回了格力公司關于專利權屬的訴訟請求，同時判決格力公司侵權成立，按照奧克斯索賠1000萬頂額判賠。處于弱勢的格力發(fā)起了進一步的反制措施，包括對專利無效提起行政訴訟、對專利權屬、侵權訴訟進行上訴，同時又發(fā)起了新的專利無效。

事實上，專利無效在民事案件中的占比很高，專利無效是解決專利民事糾紛的一個非常重要的手段?；氐桨咐?，在眾多反制措施存在的情況下，理清哪一條路可以幫助客戶快速解決糾紛是非常重要的，這是一個方向性的問題。

專利行政訴訟的審查周期很長，北京知識產(chǎn)權法院專利行政訴訟一審的審結周期是一年左右，但其實它的審結周期是1—2年一個案件。所以格力公司想要通過專利行政訴訟翻盤，在時間上劃不來。因為侵權糾紛二審大概率在一年內結案，而行政訴訟的一審、二審兩個程序下來大概需要2—3年的時間，在這種情況下行政訴訟即使贏了，可能侵權訴訟已經(jīng)結案了，在時間效益上劃不來。撤案率方面，2023年以及前些年北京知識產(chǎn)權法院撤銷無效決定的概率都非常低。從概率學以及從案件的實際角度、時間角度來看，這個策略也是行不通的，不能快速解決它的糾紛。專利權屬方面，專利權屬可能會導致專利申請在國家知識產(chǎn)權所有程序的終止，無法做出新的無效，它的程序是相互矛盾的。另外專利行政訴訟，因為在前的無效是在部分無效的基礎上做出的，沒有進行修改的部分無效，不成文的規(guī)定是如果行政訴訟沒有生效，代表著在后無效無法確定審查的版本，所以行政訴訟也會導致無效在后不成文的終止，它的程序是相互矛盾的。

我們拿到案子后給出的建議是全心全意地打新一輪的無效，因為無效的周期是5—6個月，如果找到非常好的證據(jù)，就可以最大程度、最快速度地解決糾紛。最后格力聽取了我們的建議，撤回了行政訴訟、權屬訴訟，保留侵權訴訟二審，集中全力打第三次無效，在第三次無效案件中我們在國外找到了新穎性證據(jù)。所以如我們所預期，最后宣告專利權全部無效，用4個月的時間解決了格力的該案糾紛。這個案子非常完美地呈現(xiàn)了在專利糾紛過程中程序的復雜性以及程序之間的相互交織影響，我們在為企業(yè)制定應訴策略的時候要充分考慮相關的因素，才能找到合適的出路。

接下來分享的是一個我們此前代理的無效臺達的案件，該案有在先無效決定56908號對涉案專利維持有效的基礎，后來臺達又針對我們的客戶發(fā)起訴訟，索賠4800萬。我們在該案中再次發(fā)起第二次專利無效，在第二次無效中但凡有在前無效，我們都要分析在前的無效宣告到底因為什么維持。在該案中我們發(fā)現(xiàn)，傳感器的設置位置在殼體外表面，在前的無效決定中認為傳感器位于殼體的外表面，是用于感知殼體內部的溫度，而這一點從在前的專利文本中很難檢索出來。這種情況之下，我們最為重要的工作策略是要找到傳感器位于殼體的外表面，是用于感知殼體內部溫度的證據(jù)。后來我們在一個光刻機里面找到了相關證據(jù)，第二輪宣告全部無效，這個策略的制定是非常重要的。
    
我們再來分享一個在2017年獲得全國專利復審十大無效的案件，深圳的一家公司針對摩拜在北京知識產(chǎn)權法院和北京市知識產(chǎn)權局分別發(fā)起了專利侵權訴訟和專利侵權投訴。現(xiàn)在分享的是專利侵權投訴的案件，當時摩拜正處于關鍵的階段，摩拜的訴求是想要快速解決糾紛，且不能影響投資人對于摩拜公司的投資信心。

這個專利主要保護的是臨時用戶進入到小區(qū)之后，和小區(qū)的門禁控制系統(tǒng)以及業(yè)主之間三方互動開門的技術。摩拜的開鎖技術是兩方，但在專利權要求文字部分并沒有清晰明確地表示其是三方還是兩方，所以在全要素的解釋上專利權人還存在一線生機。如果做擴大性解釋，摩拜是可能侵權的，所以我們當時制定的策略，第一在專利侵權階段進行權利要求的解釋，讓它認定權利要求真正的解釋范圍跟專利是不同的。但我們認為如果只是這樣一個策略，會讓權利人有較大的發(fā)揮空間，所以我們又發(fā)起了專利無效。當權利要求存在多種可能解釋的時候，我們在準備證據(jù)的時候也一定會考慮各種不同解釋、證據(jù)的組合。因為我們找到了兩方互動的新穎性證據(jù)，直接把權利要求明確為說明書所認為三方互動的形式。所以在無效口審后，專利權人未等無效結論做出就主動撤銷了對摩拜的指控，用了不到4個月的時間解決了糾紛。2017年12月26日，國家知識產(chǎn)權局作出無效宣告請求審查決定，宣告專利權全部無效。侵權投訴案和專利無效案也分別獲得了當年的專利復審無效十大案件和北京市專利行政保護十大典型案例。

在我們代理的ATL涉訴1.05億鋰電池專利宣告無效案和ATL涉訴5000萬元專利宣告無效案中，1.05億的案子是通過專利創(chuàng)造性的證據(jù)宣告無效的，而5000萬的案子是通過權利要求得不到說明書的支持的一些方式來無效。在兩個案子中，技術操作的層面非常多，在一些權利要求存在多種可能的基礎之上，盡可能把各種可能的方式考慮到位。5000萬的案子充分告訴我們在做無效的過程中不能放棄任何一個細節(jié)點，我們可能要把無效的所有理由從頭到尾捋一遍，看看這個案子當中適用哪一種情形。

PART 2

專利無效技術操作

專利無效技術操作，重要的內容包括專利保護范圍的確定、證據(jù)公開時間和公開內容的認定以及專利創(chuàng)造性的判斷。
   
“濕態(tài)覆膜砂”專利無效及行政訴訟案件中，既有侵權訴訟，也有專利無效和行政訴訟。該案件的主題是保護濕態(tài)覆膜砂，其專利無效的過程很曲折，但是曲折之處在于什么？主題名稱到底對保護范圍產(chǎn)生什么樣的影響？我們應該怎么樣在訴訟當中實際操作？在“濕態(tài)覆膜砂”案的無效階段找到的證據(jù)是干態(tài)覆膜砂，但是也加了有機油脂，在我們取證當中濕態(tài)覆膜砂和干態(tài)覆膜砂具有不同的特性，內涵和外延、產(chǎn)品的特性不一樣，所以無效合議組接納了我們的意見，認為這兩個是完全不一樣的產(chǎn)品，維持有效。但在行政訴訟一審的時候就推翻了，認為在干態(tài)覆膜砂和濕態(tài)覆膜砂的制備的過程中都會加有機油脂，兩者是一樣的產(chǎn)品。在二審過程中我們致力于向法官解釋清楚一個問題，第一是干態(tài)覆膜砂和濕態(tài)覆膜砂在特性上到底有何不同，用證據(jù)證明常溫條件下哪些形態(tài)不一樣。第二是為什么會出現(xiàn)干態(tài)覆膜砂在制備過程中雖然加了有機油脂，但是在成品依然呈現(xiàn)出跟濕態(tài)覆膜砂不一樣的特性，我們找了非常關鍵的一個證據(jù)證明他們兩者工藝條件的不同導致了在制備過程中原料一樣成品形態(tài)不一樣。

這個案子充分體現(xiàn)了在專利保護范圍確定過程中，一定要把主題名稱作為一個重要的考量因素，有時主題名稱范圍被其技術特征涵蓋，有時主題名稱本身隱含了一些技術特征，這需要我們挖掘并且通過證據(jù)證明。

以上就是我的分享內容，謝謝！

（原標題：周美華：醫(yī)療器械專利無效攻守之道）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：周美華：醫(yī)療器械專利無效攻守之道（點擊標題查看原文）

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