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“近年來, 實(shí)務(wù)中出現(xiàn)多起惡意搶注商標(biāo)并起訴侵權(quán)案,本文試從實(shí)務(wù)及法律角度分析權(quán)利人的應(yīng)對策略?!?/strong>
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:陳少蘭 百一知識產(chǎn)權(quán)
概要
搶注商標(biāo)并惡意訴訟于法無據(jù),且被告可主張合理費(fèi)用由原告承擔(dān)。建議對關(guān)聯(lián)商標(biāo)提前布局并進(jìn)行保護(hù)性注冊。權(quán)利人在無效被搶注的商標(biāo)后可主動提起侵權(quán)或不正當(dāng)競爭訴訟。
近年來, 實(shí)務(wù)中出現(xiàn)多起惡意搶注商標(biāo)并起訴侵權(quán)案,本文試從實(shí)務(wù)及法律角度分析權(quán)利人的應(yīng)對策略。
一、多個在先判決不支持惡意訴訟
(一)王某與深圳歌力思服飾股份有限公司(以下簡稱歌力思公司)商標(biāo)侵權(quán)糾紛案,經(jīng)最高人民法院再審【(2014)民提字第24號案】駁回原告王某訴訟請求。
歌力思公司在第25類注冊了第1348583號商標(biāo)
但歌力思公司未在高度關(guān)聯(lián)的第18類上注冊。王某在第18類注冊了第4157840、第7925873號商標(biāo),并起訴歌力思公司侵權(quán)。
該案一審二審,法院判決侵權(quán)成立,且歌力思公司及銷售方需停止侵權(quán)并賠償經(jīng)濟(jì)損失及維權(quán)合理費(fèi)用共計(jì)10萬元。
最高人民法院再審后認(rèn)為:王某取得和行使歌力思商標(biāo)行為難謂正當(dāng),其提起侵權(quán)之訴構(gòu)成權(quán)利濫用,不應(yīng)得到法律支持。
(二)此外,在優(yōu)衣庫商貿(mào)有限公司與廣州市指南針會展服務(wù)有限公司(以下簡稱指南針公司)、廣州中唯企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限公司(以下簡稱中唯公司)商標(biāo)侵權(quán)案中,一二審法院均認(rèn)定優(yōu)衣庫公司侵權(quán)成立。最高人民法院再審【(2018)最高法民再第394號】認(rèn)為,指南針公司、中唯公司以不正當(dāng)方式取得商標(biāo)權(quán)后,目標(biāo)明確指向優(yōu)衣庫公司等,意圖將該商標(biāo)高價轉(zhuǎn)讓不成后提出系列訴訟主觀惡意明顯,其行為明顯違反誠實(shí)信用原則,法院依法不予保護(hù)。
上述兩案均來自最高人民法院,在“同案同判”的大環(huán)境下,對于搶注商標(biāo)并惡意訴訟的,獲得支持可能性較低。
二、惡意訴訟中被告可主張合理費(fèi)用由原告承擔(dān)
《最高人民法院關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟中被告以原告濫用權(quán)利為由請求賠償合理開支問題的批復(fù)》明確指出:在知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟中,被告提交證據(jù)證明原告的起訴構(gòu)成法律規(guī)定的濫用權(quán)利損害其合法權(quán)益,依法請求原告賠償其因該訴訟所支付的合理的律師費(fèi)、交通費(fèi)、食宿費(fèi)等開支的,人民法院依法予以支持。
三、主動對他人惡意注冊商標(biāo)及侵權(quán)提起訴訟
最好的防守就是進(jìn)攻,對于惡意搶注,也有不少成功的主動狙擊案例。
(2019)蘇民終1316號案,“小米”訴“小米生活”案就屬于典型的權(quán)利人主動發(fā)起的訴訟。
2010年4月21日,小米科技有限責(zé)任公司申請注冊第8228211 號“小米”商標(biāo),核定使用商品包括手提電話、可視電話等。
2011年11月起,中山奔騰公司申請注冊第10224020 號、22005182號“小米生活”(注冊后判決前被無效)、“Mi life”(被駁回)商標(biāo),核定使用商品包括電炊具、熱水器、電壓力鍋等。
此外,在中山奔騰公司注冊的90余件商標(biāo)中,有多件與小米科技公司“小米”“智米”標(biāo)識近似。
江蘇省高級人民法院最終認(rèn)定侵權(quán)成立且惡意明顯,支持對中山奔騰公司的懲罰性賠償5000萬元,且麥大亮因幫助侵權(quán)而需承擔(dān)連帶責(zé)任。
法院主要基于以下事實(shí)與法律作出以上判決:
(一)搶注明顯。
(二)侵權(quán)惡意明顯且規(guī)模大:直到二審期間,中山奔騰公司仍在持續(xù)宣傳、銷售被訴侵權(quán)商品,侵權(quán)商品多,數(shù)量多,規(guī)模大。被訴侵權(quán)商品被上海市市場監(jiān)督管理局認(rèn)定為不合格,導(dǎo)致原告良好聲譽(yù)受損。
(三)依法被宣告無效的注冊商標(biāo),專用權(quán)視為自始不存在,被告需承擔(dān)商標(biāo)無效宣告前后的侵權(quán)賠償責(zé)任。
四、類似案件的啟示
(一)注冊商標(biāo)時適當(dāng)放寬注冊范圍,對于高度關(guān)聯(lián)類別提前布局甚至全類注冊。
(二)對惡意搶注及時提起無效宣告并主動提出侵權(quán)及不正當(dāng)競爭訴訟。
(三)為強(qiáng)化威懾,起訴時嘗試將侵權(quán)人股東或經(jīng)營者自然人作為共同被告。
(原標(biāo)題:如何應(yīng)對商標(biāo)搶注及惡意訴訟)
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:陳少蘭 百一知識產(chǎn)權(quán)
編輯:IPRdaily王穎 校對:IPRdaily縱橫君
注:原文鏈接:如何應(yīng)對商標(biāo)搶注及惡意訴訟? (點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文)
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