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“一個華人搶注一件中國知名品牌,怎么可能異議不成立呢?”
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:杜燕霞 北京允天律師事務(wù)所
華僑李某于2015年2月5日,向歐盟知識產(chǎn)權(quán)局為其自制酸奶申請了第013714316號商標,指定類別為第29、30和32類。早在2007年3月28日,伊利集團便在歐盟申請了第5793443號商標,指定類別為第5、29、30和32類;并在2011年6月6日注冊了第1097761號馬德里國際商標,指定類別同為第5、29、30和32類,該商標在歐盟受到保護。
在發(fā)現(xiàn)李某的在后申請后,伊利集團第一時間基于上述兩件在先商標提出了異議。異議是雙方的第一次交鋒。伊利集團主張的異議理由是,李某在后申請商標與伊利集團的兩件在先商標構(gòu)成類似商品上的近似商標,若共存于市場,則將對消費者產(chǎn)生混淆誤認??紤]到搶注商標完整包含了“伊利”的中、英文商標,伊利集團在異議階段并沒有提交在先商標知名度的證據(jù)。遺憾的是,伊利集團在2016年10月收到了異議不成立的裁定[1]。一個華人搶注一件中國知名品牌,怎么可能異議不成立呢?然而,歐盟知識產(chǎn)權(quán)局在異議裁定中給出了充分的理由。對于主張混淆誤認的異議理由,歐盟有明確的審理標準,即混淆誤認判斷因素?;煜`認判斷因素主要有:商品類似程度、商標近似程度、在先商標顯著性程度、消費者注意程度、在先商標知名度、實際混淆等。在本案中,審查員對各要素依次進行了分析、比較。對于商品類似程度,審查員認定商品相同。關(guān)于在先商標的顯著性程度,由于異議人并未提交相關(guān)證據(jù)證明在先商標通過使用增加了顯著性,因此僅考慮其固有顯著性。兩件在先商標的固有顯著性程度為中等。關(guān)于消費者注意程度,考慮到指定商品為消耗品,因此認定相關(guān)消費者的注意程度亦為中等。由于歐盟混淆誤認的判斷結(jié)論,是綜合各要素的認定結(jié)果得出的,因此商標近似程度的認定結(jié)論,是決定本案裁判的關(guān)鍵要素。對此,審查員也進行了較多筆墨的論述。通過對雙方商標的從音、形、義各角度逐一比較后,審查員認為,與僅在讀音上構(gòu)成低程度的近似;而與不構(gòu)成近似。對于后者的判斷結(jié)論,審查員的主要觀點是,由于歐盟消費者對中文不具有任何識別力,因此商標中的中文要素被視為圖形。在判斷圖形商標的近似程度時,主要查看圖形的線條、外形、設(shè)計等,并不會考慮漢字本身的含義和讀音。盡管兩件商標均包含漢字“伊利”,但由于漢字的字體不同而致使兩件商標外觀產(chǎn)生了較大差別。同時,考慮到兩件商標中的其他顯著性要素,特別是被異議商標中的英文要素起到了區(qū)分商品來源的主要識別作用,因此審查員認為整體不近似。最終,在綜合考慮各因素的認定結(jié)論后,歐盟知識產(chǎn)局做出了無混淆可能性的裁定。
收到異議失敗的裁定后,伊利集團通過提出異議復審,展開了與李某的第二次交鋒。歐盟異議復審將對異議裁定進行全面審理,因此伊利集團期望在異議復審階段,歐盟知識產(chǎn)權(quán)局糾正之前的不公裁判。然而,遺憾的是,歐盟知識產(chǎn)局做出了維持異議裁定的決定。
搶注商標成功注冊?!伊利集團只能提出無效宣告。無效宣告的理由是惡意搶注,并提供了大量證據(jù)證明搶注人李某的惡意。伊利集團提交證據(jù)主要是圍繞:一、伊利商標通過長期大量使用,已經(jīng)積累了極高知名度,且在國、內(nèi)外均擁有較高的品牌價值;二、經(jīng)背景調(diào)查,李某在加入英國籍前,曾長期在中國居住,推斷其接觸過伊利產(chǎn)品;三、李某入籍英國后,主要的商業(yè)對象都是華人,包括通過eBay向移居英國倫敦的華人銷售磁鐵、管道部件等產(chǎn)品,向移民英國或者在英國旅游的華人出租房屋等。此外,李某并不經(jīng)營任何奶制品或相關(guān)的產(chǎn)品,因此認為李某并無對注冊商標投入商業(yè)使用的意圖。針對伊利集團的主張及證據(jù),李某指出:一、伊利主張惡意的證據(jù),均為間接證據(jù),并非直接證據(jù);二、其幼年時在中國生活,并不代表一定是知道伊利品牌;三、盡管自己目前沒有開展奶制品的業(yè)務(wù),但曾在2008-2009年期間開過餐廳;四、伊利申請的英文商標為“Yeale”,并非“YILI”,說明伊利集團并沒有保護“YILI”商標的意圖;五、其商標的創(chuàng)意來源是“伊”含義為“新年伊始”,“利”含義為“順利、營利”;六、否認了伊利馳名主張的證據(jù)。此外,李某還主張,伊利的調(diào)查活動,侵犯其的隱私權(quán),對其正常的生活帶來的不利影響。
針對李某的答辯意見,伊利進一步補充了證據(jù),包括:1999年、2000年、2007年“伊利”商標在中國被認定為馳名商標的證據(jù);2018年第三方出具的伊利品牌價值報告;以及李某與公證員就其不動產(chǎn)出租溝通的電話記錄,該記錄顯示李某中文流暢。針對伊利的證據(jù)補充,李某反駁到,其在申請歐盟商標前,并不知曉伊利集團的商標,亦不知曉伊利商標的知名度,其“YILI伊利”商標權(quán)的取得,為合法注冊所得。2015年前,伊利申請的英文商標為“Yeale”,并非“YILI”,伊利集團并沒有保護“YILI”的意圖;此外,李某提供了2017年由會計審計公司出具的“YILI伊利”酸奶費用估算報告。
針對雙方證據(jù)和觀點,歐盟知識產(chǎn)權(quán)局最后決定支持伊利集團的無效宣告請求[2]。在裁定中,官方的主要觀點是:一、在爭議商標申請日前,“Yili”與漢字“伊利”一同作為一個整體被認定為伊利集團的品牌,且該品牌具有極高的商業(yè)價值;二、李某為在為其倫敦自制酸奶申請一件歐盟商標,且該商標與中國、甚至世界馳名的奶制品品牌相同,不符合商業(yè)邏輯;三、有足夠證據(jù)證明,李某注冊伊利商標,目的是阻止伊利集團進入歐洲市場;四、盡管惡意是對商標申請人主觀狀態(tài)的判斷,但仍可以有一系列的客觀標準所參考,本案證據(jù)證明爭議商標系李某搶注,因此被宣告無效。
伊利集團在無效宣告程序中成功主張了惡意搶注,那為何不在異議或異議復審時就主張惡意呢?答案是,惡意搶注并不是歐盟異議的法定理由,而是無效宣告或是侵權(quán)訴訟中反訴的法定理由[3]之一。那么,商標在歐盟被惡意搶注后,權(quán)利人該怎么辦呢?首先,若權(quán)利人有在先權(quán)利的,那么在積極主張混淆可能性外,一定要提供歐盟及其他國家的使用證據(jù),以證明據(jù)爭商標存在較高聲譽,以便從心證的角度影響審查員決策。若權(quán)利人沒有在先權(quán)利,且并非代理人/代表人搶注情形的,則需要等訴爭商標注冊后,基于惡意提出無效宣告。根據(jù)《歐盟商標審查指引》,歐盟商標無效宣告的舉證責任由無效宣告申請人承擔。
那么,在主張惡意搶注的歐盟無效宣告案件中,惡意是如何認定的呢?盡管,歐盟《商標條例》及其他規(guī)則中并未對惡意進行明確定義,但關(guān)于惡意的認定標準,在先判例、以及《歐盟商標審查指引》中都做出了明確規(guī)定。最早對歐盟商標搶注惡意的認定標準,是在歐盟第C-529/07號Lindt Goldhase商標侵權(quán)及反訴案[4]中做出的。根據(jù)該案件,惡意搶注判斷因素有三個:其一,申請人明知或應(yīng)知他人在歐盟任一成員國內(nèi),在相同或類似商品上使用該商標;其二,申請目的是為了阻止他人繼續(xù)使用該商標;其三,考慮在先商標/標志受到保護的程度或是知名度的程度。其中,在判斷申請人“應(yīng)知”時,通??紤]他人商標/標志使用的時間長度,若使用時間越長的,則越容易被認定為惡意。此外,在判斷申請人的申請目的是為了阻止他人繼續(xù)使用該商標時,通??紤]申請人是否有實際使用商標的意圖、申請人是否希望不當利用他人商譽、申請商標是否為產(chǎn)品或產(chǎn)品包裝整體注冊[5]。
在以上判例確定的認定要素基礎(chǔ)上,最新《歐盟商標審查指引》[6]對惡意搶注判斷要素做了一系列調(diào)整。首先,增加了商標近似程度的判斷。若商標近似程度越高的,則被認定惡意可能性越大(難謂偶然)。其次,在申請目的方面,《指引》中增加了其他情形,例如,申請人為了獲取經(jīng)濟補償、雙方存在直接或間接的業(yè)務(wù)關(guān)系、申請人為了逃避商標注冊后的使用義務(wù)[7]、申請人在其他案件中曾被認定為惡意搶注等?!吨敢方Y(jié)合了最新的審查實踐,提供了較為明確、全面的惡意認定標準。此外,關(guān)于各認定要素如何適用,在先判例和《指引》中也明確指出,各要素要個案、綜合考慮,僅滿足部分認定要素的,并不必然被認定為惡意搶注。
在“YILI伊利”歐盟無效案件中,惡意搶注判斷因素是如何適用的呢?首先,本案審理依據(jù),主要是第C-529/07號Lindt Goldhase商標案件中確立的判斷要素。其次,在認定申請人明知或應(yīng)知的主觀狀態(tài)時,審查員指出,盡管惡意是對商標申請人主觀狀態(tài)的判斷,但仍可以有一系列的客觀標準所參考。審查員基于伊利商標擁有極高的知名度,推斷出申請人知曉伊利商標的存在。關(guān)于申請目的,審查員認為,根據(jù)雙方提交的證據(jù),申請人并無實際使用注冊商標的目的,而是為了阻止伊利集團載有該商標的產(chǎn)品進入歐盟市場,構(gòu)成惡意注冊的認定標準。值得注意的是,申請人是否為了阻止伊利集團產(chǎn)品進入歐盟市場,是基于申請人無使用“YILI伊利”商標的商業(yè)邏輯做出的。盡管裁判中沒有對商業(yè)邏輯進行分析,但筆者認為商業(yè)邏輯主要指商業(yè)主體的經(jīng)營能力、經(jīng)營范圍、經(jīng)營目的及“經(jīng)營軌跡”等是否與注冊申請的需求相匹配來判斷的。本案中,審查員指出,李某申請商標時的經(jīng)營能力,僅限在倫敦生產(chǎn)和銷售自制酸奶。如此,將酸奶銷售至倫敦外的其他城市,甚至歐盟各國,具有一定難度。此外,李某目前的經(jīng)營活動(磁鐵和管道進口與銷售)與酸奶制作和銷售的渠道、網(wǎng)絡(luò)也沒有任何延續(xù)性可言,明顯沒有在歐盟使用申請商標的能力和意圖。當李某選擇注冊一件與中國一線奶制品品牌相同的商標時,很難理解為是善意的,因此李某注冊申請商標的行為系出于惡意。
在惡意認定標準的適用方面,不難看出在先判例和審查指引均設(shè)置了較高的門檻。畢竟,商業(yè)道德與自由競爭很難說是邊界分明的,既要鼓勵競爭、避免資源閑置,又要打擊惡意、排除不良競爭行為。因此,國內(nèi)企業(yè)在歐盟進行商標保護、打擊惡意注冊時,仍要堅持以注冊為原則,無效宣告為補充的維權(quán)之路,同時積極利用歐盟惡意搶注的認定實踐。
注釋:
[1]歐盟第B002531468號異議裁定。
[2]歐盟第 24442C號無效宣告決定。
[3]歐盟《商標條例》第59條(1)(b)。
[4]參見https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=7DBB4800BF09B3B08B8AB5722637FBFD?text=&docid=74488&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2891759
[5]若是整體注冊的,則認為申請人是在最大程度的排除競爭,因此惡意認定的可能性更大。
[6]2022年3月31日生效。
[7]歐盟《商標條例》第58條(1)(a)規(guī)定,若商標連續(xù)五年未使用的,他人可以基于該理由提出撤銷申請。
(原標題:從“YILI伊利”歐盟商標維權(quán)案,解構(gòu)歐盟商標惡意搶注的判斷標準)
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作者:杜燕霞 北京允天律師事務(wù)所
編輯:IPRdaily王穎 校對:IPRdaily縱橫君
注:原文鏈接: 從“YILI伊利”歐盟商標維權(quán)案,解構(gòu)歐盟商標惡意搶注的判斷(點擊標題查看原文)
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