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作者:謝有林* 廣東哲誠律師事務(wù)所
原標(biāo)題:注冊(cè)商標(biāo)連續(xù)三年不使用撤銷制度研究
自1982年新中國第一部《商標(biāo)法》制定以來,我國注冊(cè)商標(biāo)撤三制度經(jīng)過多次修訂及司法解釋、行政法規(guī)的補(bǔ)充、完善,已構(gòu)建了相對(duì)完善的制度體系。筆者在基礎(chǔ)原理、司法判例和實(shí)務(wù)研究的基礎(chǔ)上,對(duì)該制度的理論體系和存在法律問題進(jìn)行研究和補(bǔ)充,為注冊(cè)商標(biāo)撤三制度提出合理化建議,為該制度的進(jìn)一步發(fā)展提供借鑒和參考。
摘要
根據(jù)我國《商標(biāo)法》第四十九條規(guī)定,注冊(cè)商標(biāo)的撤銷制度包括主動(dòng)撤銷和被動(dòng)撤銷兩種類型。其中,主動(dòng)撤銷是指注冊(cè)人因不規(guī)范使用注冊(cè)商標(biāo)而被商標(biāo)行政主管機(jī)關(guān)依職權(quán)啟動(dòng)的撤銷;被動(dòng)撤銷則是指注冊(cè)商標(biāo)成為其核定使用商品的通用名稱或者沒有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的,由任何單位和個(gè)人依申請(qǐng)啟動(dòng)的撤銷。在被動(dòng)撤銷中,注冊(cè)商標(biāo)沒有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用撤銷制度(以下簡稱“注冊(cè)商標(biāo)撤三制度”)在商標(biāo)注冊(cè)管理和司法實(shí)踐中運(yùn)用最多,是我國商標(biāo)法上的重要制度。
眾所周知,注冊(cè)商標(biāo)作為識(shí)別商品和服務(wù)來源的標(biāo)記,只有真實(shí)地進(jìn)行商業(yè)使用,才能在相關(guān)市場上起到區(qū)分不同商品生產(chǎn)者或服務(wù)提供者的作用,發(fā)揮其區(qū)分產(chǎn)源的基本功能。如果注冊(cè)商標(biāo)經(jīng)國家知識(shí)產(chǎn)局核準(zhǔn)注冊(cè)后束之高閣,連續(xù)多年停止使用,則無法在市場上建立穩(wěn)定的商品或服務(wù)來源指向,從而喪失注冊(cè)商標(biāo)的基本識(shí)別功能。據(jù)此,將該閑置的商標(biāo)以“易主”的方式重新流入可注冊(cè)的公共領(lǐng)域,讓它找到有商業(yè)使用需求的注冊(cè)人,對(duì)該商標(biāo)來說自然為最佳歸宿。注冊(cè)商標(biāo)撤三制度旨在敦促商標(biāo)權(quán)人積極使用注冊(cè)商標(biāo),去除閑置商標(biāo),釋放具有壟斷性稀缺資源,是維護(hù)注冊(cè)商標(biāo)基于真實(shí)使用而予以保護(hù)的重要制度?;谠撝贫仍谏虡?biāo)制度中的重要性,值得深入進(jìn)行研究。
關(guān)鍵詞:注冊(cè)商標(biāo);連續(xù)三年不使用;撤銷制度;商標(biāo)法;商標(biāo)專用權(quán)
引言
自1982年新中國第一部《商標(biāo)法》制定以來,我國注冊(cè)商標(biāo)撤三制度經(jīng)過多次修訂及司法解釋、行政法規(guī)的補(bǔ)充、完善,已構(gòu)建了相對(duì)完善的制度體系。但我國加入世界貿(mào)易組織后,為了實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國的政策,積極鼓勵(lì)企業(yè)和個(gè)人申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo),各個(gè)省市也相應(yīng)出臺(tái)了大量商標(biāo)注冊(cè)、省著名商標(biāo)、馳名商標(biāo)的補(bǔ)貼辦法。例如,《銅陵市工商局商標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)(補(bǔ)貼)辦法》規(guī)定:“2011年7月25日以后,每件核準(zhǔn)的注冊(cè)商標(biāo)給予補(bǔ)貼1000元,其涉農(nóng)企業(yè)或協(xié)會(huì)獲得農(nóng)產(chǎn)品注冊(cè)商標(biāo),每件給予補(bǔ)貼2000元。”[1]我國長期鼓勵(lì)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)的政策引導(dǎo),使我國成為世界上注冊(cè)商標(biāo)數(shù)量最多的國家,截至2020年10月底,我國有效注冊(cè)商標(biāo)量為2918.2萬件,[2]數(shù)量上堪稱知識(shí)產(chǎn)權(quán)大國。然而進(jìn)入全球500強(qiáng)的中國品牌卻屈指可數(shù),不具有真實(shí)使用意圖的大量惡意囤積、商標(biāo)圈地運(yùn)動(dòng),各種防御商標(biāo)、聯(lián)合商標(biāo)戰(zhàn)略引發(fā)大量的商標(biāo)閑置問題,短時(shí)間內(nèi)導(dǎo)致簡單易記的稀有商標(biāo)資源被快速分割和壟斷,使得有真實(shí)使用意圖的在后申請(qǐng)商標(biāo)被國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局予以駁回,一定程度阻礙了在后市場經(jīng)營者選擇和注冊(cè)商標(biāo)的權(quán)利,也違背了注冊(cè)商標(biāo)基于使用而產(chǎn)生識(shí)別商品和服務(wù)來源的基本價(jià)值。若如放任這種商標(biāo)閑置和惡意囤積的行為,必然會(huì)損害誠信經(jīng)營、公平競爭的市場經(jīng)濟(jì)秩序。在這樣的背景下,全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)于2019年4月23日通過了《商標(biāo)法》修正決定,加大了惡意囤積申請(qǐng)商標(biāo)的打擊力度,而解決已經(jīng)注冊(cè)的閑置商標(biāo)最直接而有效的途徑就是強(qiáng)化注冊(cè)商標(biāo)撤三制度。
我國注冊(cè)商標(biāo)撤三制度的法律依據(jù)是《商標(biāo)法》第四十九條第二款后半段,即任何人均可向商標(biāo)局申請(qǐng)撤銷因連續(xù)三年不使用且沒有正當(dāng)理由的注冊(cè)商標(biāo)。我國《商標(biāo)法》、《商標(biāo)法實(shí)施條例》及相關(guān)司法解釋等共同構(gòu)建了注冊(cè)商標(biāo)撤三制度的框架,包括主體、使用行為、不使用的正當(dāng)理由及程序。注冊(cè)商標(biāo)撤銷的申請(qǐng)主體為社會(huì)公眾,包括任何單位和個(gè)人。使用行為是指商標(biāo)權(quán)人根據(jù)《商標(biāo)法》第四十八條規(guī)定的使用方式進(jìn)行有效的商業(yè)使用,[3]不使用的正當(dāng)理由是注冊(cè)商標(biāo)未實(shí)際使用而免于撤銷的法定事由,包括不可抗力、政府政策性限制、破產(chǎn)清算及其他正當(dāng)事由。[4]
筆者希望在基礎(chǔ)原理、司法判例和實(shí)務(wù)研究的基礎(chǔ)上,對(duì)該制度的理論體系和存在法律問題進(jìn)行研究和補(bǔ)充,為注冊(cè)商標(biāo)撤三制度提出合理化建議,為該制度的進(jìn)一步發(fā)展提供借鑒和參考。
第一章 注冊(cè)商標(biāo)撤三制度概述
注冊(cè)商標(biāo)撤三制度起源于1964年法國《工業(yè)、商業(yè)和服務(wù)業(yè)商標(biāo)法》中規(guī)定的使用強(qiáng)制條款,后來被國際公約和世界各國廣泛認(rèn)可,逐漸上升為商標(biāo)法的基本制度。該制度的理論依據(jù)是由商標(biāo)的基本識(shí)別功能決定的,只有經(jīng)過真實(shí)商業(yè)使用的注冊(cè)商標(biāo)才能產(chǎn)生識(shí)別商品或服務(wù)來源的指向性。長期不使用的注冊(cè)商標(biāo),不僅造成商標(biāo)資源的浪費(fèi),阻礙誠信經(jīng)營者選擇和使用商品,還會(huì)誘發(fā)商標(biāo)囤積、惡意搶注和惡意訴訟等問題。因此,注冊(cè)商標(biāo)撤三制度賦予社會(huì)公眾就某一個(gè)注冊(cè)商標(biāo)提出連續(xù)三年不使用的撤銷請(qǐng)求,而被指稱注冊(cè)商標(biāo)連續(xù)三年不使用者想要免于被承擔(dān)注冊(cè)商標(biāo)不使用的法律后果,就必須提供積極的事實(shí),即對(duì)該注冊(cè)商標(biāo)進(jìn)行真實(shí)、合法、公開的有效商業(yè)使用,最終實(shí)現(xiàn)激活注冊(cè)商標(biāo)資源、促進(jìn)權(quán)利流轉(zhuǎn)以及維護(hù)競爭秩序的制度價(jià)值和立法目的。
一、注冊(cè)商標(biāo)撤三制度的概念
根據(jù)我國商標(biāo)法的立法沿襲,注冊(cè)商標(biāo)的撤銷制度由不規(guī)范使用注冊(cè)商標(biāo)的撤銷、注冊(cè)商標(biāo)成為其核定使用的商品的通用名稱的撤銷、沒有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的撤銷、注冊(cè)商標(biāo)商品存在質(zhì)量問題的撤銷以及注冊(cè)商標(biāo)爭議的撤銷等五種撤銷制度構(gòu)成。據(jù)此,注冊(cè)商標(biāo)撤銷制度,是指國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對(duì)商標(biāo)注冊(cè)人違反商標(biāo)法規(guī)定的作為或不作為義務(wù)而作出決定或裁定,使原注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)自撤銷公告之日起歸于消滅的法律制度。按照注冊(cè)商標(biāo)撤銷的啟動(dòng)程序主體不同,可將我國現(xiàn)行注冊(cè)商標(biāo)撤銷制度分為兩類;第一類為主動(dòng)撤銷制度,即注冊(cè)人因不規(guī)范使用注冊(cè)商標(biāo)而被商標(biāo)行政主管機(jī)關(guān)依職權(quán)啟動(dòng)的撤銷;第二類為被動(dòng)撤銷制度,包括注冊(cè)商標(biāo)成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的,由任何單位和個(gè)人依申請(qǐng)啟動(dòng)的撤銷(即注冊(cè)商標(biāo)撤三)。
注冊(cè)商標(biāo)撤三制度是注冊(cè)商標(biāo)撤銷制度的一種,是指國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局根據(jù)任何單位和個(gè)人之申請(qǐng)就注冊(cè)商標(biāo)在指定三年期限內(nèi)是否進(jìn)行有效的商業(yè)使用進(jìn)行審查,若發(fā)現(xiàn)該注冊(cè)商標(biāo)未進(jìn)行真實(shí)、合法、公開的使用行為要件且沒有不使用的正當(dāng)理由時(shí),根據(jù)《商標(biāo)法》第五十五條規(guī)定,決定該注冊(cè)商標(biāo)應(yīng)予以撤銷的法律制度。注冊(cè)商標(biāo)的法律效力自國家知識(shí)產(chǎn)局作出撤銷公告之日起終止。注冊(cè)商標(biāo)因連續(xù)三年停止使用的撤銷導(dǎo)致的權(quán)利終止與注冊(cè)商標(biāo)因宣告無效導(dǎo)致的自始無效存在區(qū)別。對(duì)于撤銷公告之日前,該注冊(cè)商標(biāo)為合法有效的注冊(cè)商標(biāo),可以作為阻卻在后注冊(cè)申請(qǐng)的權(quán)利障礙,不影響注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人就在后申請(qǐng)商標(biāo)提起商標(biāo)異議和無效宣告,也不影響商標(biāo)權(quán)人就該注冊(cè)商標(biāo)提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟,因此該撤銷行為對(duì)于公告之日前發(fā)生的事件和行為沒有溯及力。
二、注冊(cè)商標(biāo)撤三制度的起源與發(fā)展
(一)國外及國際公約關(guān)于商標(biāo)不使用撤銷制度的起源與發(fā)展
世界上第一部現(xiàn)代意義的商標(biāo)法誕生于法國1857年制定的《關(guān)于以使用原則和不審查原則為內(nèi)容的制造標(biāo)記和商標(biāo)的法律》。該法提出了以使用為原則的商標(biāo)保護(hù)制度。其后于1964年進(jìn)行重大修改,重新頒布了以注冊(cè)原則為內(nèi)容的《工業(yè)、商業(yè)和服務(wù)業(yè)商標(biāo)法》,該法規(guī)定:“商標(biāo)所有人在申請(qǐng)撤銷商標(biāo)之前的五年中沒有使用或沒有公開而明確地令別人使用其商標(biāo),除非有正當(dāng)理由,即喪失其權(quán)利?!?strong>[5]該規(guī)定是世界上第一次在國內(nèi)法確立連續(xù)五年不使用注冊(cè)商標(biāo)撤銷的制度。
關(guān)于注冊(cè)商標(biāo)保護(hù)最早的國際公約是1883年3月20日簽訂的《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》(以下簡稱《巴黎公約》)。其1967年7月14日在斯德哥爾摩修訂的文本規(guī)定,注冊(cè)商標(biāo)的使用是強(qiáng)制的,但有關(guān)人員不能證明其在適當(dāng)?shù)钠陂g具有不使用的正當(dāng)理由時(shí)才可以取消注冊(cè)。商標(biāo)權(quán)人實(shí)際使用的商標(biāo)樣式與任一成員國所注冊(cè)的商標(biāo)只是細(xì)節(jié)的不同,沒有改變注冊(cè)商標(biāo)顯著性的,不應(yīng)當(dāng)作為撤銷或減少法律保護(hù)的事由。[6]該條規(guī)定與法國頒布的《工業(yè)、商業(yè)和服務(wù)業(yè)商標(biāo)法》相比,由五年的撤銷期限改為為經(jīng)過適當(dāng)期限,同時(shí)也未限定使用的方式是自主使用還是公開且明確令他人使用,以便于加入該公約的成員國在制定國內(nèi)法時(shí)可以根據(jù)本國的實(shí)際情形進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整??梢?,注冊(cè)商標(biāo)不使用撤銷制度最早起源于法國18世紀(jì)中葉,后來被《巴黎公約》吸收,成為加入該公約成員國普遍遵守的法律制度。如美國1989年修訂的《蘭哈姆法》和后來修訂的《商標(biāo)審查指南(TMEP)》就規(guī)定了注冊(cè)商標(biāo)不使用撤銷制度:(1)申請(qǐng)人必須在登記之日起三年內(nèi)使用該商標(biāo),否則會(huì)被推定為已經(jīng)棄用該商標(biāo)。[7](2)除非商標(biāo)所有人任一五年期限屆滿后一年內(nèi)能夠出示證據(jù)證明該商標(biāo)仍在使用中,否則商標(biāo)局局長可以主動(dòng)撤銷。(3)商標(biāo)10年有效期屆滿續(xù)展時(shí),商標(biāo)所有人應(yīng)提交證據(jù)證明該商標(biāo)仍然在商業(yè)中使用。[8] 1994年簽訂的《與貿(mào)易有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)議》(以下稱“TRIPs協(xié)議”)第十九條也規(guī)定:注冊(cè)商標(biāo)至少連續(xù)三年不使用且商標(biāo)權(quán)人無法說明存在使用障礙的正當(dāng)理由后方可撤銷。并且第三人在受商標(biāo)權(quán)人控制下使用注冊(cè)商標(biāo)的行為可以視作為維持注冊(cè)的使用。[9]
(二)我國注冊(cè)商標(biāo)撤三制度的建立與發(fā)展
我國為了完善知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度,充分利用其促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,同時(shí)也為了履行1985年3月19日加入《巴黎公約》的承諾,于1982年8月23日頒布了《商標(biāo)法》。該法第三十條第(四)項(xiàng)規(guī)定:“連續(xù)三年停止使用的,由商標(biāo)局責(zé)令改正或撤銷其注冊(cè)商標(biāo)?!敝链?,1982年《商標(biāo)法》第一次確立了注冊(cè)商標(biāo)撤三制度,相比于法國和德國的5年撤銷期限降低為3年,但符合TRIPs協(xié)議規(guī)定的最低期限。1988年1月13日頒布的《商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則》進(jìn)一步規(guī)定注冊(cè)商標(biāo)撤三申請(qǐng)主體為包括商標(biāo)權(quán)人在內(nèi)的任何人,以區(qū)分商標(biāo)局依職權(quán)的主動(dòng)撤銷和依申請(qǐng)的被動(dòng)撤銷。并且規(guī)定使用的方式包括在商品包裝或說明書、廣告宣傳或者展覽以及其他附著物上標(biāo)明注冊(cè)商標(biāo)。除2013年修訂的《商標(biāo)法》刪除了商標(biāo)局依職權(quán)主動(dòng)撤銷的情形外,我國自1982年確立的撤三制度框架一直沿用至今。
關(guān)于我國注冊(cè)商標(biāo)撤三制度的建立與發(fā)展,還值得探討的是為統(tǒng)一商標(biāo)行政審查標(biāo)準(zhǔn),國家工商行政管理總局(現(xiàn)更名為國家知識(shí)產(chǎn)局)商標(biāo)局和商評(píng)委于2005年12月聯(lián)合頒布的《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》,對(duì)于連續(xù)三年不使用注冊(cè)商標(biāo)的判定標(biāo)準(zhǔn)做了規(guī)范。為了適應(yīng)2013年《商標(biāo)法》第三次修正,該標(biāo)準(zhǔn)于2016年12月進(jìn)行了修訂,完善了商標(biāo)審查和審理標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容,供國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的全體審查人員在商標(biāo)授權(quán)和商標(biāo)確權(quán)案件審理時(shí)執(zhí)行。
完善注冊(cè)商標(biāo)撤三案件的司法審查制度,也是當(dāng)前我國注冊(cè)商標(biāo)撤三制度變革和發(fā)展的重要內(nèi)容。根據(jù)《中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)綱要(2016-2020)》規(guī)定:“堅(jiān)持司法主導(dǎo)是我國當(dāng)前知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)的基本原則之一,應(yīng)當(dāng)妥善處理司法保護(hù)與行政保護(hù)之間的關(guān)系,強(qiáng)化司法對(duì)行政執(zhí)法行為的程序?qū)彶楹蛨?zhí)法標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)體審查?!?strong>[10]
上述原則對(duì)于規(guī)范注冊(cè)商標(biāo)撤三案件行政處理的司法審查同樣適用。從當(dāng)前我國商標(biāo)授權(quán)確權(quán)審判體制來說,北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院和北京市高級(jí)人民法院是商標(biāo)行政確權(quán)裁決的司法審查機(jī)關(guān),其針對(duì)注冊(cè)撤銷復(fù)審行政訴訟作出的生效判決,商評(píng)委應(yīng)當(dāng)執(zhí)行并作出注冊(cè)商標(biāo)維持或撤銷的決定,以保持司法審查的權(quán)威性和終局性。因此,根據(jù)最高人民法院在先判旨,注冊(cè)商標(biāo)撤三司法審查的原則是秉承鼓勵(lì)商標(biāo)使用,防止浪費(fèi)商標(biāo)資源的立法目的,對(duì)于確有實(shí)際使用的注冊(cè)商標(biāo)可以從證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和情勢變更等進(jìn)行酌情從寬認(rèn)定。[11]
進(jìn)言之,注冊(cè)商標(biāo)撤三制度的司法審查依據(jù)首先是《商標(biāo)法》第四十九條第二款、第五十四條,《商標(biāo)法實(shí)施條例》第六十五至六十七條。為了進(jìn)一步完善商標(biāo)授權(quán)確權(quán)司法審查標(biāo)準(zhǔn),北京市高級(jí)人民法院于2019年4月24日修訂了《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》,該指南19.4至19.16對(duì)于注冊(cè)商標(biāo)使用的認(rèn)定原則及例外情形、使用意愿及商品分類、指定期限后使用、“推銷替他人”服務(wù)以及單純出口行為等例外情形的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),均作了相應(yīng)的規(guī)定,對(duì)于商標(biāo)撤銷復(fù)審的行政訴訟審理有較高的參照意義。
三、我國注冊(cè)商標(biāo)撤三制度實(shí)踐中面臨的現(xiàn)實(shí)問題與成因
我國注冊(cè)商標(biāo)撤三制度的立法目的無疑是促進(jìn)注冊(cè)商標(biāo)資源的充分、有效利用,防止有限的注冊(cè)商標(biāo)資源被閑置和浪費(fèi),提高注冊(cè)商標(biāo)資源的利用效率,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)商標(biāo)立法宗旨。然而,我國商標(biāo)注冊(cè)和使用實(shí)踐中,存在的問題很多,因而需要高度重視注冊(cè)商標(biāo)撤三制度實(shí)踐中面臨的現(xiàn)實(shí)問題。筆者認(rèn)為,這尤其體現(xiàn)于以下幾方面。
第一,沒有主動(dòng)撤銷審查制度,使用行為要件缺乏上位法。
我國現(xiàn)行的《商標(biāo)法》僅有被動(dòng)撤銷的注冊(cè)商標(biāo)撤三制度,將注冊(cè)商標(biāo)連續(xù)三年不使用的監(jiān)督權(quán)交由社會(huì)公眾行使,造成“民不舉,官不究”的被動(dòng)審查局面。鑒于商標(biāo)注冊(cè)人分布在全國各地的不同省市,我國地域遼闊,加上注冊(cè)商標(biāo)的使用證據(jù)具有合同的相對(duì)性,社會(huì)公眾客觀上不具備檢查注冊(cè)商標(biāo)真實(shí)使用的條件,而在后申請(qǐng)人基于在先注冊(cè)商標(biāo)障礙提起撤三申請(qǐng)有一定的偶發(fā)性,不足以解決我國當(dāng)前注冊(cè)商標(biāo)大量閑置、造成資源浪費(fèi)的問題,亟需建立更加嚴(yán)厲的主動(dòng)撤銷審查制度。
此外,我國《商標(biāo)法》及相關(guān)司法解釋、法規(guī)均沒有規(guī)定注冊(cè)商標(biāo)使用行為的構(gòu)成要件,最高人民法院在第738354號(hào)“康王”商標(biāo)再審案中指出:我國商標(biāo)法第四十四條第(四)項(xiàng)規(guī)定的“使用”,應(yīng)該是在商業(yè)活動(dòng)中對(duì)商標(biāo)進(jìn)行公開、真實(shí)、合法的使用。[12]該判決奠定了注冊(cè)商標(biāo)使用行為的構(gòu)成要件,即為公開、真實(shí)、合法的商業(yè)使用。由于該標(biāo)準(zhǔn)符合商標(biāo)法關(guān)于連續(xù)三年使用審查的立法目的,所以后來商標(biāo)評(píng)審和司法程序中一直沿用這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審查。但我國不是判例法國家,對(duì)于最高人民法院作出的判例在經(jīng)過長達(dá)十三年的商標(biāo)評(píng)審和司法實(shí)踐,應(yīng)當(dāng)將注冊(cè)商標(biāo)使用行為的構(gòu)成要件上升為法律法規(guī),以確保在行政評(píng)審和司法程序中援引該構(gòu)成要件進(jìn)行審查時(shí)有明確的上位法依據(jù)。
第二,行民交叉案件,缺乏中止審理制度。
在行政訴訟和民事訴訟相關(guān)聯(lián)的交叉案件中,如原告的注冊(cè)商標(biāo)已經(jīng)處于注冊(cè)商標(biāo)撤三或后續(xù)的行政訴訟進(jìn)程中,同時(shí)提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟,我國沒有規(guī)定該情形屬于中止審理的事由。如果被控侵權(quán)人僅是近似侵權(quán)的情況下,不等待注冊(cè)商標(biāo)撤銷的法律結(jié)果而直接判定為侵權(quán)或承擔(dān)賠償責(zé)任顯然違背了公平原則。即使在個(gè)案中,該注冊(cè)商標(biāo)在注冊(cè)商標(biāo)撤三中沒有使用且無正當(dāng)理由,但原告在撤銷申請(qǐng)日之后進(jìn)行臨時(shí)性和應(yīng)付性的使用,使得證據(jù)形式上規(guī)避了《商標(biāo)法》第六十四條第一款的審查。從實(shí)體上看,商標(biāo)權(quán)人在明知其注冊(cè)商標(biāo)存在被撤銷的情形,故意“制作”使用證據(jù),對(duì)撤三申請(qǐng)人或第三人提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟,企圖進(jìn)行報(bào)復(fù)或謀取“最后的晚餐”,該行為明顯違背誠實(shí)信用的原則,具有濫用權(quán)利之嫌,理應(yīng)進(jìn)行中止審理,待該注冊(cè)商標(biāo)作出撤銷公告后再行審理本案,并最終駁回起訴,以彰顯法律的公平和正義。
第三,沒有限制不使用注冊(cè)人提起商標(biāo)異議和無效宣告的請(qǐng)求權(quán)。
我國《商標(biāo)法》第五十五條規(guī)定,注冊(cè)商標(biāo)在撤三中被撤銷的法律后果為自商標(biāo)局作出撤銷公告之日起喪失法律效力。注冊(cè)商標(biāo)不使用的法律性質(zhì)喪失商標(biāo)權(quán)。對(duì)此,美國《商標(biāo)審查指南(TMEP)》規(guī)定為放棄商標(biāo)權(quán),“如果該商標(biāo)已連續(xù)三年未使用,并且所有人沒有采取任何措施嘗試恢復(fù)使用該商標(biāo),則美國專利商標(biāo)局可能會(huì)假定所有人已放棄該商標(biāo)?!?strong>[13]法國商標(biāo)法規(guī)定為喪失商標(biāo)權(quán)(失權(quán))。[14] 從我國和歐美部分國家的立法可知,各國對(duì)一定期限內(nèi)連續(xù)不使用注冊(cè)商標(biāo)的態(tài)度是相同的,即法律不再保護(hù),撤銷程序不過是注冊(cè)商標(biāo)無效的確認(rèn)。
據(jù)此,如果不限制商標(biāo)所有人以其不使用的注冊(cè)商標(biāo)對(duì)在后申請(qǐng)商標(biāo)提出商標(biāo)異議申請(qǐng)、注冊(cè)商標(biāo)宣告無效,無異于將法律不再保護(hù)的商標(biāo)作為在后申請(qǐng)商標(biāo)的障礙,阻卻誠信經(jīng)營者選擇和申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的權(quán)利空間,加劇了商標(biāo)惡意囤積和搶注的現(xiàn)狀。而國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局同是注冊(cè)商標(biāo)撤三和商標(biāo)異議申請(qǐng)的受理和審查機(jī)關(guān),理論上,對(duì)于商標(biāo)異議程序的被申請(qǐng)人提出引證商標(biāo)不使用的撤三抗辯,可以基于內(nèi)部的協(xié)調(diào)機(jī)制進(jìn)行合并審理。此外,伴隨著機(jī)構(gòu)改革,商評(píng)委的架構(gòu)和職能也并入國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局,對(duì)于注冊(cè)商標(biāo)宣告無效程序中,被申請(qǐng)人提出引證商標(biāo)的不使用撤三抗辯,也存在內(nèi)部案件信息共享和協(xié)同辦理的可能性。
進(jìn)言之,理應(yīng)在商標(biāo)異議和宣告無效程序中增加引證商標(biāo)撤三抗辯,如果經(jīng)優(yōu)先審理發(fā)現(xiàn)被申請(qǐng)人提出的撤三抗辯事由成立,則駁回引證商標(biāo)所有人提出商標(biāo)異議或宣告無效申請(qǐng),限制其提起商標(biāo)異議和無效宣告的請(qǐng)求權(quán)。
注釋:
*謝有林,男,廣東梅州,合伙人律師/專利代理師,系中國政法大學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法碩士,職稱:助理研究員,研究方向:知識(shí)產(chǎn)權(quán)法、民商法。其經(jīng)辦的眾多知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟案例被評(píng)為國家級(jí)、省、市級(jí)行業(yè)協(xié)會(huì)的典型保護(hù)案例。
[1]參見《銅陵市工商局商標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)(補(bǔ)貼)辦法》第四條。
[2]數(shù)據(jù)來源《海淀區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)平臺(tái)》,參見“2020年1-10月知識(shí)產(chǎn)權(quán)主要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)”,載http://www.bjhd.gov.cn/cip/zwgk2013/tjxx2013/202011/t20201126_4435534.htm,最后訪問日期:2020年12月7日。
[3]《商標(biāo)法》第四十八條規(guī)定:本法所稱商標(biāo)的使用,是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上,或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中,用于識(shí)別商品來源的行為。
[4]參見《商標(biāo)法實(shí)施條例》第六十七條規(guī)定。
[5]參見法國《工業(yè)、商業(yè)和服務(wù)業(yè)商標(biāo)法》第十一條。
[6]參見《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》第五條C.款。
[7]參見美國《蘭哈姆法》第四十五條。
[8]孫南申:《美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律制度研究》,法律出版社2012年10月第1版,第74頁。
[9]參見《與貿(mào)易有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)議》第十九條。
[10]參見《中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)綱要(2016-2020)》第三條第三款。
[11]北京市高級(jí)人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭編著:《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)的司法審查》,中國法制出版社2014年版,第397頁。
[12]最高人民法院(2007)行監(jiān)字第184-1號(hào)駁回再審申請(qǐng)通知書。
[13]參見美國《商標(biāo)審查指南(TMEP)》§1604.11。
[14]參見法國《工業(yè)、商業(yè)和服務(wù)業(yè)商標(biāo)法》第十一條。
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[19]. See Case T-194/01, Unilever v. OHIM( Ovoid tablet),[2003]E. C. R. II-383.
[20]. Ansul BV v Ajax Brandbeveiling BV,Case C-40/01.2003.
[21]. Zazu Designs v.L’ Oreal,S.A.,979 F.2d 499(7th Cir.1992).
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:謝有林 廣東哲誠律師事務(wù)所
編輯:IPRdaily王穎 校對(duì):IPRdaily縱橫君
注:原文鏈接:撤三制度研究(一)|注冊(cè)商標(biāo)撤三制度概述(點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文)
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