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來(lái)源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:劉強(qiáng) 贏在IP
原標(biāo)題:案例評(píng)析 | 什么情況下ODM定作方不構(gòu)成專利法上的被訴侵權(quán)產(chǎn)品制造者?
在專利侵權(quán)案件中,權(quán)利人往往通過(guò)被訴侵權(quán)產(chǎn)品上的企業(yè)名稱或商標(biāo)來(lái)確定被訴侵權(quán)產(chǎn)品制造者的身份。但在某些情況下,通過(guò)這種方式認(rèn)定的“制造者”并不一定屬于專利法意義上的制造者,如果其不提供產(chǎn)品的技術(shù)來(lái)源和技術(shù)特征、不參與產(chǎn)品制造,也不存在故意誘導(dǎo)、慫恿、教唆加工方侵犯他人專利權(quán)的情形的,就不構(gòu)成專利法意義上的被控侵權(quán)產(chǎn)品制造者。
在敖謙平訴飛利浦(中國(guó))投資有限公司、深圳市和宏實(shí)業(yè)有限公司、寧波新亞文照明電器有限公司、寧波亞明照明電器有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案中(二審案號(hào):(2011)浙知終字第172號(hào),審判長(zhǎng):王亦非,代理審判員:周卓華,代理審判員:李臻),二審法院認(rèn)為,在本案貼牌生產(chǎn)的承攬方全權(quán)負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)的情況下,不應(yīng)由定作方承擔(dān)因產(chǎn)品侵犯他人專利權(quán)所導(dǎo)致的責(zé)任,從而使得無(wú)過(guò)錯(cuò)的定作方無(wú)需承擔(dān)過(guò)高的侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。
敖謙平系涉案發(fā)明專利的權(quán)利人,在被授予涉案專利權(quán)后,2005年8月與深圳市和宏實(shí)業(yè)有限公司(以下稱“和宏公司”)簽訂專利實(shí)施許可合同,許可由和宏公司實(shí)施該專利,許可年限至專利保護(hù)期限屆滿時(shí)止,許可費(fèi)以專利產(chǎn)品銷售額提成方式計(jì)付,并約定專利許可使用范圍是在全國(guó)范圍內(nèi)使用其專利制造專利產(chǎn)品,并對(duì)外進(jìn)行銷售(包括出口銷售)……敖謙平同意和宏公司在許可期限與產(chǎn)品范圍內(nèi)將專利技術(shù)許可給第三方以O(shè)EM、ODM委托加工的方式使用,和宏公司應(yīng)及時(shí)將第三方使用的情況告訴敖謙平……。
飛利浦(中國(guó))投資有限公司(以下稱“飛利浦公司”)于2008年授權(quán)和宏公司為飛利浦品牌代理商,為飛利浦品牌的插座板產(chǎn)品提供生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)。之后,和宏公司在原有模具基礎(chǔ)上改模刻字交由其全資子公司惠州和宏電線電纜有限公司(以下稱“惠州和宏公司”)生產(chǎn)涉案三款電源轉(zhuǎn)換器。三款電源轉(zhuǎn)換器均標(biāo)有“PHILIPS”商標(biāo),在外包裝上注明“飛利浦(中國(guó))投資有限公司”。
敖謙平認(rèn)為飛利浦公司與和宏公司制造、銷售的三款“PHILIPS”牌電源轉(zhuǎn)換器侵犯其專利權(quán),遂于2010年12月1日訴至寧波市中級(jí)人民法院,請(qǐng)求判令上述四公司停止侵權(quán),并共同賠償經(jīng)濟(jì)損失100萬(wàn)元。
各方對(duì)侵權(quán)比對(duì)并無(wú)爭(zhēng)議,均確認(rèn)被訴侵權(quán)的三款電源轉(zhuǎn)換器落入涉案專利權(quán)保護(hù)范圍。本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)之一是飛利浦公司、和宏公司是否構(gòu)成侵害敖謙平的涉案發(fā)明專利權(quán)。
一審法院認(rèn)為:
本案中,被控侵權(quán)產(chǎn)品標(biāo)示的商標(biāo)、廠商名稱及其地址、郵編、服務(wù)電話、條形碼等識(shí)別性標(biāo)識(shí)均證明飛利浦公司是該產(chǎn)品的制造商,盡管外包裝標(biāo)注了“生產(chǎn)地中國(guó)惠州”,也不能排除飛利浦公司制造商的地位。
敖謙平與和宏公司約定的許可對(duì)象是和宏公司,其制造、銷售的產(chǎn)品亦對(duì)應(yīng)的是和宏公司自己的產(chǎn)品而非其他公司產(chǎn)品,協(xié)議約定的OEM、ODM亦是和宏公司委托第三方的方式,顯然并不包含本案飛利浦公司委托和宏公司定牌生產(chǎn)這種ODM關(guān)系。故飛利浦公司通過(guò)和宏公司定牌生產(chǎn)被控侵權(quán)產(chǎn)品的行為并未獲得專利權(quán)人敖謙平的許可,已構(gòu)成侵權(quán);因被控侵權(quán)產(chǎn)品的模具由和宏公司在原有模具基礎(chǔ)上改??套旨由巷w利浦公司的品牌信息后提供給子公司惠州和宏公司實(shí)施生產(chǎn),和宏公司還有相應(yīng)的銷售被控侵權(quán)產(chǎn)品的行為,故和宏公司對(duì)被控侵權(quán)產(chǎn)品的制造、銷售行為,也已構(gòu)成侵權(quán)。
飛利浦公司、和宏公司均不服一審判決,向浙江省高級(jí)人民法院提起上訴。
二審法院認(rèn)為:
本案被控侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)提供者是和宏公司,飛利浦公司僅授權(quán)和宏公司在涉案產(chǎn)品上使用其商標(biāo)和名稱,對(duì)于產(chǎn)品的技術(shù)來(lái)源、技術(shù)特征、制造、銷售以及售后服務(wù)等均由和宏公司及惠州和宏公司負(fù)責(zé)完成。因此,本案的生產(chǎn)模式應(yīng)當(dāng)屬于ODM。敖謙平與和宏公司的專利實(shí)施許可合同中也并沒有限定OEM或ODM委托加工的定作方只能是和宏公司。
ODM作為一種加工承攬關(guān)系,定作方和加工方的行為是各自獨(dú)立的,并不能將加工方的法律責(zé)任直接歸屬于定作方,尤其加工承攬中的對(duì)外侵權(quán)責(zé)任。在本案ODM生產(chǎn)模式下,被控侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)由和宏公司提供,制造由惠州和宏公司負(fù)責(zé)完成。飛利浦公司作為定作方并不存在故意誘導(dǎo)、慫恿、教唆加工方侵犯他人的專利權(quán)的情形,因此其所實(shí)施的行為未侵犯專利權(quán)。
從商標(biāo)的功能看,其最基本的功能是標(biāo)示商品或服務(wù)的來(lái)源。飛利浦公司作為商標(biāo)持有人,被訴侵權(quán)產(chǎn)品上的“PHILIPS”商標(biāo)僅起到標(biāo)示該商品提供者的作用,不應(yīng)認(rèn)定其為專利法意義上的被控侵權(quán)產(chǎn)品實(shí)際制造者,這也與其在ODM中作為定作方的法律地位相符合。
二審法院還指出,敖謙平與和宏公司簽訂專利實(shí)施許可合同后,和宏公司按照合同約定的提成比例陸續(xù)支付了相應(yīng)的許可費(fèi),該許可費(fèi)已經(jīng)包括了為飛利浦公司貼牌生產(chǎn)的產(chǎn)品提成。因此,敖謙平在根據(jù)專利許可合同收取了相應(yīng)的專利許可費(fèi)后,再行要求和宏公司和飛利浦公司承擔(dān)專利侵權(quán)責(zé)任沒有法律依據(jù)。
據(jù)此,二審法院認(rèn)定飛利浦公司與和宏公司不構(gòu)成侵權(quán)。
來(lái)源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:劉強(qiáng) 贏在IP
編輯:IPRdaily王穎 校對(duì):IPRdaily縱橫君
注:原文鏈接:什么情況下ODM定作方不構(gòu)成專利法上的被訴侵權(quán)產(chǎn)品制造者?(點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文)
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