什么情況下ODM定作方不構(gòu)成專利法上的被訴侵權(quán)產(chǎn)品制造者？

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作者：劉強贏在IP

原標題：案例評析 | 什么情況下ODM定作方不構(gòu)成專利法上的被訴侵權(quán)產(chǎn)品制造者？

在專利侵權(quán)案件中，權(quán)利人往往通過被訴侵權(quán)產(chǎn)品上的企業(yè)名稱或商標來確定被訴侵權(quán)產(chǎn)品制造者的身份。但在某些情況下，通過這種方式認定的“制造者”并不一定屬于專利法意義上的制造者，如果其不提供產(chǎn)品的技術(shù)來源和技術(shù)特征、不參與產(chǎn)品制造，也不存在故意誘導、慫恿、教唆加工方侵犯他人專利權(quán)的情形的，就不構(gòu)成專利法意義上的被控侵權(quán)產(chǎn)品制造者。

在敖謙平訴飛利浦（中國）投資有限公司、深圳市和宏實業(yè)有限公司、寧波新亞文照明電器有限公司、寧波亞明照明電器有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案中（二審案號：（2011）浙知終字第172號，審判長：王亦非，代理審判員：周卓華，代理審判員：李臻），二審法院認為，在本案貼牌生產(chǎn)的承攬方全權(quán)負責生產(chǎn)技術(shù)的情況下，不應由定作方承擔因產(chǎn)品侵犯他人專利權(quán)所導致的責任，從而使得無過錯的定作方無需承擔過高的侵權(quán)風險。

敖謙平系涉案發(fā)明專利的權(quán)利人，在被授予涉案專利權(quán)后，2005年8月與深圳市和宏實業(yè)有限公司（以下稱“和宏公司”）簽訂專利實施許可合同，許可由和宏公司實施該專利，許可年限至專利保護期限屆滿時止，許可費以專利產(chǎn)品銷售額提成方式計付，并約定專利許可使用范圍是在全國范圍內(nèi)使用其專利制造專利產(chǎn)品，并對外進行銷售（包括出口銷售）……敖謙平同意和宏公司在許可期限與產(chǎn)品范圍內(nèi)將專利技術(shù)許可給第三方以OEM、ODM委托加工的方式使用，和宏公司應及時將第三方使用的情況告訴敖謙平……。

飛利浦（中國）投資有限公司（以下稱“飛利浦公司”）于2008年授權(quán)和宏公司為飛利浦品牌代理商，為飛利浦品牌的插座板產(chǎn)品提供生產(chǎn)、銷售及售后服務。之后，和宏公司在原有模具基礎上改?？套纸挥善淙Y子公司惠州和宏電線電纜有限公司（以下稱“惠州和宏公司”）生產(chǎn)涉案三款電源轉(zhuǎn)換器。三款電源轉(zhuǎn)換器均標有“PHILIPS”商標，在外包裝上注明“飛利浦（中國）投資有限公司”。

敖謙平認為飛利浦公司與和宏公司制造、銷售的三款“PHILIPS”牌電源轉(zhuǎn)換器侵犯其專利權(quán)，遂于2010年12月1日訴至寧波市中級人民法院，請求判令上述四公司停止侵權(quán)，并共同賠償經(jīng)濟損失100萬元。

各方對侵權(quán)比對并無爭議，均確認被訴侵權(quán)的三款電源轉(zhuǎn)換器落入涉案專利權(quán)保護范圍。本案的爭議焦點之一是飛利浦公司、和宏公司是否構(gòu)成侵害敖謙平的涉案發(fā)明專利權(quán)。

一審法院認為：

本案中，被控侵權(quán)產(chǎn)品標示的商標、廠商名稱及其地址、郵編、服務電話、條形碼等識別性標識均證明飛利浦公司是該產(chǎn)品的制造商，盡管外包裝標注了“生產(chǎn)地中國惠州”，也不能排除飛利浦公司制造商的地位。

敖謙平與和宏公司約定的許可對象是和宏公司，其制造、銷售的產(chǎn)品亦對應的是和宏公司自己的產(chǎn)品而非其他公司產(chǎn)品，協(xié)議約定的OEM、ODM亦是和宏公司委托第三方的方式，顯然并不包含本案飛利浦公司委托和宏公司定牌生產(chǎn)這種ODM關(guān)系。故飛利浦公司通過和宏公司定牌生產(chǎn)被控侵權(quán)產(chǎn)品的行為并未獲得專利權(quán)人敖謙平的許可，已構(gòu)成侵權(quán)；因被控侵權(quán)產(chǎn)品的模具由和宏公司在原有模具基礎上改?？套旨由巷w利浦公司的品牌信息后提供給子公司惠州和宏公司實施生產(chǎn)，和宏公司還有相應的銷售被控侵權(quán)產(chǎn)品的行為，故和宏公司對被控侵權(quán)產(chǎn)品的制造、銷售行為，也已構(gòu)成侵權(quán)。

飛利浦公司、和宏公司均不服一審判決，向浙江省高級人民法院提起上訴。

二審法院認為：

本案被控侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)提供者是和宏公司，飛利浦公司僅授權(quán)和宏公司在涉案產(chǎn)品上使用其商標和名稱，對于產(chǎn)品的技術(shù)來源、技術(shù)特征、制造、銷售以及售后服務等均由和宏公司及惠州和宏公司負責完成。因此，本案的生產(chǎn)模式應當屬于ODM。敖謙平與和宏公司的專利實施許可合同中也并沒有限定OEM或ODM委托加工的定作方只能是和宏公司。

ODM作為一種加工承攬關(guān)系，定作方和加工方的行為是各自獨立的，并不能將加工方的法律責任直接歸屬于定作方，尤其加工承攬中的對外侵權(quán)責任。在本案ODM生產(chǎn)模式下，被控侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)由和宏公司提供，制造由惠州和宏公司負責完成。飛利浦公司作為定作方并不存在故意誘導、慫恿、教唆加工方侵犯他人的專利權(quán)的情形，因此其所實施的行為未侵犯專利權(quán)。

從商標的功能看，其最基本的功能是標示商品或服務的來源。飛利浦公司作為商標持有人，被訴侵權(quán)產(chǎn)品上的“PHILIPS”商標僅起到標示該商品提供者的作用，不應認定其為專利法意義上的被控侵權(quán)產(chǎn)品實際制造者，這也與其在ODM中作為定作方的法律地位相符合。

二審法院還指出，敖謙平與和宏公司簽訂專利實施許可合同后，和宏公司按照合同約定的提成比例陸續(xù)支付了相應的許可費，該許可費已經(jīng)包括了為飛利浦公司貼牌生產(chǎn)的產(chǎn)品提成。因此，敖謙平在根據(jù)專利許可合同收取了相應的專利許可費后，再行要求和宏公司和飛利浦公司承擔專利侵權(quán)責任沒有法律依據(jù)。

據(jù)此，二審法院認定飛利浦公司與和宏公司不構(gòu)成侵權(quán)。

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作者：劉強贏在IP

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君